解讀保密審查制度及申請人的應對策略

田航遠

（青海民族大學法學院，青海 西寧 810007）

一、專利保密審查的對象

依據(jù)我國《專利法》確定的原則，任何單位或者個人將其在中國完成的發(fā)明創(chuàng)造向外國申請專利，包括提交專利國際申請的，不論完成該發(fā)明創(chuàng)造的自然人的國籍是中國公民還是外國公民，也不論完成該發(fā)明創(chuàng)造的法人（或單位）是中國的還是外國的，都應該在申請專利前將其發(fā)明創(chuàng)造成果報經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局（SIPO）進行保密審查。所謂“在中國完成的發(fā)明創(chuàng)造，指的是該發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案的實質(zhì)性內(nèi)容是在中國境內(nèi)完成的”[2]。在此有一種情況要值得特別注意，那就是由多個國家的研發(fā)人員合作完成的發(fā)明或者實用新型如何判斷它是否是在中國境內(nèi)完成的。對于這種情況的主要判斷依據(jù)是專利申請人的權(quán)利要求和該發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案。倘若經(jīng)過審查該發(fā)明或者實用新型所具有的實質(zhì)性特點的創(chuàng)造性貢獻，發(fā)現(xiàn)主要是由在中國境內(nèi)的自然人作出的，那么就此發(fā)明或者實用新型，我們可以斷定是在中國完成的。

二、申請人在以下三種情況下應當請求保密審查：

1.申請人將其在中國完成的發(fā)明創(chuàng)造成果直接向外國專利機構(gòu)提交申請專利或者向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交專利國際申請的，則必須事先就該發(fā)明創(chuàng)造的成果向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出保密審查請求，與此同時，還要對其發(fā)明創(chuàng)造成果的技術(shù)方案做出詳細說明。在這種情況下，保密審查必須在得到首次專利申請日之前結(jié)束；

2.申請人將其在中國完成的發(fā)明創(chuàng)造成果向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請專利后擬向外國申請專利或提交專利國際申請的，則必須在向外國申請專利或者提交專利國際申請前，首先向國家知識產(chǎn)權(quán)局（SIPO）提出專利保密審查的請求。在這種情況下，保密審查在得到中國專利申請日后方得進行；

3.申請人將其在中國完成的發(fā)明創(chuàng)造成果提交專利國際申請，受理局為國家知識產(chǎn)權(quán)局（SIPO）時，則視為專利申請人同時提出了專利保密審查的請求。在這種情況下，申請人不需要就專利保密審查事項單獨提出請求。

三、專利保密審查請求的提出及其審批程序

1.保密審查請求需要提交的文書。申請人請求保密審查時需要提交的文書有：《向外國申請專利保密審查請求書》、《技術(shù)方案說明書》（直接向外國申請專利時）。保密審查請求書和技術(shù)方案說明書需以中文的形式書寫，當然，也可以向?qū)彶閱T附上相應的外文文本。技術(shù)方案說明書的撰寫標準應當同普通的專利說明書撰寫標準相統(tǒng)一。申請人應當以紙質(zhì)文件的形式，向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局遞交或寄交文書。關(guān)于技術(shù)方案說明書，其內(nèi)容應當與向外國申請專利時的內(nèi)容相統(tǒng)一。倘若，向外國申請專利時撰寫的技術(shù)方案說明書同提出保密審查請求程序時不一致，那么就會導致申請人的國內(nèi)申請將不能被授予專利權(quán)。

2.保密審查期限。依據(jù)國務院的解釋，“申請人如果沒有在其保密審查請求遞交日起4個月內(nèi)收到保密審查通知的，或申請人雖然收到保密審查通知但未在其請求遞交日起6個月內(nèi)收到需要保密的決定的，可以就該發(fā)明或者實用新型向外國申請專利或者向有關(guān)國外機構(gòu)提交專利國際申請[3]”。與此同時，“以國家知識產(chǎn)權(quán)局（SIPO）為受理局的國際申請需要保密的，審查員應當自申請日起三個月內(nèi)發(fā)出因國家安全原因不再傳送登記本和檢索本的通知書，通知申請人和國際局該申請將不再作為國際申請?zhí)幚恚K止國際階段程序[4]”。對于獲得該通知的保密審查申請人，禁止向外國就該項發(fā)明創(chuàng)造申請專利。

四、保密審查的結(jié)論

如果保密審查申請人收到需要保密的決定，則不能向外國申請專利或向有關(guān)國外機構(gòu)提交國際專利申請。對于決定需要保密的發(fā)明和實用新型可以分為兩大類：一是涉及國防利益的發(fā)明和實用新型；二是涉及除國防利益之外的關(guān)乎國家安全或者重大利益的發(fā)明和實用新型。對前一類的專利申請由國防專利機構(gòu)負責審查；第二類的專利申請由國家知識產(chǎn)權(quán)局（SIPO）負責。這兩大類專利申請經(jīng)審查符合條件的，該項專利請求將分別授予國防專利權(quán)和保密專利權(quán)。

五、保密專利權(quán)的授予、公布和保密期限

對于獲得保密專利權(quán)和國防專利權(quán)的專利申請，其授權(quán)公告僅就該項專利申請的專利申請日、專利號和授權(quán)公告日予以公告，其內(nèi)容則會保密，不予公告。

當然，對于保密專利，在我國對其保密也不是無限期的。專利申請人可以提出解密請求，與此同時國家知識產(chǎn)權(quán)局也每兩年一次對保密專利進行核查。經(jīng)審查認為失去保密價值的，予以解密。已經(jīng)授權(quán)的保密專利，作出解密決定之后，公告該專利的內(nèi)容。解密之后的專利在剩余的專利法規(guī)定的保護期限內(nèi)，與普通專利權(quán)一樣受專利法保護，任何人不得侵犯。

六、違反保密審查制度的后果

1.專利法對于未提交保密審查請求的后果的規(guī)定。在向中國專利局提交專利申請（包括利用巴黎公約途徑或PCT專利國際申請途徑）之前，先向外國專利受理機構(gòu)（包括國際局）提交專利申請的，或者雖然已經(jīng)首先向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交了專利申請，但其在隨后向外國專利受理機構(gòu)（包括國際局）提交專利申請前未經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局（SIPO）進行保密審查，則違反了《專利法》第二十條的規(guī)定。倘若在審查時被發(fā)現(xiàn)，那么該項專利申請將會被駁回；如果是在該項申請被授予專利權(quán)后才發(fā)現(xiàn)的，那么由此獲得的專利權(quán)可以被國家專利局宣告無效。

2.其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。如果未經(jīng)保密審查的技術(shù)方案屬于應當保密的范疇，申請人將保密技術(shù)向國外申請專利的行為將違反《中華人民共和國保守國家秘密法》等法律，可面臨行政甚至刑事懲罰。

以上六個相關(guān)問題基本涵蓋了我國《專利法》中的保密審查制度的各個方面。鑒于專利法對保密審查制度做出的規(guī)制，如果申請人將其在中國完成的發(fā)明創(chuàng)造申請在國外得到專利保護時，應當早日得到首次申請日（優(yōu)先權(quán)日），以減少因為不具備新穎性或創(chuàng)造性而不被授權(quán)的風險。筆者從減少專利申請風險以及免去保密審查請求環(huán)節(jié)等角度出發(fā)，現(xiàn)給出如下建議：

1.首次申請地點的選擇。依據(jù)中國優(yōu)于外國的原則，在中國申請將有助于早日得到專利申請日（優(yōu)先權(quán)日）。

首次申請如果不在中國提交，則需要首先報經(jīng)SIPO遞交保密審查請求，這一期限最長可達到四到六個月，導致專利申請日延后，增加了因為不具備新穎性或創(chuàng)造性而不被授權(quán)的風險。并且根據(jù)《專利法》第二十條第四款，直接向外國申請專利，日后又回到中國申請將不授予專利權(quán)，即使是官方審查時未被發(fā)現(xiàn)而獲得專利權(quán)，也有可能在專利核準后，成為被宣告無效的理由。因此宜首先在中國提交專利申請。若不打算在中國得到專利保護，可在國家知識產(chǎn)權(quán)局（SIPO）出版準備完成前撤回該申請，以防止該申請被以中文形式公開。

2.申請途徑的選擇。國際申請（PCT申請）途徑（SIPO為受理局）優(yōu)于國家/地區(qū)專利申請途徑。國際申請途徑將有助于早日獲得申請日，于此同時也會免去向國家知識產(chǎn)權(quán)局（SIPO）單獨提出保密審查請求的流程。

如果專利申請人認為其不需要在中國申請專利時，由于規(guī)定了以國家知識產(chǎn)權(quán)局（SIPO）為受理局提交國際申請（PCT申請）視為同時提交了保密審查請求，因此PCT申請途徑并以SIPO為受理局要比提交國家/地區(qū)專利申請途徑方便快捷，省去了不少程序性的麻煩。專利申請人可以在發(fā)明創(chuàng)造成果完成后，立即申請PCT，得到申請日。通過其他受理局遞交（如國際局）專利申請的，則仍需要在保密審查后，該申請被認定為不需要保密時，再提交國際申請才符合專利法的規(guī)定。如不打算在中國得到保護，在以SIPO為受理局提交PCT申請時，可以以英文提交所有申請文件。

3.跨國公司將其在中國的研發(fā)成果申請專利時申請策略須改變

在中國設(shè)有研發(fā)中心的跨國公司，大都會采用將其在中國所獲得的研發(fā)成果首先到本部所在的國家遞交專利申請，然后才會進入到包括中國在內(nèi)的其他國家的申請專利的策略。在我國《專利法》對保密審查請求做出相應的規(guī)制后，如果這些跨國公司依然采用以前的申請策略，那么他們在中國的相關(guān)專利申請將面臨不能獲得專利權(quán)的嚴重后果。因此跨國公司把在中國完成的發(fā)明創(chuàng)造部分向國外申請專利時，履行專利法規(guī)定的保密審查規(guī)定是至關(guān)重要的。

保密審查的制度本意是維護國防及國家重大經(jīng)濟利益，防止因涉密技術(shù)外泄，對國家造成不可挽回的重大損失。但筆者認為不應將這種保護擴大化，甚至影響到申請人的正當化利益。否則，《專利法》鼓勵發(fā)明創(chuàng)造及應用的立法本意將受到戕害。當前正是我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，倘如我國發(fā)明創(chuàng)造的熱情及投資因保密審查制度的建立而萎縮的話，國家的損失將是長遠而又難以估量的。如何把握好保密審查制度在執(zhí)行中的度，將是今后立法和行政執(zhí)法實踐中的關(guān)鍵點。

綜上所述，專利申請人在申請專利時，應當特別注意保密審查制度，并及時就該制度做出相應的策略調(diào)整以降低專利申請中的風險，提高專利申請的成功率。

[1]李德山.發(fā)明與實用新型專利申請代理（第二版）[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2012，11-12.

[2]李中奎;郭永紅.保密審查制度解讀及對專利申請策略的影響.專利法研究(2009)[C].34-35

[3]李莉.保密審查確定和向外國申請專利的保密審查[N].中國知識產(chǎn)權(quán)報.2010-02-10

[4]石路仁.淺談新專利法的保密審查制度[J].中國發(fā)明與專利,2009年第12期:67-68