美學(xué)功能性理論，是耶？非耶？

2013年新修訂的商標(biāo)法第12條又重復(fù)了2001年商標(biāo)法第12條關(guān)于美學(xué)功能性形狀（“使商品具有實(shí)質(zhì)性價(jià)值的形狀”）不得注冊(cè)的規(guī)定。對(duì)此，學(xué)界和實(shí)務(wù)界自2001年開(kāi)始就基本集體失聲，似覺(jué)其理所當(dāng)然。然而，該種排除規(guī)定果真立法理由充足，不值一議了嗎？

近讀美國(guó)著名商標(biāo)法學(xué)者麥卡錫（J.Thomas McCarthy，1937年生）七大卷《McCarthy on Trademarks and Unfair Competition》第三版第一卷第七章，才發(fā)現(xiàn)幾乎所有國(guó)人似乎被商標(biāo)法立法者和部分學(xué)者給涮了。在第七章第二十六節(jié)第（4）至第（8）小節(jié)中，麥卡錫至少向我們展示了美學(xué)功能性理論在美國(guó)的真實(shí)狀況。

按照美學(xué)功能性理論，視覺(jué)上具有吸引力和美學(xué)上使人身心愉悅的設(shè)計(jì)被認(rèn)為是功能性設(shè)計(jì)，在沒(méi)有專利權(quán)和著作權(quán)的情況下，任何人都可以自由復(fù)制和模仿。該理論最早出現(xiàn)于美國(guó)1938年版的《侵權(quán)法重述》第742節(jié)的評(píng)論a。該評(píng)論指出，當(dāng)商品主要基于其美學(xué)價(jià)值而被購(gòu)買時(shí)，其特征就可能具有功能性，因?yàn)檫@些特征明顯有利于該商品的價(jià)值從而有助于實(shí)現(xiàn)其所需要達(dá)到的用途。該評(píng)論還給出了兩個(gè)具體事例。一是心形糖果盒，二是具有獨(dú)特風(fēng)格的印刷字體。

美學(xué)功能性理論直到1952年才正式被美國(guó)第九巡回法院在Pagliero瓷器案中加以應(yīng)用。第九巡回法院認(rèn)為，“特定的特征是產(chǎn)品商業(yè)成功一個(gè)重要因素時(shí)，在缺少專利權(quán)和著作權(quán)的情況下，自由競(jìng)爭(zhēng)的利益允許他人進(jìn)行模仿?！痹摪钢校娲杀P(pán)上的花型圖案設(shè)計(jì)滿足了消費(fèi)者對(duì)美的需求，是原告產(chǎn)品商業(yè)成功中的重要因素，具有功能性，因此原告不能阻止競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)行復(fù)制。

然而，根據(jù)麥卡錫的考察，Pagliero案判決后，僅有少數(shù)幾個(gè)法院小心謹(jǐn)慎地堅(jiān)持了美學(xué)功能性理論，絕大多數(shù)法院則持否定態(tài)度。具體情況如下：

第三、第四、第五、第六、第十一以及聯(lián)邦巡回上訴法院直接或者間接持否定態(tài)度。其中第三、第五和聯(lián)邦巡回上訴法院的態(tài)度最為堅(jiān)決。第三巡回法院堅(jiān)持從實(shí)用性角度界定產(chǎn)品的功能性。在1981年的Keene判決中，法官sloviter認(rèn)為，采用第九巡回法院在Pagliero中的美學(xué)功能性理論，將導(dǎo)致如下荒唐的結(jié)論，“設(shè)計(jì)越具有吸引力，受到的保護(hù)越小”。相反，越丑陋、越令人反感的設(shè)計(jì)，反而越少功能性，越應(yīng)當(dāng)受到商標(biāo)法保護(hù)。第五巡回法院認(rèn)為，“商業(yè)成功中的重要因素”標(biāo)準(zhǔn)會(huì)導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)者自由復(fù)制具備顯著性的商業(yè)外觀，功能性應(yīng)當(dāng)限制為實(shí)用性。聯(lián)邦巡回上訴法院則一貫拒絕實(shí)用性之外的任何功能性理論，包括美學(xué)功能性理論。特別值得一提的是，第九巡回法院雖然是首次適用美學(xué)功能性理論的大本營(yíng)，但自1952年開(kāi)始，一直在修正其觀點(diǎn)。至1987年，第九巡回法院基本上關(guān)閉了美學(xué)功能性理論的大門(mén)。

關(guān)于美國(guó)聯(lián)邦最高法院對(duì)待美學(xué)功能性理論的態(tài)度，雖有觀點(diǎn)認(rèn)為，在1995年關(guān)于產(chǎn)品顏色的Qualitex案評(píng)論中，它賦予了早已消失的美學(xué)功能性理論一絲生命的跡象，但其從未在一個(gè)具體案件中將美學(xué)功能性作為一個(gè)決定性問(wèn)題予以解決。

第二、第七、第十巡回法院雖然支持美學(xué)功能性理論，但態(tài)度前后不一，第二和第十巡回法院還對(duì)該理論進(jìn)行了修正。第二巡回法院經(jīng)過(guò)多年搖擺后，雖然在1990年的wallace案中支持了美學(xué)功能性抗辯，但并未依據(jù)“產(chǎn)品商業(yè)成功中的重要因素”來(lái)界定美學(xué)功能性，而是將其界定為純粹的裝飾性特征。并且進(jìn)一步認(rèn)為，只有當(dāng)這種美的、非實(shí)用的裝飾性特征沒(méi)有給競(jìng)爭(zhēng)者留下任何替代性設(shè)計(jì)時(shí)，商標(biāo)法才排除其保護(hù)。第十巡回法院雖宣稱其不會(huì)消滅美學(xué)功能性理論，但對(duì)其理論進(jìn)行了壓縮，認(rèn)為只有“對(duì)產(chǎn)品美學(xué)吸引力來(lái)說(shuō)所固有的特征，才不受商標(biāo)保護(hù)?！钡谄哐不胤ㄔ褐钡?989年對(duì)SCHWINN BICYCLE的判決，才讓美學(xué)功能性理論死灰復(fù)燃，此前一直持否定態(tài)度。

總結(jié)了各巡回法院的不同態(tài)度后，麥卡錫從以下幾個(gè)角度對(duì)美學(xué)功能性理論進(jìn)行了批判。

第一，美學(xué)功能性內(nèi)涵不確定。麥卡錫認(rèn)為，根據(jù)“產(chǎn)品商業(yè)成功中的重要因素”判斷何謂美學(xué)功能性，口徑開(kāi)得過(guò)大，標(biāo)準(zhǔn)含混不清，根本不能成為一個(gè)有用的法律規(guī)則。從字面上理解，它否定了所有商標(biāo)的保護(hù)。究竟什么是美學(xué)功能性，全憑法官主觀判斷。美學(xué)功能性完全是對(duì)功能性毫無(wú)根據(jù)和邏輯的擴(kuò)展。

第二，美學(xué)功能性理論關(guān)于美學(xué)功能的商標(biāo)保護(hù)妨礙自由競(jìng)爭(zhēng)的主張不成立。麥卡錫認(rèn)為，同時(shí)將“實(shí)用的”和“美學(xué)的”兩個(gè)詞加在“功能性”身上，是令人誤解的使用方法，“美學(xué)功能性”本身就是一個(gè)矛盾的概念。即使接受這樣一種理論，認(rèn)為自由競(jìng)爭(zhēng)政策處于功能性規(guī)則的核心，此種政策也不會(huì)支持美學(xué)功能性理論。麥卡錫引用了另一個(gè)學(xué)者Krieger的如下觀點(diǎn)支持自己的主張：“美感設(shè)計(jì)是無(wú)限的，就像渴望它們的消費(fèi)者口味一樣，給予美感設(shè)計(jì)商標(biāo)保護(hù)并不會(huì)妨礙競(jìng)爭(zhēng)?！痹邴溈ㄥa看來(lái)，美學(xué)功能性的隨心所欲適用只會(huì)導(dǎo)致更多消費(fèi)者對(duì)商品來(lái)源產(chǎn)生混淆。

第三，美學(xué)功能性理論是對(duì)這樣一種擔(dān)憂的不適當(dāng)反應(yīng)：某個(gè)特征僅僅是裝飾性特征時(shí)，不會(huì)再被消費(fèi)者作為商品來(lái)源的標(biāo)志感知。也就是說(shuō)，美學(xué)功能性理論堅(jiān)持者認(rèn)為，在此情況下，只有美學(xué)功能性理論才能排除此種特征的商標(biāo)保護(hù)。然而，麥卡錫認(rèn)為，商標(biāo)法早就發(fā)展出了“純粹裝飾性規(guī)則”來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。按照這個(gè)規(guī)則，要解決的基本問(wèn)題是：存在爭(zhēng)議的特征事實(shí)上是否被消費(fèi)者作為商標(biāo)感知？消費(fèi)者究竟是僅僅將這個(gè)特征作為具有吸引力的裝飾感知，還是作為識(shí)別和區(qū)別單一來(lái)源的標(biāo)識(shí)感知？ 答案如果是前者，則說(shuō)明該特征沒(méi)有被作為商標(biāo)使用，自然不受商標(biāo)保護(hù)，根本用不著功能性理論排除此種特征的商標(biāo)保護(hù)。

第四，即使商標(biāo)是傳達(dá)了“功能性信息”的文字商標(biāo)，比如“使用前搖一搖”、“從這里打開(kāi)”，也毫無(wú)必要利用“美學(xué)功能性理論”排除其保護(hù)，因?yàn)檫@些詞匯屬于傳統(tǒng)實(shí)用性意義上的功能性。此外，在絕大多數(shù)案件中，這些文字的含義也不會(huì)使消費(fèi)者將它們作為商標(biāo)來(lái)源的標(biāo)識(shí)加以認(rèn)知?？v使文字構(gòu)成商品本身完整不可分割的一部分，比如，泰迪熊身上的心形圖案，禮品包裝上的“圣誕快樂(lè)”，大多數(shù)情況下，消費(fèi)者也不會(huì)認(rèn)為它們是商品來(lái)源的標(biāo)識(shí)，因而無(wú)需利用“美學(xué)功能性理論”來(lái)解決由此引發(fā)的糾紛。

總之，在麥卡錫看來(lái)，商標(biāo)法及其政策并不需要美學(xué)功能性理論，美學(xué)功能性理論宣稱所要達(dá)到的政策目標(biāo)，完全能夠被經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)的“純粹裝飾性規(guī)則”更合理、更精確地加以貫徹。按照“純粹裝飾性規(guī)則”，起決定作用的，是消費(fèi)者是否將某個(gè)特征作為商標(biāo)感知，而不是法院對(duì)“產(chǎn)品商業(yè)成功的重要因素”是什么的判斷。功能性只能從“實(shí)用性”角度進(jìn)行理解。

從上述麥卡錫對(duì)美國(guó)聯(lián)邦最高法院以及各巡回法院對(duì)美學(xué)功能性理論態(tài)度的梳理及其對(duì)美學(xué)功能性的批判可以看出，美學(xué)功能性理論在美國(guó)是一個(gè)極具爭(zhēng)議性的話題，由于自身的缺陷，自產(chǎn)生之后，該理論并沒(méi)有也不可能像懈怠、合理使用等一樣，發(fā)展成為商標(biāo)侵權(quán)的一項(xiàng)獨(dú)立抗辯原則。

善于借鑒“國(guó)外特別是美國(guó)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)”的我國(guó)商標(biāo)立法者和學(xué)者，對(duì)于美學(xué)功能性理論在美國(guó)的上述狀況，是否有意做了鴕鳥(niǎo)呢？