淺析發(fā)明技術(shù)效果的撰寫和有效的意見答復(fù)

發(fā)明的技術(shù)效果對于發(fā)明是否具備創(chuàng)造性具備重要的意義。本文通過案例分析探討了在發(fā)明技術(shù)效果的撰寫和意見答復(fù)時需要注意的一些問題，并給出了相關(guān)的建議。

一、引言

關(guān)于發(fā)明專利申請創(chuàng)造性的審查，《專利審查指南》明確規(guī)定：審查發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應(yīng)當審查發(fā)明是否具有顯著的進步，所謂顯著的進步是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。另外，《專利審查指南》還規(guī)定：當發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時，一方面說明發(fā)明具有顯著的進步，同時也反映出發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的，具有突出的實質(zhì)性特點，該發(fā)明具備創(chuàng)造性。從規(guī)定可以看出：技術(shù)效果是判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的關(guān)鍵因素。

本文通過分析專利審查中的四個案例，就申請人如何撰寫發(fā)明的技術(shù)效果以及有效的通過論證發(fā)明的技術(shù)效果以答復(fù)創(chuàng)造性審查意見做一些簡單的探討，希望能給相關(guān)的專利工作者提供一些實際可行的工作思路。

二、實際案例分析

1、通過撰寫發(fā)明的技術(shù)效果以突出發(fā)明的創(chuàng)造性

案例1：權(quán)利要求1請求保護一種用于合成生物柴油的催化劑制備方法。根據(jù)檢索得到本申請背景技術(shù)提供的文獻1可認為是最接近的現(xiàn)有技術(shù)，權(quán)利要求1與文獻1的區(qū)別在于特征A，而背景技術(shù)提供的文獻2已經(jīng)給出了采用特征A的技術(shù)啟示。為了提高催化劑的穩(wěn)定性，本領(lǐng)域技術(shù)人員很容易想到將文獻2的特征A替換文獻1的制備方法以獲得催化性能更優(yōu)的催化劑。

假如申請人在撰寫申請文件時，根據(jù)自身所檢索和掌握的現(xiàn)有技術(shù)知識，能有針對性的進行對比實驗，對比本申請催化劑與最接近的現(xiàn)有技術(shù)文獻1的催化劑在催化活性上的差異，找到本申請催化劑較現(xiàn)有技術(shù)的催化劑在某些性能上的提高，而這些性能上的改進是本領(lǐng)域技術(shù)人員依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)所無法預(yù)料的，那么當申請人將這些技術(shù)效果和對比試驗數(shù)據(jù)撰寫在本申請說明書中，本申請催化劑就由于產(chǎn)生了某些預(yù)料不到的技術(shù)效果從而使得本申請具備突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，進而具備創(chuàng)造性。

因此，在撰寫與現(xiàn)有技術(shù)區(qū)別較少或改進較小的申請時，首先要充分檢索和了解現(xiàn)有技術(shù)，盡可能的找到最接近的現(xiàn)有技術(shù)，然后要突出對發(fā)明技術(shù)效果的撰寫，重點找出本發(fā)明較現(xiàn)有技術(shù)，尤其是最接近現(xiàn)有技術(shù)所獲得的更優(yōu)或無法預(yù)料的技術(shù)效果，以更好的印證本發(fā)明的創(chuàng)造性，在具體撰寫時可以通過對比實驗的實施對比例來證明本發(fā)明所取得的有益的和預(yù)料不到的技術(shù)效果。

2、預(yù)料不到的技術(shù)效果應(yīng)是明確并具有依據(jù)，同時基于區(qū)別特征得到的

案例2：權(quán)利要求1請求保護一種催化劑。申請人將與對比文件存在區(qū)別的載體（該載體是本領(lǐng)域所公知的）補入權(quán)利要求1中，并在意見陳述中指出該載體與催化劑各組分中的氧化物之間都具有很強協(xié)同效應(yīng)，具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。而在本申請的說明書中僅記載了催化劑活性好，并沒有記載該技術(shù)效果是由限定的載體而產(chǎn)生的，也沒有記載對比實施例來證明催化劑活性高于現(xiàn)有技術(shù)的催化劑。

在爭辯發(fā)明具有預(yù)料不到技術(shù)效果時，需要注意的是預(yù)料不到的技術(shù)效果的描述應(yīng)當是明確并具有依據(jù)的，這里所指的“明確”應(yīng)當是明確記載區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的具體技術(shù)效果，并不是含糊的表述“預(yù)料不到的性能或效果”，而所謂“有依據(jù)”則是指需要記載或提供相應(yīng)的對比試驗證據(jù)或者利用現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)（如本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識）來證明技術(shù)效果的預(yù)料不到；同時預(yù)料不到的技術(shù)效果應(yīng)當是基于發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和該區(qū)別特征結(jié)合權(quán)利要求的其它已知特征而得到的，具體而言是預(yù)料不到技術(shù)效果是由區(qū)別特征對于現(xiàn)有技術(shù)改進后而隨之產(chǎn)生的，這是由于如果該技術(shù)效果不是區(qū)別特征和該區(qū)別特征結(jié)合權(quán)利要求的其它已知特征而得到的，那么該技術(shù)效果就可以認為是由現(xiàn)有技術(shù)就能達到的，也就是沒有產(chǎn)生所屬領(lǐng)域技術(shù)人員事先無法預(yù)測或者推理出來的在技術(shù)效果上“質(zhì)”或者“量”的變化，不能被認定為預(yù)料不到的技術(shù)效果。具體到本案例，說明書中只是籠統(tǒng)的記載催化劑活性好，并沒有記載或提供對比試驗或其它證據(jù)證明載體與催化劑活性組分產(chǎn)生協(xié)同作用，并且取得了較現(xiàn)有技術(shù)更優(yōu)的技術(shù)效果。同時本申請既沒有記載也沒有提供對比試驗或其它證據(jù)來證明催化劑所取得的技術(shù)效果是由于載體的區(qū)別特征改進現(xiàn)有技術(shù)所獲得的，即使本申請的催化劑具有較好的技術(shù)效果，那也由于無法證明現(xiàn)有技術(shù)獲得不到該技術(shù)效果而不能將該技術(shù)效果認定為預(yù)料不到的。

因此，在撰寫申請文件時，建議的做法是申請文件中都應(yīng)當明確記載發(fā)明所要解決的技術(shù)問題和與之相對應(yīng)所獲得的技術(shù)效果，并給出適當?shù)膶嶒灁?shù)據(jù)驗證上述技術(shù)效果。即使申請人在撰寫申請文件時檢索的現(xiàn)有技術(shù)不同于審查員檢索的最接近的現(xiàn)有技術(shù)，如果申請人在申請文件中記載了技術(shù)效果并提供了相應(yīng)的效果實驗證據(jù)，那么申請人在收到審查意見通知書后可以根據(jù)審查員提供的最接近的現(xiàn)有技術(shù)提供相應(yīng)的對比實驗數(shù)據(jù)。同時申請人在提供對比試驗數(shù)據(jù)以證明發(fā)明技術(shù)效果時應(yīng)注意該技術(shù)效果應(yīng)在申請文件中有明確記載，并且該技術(shù)效果是基于發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和該區(qū)別特征結(jié)合權(quán)利要求的其它已知特征而得到的。

3、預(yù)料不到的技術(shù)效果應(yīng)當是在發(fā)明要求保護的整個范圍內(nèi)都可以達到的。

案例3：權(quán)利要求1請求保護一種分離膜，申請人在意見陳述中列出了對比實驗數(shù)據(jù)，在實驗中，對三種分離膜作了實驗1、2、3，實驗1和實驗2的分離膜相當于對比文件1中的分離膜，實驗3相當于本發(fā)明的分離膜。實驗3分離膜的分離效果遠遠超過實驗1和2的分離膜，以證明本發(fā)明的分離膜具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。

通過分析本申請和對比文件，審查員發(fā)現(xiàn)本申請權(quán)利要求1并沒有限定實驗3分離膜區(qū)別于實驗1和2的分離膜的特定特征，即實驗1和實驗2對應(yīng)的分離膜都在本申請權(quán)利要求1的保護范圍內(nèi)，這表明僅有一部分發(fā)明要求保護的范圍能夠達到實驗3分離膜的效果，而另一部分范圍（對應(yīng)實驗1和2的分離膜）并不能達到該效果，甚至可能相差較大，所以實驗3分離膜所產(chǎn)生的預(yù)料不到的技術(shù)并不是權(quán)利要求整個保護范圍內(nèi)都能達到的，如果該效果是創(chuàng)造性的唯一爭辯理由，就不能認為發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果。

因此，在提供對比試驗數(shù)據(jù)以證明預(yù)料不到技術(shù)效果時，需要注意的是預(yù)料不到的技術(shù)效果應(yīng)當是發(fā)明所要保護的整個范圍內(nèi)都可以達到的，在提供對比試驗證據(jù)時應(yīng)當與權(quán)利要求請求保護的范圍相對應(yīng)。由于用于證明預(yù)料不到技術(shù)效果的實施例或?qū)Ρ仍囼灁?shù)據(jù)通常是一個較小的范圍，而權(quán)利要求保護的范圍通常較大，因此權(quán)利要求請求保護的技術(shù)方案往往是在申請人陳述的產(chǎn)生預(yù)料不到技術(shù)方案的基礎(chǔ)上進行概括得到的，申請人在進行概括時需要充分考慮技術(shù)領(lǐng)域的可預(yù)見性水平和概括的特征與對預(yù)料不到技術(shù)效果起作用的特征之間的關(guān)系這兩個因素。具體而言，對于技術(shù)效果可預(yù)見性水平相對較高的技術(shù)領(lǐng)域，例如機械、電學(xué)等領(lǐng)域，通常認為可以根據(jù)取得預(yù)料不到技術(shù)效果的技術(shù)方案概括至一個較大的保護范圍；對于技術(shù)效果可預(yù)見水平相對較低的技術(shù)領(lǐng)域，例如化學(xué)、生物等領(lǐng)域，鑒于這些領(lǐng)域大多屬于實驗科學(xué)，技術(shù)效果通常需要實驗數(shù)據(jù)加以驗證，通常認為不能根據(jù)取得預(yù)料不到技術(shù)效果的技術(shù)方案進行概括，或者僅能進行非常有限的概括。而對于概括的特征與對預(yù)料不到技術(shù)效果起作用的特征之間的關(guān)系，如果概括的技術(shù)特征與對預(yù)料不到技術(shù)效果起作用的技術(shù)特征之間相互獨立，無相互作用和彼此聯(lián)系，通常認為可以根據(jù)取得預(yù)料不到技術(shù)效果的技術(shù)方案概括至一個較大的保護范圍；反之，如果概括的技術(shù)特征為對預(yù)料不到技術(shù)效果起作用的技術(shù)特征或者它們之間密不可分，存在相互作用和彼此支持，通常認為不能根據(jù)取得預(yù)料不到技術(shù)效果的技術(shù)方案進行概括，或者僅能進行非常有限的概括。

4、通過對比試驗證明發(fā)明技術(shù)效果時應(yīng)基于相同的比較基準

案例4：權(quán)利要求1請求保護一種用于空氣凈化的催化劑。申請人在意見陳述中提供了本申請和對比文件兩者催化劑的對比實驗數(shù)據(jù)，指出本申請的催化劑具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。

審查員通過比較申請人所述的對比試驗證據(jù)，發(fā)現(xiàn)該對比試驗的效果數(shù)據(jù)存在針對反應(yīng)氣體不同，反應(yīng)原料氣組成不同，反應(yīng)空速也不同，因此該對比試驗的比較基準不同，并不具有可比性，不能得到兩者催化劑活性不同的結(jié)論。

因此，在提供對比試驗數(shù)據(jù)以證明發(fā)明技術(shù)效果時，應(yīng)當注意在實驗中采用相同的比較基準，具體而言，比較基準應(yīng)為相同的比較目標，相同的實驗條件，相同的效果評價體系。只有通過采用相同的比較基準得到的對比實驗數(shù)據(jù)才能真正的反映對比雙方在技術(shù)效果上的差異，否則所得到的對比數(shù)據(jù)并不能證明發(fā)明的技術(shù)效果。

三、結(jié)論

在撰寫申請文件時詳細有針對性的記載發(fā)明的有益技術(shù)效果，可以有力地證明發(fā)明技術(shù)方案的顯著的進步；而當在審查過程中受到創(chuàng)造性質(zhì)疑時，通過對發(fā)明技術(shù)效果的有效答復(fù)，可以加快推進審查過程，提高專利授權(quán)的可能性。

結(jié)合以上的案例分析，就發(fā)明技術(shù)效果的撰寫和有效意見答復(fù)給出下面幾點建議：

（1）在撰寫申請文件時，盡可能的找到最接近的現(xiàn)有技術(shù)，突出本申請較最接近現(xiàn)有技術(shù)所獲得的更好或無法預(yù)料的技術(shù)效果的撰寫。

（2）預(yù)料不到的技術(shù)效果的描述應(yīng)是明確記載并具有依據(jù)的，同時基于發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和該區(qū)別特征結(jié)合權(quán)利要求的其它已知特征而得到的；在撰寫申請文件時，申請文件中都應(yīng)當明確記載發(fā)明所要解決的技術(shù)問題和與之相對應(yīng)所獲得的技術(shù)效果，并給出適當?shù)膶嶒灁?shù)據(jù)驗證上述技術(shù)效果。

（3）在提供對比試驗數(shù)據(jù)以證明預(yù)料不到技術(shù)效果時，應(yīng)證明預(yù)料不到的技術(shù)效果是發(fā)明所要保護的整個范圍內(nèi)都可以達到的；同時由預(yù)料不到技術(shù)效果概括得到的保護范圍應(yīng)當適度、合理。

（4）在提供對比試驗數(shù)據(jù)以證明發(fā)明技術(shù)效果時，應(yīng)當在對比實驗中采用相同的比較基準。