以法律思維探索《專利法》第三十三條的合理適用（下）

前文對(duì)于如何將現(xiàn)行《專利法》第三十三條的審查標(biāo)準(zhǔn)合理適用于案例實(shí)踐提出了需要考量的幾個(gè)方面。然而，為清醒面對(duì)外部爭議，需要進(jìn)一步反思的是，是否做到以上幾個(gè)方面就已經(jīng)足夠。這里，將我國的標(biāo)準(zhǔn)置身于目前世界上最有代表性的兩種審查模式中進(jìn)行對(duì)比分析，進(jìn)而結(jié)合我國司法判決提出的不同觀點(diǎn)，考察《專利法》第三十三條審查標(biāo)準(zhǔn)在我國現(xiàn)有法律框架下適用的合理性應(yīng)如何把握。

六、比較法研究及思考

1、歐洲模式

歐洲專利公約第123條第（2）項(xiàng)規(guī)定：“歐洲專利申請(qǐng)或歐洲專利的修改，不得含有超出原始申請(qǐng)內(nèi)容的主題?！逼鋵＠麑彶橹改现幸?guī)定：“如果申請(qǐng)內(nèi)容的所有改變導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員看到的信息從原申請(qǐng)的信息中（即使考慮了對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來說隱含公開的內(nèi)容）不能直接并且毫無疑義地導(dǎo)出，那么應(yīng)當(dāng)認(rèn)為這種修改超出了原始申請(qǐng)的內(nèi)容，因此不能被允許?！?/p>

這里應(yīng)注意的是，歐洲對(duì)于修改采用的是“直接并且毫無疑義地導(dǎo)出”的標(biāo)準(zhǔn)，其標(biāo)準(zhǔn)與我國十分一致，其差異在于明確提出關(guān)注原始申請(qǐng)中“隱含公開的內(nèi)容”。在判例T823/96中，其申訴委員會(huì)認(rèn)為，“隱含公開的內(nèi)容”是指沒有明確記載但是根據(jù)明確記載的內(nèi)容可以清楚地、毫無疑義地導(dǎo)出的信息，在判斷權(quán)利要求的修改能否接受時(shí)必須同時(shí)考慮公知常識(shí)的內(nèi)容以決定從申請(qǐng)文件明確記載的內(nèi)容中能清楚地、毫無疑義地導(dǎo)出什么內(nèi)容。其CASELAW中記載的判例在審查標(biāo)準(zhǔn)的掌握尺度雖不一定與我國專利實(shí)踐一些案件體現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)相同，似乎賦予了申請(qǐng)人的修改空間略大，但差異可能源自其以判例的形式將依據(jù)公知常識(shí)從申請(qǐng)文件明確記載的內(nèi)容中能清楚地、毫無疑義地導(dǎo)出的內(nèi)容寫入申請(qǐng)文件的修改方式予以固化和提倡，這與我國強(qiáng)調(diào)判斷主體的所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的定位的內(nèi)在要求是不矛盾的。再者，中歐兩局專利申請(qǐng)狀況、審查資源配置和人員狀況以及后續(xù)司法救濟(jì)程序設(shè)置等存在明顯差異，一些案件的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行尺度存在差異是正常的。

2、美國模式

美國借助書面描述要求（Written Description Requirement）達(dá)到從立法的層面采取不同政策處理權(quán)利要求的修改問題和說明書的修改問題的目的。

首先，美國法典第35篇第132節(jié)（相當(dāng)于我國的《專利法》第三十三條，后稱35 U.S.C. §132）規(guī)定的是，“修改不應(yīng)在發(fā)明的公開中引入新的內(nèi)容”；而美國專利審查程序手冊 2163.07節(jié)規(guī)定的是：“如果將新的主題加入到專利公開內(nèi)容中，不論是在摘要、說明書或附圖中，審查員應(yīng)恰當(dāng)?shù)匾罁?jù)35 U.S.C.§132或者251反對(duì)這種引入，并要求申請(qǐng)人予以刪除。如果在權(quán)利要求中加入新的主題，審查員應(yīng)依據(jù)35 U.S.C.§112的第一段的書面描述的要求予以駁回?！?/p>

可見：美國做法是以不同的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)待針對(duì)說明書和權(quán)利要求書的修改，其特色在于：對(duì)于權(quán)利要求的修改要考察的是新的或者修改的權(quán)利要求是否得到原申請(qǐng)中對(duì)發(fā)明的描述的支持。也就是說，對(duì)于權(quán)利要求的修改應(yīng)適用類似我國的《專利法》第26條第4款的支持條款予以審查，而非《專利法》第三十三條?；谇笆龅哪軌?qū)崿F(xiàn)要求和書面描述要求的不同，可以看出，這種對(duì)于修改后權(quán)利要求的審查要更側(cè)重于判斷修改后請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明是否是申請(qǐng)人在其申請(qǐng)日時(shí)就已經(jīng)擁有的。

在專利侵權(quán)案件中，在原始申請(qǐng)日后的某階段增加權(quán)利要求或者在原始說明書中對(duì)于在后增加的對(duì)于權(quán)利要求的某些限定缺乏足夠的描述的情形經(jīng)常導(dǎo)致書面描述要求不被滿足的問題。

這種要求的結(jié)果是，在所增加的權(quán)利要求在原始提交的說明書中被充分描述過的前提下，法院認(rèn)可該權(quán)利要求的增加。即便是新權(quán)利要求相對(duì)于說明書中公開的或者要求保護(hù)的主題更寬或者不同也可能滿足書面描述要求。在In re Rasmussen一案中， 法院認(rèn)為修改后的權(quán)利要求可以比說明書中公開的特定事實(shí)的范圍更寬。該案爭議權(quán)利要求將說明書公開的某特定粘附性涂敷方式概括成將一層粘附性地適用于另一層上的這樣的一類步驟，但法院認(rèn)為，對(duì)于閱讀該說明書的所屬領(lǐng)域技術(shù)人員來說均會(huì)理解，這些層之間是如何粘附的并不重要，只要它們是粘附的即可，因此，最終仍然得出該權(quán)利要求得到支持的結(jié)論。

此外，根據(jù)書面描述要求，審查員在對(duì)加入權(quán)利要求的主題作出駁回決定的時(shí)候還應(yīng)對(duì)現(xiàn)有技術(shù)予以考慮，因?yàn)檫@種有關(guān)新主題的駁回理由是可以通過申請(qǐng)人提供的現(xiàn)有技術(shù)予以克服的。這種在評(píng)價(jià)權(quán)利要求的修改時(shí)允許更大程度地將現(xiàn)有技術(shù)以及公知常識(shí)納入考慮范圍的方式無疑大大增大了權(quán)利要求修改的可能性，帶給申請(qǐng)人更大的好處。在In re Smythe一案中，法院認(rèn)定術(shù)語“對(duì)液體呈惰性的空氣或其他氣體”足以支持權(quán)利要求中的“惰性流體介質(zhì)”，因?yàn)檎f明書中對(duì)空氣或者其他氣體分段介質(zhì)的性質(zhì)和功能的描述會(huì)提示所屬領(lǐng)域技術(shù)人員：申請(qǐng)人的發(fā)明包含了更寬泛的“惰性流體”的使用。從這些具體操作中可以發(fā)現(xiàn)我國與美國的差異，但其根源在于立法層面的制度設(shè)計(jì)。

筆者以為，專利的權(quán)利要求和說明書具備不同的職能，二者的分工是不同的。權(quán)利要求的功能是專利權(quán)人及其利害關(guān)系人實(shí)現(xiàn)法律利益的工具，其內(nèi)容是法律允許的專利獨(dú)占權(quán)的行使范圍，是界定權(quán)利人與公眾利益的界限，并以公示的方式宣布這種權(quán)利范圍；而就專利說明書而言，一方面，告知公眾所涉及的這項(xiàng)專利到底是什么，即告訴公眾怎樣制造和使用這項(xiàng)技術(shù)，最大程度地為專利的實(shí)施和在此基礎(chǔ)上的進(jìn)一步發(fā)明創(chuàng)造提供技術(shù)信息；另一方面，說明書是專利行政部門授予專利權(quán)以及確定權(quán)利要求的范圍的依據(jù)，并可以對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行解釋。所以，權(quán)利要求書與說明書這種功能上的不同決定了可以采取不同角度來審視申請(qǐng)人對(duì)它們的修改其實(shí)是筆者所認(rèn)為的未來更好的解決之道。但必須注意的是，我國現(xiàn)行《專利法》第三十三條并沒有對(duì)權(quán)利要求書和說明書進(jìn)行區(qū)分，在這種情況下，嚴(yán)格、不折不扣地執(zhí)行現(xiàn)行法律的規(guī)定才是專利行政機(jī)關(guān)和相關(guān)法院的職責(zé)所在。

3、面對(duì)司法判決

近年來，有關(guān)《專利法》第三十三條的審查標(biāo)準(zhǔn)曾因最高院提審的“墨盒”案等在業(yè)內(nèi)引發(fā)熱議。筆者認(rèn)為，保護(hù)申請(qǐng)人或者說專利權(quán)人的利益很重要，但不意味只要我們對(duì)于審查標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行是注重保護(hù)申請(qǐng)人以及專利權(quán)人的單方利益的，就一定能夠促進(jìn)國家的創(chuàng)新和技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展。這也就是說，對(duì)于專利制度的終極目標(biāo)的理解是不能僅僅停留對(duì)于申請(qǐng)人或權(quán)利人的單方利益的層面的。不論是哪一項(xiàng)法定的要求，利益的平衡才是其設(shè)立和執(zhí)行的要求。就標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行而言，維護(hù)整體的法律執(zhí)行的一致和秩序應(yīng)占據(jù)更大的的權(quán)重；在整體的秩序與一致下，個(gè)案的不合理完全可以通過后續(xù)行政和司法程序予以糾正。因此，盡管對(duì)于一些個(gè)案問題引發(fā)的爭議促使我們反思強(qiáng)調(diào)要提升《專利法》第三十三條的審查標(biāo)準(zhǔn)適用的合理性，但合理適用專利法第三十三條的審查標(biāo)準(zhǔn)并不意味著要矯枉過正，并不意味否定現(xiàn)行審查標(biāo)準(zhǔn)，而是要摒棄對(duì)審查標(biāo)準(zhǔn)的簡單、機(jī)械的理解。

在保護(hù)的執(zhí)行中準(zhǔn)確適用《專利法》第三十三條的審查標(biāo)準(zhǔn)要注意的另一問題在于：標(biāo)準(zhǔn)適用對(duì)合理性的追求不能超越合法性的界限，對(duì)于法律的明文規(guī)定，不折不扣地執(zhí)行，是專利審查的基本要求。最高院通過“墨盒”案認(rèn)為修改的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)掌握在“不得超出原說明書和權(quán)利要求書公開的范圍”，其創(chuàng)設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)的重心在于強(qiáng)調(diào)作為《專利法》第三十三條的判斷依據(jù)的是原說明書和權(quán)利要求書“公開”的范圍，而非現(xiàn)行《專利法》第三十三條所規(guī)定的“記載”的范圍。上述最高院的觀點(diǎn)其實(shí)對(duì)于業(yè)內(nèi)是的并不陌生，與我國01版審查指南的措辭是一致的。對(duì)比二者發(fā)現(xiàn)，《專利法》第三十三條中所稱的“記載”，其在審查實(shí)踐中的含義是明確和一致的，即包括文字記載的內(nèi)容以及根據(jù)文字記載的內(nèi)容和附圖直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容?！秾＠ā返谌龡l將其規(guī)定為“記載”的內(nèi)容，據(jù)此我國06版指南將上述01版指南的“公開的范圍”改為與《專利法》第三十三條一致的“記載的范圍”，其理由還在于：上述原申請(qǐng)文件的內(nèi)容是在后進(jìn)行任何修改的事實(shí)依據(jù)，申請(qǐng)人在后能否修改、能夠修改什么、修改到何種程度的確定均依賴于上述內(nèi)容依據(jù)，可見，作為修改的事實(shí)依據(jù)的內(nèi)容越清楚、確定，則越有利于將其作為參照物與修改后的內(nèi)容進(jìn)行對(duì)比，從而也就越有利于準(zhǔn)確一致地執(zhí)行《專利法》第三十三條；反之，用于對(duì)比的參照物越模糊不清，則對(duì)比的結(jié)果越不可靠。遵循這樣的思路，我國自06版審查指南相對(duì)于01版審查指南在修改超范圍的判斷標(biāo)準(zhǔn)方面還將“直接地、毫無疑義地導(dǎo)出”調(diào)整為“直接地、毫無疑義地確定”，從而更加有利于使修改超范圍的判斷標(biāo)準(zhǔn)的整體執(zhí)行在實(shí)踐中更加趨于一致，如此也“便于審查員和申請(qǐng)人能統(tǒng)一判斷標(biāo)準(zhǔn)”。最高院“墨盒”案所創(chuàng)設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)無疑再次退回到01版審查指南所確定的審查標(biāo)準(zhǔn)，這種基于個(gè)案糾偏而草率創(chuàng)設(shè)的規(guī)范必然是會(huì)影響整體的法律秩序，也無益于我國專利制度的良好運(yùn)行。

北京市高院提出：判斷修改超范圍的一個(gè)基本原則在于修改后的技術(shù)方案是否實(shí)質(zhì)上改變了原始公開文本所記載的技術(shù)方案，即強(qiáng)調(diào)要考慮發(fā)明技術(shù)方案對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)或發(fā)明的實(shí)質(zhì)， 判斷修改后內(nèi)容是否是基于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的能力能夠?qū)嵤┑?。這種將“直接地、毫無疑義地”的判斷標(biāo)準(zhǔn)歸結(jié)到“能夠?qū)嵤钡呐袛鄻?biāo)準(zhǔn)應(yīng)該說屬于審查標(biāo)準(zhǔn)的錯(cuò)位?！澳軌?qū)嵤睒?biāo)準(zhǔn)與“直接毫無疑義確定”的主要不同在于：其一，能夠?qū)嵤?biāo)準(zhǔn)是以所要解決的技術(shù)問題能否得以解決作為衡量標(biāo)準(zhǔn)的。如果不影響到技術(shù)問題的解決，即便原申請(qǐng)文件完全沒有記載也不會(huì)得出否定的審查結(jié)論；其二，對(duì)于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的能力的運(yùn)用是體現(xiàn)在對(duì)說明書給出的技術(shù)手段是否能夠解決技術(shù)問題的判斷上，而非針對(duì)修改后的內(nèi)容與原申請(qǐng)文件的對(duì)比，這意味原申請(qǐng)中缺失的內(nèi)容的補(bǔ)入只要是該主體能從現(xiàn)有技術(shù)獲得的或知曉的，或者通過常規(guī)實(shí)驗(yàn)?zāi)軌虻玫降模汀澳軌驅(qū)崿F(xiàn)”而言同樣也不會(huì)得出否定的結(jié)論。如果在《專利法》第三十三條的判斷中將所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的主體體現(xiàn)為允許將其能夠通過常規(guī)實(shí)驗(yàn)和合乎邏輯的推理分析、知曉的普通技術(shù)知識(shí)的內(nèi)容、甚至檢索到的現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容均修改寫進(jìn)申請(qǐng)文件，則違背了《專利法》第三十三條的立法本意；而將清晰可操作的《專利法》第三十三條的具體判斷標(biāo)準(zhǔn)演變“實(shí)質(zhì)上改變原始公開文本所記載的技術(shù)方案”這樣含混的概念，似乎也不能被視作一種進(jìn)步。在現(xiàn)有法律框架下，公開充分問題、支持問題和修改超范圍問題因立法本義不同而適用于明顯不同的情形，如此就存在以貢獻(xiàn)論來評(píng)價(jià)專利技術(shù)方案修改是否超出是否合適的問題，可能合情但不合法的結(jié)果。

總之，盡管他山之石能夠促使我們從更豐富的視角審視專利審查，但如何去蕪存菁、消化吸收卻是另一個(gè)值得深入思考的問題。

七、結(jié)論

腳踏實(shí)地，仰望星空。《專利法》第三十三條的適用亦然。腳踏實(shí)地意味著要立足我國國情，在整體法律框架范圍內(nèi)追求法律適用的科學(xué)性與合理性；仰望星空則意味著在審查實(shí)踐中要密切關(guān)注社會(huì)需求，跟蹤其他國家的審查動(dòng)態(tài)，以追求《專利法》的立法價(jià)值的更好體現(xiàn)。本文對(duì)于上述兩案例的積極思考和探索，希望對(duì)于實(shí)現(xiàn)《專利法》第三十三條的更好審查能夠起到一定的借鑒意義。

專利法第33條的適用應(yīng)當(dāng)做到既“腳踏實(shí)地”，又“仰望星空”。針對(duì)現(xiàn)今熱議的專利法33條的適用問題，本文從兩個(gè)典型專利復(fù)審和無效宣告案例入手，立足《專利法》第三十三條的立法本意，對(duì)比其他國家的審查方式、品評(píng)司法判決觀點(diǎn)，深入探究《專利法》第33條審查標(biāo)準(zhǔn)在專利復(fù)審和無效宣告案件中的適用及其適用過程可能帶來的利弊得失，思考對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)的合理把握，希望對(duì)于實(shí)現(xiàn)專利法第三十三條的更好審查起到一定的借鑒意義。