由韓國最高法院對Eli Lilly v Hanmi 案判決引發(fā)的思考

一、引言

Eli Lilly公司的專利（KR 195566）涉及一種單體化合物（該化合物后來被命名為奧氮平）。該化合物是抗精神病藥物Zyprexa的活性成分。在Hanmi公司引用的對比文件（US4115574）中公開了一種通式化合物。奧氮平的結(jié)構(gòu)在該通式化合物范圍內(nèi)，但該對比文件沒有具體公開奧氮平。在對比文件具體公開的化合物中，與奧氮平結(jié)構(gòu)最接近的化合物為乙基奧氮平。爭議焦點是，相對于乙基奧氮平，奧氮平是否取得性質(zhì)上不同的技術(shù)效果，或程度上顯著有益的技術(shù)效果。

在本案說明書中記載，使用乙基奧氮平，以8mg/kg劑量對狗的毒性實驗中，已觀察到在8只狗中，有4只狗的膽固醇水平顯著上升。而用本發(fā)明化合物奧氮平?jīng)]有顯示膽固醇水平的任何上升。

韓國最高法院判決認(rèn)為，本發(fā)明相對于引用文件有創(chuàng)造性，并維持本專利有效。理由是，上述與膽固醇相關(guān)的效果屬于性質(zhì)上不同的效果，因為該效果在對比文件中沒有公開，且本領(lǐng)域技術(shù)人員在對比文件中不能預(yù)期乙基奧氮平有這樣的作用。而且，本案說明書記載的狗毒性實驗中，有明確的證據(jù)表明兩種化合物有性質(zhì)上不同的效果。

上述案例引發(fā)了筆者關(guān)于對應(yīng)技術(shù)效果的實驗數(shù)據(jù)于新穎性、創(chuàng)造性評判中所起作用的思考。就我國而言，在涉及創(chuàng)造性的評判過程中，為了證明發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)具有創(chuàng)造性，申請人經(jīng)常會強調(diào)本發(fā)明的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)相比具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，為了增強說服力，申請人有時還會補充關(guān)于效果的實驗數(shù)據(jù)，而審查過程中對于其處理方式，《專利法》及《專利審查指南2010》中缺乏明確的規(guī)定，審查員如何考慮一直是化學(xué)領(lǐng)域?qū)＠麑彶榈碾y點。

二、相關(guān)規(guī)定

我國專利法中對涉及實驗數(shù)據(jù)的提交僅在于有關(guān)化學(xué)產(chǎn)品的充分公開部分，專利審查指南第二部分第十章第3部分有關(guān)化學(xué)發(fā)明的充分公開中規(guī)定：如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員無法根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)預(yù)測發(fā)明能夠?qū)崿F(xiàn)所述用途和/或使用效果，則說明書中還應(yīng)當(dāng)記載對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，足以證明發(fā)明的技術(shù)方案可以實現(xiàn)所述用途和/或達(dá)到預(yù)期效果的定性或者定量實驗數(shù)據(jù)。

然而，實際審查中，在評定創(chuàng)造性的過程中，有關(guān)實驗數(shù)據(jù)的具體考量尚沒有明確的法律依據(jù)及審查標(biāo)準(zhǔn)。鑒于此，筆者通過結(jié)合具體案例說明提供實驗數(shù)據(jù)于新穎性、創(chuàng)造性評判的重要性并分析了如何根據(jù)發(fā)明所要解決的技術(shù)問題提供實驗數(shù)據(jù)。

三、案例分析

【案例1】 （說明書中記載了相應(yīng)技術(shù)效果的實施例及對比例）

權(quán)利要求1請求保護一種偏二氯乙烯聚合物膠乳，其中基于膠乳中所有固體物質(zhì)的總重量，氯離子含量的總濃度不高于500ppm。

說明書中記載了作為膠乳組分的共聚物是由86-94wt%的偏氯乙烯與至少一種可與其共聚的乙烯類單體經(jīng)乳液聚合產(chǎn)生的共聚物，偏氯乙烯膠乳在聚合過程中會產(chǎn)生鹽酸，所獲得的膠乳通常含有約占共聚物1000ppm的氯離子。在該膠乳的制備過程中使用十二烷基硫酸鈉水溶液作為表面活性劑，過硫酸鈉作為引發(fā)劑。本發(fā)明通過使用人工腎中空纖維膜組件進行透析，將膠乳中含有的氯離子量降低到或者低于給定量500ppm，說明書中給出了詳細(xì)的試驗數(shù)據(jù)以驗證氯離子濃度調(diào)節(jié)至不超過500ppm時，偏氟乙烯基乳膠形成的涂覆膜具有明顯改進的耐熱水性能，特別是蒸煮發(fā)白性能的涂敷膜。

基于該氯離子含量所起的作用，申請人在說明書中記載了相應(yīng)的實驗數(shù)據(jù)，其中記載了：

對比文件1公開了偏二氯乙烯的膠乳，且提到了在制備偏二氯乙烯共聚物時，可以加入引發(fā)劑、聚合促進劑、乳化劑等添加劑，在這些添加劑中，大多含有鈉、鉀等無機鹽類，例如月桂酸鈉、過硫酸銨、焦亞硫酸鈉等。同時，該對比文件還教導(dǎo)了應(yīng)當(dāng)從基于偏二氯乙烯的膠乳中除去無機鹽或降低其含量，以改善由它制得的涂層的氣體阻隔性能。對比文件1沒有公開氯離子含量。

從申請人提供的上述兩組數(shù)據(jù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)，可以判斷出對比文件中公開的除去或降低無機鹽含量并不等同于除去或降低氯離子含量，即現(xiàn)有技術(shù)尚不存在將膠乳中氯離子含量降低至很低水平。本申請公開的偏二氯乙烯膠乳制得的涂層的氣體阻隔性能和霧度性能得到了改善，而對比文件中未對其這方面的性質(zhì)進行任何描述，也就是說從該性能可推知產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)生了變化，本申請的申請人確實為公眾提供了新的產(chǎn)品。因此，在權(quán)利要求1中存在相對于現(xiàn)有技術(shù)賦予新穎性的新的要素，即該權(quán)利要求具備新穎性。

申請人通過說明書中的實驗數(shù)據(jù)，簡單明了且具有說服力的說明降低無機鹽含量與降低氯離子含量并非等同，該氯離子含量賦予了該聚合物產(chǎn)品新的組成特征。

假設(shè)申請人只是斷言性的說明本申請可以獲得具有明顯改進的耐熱水性能，特別是蒸煮發(fā)白性能的涂敷膜，而并未提供具體的實施例、參考例、對比例，該案可能就是另外一種走向：對比文件公開的制備方法中采用真空汽提的方式來去除產(chǎn)物中的無機鹽雜質(zhì)。雖然二者的提純方法不同，但本領(lǐng)域技術(shù)人員可以推定對比文件中基于偏二氯乙烯的膠乳經(jīng)提純后，基于膠乳中所有固體物質(zhì)的總重量，其氯離子含量的總濃度將低于500ppm，即推定其不具備新穎性。

即使申請人意見陳述中再提交驗證氯離子濃度調(diào)節(jié)至不超過500ppm時，偏氟乙烯基乳膠形成的涂覆膜具有明顯改進的耐熱水性能，特別是蒸煮發(fā)白性能的涂敷膜的數(shù)據(jù)時，由于原說明書中沒有用于證明該技術(shù)效果的效果實驗的相關(guān)記載，申請人提供的用于證明上述技術(shù)效果的實驗數(shù)據(jù)是申請日后的證據(jù)，且要證明的技術(shù)效果無法從原始申請的記載預(yù)測，二者之間并無必然的關(guān)聯(lián)，因此，無法證明其具有新穎性。

【案例2】（申請人補交了說明書中僅有斷言性效果的實驗數(shù)據(jù)）

權(quán)利要求1請求保護一種和厚樸酚脂質(zhì)體凍干粉制劑與放療和/或化療藥物在制備治療惡性腫瘤的藥物中的應(yīng)用，其特征在于，該制劑包含：和厚樸酚20-50份、聚乙二醇-磷脂酰乙醇胺5-15份、卵磷脂40-60份、膽固醇5-15份，其中，卵磷脂與膽固醇的配比為3-12∶1，聚乙二醇-磷脂酰乙醇胺中聚乙二醇的分子質(zhì)量為2000-8000，以上各組分均以重量計。二醇的分子質(zhì)量為2000-8000， 以上組分均以重量計。

說明書中對于增強化療和放療藥物敏感性的效果，僅做出了斷言性的判斷，但并未做相關(guān)的實驗進行驗證。

對比文件1公開了該厚樸酚脂質(zhì)體凍干粉制劑，并未給出其具體用途，對比文件2公開了和厚樸酚在抑制血管生成中的應(yīng)用，其中具體公開了和厚樸酚對人類血管內(nèi)皮細(xì)胞增殖的抑制作用、對人類血管內(nèi)皮細(xì)胞管形成能力的抑制作用、對人類血管內(nèi)皮細(xì)胞遷移能力的抑制作用。可見對比文件2給出了和厚樸酚具有治療腫瘤的作用的技術(shù)啟示。對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員而言，在對比文件2給出的和厚樸酚具有治療腫瘤的作用的技術(shù)啟示之下，很容易想到權(quán)利要求1中的和厚樸酚脂質(zhì)體凍干粉制劑用來制備治療惡性腫瘤的藥物。因此該權(quán)利要求不具備突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，不符合《專利法》第22條第3款創(chuàng)造性的規(guī)定。

申請人在意見陳述中，提供了和厚樸酚和化療藥物聯(lián)合使用具有增敏和增效效果的文獻，強調(diào)：和厚樸酚脂質(zhì)體和阿霉素配合聯(lián)合治療惡性腫瘤有較強的抗腫瘤效應(yīng)，二者在抑制新生血管生長、誘導(dǎo)腫瘤細(xì)胞凋亡方面都發(fā)揮了協(xié)同增敏和/或增效作用，同時又不產(chǎn)生明顯的毒副作用，并通過實驗進一步證明了和厚樸酚脂質(zhì)體凍干粉與化療藥物順鉑或紫杉醇聯(lián)合用藥，對人或小鼠肺癌、乳腺癌的治療具有明顯的效果。因而，和厚樸酚脂質(zhì)體凍干粉作為放療和/或化療藥物增敏劑和在抗腫瘤藥物的治療中具有很好的臨床抗腫瘤治療的應(yīng)用前景。對比文件2僅提出了和厚樸酚可以有效抑制腫瘤的多藥耐藥性，是對和厚樸酚這種化合物在腫瘤治療中的可能性進行陳述，無任何與放療和/或化療藥物在制備治療腫瘤藥物中聯(lián)合用藥的動物實驗加以證明，僅探討了一種可能性。

由于申請人提供的用于證明和厚樸酚和化療藥物聯(lián)合使用具有增敏和增效效果的文獻是申請日后的證據(jù)，且要證明的技術(shù)效果無法從原始申請的記載預(yù)測，二者之間并無必然的關(guān)聯(lián)，因此，權(quán)利要求相對于對比文件1和對比文件2不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。

假設(shè)申請人在原始說明書中用實驗進一步證明了和厚樸酚脂質(zhì)體凍干粉與化療藥物順鉑或紫杉醇聯(lián)合用藥，對人或小鼠肺癌、乳腺癌的治療具有明顯的效果。那么申請人的意見陳述是可以接受的，權(quán)利要求具備《專利法》第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。

從上述案例可以看出，在化學(xué)領(lǐng)域中某些貌似用途和/或技術(shù)效果的可預(yù)見性稍強的領(lǐng)域，雖然根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)可以預(yù)期該發(fā)明能解決相應(yīng)的技術(shù)問題、產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果從而滿足說明書公開充分的要求，但是對于該技術(shù)效果，要求保護的技術(shù)方案是顯而易見的，從而不具備創(chuàng)造性。對于有可能具備創(chuàng)造性的技術(shù)效果方面，由于沒有足夠的數(shù)據(jù)支撐，使得其不具備創(chuàng)造性。

四、總結(jié)

申請人提供的證明請求保護的主題具有預(yù)料不到的用途或者使用效果的證據(jù)，符合以下情況才予以考慮：（1）申請人利用現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)（如本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識）證明請求保護的主題的用途或效果是預(yù)料不到的；（2）證據(jù)必須與請求保護的范圍相對應(yīng)；（3）對比試驗數(shù)據(jù)必須針對原申請文件中明確記載且給出了相應(yīng)實驗數(shù)據(jù)的技術(shù)效果；如果原說明書中沒有效果實驗證明發(fā)明某個方面或某種程度的技術(shù)效果，則即使說明書中對該技術(shù)效果給出了結(jié)論性或斷言性的描述，也不應(yīng)接受申請人在申請日后或答復(fù)審查意見時提供的實驗數(shù)據(jù)或效果實施例以證明上述技術(shù)效果；（4）對比試驗數(shù)據(jù)在發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)之間進行，且其證明的技術(shù)效果與權(quán)利要求保護范圍相適應(yīng)。

對于審查員提出的不具備創(chuàng)造性的審查意見，如果申請人提供了證明請求保護的主題具有預(yù)料不到的用途或者使用效果的實驗證據(jù)，該證據(jù)應(yīng)當(dāng)是對比實驗證據(jù)，并且其應(yīng)當(dāng)是針對原申請文件中明確記載且給出了相應(yīng)實驗數(shù)據(jù)的技術(shù)效果。如果原說明書中沒有效果實驗證明發(fā)明某個方面或某種程度的技術(shù)效果，則即使說明書中對該技術(shù)效果給出了結(jié)論性或斷言性的描述，由于后補交的實驗數(shù)據(jù)是本領(lǐng)域技術(shù)人員在申請日前無法獲得并且是無法從原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容直接地毫無疑義地得到的，從而審查員往往不會接受申請人在申請日后或答復(fù)審查意見時提供的實驗數(shù)據(jù)。

綜上所述，發(fā)明申請說明書中合理的技術(shù)效果及相應(yīng)實驗數(shù)據(jù)的驗證對于判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性具有重要的意義。因此，對于申請人而言，在撰寫申請文件時應(yīng)盡可能充分檢索現(xiàn)有技術(shù)，明確記載發(fā)明所要解決的技術(shù)問題和技術(shù)效果，并給出適當(dāng)?shù)膶嶒灁?shù)據(jù)以驗證相應(yīng)的技術(shù)效果。

本文由Eli Lilly v Hanmi 案出發(fā)，通過兩個具體案例分析了化學(xué)領(lǐng)域中提供針對關(guān)于實驗效果的實驗數(shù)據(jù)于新穎性、創(chuàng)造性評判的重要性，分析并指導(dǎo)申請人如何根據(jù)發(fā)明所要解決的技術(shù)問題提供實驗數(shù)據(jù)。