由一件侵犯專利權(quán)糾紛案件引發(fā)的思考

馬筱巖，李文娟，馬博靜，范 麗

(國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心 材料部, 北京 100190)

由一件侵犯專利權(quán)糾紛案件引發(fā)的思考

馬筱巖，李文娟，馬博靜，范 麗

(國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心 材料部, 北京 100190)

從一件侵犯專利權(quán)糾紛案件出發(fā)，對權(quán)利要求存在明顯不清楚缺陷的情況進(jìn)行了分析和討論，并總結(jié)了該案件對專利申請和專利審查工作的啟示。

專利侵權(quán)；不清楚；導(dǎo)磁率

最高人民法院[2012]民申字第1544號民事裁定書，即申請?jiān)賹徣税厝f清與被申請人成都難尋物品營銷服務(wù)中心、被申請人上海添香實(shí)業(yè)有限公司侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案，被最高人民法院推選為“2012年中國法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)十大創(chuàng)新性案件”。本案中，最高人民法院明確指出對于權(quán)利要求的撰寫存在明顯瑕疵，無法準(zhǔn)確確定專利權(quán)的保護(hù)范圍的，不應(yīng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案構(gòu)成侵權(quán)。本案體現(xiàn)了最高人民法院合理強(qiáng)化民事程序在糾紛解決的優(yōu)先和決定地位，促進(jìn)民行交織的知識產(chǎn)權(quán)民事糾紛的實(shí)質(zhì)性解決的政策導(dǎo)向，對類似案件的審查和處理具有一定的指導(dǎo)意義。

一、案情介紹

案件涉及申請人柏萬清擁有的專利號為ZL200420091540.7，名稱為“防電磁污染服”的實(shí)用新型專利，授權(quán)公告的權(quán)利要求1為：“一種防電磁污染服，它包括上裝和下裝，其特征在于所述服裝在面料里設(shè)有由導(dǎo)磁率高而無剩磁的金屬細(xì)絲或者金屬粉末構(gòu)成的起屏蔽保護(hù)作用的金屬網(wǎng)或膜?！彪y尋中心銷售了由添香公司生產(chǎn)的添香牌防輻射服上裝，該服裝的面料里設(shè)有起屏蔽作用的金屬防護(hù)網(wǎng)，起屏蔽作用的金屬防護(hù)網(wǎng)由不銹鋼金屬纖維構(gòu)成。

柏萬清認(rèn)為,難尋中心銷售的該產(chǎn)品侵犯其實(shí)用新型專利權(quán)，請求四川省成都市中級人民法院判令難尋中心停止銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品，添香公司停止生產(chǎn)、銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品并賠償經(jīng)濟(jì)損失。四川省成都市中級人民法院認(rèn)為,柏萬清既未明確涉案專利技術(shù)特征中導(dǎo)磁率高低的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)，亦未證明被控侵權(quán)產(chǎn)品所采用的不銹鋼絲的導(dǎo)磁率已達(dá)到上述“高”限的情況下，其所舉證據(jù)材料不足以證明被控侵權(quán)產(chǎn)品落入其專利保護(hù)范圍。因此，成都市中級人民法院一審對柏萬清的主張不予支持。柏萬清對一審結(jié)果不服，向四川省高級人民法院提起上訴。四川省高級人民法院二審維持原判。

柏萬清對二審結(jié)果不服，向最高人民法院申請?jiān)賹?，并提交?份證據(jù)，以證明高磁導(dǎo)率系本領(lǐng)域中頻繁使用的技術(shù)術(shù)語，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠理解其含義。最高人民法院綜合以上證據(jù)，認(rèn)為根據(jù)涉案專利的權(quán)利要求書和說明書，難以確定涉案專利中導(dǎo)磁率高的含義。而根據(jù)柏萬清提供的證據(jù)，也不能證明在涉案專利所屬技術(shù)領(lǐng)域中，本領(lǐng)域技術(shù)人員對于高導(dǎo)磁率的含義或者范圍有著相對統(tǒng)一的認(rèn)識，而如果認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠根據(jù)具體使用環(huán)境確定具體的安全下限則會導(dǎo)致保護(hù)范圍過于寬泛，亦缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，據(jù)此裁定駁回柏萬清的再審申請。

二、案件分析

根據(jù)《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍；《專利法》第五十九條第一款規(guī)定，發(fā)明或者實(shí)用新型的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的范圍為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容?？梢姍?quán)利要求書是用來界定專利權(quán)的保護(hù)范圍的重要依據(jù)，準(zhǔn)確界定權(quán)利要求的保護(hù)范圍，是判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否構(gòu)成侵權(quán)的前提條件。高院的裁定結(jié)果表明，如果權(quán)利要求的撰寫存在明顯瑕疵，并且結(jié)合說明書以及本領(lǐng)域的公知常識以及相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)等，仍然不能確定權(quán)利要求中技術(shù)術(shù)語的具體含義，無法準(zhǔn)確確定專利權(quán)的保護(hù)范圍，則無法將被訴侵權(quán)技術(shù)方案與之進(jìn)行有意義的侵權(quán)對比。因此，對于保護(hù)范圍明顯不清楚的專利權(quán)，不應(yīng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案構(gòu)成侵權(quán)。

本案爭議的焦點(diǎn)是實(shí)用新型專利權(quán)中的“導(dǎo)磁率高”是否在本領(lǐng)域中具有明確的含義，是否能夠清楚界定權(quán)利要求的保護(hù)范圍。柏萬清向最高人民法院申請?jiān)賹彆r提供了9份證據(jù)來證明涉案專利的權(quán)利要求的保護(hù)范圍是清楚的：

申請人提供了證據(jù)一《現(xiàn)代漢語詞典》和證據(jù)二《中國大百科全書(物理學(xué))》，用來證明“導(dǎo)磁率”以及“導(dǎo)磁率高”都是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員公知的技術(shù)常識。

依據(jù)《專利審查指南》規(guī)定，權(quán)利要求中不得使用含義不確定的用語，如“厚”、“薄”、“強(qiáng)”、“弱”、“高溫”、“高壓”、“很寬范圍”等，除非這用語在特定技術(shù)領(lǐng)域中具有公認(rèn)的確切含義。例如在無線電領(lǐng)域的“短波段”、“長波段”、“特高頻率波段”，在化學(xué)高分子領(lǐng)域中的線形低密度聚乙烯、特低密度聚乙烯等，由于這些詞語在所屬技術(shù)領(lǐng)域具有公認(rèn)的或者通?？山邮艿暮x，因此通常不會導(dǎo)致權(quán)利要求的保護(hù)范圍不清楚。但在本案中，“導(dǎo)磁率”在不同的應(yīng)用條件下具有多種不盡相同的定義，并且導(dǎo)磁率在不同的實(shí)際情況下也并不是常數(shù)，而所謂的高導(dǎo)磁率更是在不同技術(shù)領(lǐng)域具有多種不同的界限范圍，這些范圍可能具有幾個數(shù)量級上的差異。由于權(quán)利要求中沒有明確記載“導(dǎo)磁率高”的含義或范圍，說明書中僅記載了由導(dǎo)磁率高而無剩磁的金屬細(xì)絲或金屬粉末構(gòu)成的起屏蔽保護(hù)作用的金屬網(wǎng)或膜，所述金屬細(xì)絲可用市售5到8絲的銅絲等，所述的金屬粉末可用如軟鐵粉末等，而對導(dǎo)磁率的定義、導(dǎo)磁率高的范圍以及影響導(dǎo)磁率的其他參數(shù)都沒有做出具體的解釋說明。因此，涉案專利難以通過說明書和所提供的工具書中的記載來界定權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

申請人還提交了出版物證據(jù)三至九，以證明本領(lǐng)域中高磁導(dǎo)率系頻繁使用的技術(shù)用語，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠理解其含義。然而在這些證據(jù)中，都只是描述了在某些特定的技術(shù)領(lǐng)域中，高磁導(dǎo)率材料的一些性質(zhì)和應(yīng)用，都沒有提及在涉案專利所屬技術(shù)領(lǐng)域中，“導(dǎo)磁率高”所代表的具體含義或其所涵蓋的數(shù)值范圍；證據(jù)八雖然記載了人體防電磁輻照的安全限制，但其中沒有記載與導(dǎo)磁率或磁導(dǎo)率有關(guān)的內(nèi)容。從申請人提供的這些證據(jù)可以看出，雖然在某些現(xiàn)有技術(shù)中確實(shí)采用了高磁導(dǎo)率、高導(dǎo)磁率等表述，但根據(jù)技術(shù)領(lǐng)域以及應(yīng)用場合不同，所謂的導(dǎo)磁率高的概念和范圍都十分寬泛，這些證據(jù)不能支持申請人關(guān)于本領(lǐng)域技術(shù)人員對于高導(dǎo)磁率的含義或范圍有著相對統(tǒng)一認(rèn)識的觀點(diǎn)。

對于申請人柏萬清提出的對于不同的防輻射環(huán)境需要，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以先測定出輻射，然后選擇能夠?qū)崿F(xiàn)防輻射目的的導(dǎo)磁率材料，其實(shí)際上是將能夠?qū)崿F(xiàn)防輻射目的的所有情形均納入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍，即該權(quán)利要求請求保護(hù)所有能夠?qū)崿F(xiàn)防輻射目的的技術(shù)方案，保護(hù)范圍過于寬泛，亦缺乏事實(shí)和法律依據(jù)。

基于上述證據(jù)和理由，最高院認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員難以確定權(quán)利要求1中“導(dǎo)磁率高”的具體范圍或具體含義，不能準(zhǔn)確確定其保護(hù)范圍，無法將被訴侵權(quán)產(chǎn)品與之進(jìn)行有意義的對比，因此不能認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品構(gòu)成侵權(quán)。

三、對專利申請和專利審查工作的啟示

雖然本案是一宗專利權(quán)侵害糾紛，但該案件的審判結(jié)論在專利的申請和審查中都具有一定的啟示作用。

(一)對專利申請的啟示

從申請的角度而言，由于權(quán)利要求1中使用了含義不確定的用語，而說明書中沒有對這一用語做出明確的解釋說明，導(dǎo)致了權(quán)利要求1保護(hù)范圍不清楚這一缺陷無法通過修改來克服，也無法通過說明書的記載來確定保護(hù)范圍。假設(shè)專利權(quán)人在撰寫申請文件時，在說明書中對“導(dǎo)磁率”進(jìn)行了明確定義，并且對“導(dǎo)磁率高”給出了具體的數(shù)值范圍，申請人完全可能用說明書中記載的內(nèi)容來解釋權(quán)利要求的保護(hù)范圍，從而清楚界定能夠行使其權(quán)利的界限，則專利權(quán)人還存在判定侵權(quán)成立的可能性，不會在侵權(quán)訴訟階段出現(xiàn)由于權(quán)利要求不清楚，而導(dǎo)致其主張?jiān)谇謾?quán)訴訟中難以獲得支持的情況。

為使專利權(quán)人能夠維護(hù)自身的合法權(quán)益，避免此類案件的發(fā)生，申請人或代理人在撰寫申請文件時應(yīng)根據(jù)所屬技術(shù)領(lǐng)域的特點(diǎn)準(zhǔn)確、合理地描述技術(shù)特征，明確保護(hù)范圍，在沒有基準(zhǔn)或比較對象的情況下，權(quán)利要求書中應(yīng)慎用如“厚”、“薄”、“高”、“強(qiáng)”等含義不確定的用語或含義不清楚、不通用的詞匯，如果必須要使用類似的用語，也應(yīng)在說明書中對這些用語所代表的意義以及涵蓋的范圍進(jìn)行詳實(shí)、完備的描述，使說明書能夠清楚解釋權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

(二)對專利審查的啟示

由于部分申請人對專利法及其相關(guān)規(guī)定的不熟悉或不理解，在申請文件的撰寫上可能存在明顯不清楚的缺陷，審查員在處理此類案件時，應(yīng)站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，準(zhǔn)確判斷案件的走向，特別是對于有授權(quán)前景的案件，應(yīng)引導(dǎo)申請人對權(quán)利要求進(jìn)行合理合法的修改。

1.實(shí)用新型專利的審查。為了提升實(shí)用新型專利的授權(quán)質(zhì)量，對作為授權(quán)核心標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)利要求保護(hù)范圍是否清楚的問題進(jìn)行討論和研究是十分重要的。由于實(shí)用新型專利申請實(shí)行初審制度，因此確保權(quán)利要求的保護(hù)范圍清楚是初審的重要內(nèi)容之一，初審中對申請文件中涉及“明顯不清楚”的實(shí)質(zhì)性缺陷應(yīng)當(dāng)進(jìn)行客觀公正的審查，它關(guān)系到權(quán)利人能否有效主張權(quán)利，社會公眾能否提前預(yù)判自己的行為是否侵權(quán)，法官能否正確判斷被控侵權(quán)物是否落入專利的保護(hù)范圍?？梢姡瑱?quán)利要求保護(hù)范圍清楚與否是專利權(quán)在后續(xù)相關(guān)程序能夠得到正確判斷的基礎(chǔ)。審查員應(yīng)提高對疑似明顯不清楚缺陷的敏感度，如果對存在明顯不清楚的權(quán)利要求做出授權(quán)，很可能導(dǎo)致申請人如本案中一樣，雖然獲得了專利權(quán)，卻在維權(quán)中難以獲得法律保護(hù)，這不僅導(dǎo)致專利權(quán)人在被授權(quán)后難以進(jìn)行侵權(quán)判定和維權(quán)，而且浪費(fèi)大量的人力和財(cái)力，造成行政和社會資源的浪費(fèi)。

2.發(fā)明專利的審查。在發(fā)明專利的審查中，檢索是判斷一項(xiàng)申請能否獲得專利保護(hù)的重要環(huán)節(jié)之一，而權(quán)利要求的保護(hù)范圍不清楚，可能會導(dǎo)致無法對權(quán)利要求做出有意義的檢索。如果保護(hù)范圍不清楚的缺陷能夠通過修改權(quán)利要求的方式來克服，則審查員可以引導(dǎo)申請人對權(quán)利要求做出修改，在修改方式可以預(yù)期的情況下，可以對預(yù)期的修改結(jié)果做出預(yù)檢索和假設(shè)評述，從而達(dá)到節(jié)約審查程序的目的；如果不清楚的缺陷不能通過修改來克服，申請人提交了意見陳述來對不清楚的問題進(jìn)行了澄清，則審查員需要根據(jù)實(shí)際情況判斷這種澄清是否可以接受；如果說明書和權(quán)利要求書均未對相關(guān)內(nèi)容做出清楚、完整的說明，導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚的缺陷無法通過修改和意見陳述來克服，則此發(fā)明專利申請很有可能沒有授權(quán)前景，審查員應(yīng)站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，對保護(hù)范圍明顯不清楚的缺陷進(jìn)行充分詳細(xì)的說理，使申請人能夠信服。在確權(quán)階段，保持權(quán)利要求的邊界清楚是至關(guān)重要的，因此必須滿足專利實(shí)質(zhì)審查的要求，授權(quán)前必須保證權(quán)利要求表述清楚，保護(hù)范圍明確。

總之，在進(jìn)行專利審查工作時，審查員不能僅從權(quán)利要求的字面意義上考慮其是否應(yīng)按專利法規(guī)定授予專利權(quán)，還應(yīng)該準(zhǔn)確把握本領(lǐng)域技術(shù)人員在專利審查中所處的位置，從所屬技術(shù)領(lǐng)域的實(shí)際情況來分析權(quán)利要求的保護(hù)范圍是否清楚，確保在不同環(huán)節(jié)中具備相關(guān)知識和能力的大多數(shù)人群對權(quán)利的邊界不會產(chǎn)生歧義，審查員甚至應(yīng)該更進(jìn)一步，站在公眾利益的角度上思考權(quán)利要求的保護(hù)范圍是否適當(dāng)，其獲得的權(quán)利是否穩(wěn)定。這樣將有利于審查員調(diào)整好本領(lǐng)域技術(shù)人員所處的高度，正確平衡申請人與社會公眾的利益，有助于準(zhǔn)確判斷專利申請的最終走向。

[1]中華人民共和國最高人民法院民事裁定書(2012)民申字第1544號。

[2]四川省成都市中級人民法院(2010)成民初字第597號民事判決。

[3]四川省高級人民法院 (2011)川民終字第391號判決。

[責(zé)任編輯劉福滿]

ThinkingfromaPatentInfringementDisputeCase

MA Xiao-yan, LI Wen-juan, MA Bo-jing, FAN Li

(MaterialDepartment,BeijinCenterofPatentExaminationCooperationCenterofPatentOffice,StateIntellectualPropertyOfficeoftheP.R.C,Beijing100190,China)

This paper, starting with a patent infringement dispute case, discusses and analyzes the condition that there is obvious unclear defects for claim of right, and summarizes the enlightenment of this case on patent application and patent examination.

patent infringement; unclear

2015-05-06

馬筱巖(1985-), 女, 北京人,國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心材料部研究實(shí)習(xí)員, 碩士, 主要從事專利審查實(shí)務(wù)的研究。

D923

A

1009-9042(2014)06-0029-03