3D打印對專利產品修理與重作規(guī)則的挑戰(zhàn)①

范長軍，郭志旭，華中科技大學 法學院，湖北 武漢430074

引言

3D 打印是當今世界最熱門的話題之一。該技術的快速發(fā)展將沖擊專利產品的修理與重作規(guī)則。現(xiàn)有研究指出，3D 打印的“建模階段”可能侵犯著作權，“產品化階段”可能侵犯專利權、商標權及構成不正當競爭等［1］。但對于專利產品的修理與重作問題，尚無具體論述，只是有學者預計，3D 打印技術會使專利產品的修理與重作更難界定［2］。

3D 打印的進一步發(fā)展，必然將實現(xiàn)規(guī)?；⑸鐣c普及化，甚至滲透到每個家庭中。專利產品的修理與重作之間界線的不明晰，可能導致大規(guī)模侵權糾紛。因此有必要研究3D 打印專利侵權領域中的修理與重作規(guī)則。本文首先論述了傳統(tǒng)制造技術下的修理與重作規(guī)則，然后討論了3D 打印機普及化對規(guī)則帶來的挑戰(zhàn)，最后提出了相應建議。

一、傳統(tǒng)制造技術下的專利產品修理與重作規(guī)則

(一)關于專利產品修理與重作的司法判例

1．判斷前提

現(xiàn)有司法判例絕大部分是在專利權用盡理論這一前提之下判斷專利產品的修理與重作問題②美國聯(lián)邦巡回上訴法院在1997年的“打印機墨盒案”中，也以默示許可理論作為判斷前提。。根據該理論，專利產品或依照專利方法直接獲得的產品，由專利權人或經其許可的第三人售出后，購買者不再受專利權的約束，可以不經專利權人同意而繼續(xù)許諾銷售、銷售或使用該產品。由于購買者使用專利產品，不構成專利侵權，所以為了維護產品的正常使用而對受損產品進行修理，也就不構成侵權。但如果對已經報廢的專利產品進行“根本性的修理”，則構成重作，侵害了專利權:因為專利權用盡并非所有權限用盡，而只是銷售以后實施專利的權限如再許諾銷售、再銷售或使用等用盡③我國《專利法》第69 條第1 項還規(guī)定了進口權用盡。，制造權并不會用盡，故重作侵害了作為專利權內容之一的制造權。

另一個基礎性的前提是行為的性質。世界上大部分國家的專利法規(guī)定了專利權的效力只針對以生產經營為目的而實施專利的行為①例如，我國《專利法》第11 條規(guī)定，未經專利權人許可，不得“為生產經營目的”實施其專利。德國《專利法》第11 條第1 項規(guī)定，專利的效力不及于私人領域“為非經營目的”的實施行為。。私人為非經營目的制造、使用或進口專利產品的，不侵犯專利權。在該前提之下，即使專利產品的購買人為了使用產品而進行的零部件更換已經達到了重作的程度，只要其不是出于生產經營目的，就不受專利權人權利控制。

2．判斷標準

在美國，相關判例相對較多②閆文軍:《從有關美國判例看專利產品“修理”與“再造”的區(qū)分》，載國家知識產權局條法司:《專利法研究2009》，知識產權出版社2010年版，第385 頁。該文介紹了美國11 個相關案例。。1850年的“刨床案”中，美國聯(lián)邦最高法院認為，由于刨床框架可以持續(xù)使用好幾年，而刨刀只有短暫90 天的使用壽命，因而被告可以合法地更換刨刀。法院在認定合法的修理時，強調被更換部件的有限壽命和專利權人的意圖③Wilson v．Simpson．50 U．S．109(1850)．。1882年的“棉包捆扎帶案”中④Cotton－Tie Co．v．Simmons，106 U．S．89，93－95 (1882)．，最高法院認為，專利產品棉包捆扎帶被顧客在棉花加工廠割開，它作為帶子被使用的性能已經按照專利權人與顧客的意圖被破壞，因而被告將分割后的碎片收集并鉚接在一起的行為，屬于對專利產品的重作而不是修理，構成侵權。1961年的“帆布車頂案”中⑤Aro Manufacturing Co．v．Convertible Top Replacement Co，365 U．S．336(1961)．，一、二審法院都認為更換專利產品帆布車頂中的帆布不只是對車頂的簡單修理。最高法院則認定不是重作而是修理，原因是:組合專利產品只保護其權利要求書中各技術特征組成的整體，其各組件并不單獨受保護;除非所有的部件同時被更換，否則任何更換專利產品某一組件的行為均屬于合法的修理，即使所更換的部件是專利產品的重要組成部分。1997年的“鉆頭案”中⑥43 USPQ 2d 1620(1997)．，聯(lián)邦巡回上訴法院二審認定更換專利產品鉆孔機中的鉆頭構成重作，并指出在區(qū)分修理與重作時，應當考慮行為的性質、更換的零部件的性質、針對該零部件進行制造和服務的市場是否形成、專利權人的意圖等許多因素。該判決實際上否定了聯(lián)邦最高法院在“帆布車頂案”中的判斷標準。

在中國，此類案件相對較少，集中在“酒瓶”和“墨盒”等案件⑦例如，鄒某與某酒業(yè)公司之間的“酒瓶”案，參見黑龍江省高級人民法院(2007)黑知終字第3 號;再如，上海某科技公司與精工某株式會社之間的“墨盒”案，參見國家知識產權局協(xié)調管理司:《專利糾紛典型案例評析》，北京:知識產權出版社2008年版，第68－73頁。［3］68－73，且主要是通過調解的方式結案⑧例如，前面提到我國的“酒瓶”案與“墨盒”案，均是以調解的方式結案。，法院尚未通過這些案件發(fā)展出具體標準。

(二)關于專利產品修理與重作的學術觀點

對于修理與重作的區(qū)分標準，有學者認為，應堅持以專利產品權利要求的保護范圍為標準，落入保護范圍的構成重作，否則只構成修理［4］。日本學者吉藤幸朔主張從產品更換的程度來判斷，認為更換部分未超過專利部分的一半的，原則上應解釋為修理⑨(日)吉藤幸朔:《專利法概論》，宋永林、魏啟學譯，專利文獻出版社1990年版，第411 頁。。也有意見認為，應綜合考慮專利產品的報廢程度、更換零件的價值占整個專利產品價值的比重、更換零件的壽命與整個專利產品壽命的比較、市場對于零件更換的需求及更換零件的難度等多方面的因素，而不是僅僅適用某一標準［5］150。還有學者認為，公共政策應是考慮因素之一，特別應著重考慮環(huán)境保護政策，應縮小認定重作的范圍，以降低再制造企業(yè)運營的專利侵權風險，鼓勵和引導循環(huán)經濟的良性發(fā)展［6］。

二、3D 打印對專利產品修理與重作規(guī)則的挑戰(zhàn)

(一)3D 打印打破利益平衡格局

利益平衡是整個知識產權制度的基礎［7］21－25。專利權用盡原則就是利益平衡的產物:專利法授予專利權人獨占性權利，在于確保專利產品的制造、使用、銷售等行為都能受專利權人的控制，以保證其能獲得回報。專利權人通過自己或許可他人制造、進口專利產品，并予以銷售，就已經從中獲利。如果專利權人還可以對該產品行使權利，他人對該產品的使用、許諾銷售或銷售還要經過專利權人的許可，則將就同一產品重復獲利，且會大大阻礙產品的自由流通和社會經濟的發(fā)展。而重作之所以非法，是因為專利產品報廢之后，使用者本應向專利權人或其被許可人購買新的產品。如果允許重作，專利權人本應獲得的利益就得不到保證。

在傳統(tǒng)制造技術之下，專利產品的用戶需要更換零部件時，需要向他人購買。第三方零部件提供商可以為用戶提供新的零部件;專利權人也為用戶提供新的零部件，甚至可能“提供備件、替換零部件所能獲得的經濟利益甚至超過銷售專利產品本身?！保?］136專利權人、用戶、第三方零部件提供商三者之間形成了三元的利益關系。專利權人與第三方之間形成競爭關系，專利權人會盡可能地限制第三方的利益以維護自己的利益。3D 打印時代的到來，改變了現(xiàn)有的三元利益平衡關系。3D 打印機技術具有低成本及定制個性化產品的特點。隨著家用3D 打印機的普及，人們能便捷地打印各類自用的小型物件。還可以通過Shapeways、sculpteo 等在線服務提供商定制3D 物體。此外，3D 打印店也能打印3D 產品。用戶可以自行打印所需要的零部件，第三方提供商將逐漸退出，新的利益關系將變?yōu)槎?專利權人與用戶。

從用戶的角度分析，3D 打印之前，用戶要購買新的零部件幾乎是必然的，只是向專利權人購買還是向第三方零部件提供商購買的區(qū)別。但3D 打印的沖擊，使用戶可以自行打印而不用購買。因此，用戶在3D 打印的發(fā)展過程中獲益，而專利權人的利益遭受損失。在這種情況下，需要考慮私人重作是否構成專利侵權?是否繼續(xù)適用專利權用盡原則?

(二)3D 打印加大判斷專利產品修理與重作的模糊度

目前，法院在相關判例中發(fā)展出來的判斷修理與重作的標準并不一致。甚至不同審級的法院針對相同的案件會給出不同的判決。即便是在此類判例相對較多的美國，聯(lián)邦最高法院給出判決之后，其他的法院也并不一致地執(zhí)行。例如，最高法院在“帆布車頂案”中發(fā)展出來的“單一測試法”，被聯(lián)邦巡回上訴法院在“鉆頭案”中的“多因測試法”所取代。學術研究也未給出合適標準，如前所述，有學者認為應當以專利產品權利要求的保護范圍為判定的標準。如果零部件本身就有專利權，則打印零部件就直接構成了專利侵權，不需要再區(qū)分修理與重作。絕大部分情況是，零部件只是組合專利的特征之一。實際該特征根本就沒有落入專利保護范圍。所以這個標準根本不起作用。以環(huán)境保護、可持續(xù)發(fā)展等公共政策為導向，無論在傳統(tǒng)制造時代還是在3D 打印時代都無法給出一個具有說服力的標準。因為法官除了思考案件事實和法律規(guī)定外，還要考慮大量的易變動的政策，這對法官提出了過高的要求。超過限度的知識量、能力要求，可能對法官造成干擾，影響司法裁判的公正性。

目前的標準在3D 打印中會引起法律適用的不一致。以電視遙控器為例，當消費者更換多個部件時，根據“刨床案”、“棉包捆扎帶案”和“帆布車頂案”的標準，會導致不同的訴訟結果。在“刨床案”中，最重要的是替換部件的耐久性及專利權人的意圖。遙控器的塑料電池蓋、數字按鈕和外殼的壽命相當持久。此外，每一部件之間牢牢固定，專利權人的意圖只是允許更換電池。根據“刨床案”的標準，更換這些部件是改變了遙控器的身份并重作了它。而根據“棉包捆扎帶案”標準，法院會發(fā)現(xiàn)對遙控器各部件的更換是合法的修理，因為專利權人與顧客并沒有預設這些部件在使用過程中會被摧毀。如果消費者能證明對多個部件的更換是在不同的時段進行，根據“帆布車頂案”的標準，這種更換可能是合法的修理。

當消費者3D 打印一個組合物品中的某個零件時，該行為當屬修理。然而，當消費者同一時段更換若干部件或不同時段多次維修以保持產品的效用時，修理與重作的區(qū)分變得更為復雜。例如，消費者同時打印、安裝了電視遙控器的電池蓋、按鈕和外殼，這是修理還是重作?

三、建議

(一)對“以生產經營為目的”擴大解釋

針對3D 打印帶來的判斷前提方面的問題，有學者認為有必要取消專利法在專利侵權行為認定時對“以生產經營為目的”的要求［9］。在有些國家，并不將其作為司法實踐中認定專利侵權的必然要件。例如，美國2011年修訂的《美國發(fā)明法案》第271 條(a)款就對侵權的主體和行為給出了最寬泛的規(guī)定，不以生產經營為目的的個人行為仍有可能被判定為專利侵權。然而，3D 打印技術的發(fā)展并不代表其將從絕對意義上完全取代所有的傳統(tǒng)制造業(yè)，3D 打印技術與傳統(tǒng)制造技術并存是將來的局面?，F(xiàn)行專利法這一規(guī)定對傳統(tǒng)制造技術進行規(guī)制且作用明顯。筆者認為，在3D 打印技術的沖擊下，應當在司法實踐中對專利法中“以生產經營為目的”的規(guī)定進行擴大解釋。不從“經營資格”而是從“經營行為”的角度進行解釋，不管是否有營業(yè)執(zhí)照，只要從事了市場行為，就構成經營者。例如，私人在eBay 上拍賣自己用過的物品，也是經營者。私人原本要向專利權人或第三方提供商購買零部件，但現(xiàn)在自己3D 打印零部件，節(jié)省了支出，獲得了盈利，因而也屬于經營行為。

私人通過3D 打印進行的重作如果可以納入專利侵權的話，進一步的問題是如何發(fā)現(xiàn)侵權行為。2003年，美國唱片業(yè)協(xié)會(RIAA)發(fā)起大規(guī)模訴訟，反對個人下載和共享MP3 文件。RIAA 用研究人員來識別個人、他們的下載模式和他們的互聯(lián)網協(xié)議(“IP 地址”)，RIAA 要求相關的互聯(lián)網服務提供商提供每個IP 地址有關的個人信息，像MP3 音樂文件，CAD 文件可以很容易地在互聯(lián)網上存儲、檢索和共享。專利權人可以模仿RIAA 的策略起訴家庭用戶［10］1151。

(二)“重要部分”作為判斷標準

在傳統(tǒng)制造技術之下，專利權人往往通過間接侵權制度維護自己的利益。直接侵權以完整地實現(xiàn)全部專利特征為前提。如果不生產他人的整個專利產品，而只是實現(xiàn)其中的部分特征，其行為并不構成直接侵權。例如，德國聯(lián)邦最高法院判決的“Pipettensystem”案中①BGH GRUR 2007，769 – Pipettensystem．原告甲的注射器專利，包括核心部分針筒與一次性注射針兩個部分。被告乙未制造整個注射器，而只是生產了針筒，不構成直接侵權。但丙購買該針筒后可在市場上再購買常見的注射針，從而組裝出整個注射器專利產品。為了禁止乙的這種規(guī)避，彌補漏洞，專利法規(guī)定了間接侵權制度，乙的行為構成間接侵權。禁止間接侵權，實質上是將專利保護范圍擴張至未單獨獲得專利的組件。在此需要在專利權人利益與社會公共利益之間進行合理平衡，特別需要避免間接侵害所包括的范圍過寬，從而使專利權人不合理地壟斷零部件二級市場。為此，美國與德國專利法規(guī)定①見美國《專利法》第271 條b 項、德國《專利法》第10 條第1 款。，只有制造了專利產品的“重要部分”時，才構成間接侵權。提供非重要部分例如市場上常見的螺絲、釘子或注射器中的一次性注射針，不構成間接侵權。

修理與重作問題常常與間接侵權問題相聯(lián)系。一方面，間接侵權的認定以他人構成直接侵權為條件，他人的行為如果只是修理而不是重作，則不構成直接侵權，間接侵權也就不成立。例如，丙從專利權人甲購買注射器之后，針筒損壞，從乙處購買針筒。乙在面臨間接侵權指控時，會以丙的行為為修理作為抗辯。另一方面，專利權人在實踐中更愿意起訴間接侵權人，因為他作為上游的制造商，相對于下游的顧客，更容易被發(fā)現(xiàn)，更具有賠償能力，也有利于從源頭上制止侵權?；谶@些考慮，間接侵權與重作的認定標準應該是一致的，否則可能出現(xiàn)判定零部件提供商構成間接侵權，而產品使用人不構成重作的矛盾結果。因此，德國法院區(qū)分修理與重作的標準就是看是否涉及專利產品的“重要部分”②BGH GRUR 2004，761 –Flügelradzaehler;2005，850 –Antriebsscheibenaufzug;769 –Pipettensystem．。在3D 打印之下，用戶與間接侵權人可能合二為一。例如，丙不是向乙購買而是自己打印針筒，在這種情況下，更應該堅持“重要部分”標準。因為在這種利益格局中，用戶代替了原來的第三方零部件提供商的位置。在美國“帆布車頂案”中，參與案件審理的布倫南(Brennan)法官也認為，區(qū)分修理與重作，需要考慮所更換部件對于整個發(fā)明的重要性。在日本2007年的“再生墨盒案”中，二審法院也以再灌墨是對專利產品本質部分的更換為由，認定被告構成重作［11］。

至于何為專利產品的“重要部分”，因為技術領域千差萬別，無法預先提出一個認定的標準。需要視具體產品而定。在此可以參考多方面因素，例如所更換部件較之于整個專利產品的使用壽命、更換部件的價值與整個產品價值的關系及是否存在相應的市場等。在電視遙控器例子中，消費者3D 打印并更換電池蓋、數字按鈕及外殼等多個部分，是在同一時段還是在不同時段進行并不重要，重要的是哪個部件屬于遙控器的“重要部分”。

新技術的發(fā)展總會強烈沖擊人們的生活，也會以某種人們意識到或者意識不到的方式沖擊著現(xiàn)有制度。3D 打印規(guī)?；瘜δ壳斑€未完全劃清界限的修理與重作帶來巨大沖擊。因而必須要提出新的合理方案。對專利法中的“以生產經營為目的”進行擴大化解釋，可以給出一個寬泛的法律適用空間;以“重要部分”作為區(qū)分標準，可以使修理與重作之間的界線更為明晰。

［1］姚強、王麗平:《“萬能制造機”背后的思考——知識產權法視野下3D 打印技術的風險分析與對策》，載《科技與法律》2013年第2期。

［2］蔡元臻:《3D 打印沖擊下專利間接侵權制度研究》，載《科技與法律》2014年第1期。

［3］國家知識產權局協(xié)調管理司:《專利糾紛典型案例評析》，北京:知識產權出版社2008年版。

［4］李揚:《修理、更換、回收利用是否構成專利權侵害》，載《法律科學》2008年第6期。

［5］胡開忠:《專利產品的修理、再造與專利侵權的認定——從再生墨盒案談起》，載《法學》2006年第12期。

［6］彭志強等:《基于循環(huán)經濟的專利產品再制造侵權分析及啟示——從“再生墨盒案”談起》，載《重慶理工大學學報(社會科學版)》2013年第8期。

［7］馮曉青:《知識產權法利益均衡理論》，北京:中國政法大學出版社2006年版。

［8］尹新天:《專利權的保護》，北京:知識產權出版社2005年版。

［9］劉強:《3D 打印技術專利侵權問題研究》，載《武陵學刊》2014年第1期。

［10］Wilbanks K B．．“The challenges of 3D printing to the repairreconstruction doctrine in patent law”，Geo．Mason L．Rev．，2013，20．

［11］韓赤風等:《中外專利法經典案例》，北京:知識產權出版社2010年版。