馳名商標保護的“聯(lián)想理論”探析
——以“卡地亞”商標侵權案為視角*

陳瑋婧(華東政法大學,上海 200042)

馳名商標保護的“聯(lián)想理論”探析
——以“卡地亞”商標侵權案為視角*

陳瑋婧
(華東政法大學,上海 200042)

隨著商標的主要功能從單純的識別作用轉變?yōu)槿缃竦谋碚米饔?對商標保護的目的更傾向于維護商標所有權人的正當利益,其中馳名商標的保護尤為重要,因為顯著性越強,投入的成本越大,被侵犯所造成的損失也就越大。傳統(tǒng)的“混淆理論”在如今馳名商標保護問題上略顯乏力,引入“聯(lián)想理論”將成為一種趨勢。因其能更好地解決馳名商標跨類保護、相似但不混淆等問題,保護馳名商標免受損害,得到更完善的救濟。

馳名商標;聯(lián)想理論;混淆理論;反淡化

一、案情

卡地亞國際有限公司訴云南卡地亞婚紗攝影有限公司商標糾紛一案(參見(2009)云高民三終字第35號民事判決書)。原告卡地亞國際有限公司(Cartier International N.V),簡稱卡地亞公司,其于1847年在法國創(chuàng)立,為世界珠寶、腕表及配飾的翹楚。在我國其同時是“卡地亞”和“Cartier”注冊商標的合法持有人,該兩個商標被核定使用在第14類“寶石、首飾、鐘”等商品上。2004年6月和2005年5月,兩商標先后兩次被國家工商行政管理總局商標局認定為馳名商標。而被告云南卡地亞婚紗攝影有限公司成立于2004年3月,如今已成為昆明市婚紗攝影行業(yè)的知名企業(yè),主要從事攝影、攝像及后期制作等服務,其在店頭裝飾和宣傳中將“卡地亞那”和“Cartirena”用作服務標識。2008年4月,卡地亞公司認為卡地亞婚紗公司將“卡地亞”作為企業(yè)字號,并將“卡地亞那”和“Cartirena”用作服務標識使用的行為,侵犯其注冊商標專用權,而且構成不正當競爭,遂向法院起訴,請求判令卡地亞婚紗公司停止侵犯商標權的行為,停止在其經(jīng)營中使用“卡地亞那”“Cartirena”字樣,并停止在企業(yè)字號中使用“卡地亞”字樣。

面對這一案件,一、二審法院均根據(jù)混淆理論卻做出了截然不同的判決結果。一審法院經(jīng)審理認為,雖然卡地亞婚紗公司的企業(yè)名稱與卡地亞公司馳名商標所用的文字相同,但兩公司向消費者提供的商品和服務類別不同,所處行業(yè)也不同,二者所針對的消費者不可能完全重合,因此卡地亞婚紗公司在市場交易中將“卡地亞”作為企業(yè)名稱使用的行為,并未造成相關公眾誤認,沒有擾亂正常的市場競爭秩序,不構成不正當競爭。其次,卡地亞婚紗公司所使用的服務標識“卡地亞那”和“Cartirena”,與卡地亞公司的馳名商標“卡地亞”和“Cartier”相比,二者在整體視覺上存在較大差異,消費者只要施以普通注意力即可分辨二者的區(qū)別,不會對該項服務的來源產(chǎn)生誤認,進而造成馳名商標注冊人利益損害的可能。因此一審判決駁回了卡地亞公司的訴訟請求。

二審法院首先確認了卡地亞公司為在先權利人。其次,雖然兩公司各自提供的商品和服務屬于不同行業(yè)和類別,但二者均屬于生活領域的消費品,并與時尚文化領域都存在一定聯(lián)系,其所涉及的公眾是相互關聯(lián)的,卡地亞婚紗公司使用與卡地亞公司的馳名商標完全相同的文字作為企業(yè)名稱的行為,實際上利用了卡地亞公司基于該商標所產(chǎn)生的良好聲譽,違背了《反不正當競爭法》第2條規(guī)定的誠實信用原則和公認的商業(yè)道德,已經(jīng)構成不正當競爭。其三,卡地亞婚紗公司使用的服務標識“卡地亞那”和字母“Cartirena”,實際上是模仿卡地亞公司的“卡地亞”和“Cartier”商標的主要部分而來,二者已構成近似,進而可能導致公眾誤認為卡地亞婚紗公司與卡地亞公司之間有某種特定聯(lián)系,而且這種誤認還會淡化卡地亞公司馳名商標的顯著性,存在損害該馳名商標品牌價值的可能。法院最終支持了卡地亞公司的訴訟請求。

本案是典型的在不同商品類別下的商標之爭以及馳名商標與企業(yè)名稱之間的較量。其實誠如一審法院所說,兩商標分屬類別差異較大,一般公眾并不會對商品或服務的來源產(chǎn)生混淆,本案的爭議焦點是在如此情形下,法律是否還應給予原告商標所有權人以保護。在現(xiàn)實生活中,不管是無心之失還是刻意為之,類似的案件還有很多,比如華光陶瓷集團有限公司訴華光鍋爐股份有限公司案(參見(2005)錫知初字第0046號民事調解書)、柯達公司訴科達電梯有限公司案等(參見(2005)蘇中民三初字第0213號民事判決書)。筆者認為,單單以混淆理論作為侵權的判斷依據(jù),可能會造成同案不同判的現(xiàn)象,且判決理由過于牽強,適度引入聯(lián)想理論,在解決馳名商標淡化這一問題上會有更好的效果。

二、混淆理論的不足

傳統(tǒng)上以是否造成混淆作為商標保護的基礎,根據(jù)美國《蘭哈姆商標法》(Lanham Trademark Act),商標侵權的判斷標準是“混淆可能性”,即對不同商品的來源,相當多的一般謹慎的購物者是否可能誤認或被誤導,[1]在對商標保護的過程中,混淆理論發(fā)揮了巨大的作用。但隨著經(jīng)濟的發(fā)展,商品買賣逐漸從賣方市場轉為買方市場,消費者憑借商標購物的購買模式成為了必然。[2]商標也從傳統(tǒng)的區(qū)別功能發(fā)展到如今的表彰功能,對商標的保護也不再僅僅是為了保護消費者的利益。企業(yè)通過廣告推廣商標,同時商標這項無形資產(chǎn)也給企業(yè)帶來巨額的利潤。所以,若經(jīng)營不善導致商標淡化、退化,將直接關系到商標所有權人的方方面面。如今,防止商標淡化的目的在于防止商標所有人的商標減值,特別是馳名商標。因為即使不會使消費者產(chǎn)生混淆,也會慢慢侵蝕該商標的獨特性,逐漸地,許多類似的使用會破壞馳名商標和商品之間的獨特聯(lián)系,一旦這種聯(lián)系在其他商品和馳名商標之間建立,商標作為市場工具的價值也被侵蝕了。[3]

因此,在現(xiàn)代社會快速發(fā)展變遷的背景下,混淆固然會造成損害,但聯(lián)想造成的損害絕不是可以忽略不計的。如果混淆理論能夠解決所有的問題,當然沒有必要再生造一個聯(lián)想理論,但混淆畢竟是有邊界的,盡管現(xiàn)代大公司多元化經(jīng)營的趨勢越來越明顯,但畢竟不能將所有商品上的使用都視為混淆。因此,聯(lián)想作為對混淆理論不僅是一種補充,而且在更加明確地保護商標的廣告作用和商標本身的價值上,有著不可替代的作用。[4]

就本案來說,雖然終審法院最終依據(jù)混淆理論判定被告侵權,但在認定兩商標相近,有混淆可能的理由上未免過于牽強。因為兩者完全分屬不同類別,如果法院認為鐘表、寶石與攝影之間有相當大的聯(lián)系,存在重合的話,那《商品服務分類表》中的所有類別之間都有可能存在聯(lián)系,這樣分類就失去了意義。另外,卡地亞作為國際知名品牌,一般公眾是不會相信其在某街邊開設婚紗攝影的門店,公眾對服務來源不會產(chǎn)生誤認,而是很可能由此聯(lián)想到卡地亞品牌。被告的目的正是借助卡地亞商標的聲譽,使消費者認為它的服務同卡地亞屬于同一檔次,所以如果通過聯(lián)想理論來認定被告侵權,會使判決結果更有說服力。

三、聯(lián)想理論的基本內(nèi)涵與現(xiàn)實價值

(一)基本內(nèi)涵

商標法中所說的聯(lián)想,是指隔離觀察時,看到在后商標會立刻聯(lián)想到一個知名的在先商標,并能感覺到是在刻意攀附在先商標,從而與在先商標存在一種衍生關系。[5]所以,只有當在先存在一個顯著性非常強的商標的情況下才會發(fā)生。聯(lián)想與混淆之間是一種包含與被包含的關系,可以說混淆也是聯(lián)想的一種,且是一種極端并且錯誤的聯(lián)想,兩者的區(qū)別在于,混淆是指消費者分不清甲乙商標或錯誤地認為甲乙商標之間存在某種聯(lián)系,而聯(lián)想發(fā)生時,消費者一般不會認為甲乙之間真的存在某種聯(lián)系,相反有時還能恰恰意識到其中一方的搭便車行為。本案中,卡地亞婚紗公司正是通過搭便車的方式,利用卡地亞品牌的良好形象在無形中提升了自己公司的檔次。

具體說來聯(lián)想有兩種,一種是商品或服務相同或相近,商標不夠近似,雖然不會誤認誤購,但顯然會使人浮想聯(lián)翩,例如“東門子”電器會讓人聯(lián)想到知名品牌“西門子”電器,這是以前聯(lián)合商標所保護的對象。另一種是商標相同或接近,但商品或服務不夠類似,同樣夠不成混淆,但會產(chǎn)生聯(lián)想,例如前文的“卡地亞”案以及“柯達”電梯等,過去通常通過防御商標來保護。雖說聯(lián)合商標和防御商標能有效地提高對馳名商標的保護力度,但其存在的缺限也不容忽視。首先,注冊成本太高,只有具有相當強的經(jīng)濟實力的主體才可實現(xiàn)保護;其次,聯(lián)合商標與防御商標只能依附于正商標而存在,不能單獨享有也不能單獨轉讓,正商標一旦被撤銷,聯(lián)合商標與防御商標都會受到影響;最重要的是,商標所有人猜測侵權人可能的侵犯思路預先設計聯(lián)合商標與防御商標,但商標作為文字與圖形色彩的結合千變?nèi)f化,侵權人稍加變化就會使商標所有權人防不勝防。

聯(lián)想理論的引入可以彌補混淆理論的漏洞,解決“聯(lián)想但不近似”的商標保護問題,同時也避免聯(lián)合商標和防御商標的不足。因此,聯(lián)想理論在當代商標保護中正在并且將發(fā)揮不可或缺的作用。

(二)現(xiàn)實價值

首先,只以混淆作為切入點已不能滿足現(xiàn)實對馳名商標的保護需要,沒有混淆的可能并不代表沒有淡化的可能,混淆理論在某些案件面前往往束手無策。而聯(lián)想理論的基點在于淡化,認為即使在非同類或非類似的商品或服務上使用他人馳名商標且只要這種使用造成了消費者的聯(lián)想,就削弱或淡化了該馳名商標與特定商品或服務之間強有力的關聯(lián)。[6]因此,聯(lián)想理論為馳名商標的跨類保護提供了更合理的理論依據(jù)。

其次,在一定范圍內(nèi),商標越顯著,混淆的可能性就越大,因為各路商家都想通過搭便車行為盡快獲取利益。但這不是絕對的,如果超過一定限度,商標非常顯著和知名時,消費者恰恰不會混淆。意大利都靈上訴法院在Chanel訴Fodermec一案中,法院就認為,正是因為Chanel在全世界的絕對知名度,消費者顯然不可能將該商標與其他哪怕十分近似的商標混淆在一起,因而做出了不侵權的認定。但不造成混淆并不意味著沒有造成聯(lián)想,應該說商標越顯著,聯(lián)想的可能就越大,因此運用聯(lián)想理論處理此類問題將得心應手。

再次,當他人僅僅是利用了馳名商標,沒有注冊相同或類似商標,也沒有在同類或不同類的商品上使用,這時只有通過聯(lián)想理論來制止侵權人的不當?shù)美?。?被告在廣告中將原告勞斯萊斯(Rolls-Royce)的商標作為背景使用,以推銷自己的威士忌。顯然被告并沒有丑化原告的商標,甚至也沒有弱化該商標,只是借助勞斯萊斯作為豪華汽車代表的地位來彰顯自己品牌的定位,使公眾產(chǎn)生聯(lián)想并從中獲利。

四、適用聯(lián)想理論應考慮的因素

雖然聯(lián)想理論可以解決許多適用混淆理論束手無策的問題,給予馳名商標以更完善的保護,但對聯(lián)想理論若不加以適度的限制,勢必會使馳名商標保護范圍過寬,成為著作權、專利權一樣的絕對權利。筆者認為,應在以下幾個方面對聯(lián)想理論的適用加以限制。

(一)絕對顯著性

商標的顯著性無疑是產(chǎn)生聯(lián)想的前提條件,而商標的顯著性可以分為相對顯著性與絕對顯著性,就注冊要件而言,商標只要具備了相對顯著性,即區(qū)別的潛力或脫穎而出的可能即可。但在確定商標的保護范圍時,需要考慮的則是商標實際的區(qū)別或者說絕對的顯著性。[7]由于淡化是指未經(jīng)許可使用馳名商標,從而使公眾心目中代表唯一、獨特的商標形象降低,如果不存在這種唯一、獨特的商標形象或者說絕對顯著性,則不可能出現(xiàn)聯(lián)想及淡化。換言之,只有具有絕對顯著性的商標才可能給予擴大范圍的保護。

(二)商標知名度的地域范圍

馳名商標的地域性表現(xiàn)為,在一個地方有名就在該地域受保護,否則就不應該保護,因為如果沒有當?shù)氐闹?當?shù)氐娜艘膊粫a(chǎn)生聯(lián)想。我國行政部門為了當?shù)仄髽I(yè)的發(fā)展而認定某些商標為馳名商標或著名商標,但如果該商標僅僅是在該地小有名氣,其他地區(qū)的消費者對此并不會產(chǎn)生聯(lián)想,該馳名商標不應受到聯(lián)想理論的保護。當然,要求商標人人皆知也是不可能的,就一個國家而言,如果相當一部分地區(qū)的消費者知曉該商標,就應當認為該商標在該國馳名。具體來說,筆者認為應參考國家工商管理總局制定的《馳名商標認定和保護規(guī)定》,對商標的宣傳力度、宣傳范圍、銷售范圍、銷售額等方面做出認定,達到國家規(guī)定的標準時才可認定為馳名商標。

(三)商標知名度的行業(yè)范圍

商標只在自己所處的行業(yè)知名就只能給予在該行業(yè)的保護,在商品或服務不相類似的情況下,沒有跨行業(yè)的知名度,就不可能有跨行業(yè)的聯(lián)想發(fā)生,而沒有聯(lián)想就不存在不當?shù)美蛽p害。法國雅各布總檢察官在Chevy案的意見書中表示,在非類似商品或服務上進行保護的規(guī)定是對商標法中專屬原則的突破,因此必須做限制性的解釋,滿足兩個條件:首先,必須在雙方商品或服務有關的公眾的一大部分中知名;其次,在先商標擁有的知名度必須使消費者一看到在后商標就能聯(lián)想到在先商標,并形成一種聯(lián)系。[8]筆者認為,能夠產(chǎn)生跨行業(yè)影響的商標一般都是與人們?nèi)粘９ぷ魃钕⑾⑾嚓P的產(chǎn)品或者服務,比如食品、服飾、珠寶、家電等等,過于專業(yè)的領域內(nèi)產(chǎn)生的馳名商標很難產(chǎn)生跨行業(yè)的影響力。比如,美國在審理Lexis訴Lexus案中就因為Lexis商標的影響力和顯著性僅限于律師及會計師領域而判定沒有淡化可能。

(四)主觀意圖

被告對商標使用是否具有正當性是制約聯(lián)想理論的另一要素。如果商標所有人的商標獨創(chuàng)性程度不夠強,那么他人使用類似可能引起公眾產(chǎn)生聯(lián)想的標識,并不意味著有搭便車獲取不當利益的意圖。比如“特洛伊”一詞的獨創(chuàng)性就不強,其源于希臘神話,如果注冊在兩類毫不相干的類別上,則不能通過聯(lián)想理論獲得保護,否則保護范圍過寬,就有壟斷該詞語,限制言論自由之嫌疑。

五、聯(lián)想理論在國外的發(fā)展狀況

(一)歐共體

比荷盧1971年商標法第13條A款第1項的出臺奠定了歐洲現(xiàn)代聯(lián)想理論的基礎,其一開始在條文中使用的詞是“resemblance of marks”而不是“the likelihood of association”。比荷盧法院在接受上訴法院關于Jullien V.Verschuene一案詢問時表示,“近似商標”的判斷標準是兩者在聽覺上、視覺上或概念上有建立聯(lián)想的可能,甚至提出不要求商標必須馳名或著名。[9]但歐共體法院事實上在實踐中完全排斥了比荷盧的聯(lián)想理論,之所以出現(xiàn)此種狀況,問題在于歐洲一號指令在措辭和結構上不能真正體現(xiàn)聯(lián)想理論。歐共體沒能理順聯(lián)想與混淆以及反淡化之間的關系。一號指令表面上吸收了比荷盧的聯(lián)想理論,但實際上卻顛倒了聯(lián)想理論與混淆理論的關系,它表示“聯(lián)想的可能”是“混淆的可能”的其中一種表現(xiàn)形式,有聯(lián)想的可能并不能成為侵權的判斷標準,而是判斷其是否構成混淆的基礎。[10]這就徹底與一般語義中聯(lián)想概念大于混淆概念的認知產(chǎn)生矛盾,從而造成實際運用中的困難。而后比荷盧商標法在2001年的修訂中迫于壓力根據(jù)一號指令的規(guī)定做出了修改,與一號指令保持一致。

(二)美國

美國沒有明確的針對馳名商標保護的聯(lián)想理論,但“禁止聯(lián)想”理論在美國發(fā)展成為了“反淡化理論”并以立法的形式加以規(guī)定。其發(fā)達的反淡化理論,從側面涵蓋了聯(lián)想理論,美國有《聯(lián)邦商標反淡化法》,各個州也有自己的反淡化法。[11]美國在適用反淡化保護上是完全不受商品是否競爭、是否存在混淆的影響的,如《蘭哈姆法》第43條第(c)款第1項規(guī)定:“根據(jù)公平原則,不管是否存在實際的或可能的混淆,也不管是否存在競爭或者實際的經(jīng)濟損失,具有固有或獲得顯著性的馳名商標之所有人,應當有權禁止任何人于該商標馳名后再商業(yè)上使用商標或商號,如果該使用行為可能由于弱化而淡化或由于丑化而淡化該馳名商標?！逼鋵嶋H上超越了混淆理論的束縛,認為即使在沒有混淆的情況下也有淡化的可能,這一點與聯(lián)想理論不謀而合。這樣一個涵蓋范圍如此之廣的反淡化理論也存在著問題,因為在實際操作中,美國反淡化法基本上只關心在非類似商品或服務上對馳名商標的保護,而沒有涉及在相同或相關商品或服務使用雖不會混淆,但卻可能產(chǎn)生聯(lián)想的商標問題。[12]也就是簡單地認為此類問題可以通過混淆理論加以解決。

(三)世界知識產(chǎn)權組織(WIPO)

1996年,WIPO的《關于反不正當競爭保護的示范》也規(guī)定了馳名商標反淡化的內(nèi)容。其中第3條規(guī)定:“凡在工商業(yè)活動中損害或可能損害他人企業(yè)的商譽或名聲的行為或做法,無論此種行為或做法是否造成混淆,均應構成不正當競爭行為。”[13]

縱觀世界上許多國家和國際組織對馳名商標保護的規(guī)定,均超出了“混淆理論”的范疇,不管具體使用的是何種語句,都與“聯(lián)想理論”有著異曲同工之妙。各國對馳名商標的保護越來越重視,這些立法也在各國起到了非常重要的作用。

六、聯(lián)想理論在我國的立法現(xiàn)狀及發(fā)展需要

2013年新修改的《商標法》對馳名商標的保護并未做過多修改?！渡虡朔ā返?3條第2款:“就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標,容易導致混淆的,不予注冊并禁止使用?！钡?7條第(2)項:“未經(jīng)商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標,或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標,容易導致混淆的?！本莻鹘y(tǒng)混淆理論在商標法中的體現(xiàn)。但第13條第3款:“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標,誤導公眾,致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的,不予注冊并禁止使用?！迸c新增的第58條:“將他人注冊商標、未注冊的馳名商標作為企業(yè)名稱中的字號使用,誤導公眾,構成不正當競爭行為的,依照《中華人民共和國反不正當競爭法》處理?！币布瘁槍Ψ穷愃粕唐烽g的商標糾紛,沒有使用“容易導致混淆”字樣,而使用“誤導公眾,造成損害”的表達,與美國的反淡化法較為類似,將混淆理論控制在相同或類似商品領域,而在不相同或不類似的商品領域則適當突破混淆的限制,有接受聯(lián)想理論的立法意圖,但針對在相同或類似商品領域發(fā)生的可以產(chǎn)生聯(lián)想?yún)s不至于混淆的情況,以及類似上文中提到的勞斯萊斯案件的情形,法律仍未做出解答,所以仍然適應不了商標功能轉變后對馳名商標的保護要求。

筆者認為,有必要將聯(lián)想理論引入商標法,加強對馳名商標的保護力度,才能更好地解決混淆理論難以著手的問題?，F(xiàn)實中對商標的侵害手段多種多樣,聯(lián)想理論可發(fā)揮其在馳名商標上的特殊作用,避免混淆理論以及聯(lián)合商標、防御商標制度的不足。但對聯(lián)想理論的適用條件應做明確的限制,在大力保護馳名商標的同時,不至使其成為一種壟斷的手段。

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10.3969/j.issn.1672-9846.2014.03.007

D923.43

A

1672-9846(2014)03-0025-05

2014-05-23

陳瑋婧(1992-),女,安徽合肥人,華東政法大學碩士研究生,主要從事民法、知識產(chǎn)權法學研究。