論第三人起訴專利被許可人侵權(quán)的應(yīng)對(duì)策略

黃軍委

在通常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和技術(shù)貿(mào)易活動(dòng)中，簽訂專利實(shí)施許可合同，僅僅使被許可人從許可人（專利權(quán)人）處獲得了實(shí)施該專利技術(shù)的權(quán)利，但是，由于這僅僅是單方面的授權(quán)行為，對(duì)于被許可人在實(shí)際的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中的各種需求來說，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，同時(shí)，這種權(quán)利僅僅是一種根據(jù)專利實(shí)施許可合同所產(chǎn)生的權(quán)利，被許可人并沒有因此取得直接支配該專利的全部權(quán)利。在實(shí)施專利技術(shù)的整個(gè)過程中，被許可人可能會(huì)由于被許可人對(duì)專利技術(shù)的實(shí)施行為而招致被專利實(shí)施許可合同之外的但擁有在先專利技術(shù)的其他專利權(quán)人向法院起訴侵權(quán)。在現(xiàn)實(shí)社會(huì)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)中，專利實(shí)施許可合同的許可人所許可專利技術(shù)作為在后專利，可能會(huì)侵犯第三人在先的專利權(quán)，從而產(chǎn)生侵權(quán)的可能性。在這種情況下，專利實(shí)施許可合同的被許可人在利用許可人的專利技術(shù)制造出相應(yīng)的產(chǎn)品后，在使用和銷售這些產(chǎn)品的過程中，將可能會(huì)產(chǎn)生對(duì)上述第三人在先專利權(quán)的侵權(quán)行為。

通常，在簽訂專利實(shí)施許可合同之前，建議許可人最好先進(jìn)行技術(shù)和市場(chǎng)調(diào)查，以此判斷其專利權(quán)與第三人的專利權(quán)之間的關(guān)系，然后再與被許可人訂立專利實(shí)施許可合同。然而，由于種種客觀因素的影響和限制，許可人所擁有的專利權(quán)是否侵犯了第三人的專利權(quán)，有時(shí)是難以進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測(cè)的。例如：在簽訂專利實(shí)施許可合同的時(shí)候，第三人的專利權(quán)尚未真正授權(quán)公告，從而處于一般公眾能夠得知和許可人能夠調(diào)查的范圍之外。因此，在專利實(shí)施許可合同中，應(yīng)當(dāng)約定相應(yīng)的預(yù)防性條款措施。

一、提供不侵權(quán)擔(dān)保

首先，專利實(shí)施許可合同的被許可人可以要求許可人提供不侵權(quán)的擔(dān)保，保護(hù)自己免于受到前述情況下的侵權(quán)的指控。然而，在專利技術(shù)領(lǐng)域，由于專利技術(shù)的權(quán)利請(qǐng)求保護(hù)的范圍需要根據(jù)權(quán)利要求書（Claims）中的用語、專利說明書、專利使用的歷史和實(shí)際情況等進(jìn)行相應(yīng)的解釋，還時(shí)常需要涉及到自由裁量幅度較大、捉摸不定的專利技術(shù)的等同原則的適用問題。因此，一項(xiàng)專利技術(shù)是否構(gòu)成侵權(quán)，其結(jié)論本身是不確定的，而不像土地登記那樣，可以精確地披露所有潛在的沖突。所以，專利實(shí)施許可合同的許可人往往不愿意出具不侵權(quán)的擔(dān)保。

二、提供侵權(quán)損害賠償

如果專利實(shí)施許可合同的許可人不愿意提供不侵權(quán)的擔(dān)保，則根據(jù)民法中的公平原則，由許可人分擔(dān)或者全部承擔(dān)被第三人起訴侵權(quán)和帶來的損害賠償金，這一要求應(yīng)當(dāng)是合理的。其原因在于：對(duì)于專利實(shí)施許可合同中的被許可的專利技術(shù)而言，許可人通常在相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)研究多年，而被許可人往往是剛涉足該技術(shù)領(lǐng)域，顯然，許可人應(yīng)當(dāng)比被許可人更清楚可能導(dǎo)致侵權(quán)的情況；專利實(shí)施許可合同的許可人在獲得該專利之前，一般都會(huì)對(duì)這一技術(shù)領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)做必要的檢索，從而有可能知道哪些在先專利與其欲申請(qǐng)的專利有關(guān)。然而，對(duì)于這些檢索得到的信息，許可人往往不會(huì)也不愿意直接披露給被許可人。

基于以上兩個(gè)方面的原因，專利實(shí)施許可合同的許可人應(yīng)當(dāng)在專利實(shí)施許可合同中作出以下約定或者與之等同的類似約定條款：

（一）當(dāng)?shù)谌似鹪V被許可人侵犯其專利權(quán)時(shí)，被許可人應(yīng)當(dāng)立即通知許可人，并由許可人和被許可人根據(jù)實(shí)際情況分擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

（二）對(duì)于進(jìn)行侵權(quán)訴訟所產(chǎn)生的各種費(fèi)用，許可人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)固定的份額。

（三）一旦出現(xiàn)侵權(quán)訴訟敗訴的情況時(shí)，被許可人應(yīng)當(dāng)有權(quán)利要求終止該專利實(shí)施許可合同；如果被許可人希望繼續(xù)履行該許可合同的，被許可人應(yīng)當(dāng)有權(quán)利要求許可人與第三人進(jìn)行談判，從而能夠獲得實(shí)施第三人專利權(quán)的許可，避免侵權(quán)的情況再度發(fā)生以及該專利技術(shù)無法實(shí)施的矛盾。

（四）當(dāng)需要向第三人支付專利實(shí)施許可使用費(fèi)時(shí)，可以減少本專利實(shí)施許可合同中約定的由被許可人向許可人支付的專利實(shí)施許可使用費(fèi)（比如減少50%）。

（五）如果專利實(shí)施許可合同的許可人和被許可人事先對(duì)侵犯第三人的專利權(quán)都沒有責(zé)任的情況下，損害賠償金應(yīng)當(dāng)由雙方平均分?jǐn)?。由于專利制度本身存在一?xiàng)專利權(quán)可能會(huì)侵犯另一項(xiàng)專利權(quán)的可能性，因此在制定專利實(shí)施許可合同的時(shí)候，實(shí)際上所涉及的范圍已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了該被許可的專利技術(shù)本身所能夠涵蓋和影響的范圍，因此，在雙方當(dāng)事人進(jìn)行專利實(shí)施許可合同的簽署過程中，建議在專利實(shí)施許可合同的條款形成時(shí)進(jìn)行談判的過程中，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)具有相當(dāng)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的法律專家、專利專家、技術(shù)專家以及市場(chǎng)專家等，對(duì)所涉及的專利技術(shù)進(jìn)行全面的評(píng)估和分析，以此來降低可能帶來的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，作為一種特殊情況，有時(shí)作為專利實(shí)施許可合同的許可人，對(duì)于所許可的專利的熟悉程度以及是否會(huì)侵犯第三人的專利權(quán)的知曉程度，會(huì)和被許可人一樣，因此是否構(gòu)成侵權(quán)事實(shí)上就變得無法預(yù)見。這個(gè)時(shí)候，作為專利實(shí)施許可合同的許可人，可能只能夠“根據(jù)其最大范圍內(nèi)的知道與相信”，而擔(dān)保被許可的專利不構(gòu)成對(duì)第三人權(quán)利的侵犯。

因此，專利實(shí)施許可合同的被許可人應(yīng)當(dāng)有權(quán)利要求許可人排除侵犯第三人的權(quán)利和獲得救濟(jì)。比如：當(dāng)被許可的專利權(quán)侵犯第三人的專利權(quán)時(shí)，被許可人應(yīng)當(dāng)在許可人責(zé)任限度范圍內(nèi)與許可人進(jìn)行合作，共同尋求救濟(jì)和解決方案，同時(shí)被許可人應(yīng)當(dāng)與許可人保持緊密的聯(lián)系和通暢的溝通；而作為許可人，應(yīng)當(dāng)盡可能與被許可人進(jìn)行合作，雙方應(yīng)當(dāng)共同努力，排除類似的侵權(quán)行為發(fā)生，并尋求相應(yīng)的救濟(jì)和徹底有效的解決方案。

（作者單位：鄭州紅元帥專利代理事務(wù)所）