論專利法中“同樣發(fā)明創(chuàng)造”的判定依據(jù)

劉苗 申健

最高人民法院在處理重復(fù)授權(quán)相關(guān)案件的過程中，曾經(jīng)指出：弄清楚什么是“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是理解我國(guó)專利制度中禁止重復(fù)授權(quán)原則的邏輯起點(diǎn)。本章試圖判斷是否為“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的標(biāo)準(zhǔn)是什么，是僅僅從字面上看兩個(gè)權(quán)利要求的保護(hù)范圍相同與否，還是判斷兩個(gè)權(quán)利要求的保護(hù)范圍是否實(shí)質(zhì)相同。

一、“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”以權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)

根據(jù)2010年《專利審查指南》的規(guī)定，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指兩件或兩件以上申請(qǐng)（或?qū)＠┲写嬖诘谋Ｗo(hù)范圍相同的權(quán)利要求。對(duì)于如何判斷權(quán)利要求的“保護(hù)范圍相同”，《審查指南》繼續(xù)規(guī)定為：“判斷時(shí)，如果一件專利申請(qǐng)或?qū)＠囊豁?xiàng)權(quán)利要求與另一件專利申請(qǐng)或?qū)＠哪骋豁?xiàng)權(quán)利要求保護(hù)范圍相同，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為它們是同樣的發(fā)明創(chuàng)造。兩件專利申請(qǐng)或?qū)＠f明書的內(nèi)容相同，但其權(quán)利要求保護(hù)范圍不同的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為所要求保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造不同。”既然專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，那么是否權(quán)利要求的內(nèi)容相同兩者就是“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”了呢？怎樣才算是權(quán)利要求的內(nèi)容相同？實(shí)際上，判斷兩個(gè)權(quán)利要求內(nèi)容是否相同，取決于對(duì)權(quán)利要求的解釋。如果對(duì)權(quán)利要求嚴(yán)格按照字面解釋，那么只有當(dāng)兩個(gè)權(quán)利要求的描述完全相同時(shí)，才被認(rèn)為是內(nèi)容相同；如果對(duì)權(quán)利要求的解釋并不限于其字面含義，而是可以根據(jù)其文意或目的等做較為寬泛的解釋，那么就算兩個(gè)權(quán)利要求的表述不完全相同，也可能被認(rèn)定其內(nèi)容相同，是同樣的發(fā)明創(chuàng)造。

二、“同樣發(fā)明創(chuàng)造”的判斷中存在的問題

在我國(guó)，在專利審查以及司法實(shí)踐中，涉及到需要確定權(quán)利要求內(nèi)容是否相同的程序主要有實(shí)質(zhì)審查程序、無效程序以及侵權(quán)訴訟程序。然而在這三種程序中，目前所采用的權(quán)利要求的解釋方法卻是有所不同的。也就是說，上述三種程序中判斷是否為“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的標(biāo)準(zhǔn)互不相同。

（一）重復(fù)授權(quán)的審查標(biāo)準(zhǔn)與抵觸申請(qǐng)的審查標(biāo)準(zhǔn)不同

實(shí)質(zhì)審查程序中涉及到比較權(quán)利要求內(nèi)容是否相同的程序包括重復(fù)授權(quán)的審查程序及抵觸申請(qǐng)的審查程序。目前，在重復(fù)授權(quán)的審查程序中，無論是《專利法》、《專利法實(shí)施細(xì)則》，還是《專利審查指南》和《審查操作規(guī)程》中，都沒有直接規(guī)定采用何種標(biāo)準(zhǔn)對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行解釋?，F(xiàn)在普遍的做法是采用嚴(yán)格的完全相同法，即只要權(quán)利要求的內(nèi)容稍有區(qū)別，就不被認(rèn)為是“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，從而不構(gòu)成重復(fù)授權(quán)。比如，某一專利申請(qǐng)的權(quán)利要求中使用螺釘固定的裝置，而另一個(gè)專利申請(qǐng)的權(quán)利要求中僅將該裝置中的螺釘固定裝置改換為螺栓固定裝置。在目前的審查中，一般不會(huì)認(rèn)為是重復(fù)授權(quán)，如果符合授予專利權(quán)的其他條件，該兩項(xiàng)專利申請(qǐng)都會(huì)被授權(quán)。而在抵觸申請(qǐng)?jiān)瓌t中，卻采用了不同的解釋方法。由于抵觸申請(qǐng)破壞的是專利的新穎性，所以對(duì)抵觸申請(qǐng)的審查采用新穎性標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《審查指南》的規(guī)定，在進(jìn)行新穎性判斷時(shí)，審查員首先應(yīng)當(dāng)判斷被審查專利申請(qǐng)的技術(shù)方案與對(duì)比文件的技術(shù)方案是否實(shí)質(zhì)上相同。對(duì)于實(shí)質(zhì)相同，《審查指南》有如下解釋：“如果要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型與對(duì)比文件的區(qū)別僅僅是所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接置換，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性。抵觸申請(qǐng)?jiān)瓌t作為禁止重復(fù)授權(quán)原則體系中的子規(guī)則，其功能也是為了防止重復(fù)授權(quán)現(xiàn)象的出現(xiàn)。而在抵觸申請(qǐng)的認(rèn)定中，《審查指南》明確了可以采用慣用手段替換這一判斷方式，即對(duì)權(quán)利要求的解釋不完全拘泥于字面表達(dá)。而在重復(fù)授權(quán)的審查過程中，無論是法律法規(guī)的層面，還是審查實(shí)踐的層面，都沒有規(guī)定可以采用慣用手段替換這一方式，實(shí)際上在審查過程中也是普遍采用字面相同的判斷方法。在這種情況下，具有同樣立法宗旨的兩個(gè)法條，對(duì)同樣性質(zhì)的事實(shí)進(jìn)行判斷卻采用不同的判斷標(biāo)準(zhǔn)，這明顯是不符合法律邏輯的，因此筆者認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定重復(fù)授權(quán)審查程序中“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重復(fù)授權(quán)的審查標(biāo)準(zhǔn)與后續(xù)無效及侵權(quán)程序的判斷標(biāo)準(zhǔn)不同

在后續(xù)的無效以及侵權(quán)訴訟的程序中，專利復(fù)審委員會(huì)和法院在對(duì)權(quán)利要求的內(nèi)容是否相同進(jìn)行判斷時(shí)，解釋權(quán)利要求的標(biāo)準(zhǔn)又有所不同?！秾＠ā返谖迨艞l第一款規(guī)定：“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。”最高人民法院起草的《關(guān)于處理專利侵權(quán)糾紛案件有關(guān)問題解決方案草案（征求意見稿）》第十六條規(guī)定：“人民法院依據(jù)《專利法》第五十六條第一款規(guī)定對(duì)專利權(quán)利要求進(jìn)行解釋時(shí)，即不能將專利保護(hù)范圍解釋為僅由權(quán)利要求的嚴(yán)格字面含義所限定，而說明書及附圖僅用于解釋權(quán)利要求中的含糊不清之處；也不能解釋為權(quán)利要求只是確定了一個(gè)總的發(fā)明核心，僅具指導(dǎo)作用，保護(hù)范圍擴(kuò)展到所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員通過閱讀說明書及附圖而理解的專利權(quán)人所期望的保護(hù)范圍。人民法院應(yīng)當(dāng)從上述兩種極端解釋的中間立場(chǎng)出發(fā)，使對(duì)權(quán)利要求的解釋能夠?yàn)閷＠麢?quán)人提供公平的保護(hù)，又能確保給予公眾以合理的法律穩(wěn)定性?！痹谇謾?quán)訴訟程序中，法院在對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行解釋時(shí)，還引入了另外一個(gè)比較重要的原則，即等同原則?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條規(guī)定明確了人民法院在判定專利侵權(quán)過程中適用等同原則?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條第二款指出：“被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含于權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍?！备鶕?jù)最高法院的一系列相關(guān)規(guī)定可以看出，在專利侵權(quán)訴訟程序中，法院對(duì)權(quán)利要求的解釋采用的是等同原則。而如上文所述，在重復(fù)授權(quán)的審查程序中，專利局采用的是嚴(yán)格的完全相同法。這種前后兩個(gè)程序在判斷標(biāo)準(zhǔn)上不一致的現(xiàn)狀，在實(shí)踐中引起了一系列的問題。因此，明確重復(fù)授權(quán)審查程序中，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，使其與后續(xù)的無效及侵權(quán)程序前后承接，是解決上述實(shí)踐中遇到的各種問題的關(guān)鍵。

申健與第一作者對(duì)本文貢獻(xiàn)相同，等同第一作者。

（作者單位：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局審查協(xié)作北京中心）