論專利創(chuàng)造性判斷中的對比文件

石必勝

對比文件中記載的沒有被無效宣告請求人指定作為現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案，也應(yīng)當是本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當能夠知曉的技術(shù)方案，可以用于界定本領(lǐng)域技術(shù)人員的技術(shù)水平，在創(chuàng)造性判斷中也應(yīng)當予以考慮。

在專利創(chuàng)造性判斷中，對比文件是一個重要的概念。在專利復(fù)審和專利審判中，很多當事人對對比文件還有錯誤認識。本文擬結(jié)合專利授權(quán)確權(quán)審判實踐中的情況，以及國外專利創(chuàng)造性判斷中的實踐情況，對專利創(chuàng)造性判斷中的對比文件進行研究。

一、現(xiàn)有技術(shù)與對比文件的關(guān)系

對比文件與現(xiàn)有技術(shù)是有關(guān)聯(lián)但不相同的概念，但我國有些行政判決和司法判決并未明確加以區(qū)分。例如，在北京市第一中級人民法院（2004）一中行初字第1007號熊以恒、馬家驥與國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會、大連市旅順石油機械設(shè)備廠涉及到名稱為“液力偶合器正車減速箱”的實用新型專利權(quán)無效行政糾紛案中，一審判決書中如此表述：“《審查指南》第四部分第六章2.2（2）關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)的數(shù)量規(guī)定：對于實用新型而言，一般情況下可以引用一篇或者兩篇現(xiàn)有技術(shù)評價其創(chuàng)造性。根據(jù)上述規(guī)定，在實用新型創(chuàng)造性審查中，審查指南并未禁止引用兩篇以上的現(xiàn)有技術(shù)來評價其創(chuàng)造性?！薄氨桓娌捎酶郊?、4作為現(xiàn)有技術(shù)并結(jié)合公知常識來評價本專利的創(chuàng)造性，并未違反上述規(guī)定?！痹谠撆袥Q書中，將“對比文件的數(shù)量”表述為“現(xiàn)有技術(shù)的數(shù)量”，將“一篇或者兩篇對比文件”表述為“一篇或者兩篇現(xiàn)有技術(shù)”，將“附件3、4作為對比文件”表述為“附件3、4作為現(xiàn)有技術(shù)”。這表明在實踐中常常在用語上沒有明確區(qū)分現(xiàn)有技術(shù)和對比文件?，F(xiàn)有技術(shù)公開的方式除了出版公開，還有使用公開。如果是出版公開，則現(xiàn)有技術(shù)所記載文獻則被稱為對比文件，對比文件是記載現(xiàn)有技術(shù)內(nèi)容的載體。美國《審查指南》第2141條第III的規(guī)定更加深入地指出，現(xiàn)有技術(shù)不能局限于被應(yīng)用的對比文件，還包括本領(lǐng)域技術(shù)人員的理解。

二、對比文件的全面理解

對比文件如果是專利說明書，其中往往會記載多項技術(shù)方案。在有的案件中，當事人往往會明確指出其中記載的哪些技術(shù)方案作為現(xiàn)有技術(shù)與爭議專利進行對比。在專利復(fù)審階段，如果對比文件中記載的技術(shù)方案，當事人沒有提及，是否能作為現(xiàn)有技術(shù)使用，在實踐中存在爭議。

在實踐中，一般對比文件中記載的技術(shù)方案有多個，具體以哪一個技術(shù)方案作為創(chuàng)造性評價的現(xiàn)有技術(shù)，需要予以明確。如果不明確，專利權(quán)人無法有針對性地進行答辯，可能導(dǎo)致專利復(fù)審委員會的行政程序不符合聽證原則。在北京市第一中級人民法院（2006）一中行初字第1384號、北京市高級人民法院（2008）高行終字第710號王訓(xùn)明與國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會、江蘇智思機械制造有限公司涉及到名稱為“一種煙片微波回軟的方法”的發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案中，一審法院認為：“但從口頭審理記錄表看，其僅籠統(tǒng)記載第三人主張以附件2與附件5結(jié)合評價本專利權(quán)利要求1、2的創(chuàng)造性，并沒有明確記載是以附件5中的哪部分內(nèi)容與附件2結(jié)合，因此在沒有相關(guān)證據(jù)予以證明的情況下，被告僅以原告及其出席口頭審理的代理人在口頭審理記錄表上簽字為由，主張原告已經(jīng)被告知了審查決定所采用的證據(jù)和證據(jù)的結(jié)合方式，原告就證據(jù)5中直接潤片回潮的技術(shù)方案已經(jīng)陳述了意見，沒有事實依據(jù)，本院不予支持?！币粚彿ㄔ阂虼顺蜂N專利復(fù)審委員會的決定，二審維持了一審的判決。

但在專利創(chuàng)造性判斷中，即使無效宣告請求人沒有將對比文件中記載的某些技術(shù)方案作為現(xiàn)有技術(shù)主張無效，但記載在對比文件中的技術(shù)方案應(yīng)當屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠掌握的現(xiàn)有技術(shù)，在創(chuàng)造性判斷中一律不予考慮并不符合對本領(lǐng)域技術(shù)人員的要求。在北京市第一中級人民法院（2010）一中知行初字第1250號、北京市高級人民法院（2010）高行終字第1507號西安安特高壓電器有限公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會、西安神電電器有限公司涉及到名稱為“可觸摸式過電壓保護器”的實用新型專利權(quán)無效行政糾紛案中，對比文件2說明書中文譯文第15頁第3段中的技術(shù)方案與本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案相同，但無效宣告請求人沒有據(jù)此處記載的技術(shù)方案主張本專利權(quán)利要求1不具備新穎性或者創(chuàng)造性，因此專利復(fù)審委員會在第14312號無效宣告請求審查決定中對該技術(shù)方案不予考慮。按照請求原則，該技術(shù)方案在本專利新穎性判斷中不予考慮是有法律依據(jù)的，但在創(chuàng)造性判斷中，判斷者不僅僅要考慮無效宣告請求人要求進行對比的技術(shù)方案，還應(yīng)當站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，全面考慮對比文件記載的全部技術(shù)方案，在對比文件2說明書中文譯文第15頁第3段已經(jīng)完全公開了本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當能夠知曉此技術(shù)方案，因此，本專利的技術(shù)方案相對于本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當是顯而易見的。如果對此不予理睬，反而認定本專利相對于本領(lǐng)域技術(shù)人員是非顯而易見的，就嚴重降低了本領(lǐng)域技術(shù)人員的認知標準。這個案例也從側(cè)面表明，即使是專利復(fù)審委員會的審查員，有時也沒有嚴格按照本領(lǐng)域技術(shù)人員的應(yīng)有標準在進行創(chuàng)造性判斷，往往只是依據(jù)當事人提供并指明的技術(shù)方案進行創(chuàng)造性判斷。

歐洲專利局對上述情形的處理有明確的規(guī)定。根據(jù)歐洲專利局上訴委員會已有的《案例法》，在T 56/87， OJ 1990， 188； T 768/90， T 223/94，T 115/96， T 717/96， T 414/98等案件中，歐洲專利局上訴委員會認為，正如本領(lǐng)域技術(shù)人員將會做的那樣，現(xiàn)有技術(shù)文獻中公開的技術(shù)應(yīng)當在整體上予以考慮。為了從中獲得區(qū)別于整個文獻的技術(shù)啟示的技術(shù)信息，將文獻中的某些部分從整個內(nèi)容中隔離出來是武斷的，不恰當?shù)摹Ｔ赥 95/90案中，歐洲專利局上訴委員會認為，如果沒有什么能夠阻止本領(lǐng)域技術(shù)人員那樣做，則應(yīng)當認為同一文獻中不同部分的內(nèi)容能夠被結(jié)合。

三、陳舊文獻與對比文件

在有的案件中，無效宣告請求人或?qū)＠麖?fù)審委員會使用的對比文件是多年前的文獻，在這種案件中，有當事人往往會主張過于陳舊的文獻不應(yīng)作為對比文件使用。陳舊文獻是否可以作為對比文件使用，歐洲專利局匯編的《判例法》中有較多的判例，可以為我國所借鑒。

原則上，任何《歐洲專利公約》第54（2）條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)都可以作為判斷創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)使用。因此歐洲專利局上訴委員會有些判例認為，可以使用陳舊的在先出版物作為最接近現(xiàn)有技術(shù)來認定客觀技術(shù)問題。在T 69/94案中，歐洲專利局上訴委員會也指出，《歐洲專利公約》第54（2）條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)包括所有可能被公眾接觸的技術(shù)，很明確地沒有時間限制。因此，一份出版日期在爭議專利的申請日20年前的文獻，其中陳舊技術(shù)在本技術(shù)領(lǐng)域不再使用，其中包含一項在爭議專利申請時的不被本領(lǐng)域技術(shù)人員認可的技術(shù)啟示，并不能簡單地被認為不能作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。在T 113/00案中，歐洲專利局上訴委員會指出對通過對陳舊的技術(shù)進行明顯的改進并不使已知的技術(shù)主題具備創(chuàng)造性。上訴委員會在T 153/97案中也明確指出，只是因為一個文件出版了30年本領(lǐng)域技術(shù)人員就不會使用它是沒有足夠合理的理由的。

然而，歐洲專利局上訴委員會在有些案例中認為有些對比文件因為技術(shù)太過時，或者因為有公知的缺陷以至于本領(lǐng)域技術(shù)人員甚至不會嘗試改進它，不能成為現(xiàn)實的起點。在T 1000/92案中，歐洲專利局上訴委員會并不同意選擇文獻（1）作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，因為在這份文件在發(fā)明申請日前30年左右就公開出版了，其中的方法有明顯的和公知缺陷，本領(lǐng)域技術(shù)人員不會試圖改進這樣一個陳舊的方法。在T 616/93案中，歐洲專利局上訴委員會也持相同觀點。歐洲專利局上訴委員會在T 1019/99案中并沒有認定一個專利優(yōu)先權(quán)日的5年前出版的一個對比文件不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，即使是在一個快速發(fā)展的技術(shù)領(lǐng)域例如數(shù)字圖像處理領(lǐng)域。即使對比文件的具體情況表明其出版后就被遺忘在角落里，但上訴委員會也認為可能存在各種難以想象的技術(shù)或者經(jīng)濟理由阻礙了對比文件出版后的及時應(yīng)用，5年時間并不算多，尤其是還要考慮對現(xiàn)有技術(shù)的教導(dǎo)的應(yīng)用。在另一個判例中，有一個對比文件已經(jīng)被本領(lǐng)域技術(shù)人員遺忘超過20年，從未被討論過，也沒有作為改進基礎(chǔ)使用過，事實上本領(lǐng)域技術(shù)人員不可能從中得到技術(shù)啟示，上訴委員會認為其不可能作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，不能用于作為確定客觀技術(shù)問題的基礎(chǔ)。

在美國，對比文件的年代并不足以成為反駁創(chuàng)造性認定的理由。在1977年美國的關(guān)稅與專利上訴法院審理的In re Wright案（569 F.2d 1124， 1127）中，關(guān)稅和專利上訴法院認為100年前的專利文件也能作為對比文件與其他對比文件結(jié)合以否定發(fā)明申請的創(chuàng)造性。在1988年Ex parte Meyer案（6 USPQ2d 1966）中，美國專利商標局的專利上訴委員會也認為對比文件之間的時間長度并不能否定二者之間結(jié)合的可能性。

四、小結(jié)

對比文件是記載有現(xiàn)有技術(shù)的載體，在實踐中既應(yīng)當注意二者的關(guān)聯(lián)，也應(yīng)當注意二者的區(qū)別。對比文件中記載的沒有被無效宣告請求人指定作為現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案，也應(yīng)當是本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當能夠知曉的技術(shù)方案，可以用于界定本領(lǐng)域技術(shù)人員的技術(shù)水平，在創(chuàng)造性判斷中也應(yīng)當予以考慮。一般來講，陳舊文獻應(yīng)當可以作為對比文件使用，但本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能夠從其中得到技術(shù)啟示，則不能一概而論，需要結(jié)合個案事實具體分析。