美國新型貿(mào)易壁壘

一、案情簡介 2006年3月，Crocs公司向ITC起訴，主張Double Diamond 、Distribution Ltd等11家公司違反美國關(guān)稅法第337條規(guī)定，被告制造并進口到美國的運動休閑涼鞋，侵害美國6，993，858號（下稱858號）發(fā)明專利和美國D517，789（下稱789號）設(shè)計專利（見圖1），構(gòu)成不公平競爭行為。2008年4月，行政法官認為，858號專利不具有非顯而易見性，宣告該專利無效，被控侵權(quán)產(chǎn)品未侵害，789號設(shè)計專利，且認為Crocs公司沒有達到“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”的實施高度。原告Crocs公司不服，向ITC申請復(fù)核，但ITC維持原決定。2008年9月原告Crocs公司向CAFC提起上訴。 ITC與CAFC的主要爭議點在于：858號專利是否具有非顯而易見性、被告產(chǎn)品是否侵害789號設(shè)計專利以及由此衍生的是否符合“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”。 CAFC認為，858號專利制造出新形態(tài)、不上腳跟的鞋型，應(yīng)具備非顯而易見性，ITC不能僅以“各技術(shù)特征已分別存在于現(xiàn)有技術(shù)中”為由否定其非顯而易見性，原告Crocs公司使用的858號專利制造的Beach、Cayman和Kids Cayman款在商業(yè)上獲得重大的成功，可以推斷該專利在現(xiàn)有技術(shù)上的研發(fā)具備非顯而易見性。CAFC在判決中批評ITC在判斷是否侵害789設(shè)計專利時，認為ITC過度的強調(diào)了二者的細微差異對整體視覺效果的影響，背離一般觀察者的常識。CAFC認為原告Crocs公司自身產(chǎn)品雖然與789號設(shè)計專利在細節(jié)上有所不同，但二者仍為相似的外觀設(shè)計，因此原告Crocs公司應(yīng)當(dāng)已經(jīng)符合“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”，要求ITC重新審理。 圖1：789號設(shè)計專利（左），Crocs Beach（右） 2012年2月12日，ITC做出最終裁決，認為被告違反“337條款”，判令被告賠償，同時還發(fā)出停止令和普遍排除令。 二、“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”的適用標準 Crocs案是一個典型的由于在337調(diào)查中涉及專利而被處以重罰的案例。從337調(diào)查開始實行至今，已發(fā)起851起，多數(shù)案件涉及專利，少數(shù)涉及注冊商標與版權(quán)，極少數(shù)涉及未登記的知識產(chǎn)權(quán)如商業(yè)外觀或商業(yè)秘密（見表1）。 表1：377調(diào)查涉及內(nèi)容表 337條款（1994年法，下同）規(guī)定：以不公平競爭方式和不公平行為將貨物進口到美國，由其所有人、進口人、收貨人及其代理人在美國銷售，對某產(chǎn)業(yè)造成實質(zhì)損害或損害威脅，或阻礙該產(chǎn)業(yè)的建立，或限制和壟斷商業(yè)貿(mào)易，這種不公平競爭方式和不公平行為即屬非法。即一旦違反337條款的基本要件：（a）訴訟案件存在不公平競爭方法或行為；（b）訴訟案件包含產(chǎn)品的進口或進口產(chǎn)品的銷售；（c）不公平行為損害了美國國內(nèi)已經(jīng)存在或正在形成的產(chǎn)業(yè)。ITC或申訴方都可以提交啟動“337調(diào)查”的申請。 Crocs案中，ITC在一審和復(fù)核時認為原告沒有達到“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”的實施高度，而CAFC在二審時卻又以認為原告Crocs公司達到了“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”高度為由駁回重審，最終ITC認定被告違反337條款，判令被告賠償，同時還發(fā)出停止令和普遍排除令。可見在337條款中，對于“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”判定的重要性。 337條款對美國“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”定義如下：（a）對工廠和設(shè)備有重要（significant）投資；（b）重大雇傭勞工及投入資金；或（c）對知識產(chǎn)權(quán)的開發(fā)利用有相當(dāng)程度的投資，包括設(shè)計、研究開發(fā)、授權(quán)使用或許可（licensing）。其中，（a）（b）兩項是對重大投資標準（significant）的規(guī)定，（c）項是對實質(zhì)性投資標準（licensing）的規(guī)定，只需符合上述條件之一即可達到“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”的實施高度。相對于（a）（b）項而言，（c）項的標準顯然更容易達到。 1、重大投資標準（significant）。大多數(shù)情況，在美國制造產(chǎn)品的美國公司可以滿足技術(shù)和經(jīng)濟要求。但337調(diào)查并非只有美國企業(yè)可以發(fā)起。近年來，外國公司向ITC起訴外國公司，甚至外國公司起訴美國公司的情況越來越多。一個重要的判斷方式是將申訴方的與被訴知識產(chǎn)權(quán)使用相關(guān)的外國活動與國內(nèi)活動的性質(zhì)和意義進行比較，如與國內(nèi)活動相比，外國活動數(shù)量上要大的多，那么國內(nèi)活動就不能認為是重大的投資，除非國內(nèi)活動對整體運營非常關(guān)鍵。 以特定陶瓷電容器及其內(nèi)產(chǎn)品一案為例，原告必須首先證明在美國進行了重大投資。ITC最終認定：原告為跨國集團，其于美國境內(nèi)進行的投資涉及上百專利的組合，投資與涉案專利關(guān)聯(lián)微弱（判定因素見表2），且在美國境內(nèi)無其他研究或發(fā)展活動，更無如技術(shù)指導(dǎo)的附加授權(quán)活動，因此該授權(quán)投資未達重大程度，未達到“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”高度。 表2：判定涉案專利與組合專利的關(guān)聯(lián)程度的因素表 實際上，這一標準是一雙刃劍。對于美國本土企業(yè)而言，固然增加了受到保護的機會，但是對于外國公司，也增加了應(yīng)對競爭者包括美國本土公司的對策。如果應(yīng)用得當(dāng)，外國公司一旦達到了“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”高度，可以反客為主，轉(zhuǎn)而利用337條款打擊其他外國廠商甚至美國國內(nèi)廠商。 2、實質(zhì)性投資標準（licensing）。這一規(guī)定是針對知識產(chǎn)權(quán)的開發(fā)利用有相當(dāng)程度的投資，但開發(fā)利用者在美國境內(nèi)并無相關(guān)的制造或服務(wù)行為。其目的在于鼓勵知識產(chǎn)權(quán)的所有者（如大學(xué)）積極將其知識產(chǎn)權(quán)授予生產(chǎn)商。相對重大投資標準，達到這一標準要容易得多。在考量實質(zhì)性標準時，ITC 不會像重大投資標準那樣與外國活動進行比較而得出結(jié)論，相反，它會考慮與知識產(chǎn)權(quán)利用相關(guān)活動中國內(nèi)投資的絕對數(shù)量。實踐中，一個申訴者可以以更少的國內(nèi)投資活動滿足實質(zhì)性投資標準。 以Crocs案為例，CAFC最終認定：由于原告的產(chǎn)品應(yīng)用了789號設(shè)計專利的外觀（雖有細微區(qū)別，但兩者仍然是極為相似），即該專利已經(jīng)被實際應(yīng)用，達到了“設(shè)計、研究開發(fā)或授權(quán)使用”的程度，符合“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”。從該案可以發(fā)現(xiàn)，“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”中的“知識產(chǎn)權(quán)的開發(fā)利用”，不僅包括本專利的實施，還包括與本專利相似的專利的實施。此外，值得注意的是，僅許可專利使用本身也可符合（c）項的規(guī)定。在特定半導(dǎo)體集成電路元件一案中， 申訴方在國內(nèi)僅雇傭了幾名員工，專門從事監(jiān)督和拓展其專利許可的活動，ITC最終認定：不必證明專利的實際實施，由于申訴者已經(jīng)做出實質(zhì)性投資來許可專利，因此符合“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”。也就是說，就（c）項規(guī)定的“設(shè)計、研究、開發(fā)或者許可”，法官在審理時的解釋和認定都是比較寬松的。也正由于增加了實質(zhì)性投資標準，無形中降低了“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”的適用標準， 擴張了337條款的保護范圍。事實上，這正是美國貿(mào)易政策轉(zhuǎn)向保守的一種體現(xiàn)。表面上宣稱是為了保護知識產(chǎn)權(quán)，并且賦予其形式上的合法性，實際上，這是一種新的貿(mào)易保護手段，達到了限制進口和保護本國產(chǎn)業(yè)的目的，這種新型的知識產(chǎn)權(quán)貿(mào)易壁壘遠比之前的關(guān)稅壁壘更為隱蔽和更難以對付。對于這一標準，應(yīng)當(dāng)引起我國的重視。 三、337調(diào)查對訴訟雙方的影響 1、對原告而言，337調(diào)查有其特殊的優(yōu)勢。 （1） 337調(diào)查比反傾銷調(diào)查在程序上更為簡捷。 337調(diào)查一般不超過15個月，只在ITC里進行，而且原告只需證明進口產(chǎn)品對它的知識產(chǎn)權(quán)構(gòu)成侵權(quán)，對已頒證的專利以及注冊的商標或著作權(quán)，甚至不需證明損害。反傾銷調(diào)查的案子即使在ITC與美國商業(yè)部仲裁確定之后仍有年審， 每五年還有日落審查，持續(xù)十幾年很普遍，一般還需要整個行業(yè)的支持。所以337調(diào)查與反傾銷調(diào)查相比，難度低、訴訟成本低、程序簡捷。 （2）337調(diào)查的打擊面大于一般法院中的侵權(quán)訴訟。 在337調(diào)查中勝訴的原告，可以有效地阻止不正當(dāng)競爭者的貨物進入美國，這不僅限于被告，有時(在普遍排除令中)甚至包括非被告的產(chǎn)品。但在侵權(quán)訴訟中，針對的僅是被告已進入美國的產(chǎn)品。 由于337調(diào)查具有以上特點，它成為美國原告阻止競爭者的貨物進入美國的最省錢省時的法律途徑。換言之，如果一個美國企業(yè)感到其他國家某類產(chǎn)品的競爭壓力，它可以單獨發(fā)起337調(diào)查，一年零半個月就達到將所有這類其他國家的產(chǎn)品都排除在美國境外的目的。 2、對被告而言，敗訴的后果是極為嚴重的。 在美國一般法院的侵權(quán)訴訟中，其他國家的被告可以不應(yīng)訴，即使對方拿到缺席判決，也只是針對涉及該案的產(chǎn)品，并不影響被告企業(yè)向另一進口商出售同一產(chǎn)品，原告獲得的賠償判決也無法在其他國內(nèi)執(zhí)行。但是，在337調(diào)查中敗訴的被告將失去美國市場的訂單，這對企業(yè)的影響將是巨大的。 四、應(yīng)對337調(diào)查的啟示 過去10年中，中國已連續(xù)7年位居337調(diào)查涉案國家（地區(qū)）的首位。在中國已加入WTO 而無法實施關(guān)稅壁壘的今天，非關(guān)稅的知識產(chǎn)權(quán)貿(mào)易壁壘已經(jīng)并將繼續(xù)成為中國企業(yè)產(chǎn)品進入美國市場時必須正視和面對的現(xiàn)實。因此，更應(yīng)當(dāng)注重對337條款內(nèi)容的研究，提高對337條款的認識和理解。本文是筆者對“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”的理解，因此亦從這方面得出一些針對337條款的應(yīng)對啟示： 1、建立和加強預(yù)警機制，完善相關(guān)法律。 可以說“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”標準的制定和重要修改（見表3），都過分關(guān)注了國家利益，其目的都是為美國企業(yè)能在競爭中更占優(yōu)勢，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的適用與美國經(jīng)濟形勢緊密相關(guān)，已經(jīng)成為一種新的、更有效的貿(mào)易保護手段。337條款誕生于1929-1933年美國經(jīng)濟大蕭條中，337調(diào)查的數(shù)量在歷史上有兩個高峰期，1983年的43件，以及2010年的56件、2012年的69件（見圖2），均是美國經(jīng)濟發(fā)生危機且尚未復(fù)蘇的關(guān)鍵時間。

對這種形式上合法的知識產(chǎn)權(quán)貿(mào)易壁壘，尤其在目前美國經(jīng)濟尚未完全復(fù)蘇之際，不能排除ITC 降低國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件的適用標準甚至提出對美國企業(yè)更為優(yōu)勢的適用標準，從而阻礙競爭企業(yè)進入美國市場。我國政府和企業(yè)首先應(yīng)時刻警惕“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”標準的修改，建立預(yù)警機制，密切關(guān)注美國市場對我國出口產(chǎn)品的相關(guān)反應(yīng)，分析對我企業(yè)所持態(tài)度，及時發(fā)布相關(guān)修改要點，盡可能減少信息不對稱和時空差距帶來的失誤判斷或經(jīng)濟損失。 在加強防御的同時，也應(yīng)當(dāng)適時考慮如何保護我國企業(yè)，可以進一步完善相關(guān)的法律。許多遭遇337調(diào)查較為頻繁的國家或地區(qū)也積極地采用這一方式進行應(yīng)對，例如歐盟就通過WTO的爭端解決機制來對337條款的“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”等提出了挑戰(zhàn)。我國的《對外貿(mào)易法》雖然賦予了知識產(chǎn)權(quán)的持有人有權(quán)對侵權(quán)進口產(chǎn)品提起訴訟，但是并不完善，沒有表明這種調(diào)查將如何進行，或者將采取何種措施。政府和相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)補充制定詳細的操作規(guī)則，對侵權(quán)進口產(chǎn)品等進行明確區(qū)分，從而使我國企業(yè)也能通過法律來應(yīng)對國外企業(yè)的不正當(dāng)競爭行為。 2、強化我國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)意識，提高運用能力。 在二十世紀七八十年代，許多日本公司也曾頻頻遭受337調(diào)查，并付出了巨大代價。從90年代開始，他們加大專利網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)，對于重要專利和競爭企業(yè)可能運用到的相關(guān)專利，在全球主要貿(mào)易區(qū)域都進行了申請或注冊。在美國建立了自己的知識產(chǎn)權(quán)保護網(wǎng)之后，學(xué)會了利用337條款中的“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”這一前提，通過自身在美國的大量投資和專利網(wǎng)絡(luò)，變被動為主動，頻頻向ITC提請337調(diào)查，打擊其他國家乃至美國的競爭對手。從美國同日本的專利訴訟來看，最后大多以互相交換、互相許可專利為結(jié)局，即“專利交叉許可”。由此，雙方不但無需支付高額的訴訟費，還可形成默契，共同來穩(wěn)固市場地位。日本的經(jīng)驗，對于我國企業(yè)而言，很有借鑒意義，可以說是以保護來應(yīng)對競爭，以保護來促進發(fā)展。 隨著中國對美國出口商品結(jié)構(gòu)的層次不斷提高，科技含量較高的機電產(chǎn)品的出口比重正在快速提高，337調(diào)查敗訴的影響也越來越大。中國企業(yè)也應(yīng)當(dāng)學(xué)會以保護來應(yīng)對競爭，以保護來促進發(fā)展，通過保護這種手段，達到發(fā)展這一目標。在保護上，不但要完善企業(yè)自主知識產(chǎn)權(quán)的開發(fā)、管理和保護制度，也要防范自己的知識產(chǎn)權(quán)被假冒、非法利用，還要防止和避免在自己的產(chǎn)品中非法冒用或侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)，從而引起不必要的訴訟。企業(yè)應(yīng)當(dāng)投入資金發(fā)展自有知識產(chǎn)權(quán)，不斷提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力和專利防御能力；應(yīng)當(dāng)加大對本國以及其他國家專利網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，對于核心專利，不但要在本國進行相關(guān)專利申請，還要在美國申請。通過自己的自主知識產(chǎn)權(quán)和在美國的專利網(wǎng)絡(luò)，學(xué)會利用“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”對其他國家有利的方面，正面應(yīng)對337調(diào)查。