透析跨國交易中的知識產權盡職調查

蘋果與唯冠的iPad商標爭奪戰(zhàn)已經進入白熱化，一旦廣東高院二審駁回蘋果公司的上訴請求，意味著蘋果公司必須立即停止在中國大陸銷售帶有iPad商標的產品，并且可能面臨巨額的民事索賠和工商行政管理部門的行政處罰?？芍^牽一發(fā)、動全身，一著不慎，滿盤皆輸。 蘋果公司為獲得iPad商標使用權，實則煞費苦心。蘋果公司在英國與唯冠iPad商標爭奪戰(zhàn)中敗訴后，轉而成立英國IP Application Development公司（簡稱英國IP公司）。英國IP公司以iPad商標與其企業(yè)名稱縮寫一致為由，向唯冠公司要約收購全球iPad商標?？梢?，蘋果公司在與唯冠展開iPad商標交易談判之前，已做精心準備，然而其知識產權盡職調查工作并非盡善盡美，正由于在某些細節(jié)的疏忽，導致其陷入了目前的窘迫境地。這場iPad商標爭奪戰(zhàn)，是否本應可以避免？ 一、知識產權盡職調查的內容 在企業(yè)IPO申請、企業(yè)并購、融資、知識產權定向收購等領域，均需要完成專業(yè)的知識產權盡職調查。在跨國交易中，由于各國知識產權制度不盡相同，知識產權權利本身具有復雜性、專業(yè)性等特點，知識產權盡職調查更是不可或缺的步驟。蘋果公司與唯冠公司之間的iPad商標轉讓交易，即為典型的跨國知識產權定向收購案例。根據收購方不同的交易目的，知識產權盡職調查內容側重各有不同，范圍基本相同。 1、知識產權法律環(huán)境 知識產權具有地域性特征，各國往往根據本國法律給予在本國注冊登記的專利權、商標權等知識產權進行排他性保護。各國立法在知識產權的申請、歸屬、有效期、轉讓、出口、交易等方面均有不同規(guī)定。例如，中國實行的是商標先注冊制度，美國實行的是商標先使用制度。因此，知識產權盡職調查，首先必須了解作為收購標的的知識產權所在地的法律環(huán)境，否則無從入手。如果脫離本地的知識產權法律環(huán)境進行盡職調查，必然得出錯誤的調查結論。正因如此，知識產權盡職調查必須委托精通本地知識產權法律制度的律師進行，通常即為知識產權所在地的本國律師。 從唯冠一審代理律師披露的信息得知，蘋果公司在企圖收購唯冠公司iPad商標過程中，組織了龐大的律師團，包括美國律師、英國律師、香港律師、臺灣律師。然而，美國、英國、香港、臺灣為各自獨立的法域，知識產權法律制度各不相同，與我國大陸的知識產權法律制度也存在明顯差異。蘋果公司期望收購中國大陸的iPad商標，如果事先獲取了中國大陸知識產權律師的專業(yè)法律意見，或許可以避免陷入目前的糾紛泥潭。此為蘋果公司失誤之一。 2、知識產權權利歸屬 知識產權權利歸屬調查，其重要性體現在兩方面：首先，知識產權權利主體復雜，包括申請人、專有權人、被許可人、共有人、質押權利人等。識別清楚具體的權利主體類型，有助于識別該權利主體在權利行使內容、范圍、期限等方面的具體界限。這些信息與知識產權權利的市場價值、有效性密切相關，甚至直接關系到交易價格、交易有效性。其次，明確知識產權權利主體也是確定交易相對方的首要前提。如果與無權處分方簽署知識產權轉讓協(xié)議或者許可協(xié)議，必然導致收購目的落空，導致協(xié)議無效或者不具有約束力。 在蘋果公司與唯冠的iPad爭奪戰(zhàn)中，這一點尤為明顯。深圳唯冠的主要抗辯理由即是臺灣唯冠并非大陸iPad商標的專有權人，無權擅自出讓大陸iPad商標。而蘋果公司雖然事先明知深圳唯冠是大陸iPad商標的專有權人，但依然與臺灣唯冠代表簽署了商標轉讓協(xié)議，并未要求深圳唯冠出具明確的授權轉讓文件，令人匪夷所思。此為蘋果公司失誤之二。 3、知識產權的有效性 知識產權的有效性調查包括三大方面：首先，對于知識產權申請權，尤其是專利申請權、商標申請權，必須評估該申請能否獲得當地政府的批準授權。根據其風險大小、不確定性，評估該知識產權收購的必要性、對價金額大小和交易風險高低。其次，對于已經獲得政府授權的專利權、商標權，需要關注是否存在訴訟、爭議程序，是否存在被當地政府或者司法部門撤銷、變更的可能性。再次，對于已經獲得政府授權的專利權、商標權，是否存在對外許可協(xié)議、被許可協(xié)議、交叉許可協(xié)議，從而判斷是否存在限制權利人的轉讓、許可和行使的可能性及其限制范圍。第四，需要關注是否存在質押、司法查封等權利限制。 2009年12月，英國IP公司與臺灣唯冠公司簽署了商標轉讓協(xié)議，蘋果公司理應通過盡職調查得知深圳唯冠已在大陸陷入財務危機及巨額債務訴訟之中，深圳唯冠可供變現的財產所剩無幾。與臺灣唯冠簽署商標轉讓協(xié)議之后，英國IP公司當務之急是將大陸iPad商標轉讓至英國IP公司名下，其應當立即著手與深圳唯冠簽署商標轉讓協(xié)議，并前往我國商標局辦理相關轉讓手續(xù)。但是，英國IP公司在2010年4月將尚未過戶到其名下的商標以10英鎊的價格與蘋果公司先行簽署了商標轉讓協(xié)議。而大陸的iPad商標于2010年3月被深圳法院裁定查封，查封期間該商標不得轉讓。蘋果公司由此錯過了辦理商標轉讓手續(xù)的最佳時機。此為蘋果公司失誤之三。 4、知識產權期限、內容 知識產權的專有權均有一定的年限限制。例如，在我國大陸發(fā)明專利權為20年，實用新型專利權和外觀設計專利權為10年，商標權為10年。盡職調查的基本內容之一，是明確知識產權專有權的剩余年限、是否可以申請續(xù)展延長保護期限。例如，我國大陸允許商標權人在注冊商標權10年保護期屆滿后6個月內再申請延長10年。 知識產權的內容同樣是盡職調查中不可或缺的事項。根據我國大陸的商標法，注冊商標一般僅在注冊類別和相似類別獲得保護，除非達到馳名的程度才可能獲得跨類保護。對于專利權而言，每一項權利要求的內容，是否是收購方所期待獲得的技術方案，是否是涵蓋了出讓方實際經營中的核心技術，是否符合專利三性從而具有穩(wěn)定性，都是盡職調查需要完成的事項。 5、知識產權的市場價值 知識產權的市場價值絕非穩(wěn)定不變，相反，其市場價值受內在、外在兩方面因素影響而具有相當的不穩(wěn)定性，例如：1）權利本身的穩(wěn)定性、完整性、壟斷性、先進性；2）權利行使的合法性、便利性；3）可替代性；4）權利的有效期限。 對于知識產權市場價值的判斷，對于出讓方和收購方同樣意義重大，但有時兩者會出現偏差。對于知識產權的市場價值評估，在我國大陸已經出臺操作指引——《專利資產評估指導意見》（中國資產評估協(xié)會2008年發(fā)布）、《資產評估準則——無形資產》（財政部2008年發(fā)布），主要采用市場法、成本法、收益法等方式評估。 在蘋果公司與唯冠的iPad商標爭奪戰(zhàn)中，蘋果公司為了低價成功收購iPad商標，刻意注冊了英國IP公司，虛構了收購意圖，隱瞞了真實的收購方身份。蘋果公司的這一收購策略導致唯冠公司對iPad商標的市場價值出現誤判，得以3.5萬英鎊的低價受讓了唯冠公司擁有的10個全球iPad商標。或許正因為對價的不對等，唯冠事后發(fā)難蘋果公司，拒絕出讓中國大陸的iPad商標。據悉，深圳唯冠目前已向位于圣克拉拉(Santa Clara)的加州最高法院(Superior Court of the State of California)提起訴訟，指控蘋果公司在2009年12月收購iPad商標權交易中存在欺詐。 二、知識產權盡職調查的步驟 1、組建知識產權盡職調查專業(yè)團隊。知識產權盡職調查是一項專業(yè)性極強的工作。參與盡職調查的人員不僅需要了解當地的知識產權法律制度，有時需要掌握知識產權技術背景，掌握知識產權價值評估方法。因此，一個成熟的知識產權盡職調查團隊，至少應當包括精通當地知識產權法律制度的律師，有時需要掌握專利技術背景的技術人員、可以準確評估知識產權市場價值的評估師參與。而整個盡職調查團隊，一般由律師主導并統(tǒng)籌調查事項，最終向當事人提交盡職調查報告。 如前所述，如果蘋果公司的盡職調查團隊中包含中國大陸的專業(yè)知識產權律師，很有可能可避免出現與臺灣唯冠約定轉讓中國大陸iPad商標的低級失誤，也可能會充分意識到大陸iPad商標轉讓的手續(xù)、流程和生效時間節(jié)點的重要性和緊迫性。 2、制訂知識產權盡職調查計劃。知識產權律師將結合收購方的收購目的、預算等因素，負責制訂一份詳細的盡職調查計劃。這份計劃至少包括以下內容：1）被調查主體對象，例如明確調查哪些主體，包括交易相對方公司本身、母公司、子公司等關聯主體，發(fā)明人、設計人、管理層、甚至配偶、子女等個人關聯主體；2）被調查權利對象，明確調查哪些知識產權，例如明確專利權、商標權、版權、商業(yè)秘密等知識產權的一項、多項或者全部范圍；3）調查時間進度；4）被收購方配合義務，例如需要被收購方披露哪些信息、提供哪些文件資料；5）重點調查事項，一般為此次交易中需要特別關注的事項，例如是否存在隱名關聯方權利人、專利技術是否符合收購目的；6）調查團隊內部人員分工；7）與委托方（即收購方）的溝通日程計劃。 3、實施知識產權盡職調查計劃。在實施過程中，調查團隊的基礎性工作為檢索、整理、審核有關知識產權書面文件資料。同時，調查團隊還需進行實地調查，以便核實知識產權權利的實施、使用情況，保密保管情況。有時，要求調查團隊與被收購方的發(fā)明人、設計人進行溝通，以便進一步核實知識產權的權利歸屬、穩(wěn)定性、創(chuàng)造性。 4、出具知識產權盡職調查報告。盡職調查報告應當載明知識產權調查的時間節(jié)點、范圍、對象、步驟、方法、知識產權現狀、存在問題、潛在風險、市場價值等內容。如有必要，報告中應當提出專業(yè)性建議和解決方案，以便收購方全面、準確地了解相對方的知識產權現狀以及交易風險，判斷是否能達到自己的收購目的，權衡收購對價金額。 三、結語 在當前全球經濟并購浪潮之中，無論是國外企業(yè)并購國內企業(yè)，中國企業(yè)走出去并購境外企業(yè)，亦或是跨國知識產權定向收購，知識產權盡職調查都應是盡職調查中的一項重要內容。從蘋果公司與唯冠iPad商標爭奪戰(zhàn)，我們深刻體會到知識產權盡職調查的重要性、必要性和專業(yè)性。蘋果公司顯然意識到了盡職調查的必要性，但遠未充分認識到重要性和專業(yè)性。無論是企業(yè)，還是法律專業(yè)人士，均可從此案例中汲取教訓和經驗。