“修改不得超范圍”原則法律論爭的若干問題

王翠平 于立彪 曹正建

“修改不得超范圍”原則法律論爭的若干問題

王翠平 于立彪 曹正建

《專利法》第33條規(guī)定了“修改不得超范圍”原則。但如何理解和適用該原則，專利審查部門與實(shí)務(wù)界在此原則上存在分歧與爭論。例如，關(guān)于《專利法》第33條的立法目的之爭；關(guān)于如何理解“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”之爭；關(guān)于修改原則與修改方式、修改時(shí)機(jī)之爭；關(guān)于修改與“禁止反悔”原則的關(guān)系之爭等。從專利法的原理體系出發(fā)，針對上述法律論爭做出簡要介紹與評論，以期業(yè)內(nèi)全面探討“修改不得超范圍”原則。

《專利法》第33條 “修改不得超范圍”原則 “禁止反悔”原則

目前的審查實(shí)踐中，凡是遇到修改，審查員通常以“修改超范圍”來反對。在上述杯子的方案中，假如說明書“一口氣”寫出了包含各種新技術(shù)、新材料的杯子，而不是分層次給出各個(gè)具體實(shí)施例，對于申請日以后提出修改的權(quán)利要求，例如申請人發(fā)現(xiàn)申請日前的現(xiàn)有技術(shù)中，還不曾有保溫杯或磁化杯出現(xiàn)，更不用說說明書中所公開的更復(fù)雜的杯子了，但改寫成保溫杯或磁化杯的權(quán)利要求，常常被認(rèn)為是“超范圍”。

上述兩種觀點(diǎn)中，“形式缺陷論”對修改的理解有些機(jī)械。如果修改僅限于形式表達(dá)，那么又有何必要進(jìn)行修改呢？換句話說，改與不改，沒有本質(zhì)差別。這樣的修改“權(quán)利”實(shí)質(zhì)上名存實(shí)亡。而對于“調(diào)整保護(hù)范圍論”，反對者以“超范圍”為由來反對。最高人民法院在2011年就《專利法》第33條的理解與適用先后做出三份裁定，其中的“墨盒案”④即：關(guān)于“氨氯地平、厄貝沙坦復(fù)方制劑”的03150996.7號發(fā)明專利無效請求案的(2011)知行字第17號行政裁定書；關(guān)于“一種既可外用又可內(nèi)服的礦物類中藥”的第00113917.7號發(fā)明專利申請案的（2011）知行字第54號行政裁定書；關(guān)于“申請?jiān)賹徣肃崄喞c被申請人國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會、精工愛普生株式會社專利無效行政訴訟案”案最高法院（2010）知行字第53號裁定書。，專利復(fù)審委員會認(rèn)為“鑒于以申請日區(qū)分現(xiàn)有技術(shù)的規(guī)定的存在，專利申請人不能在確定申請日之后再將申請文件所載明的技術(shù)方案內(nèi)容作出變化?！边@實(shí)際上是假設(shè)了“技術(shù)內(nèi)容作出變化就一定超范圍”的前提。如果能證明這一假設(shè)前提是不成立的，則可以證明“調(diào)整保護(hù)范圍論”是體現(xiàn)《專利法》第33條的立法本意的。

實(shí)務(wù)上，要求申請人一次性寫出保護(hù)范圍適當(dāng)?shù)臋?quán)利要求，是不符合專利法原理的過分要求，這實(shí)際上涉及說明書與權(quán)利要求書之間的關(guān)系與分工。專利法原理對說明書的要求是“充分公開”到能夠使本領(lǐng)域技術(shù)人員來實(shí)現(xiàn)、滿足這一要求的說明書，其撰寫的正確性就是無可厚非的。而權(quán)利要求的作用是基于說明書的充分公開來界定保護(hù)范圍，也即權(quán)利要求書要得到說明書的支持。因此，能夠得到說明書支持的權(quán)利要求，就是合格的。但值得注意的是，基于“充分公開”的說明書支持的權(quán)利要求撰寫，可能是多種多樣的，但都是符合專利法要求的。故不管權(quán)利要求寫成什么樣子，只要是得到說明書支持并滿足一定形式上要求的，都是《專利法》第33條賦予申請人的正當(dāng)權(quán)利。在上述的杯子中，假設(shè)說明書給出的是最全面最復(fù)雜的實(shí)施例，就難以否認(rèn)其包含了更多的簡單實(shí)施例，體現(xiàn)多個(gè)較為簡單技術(shù)方案的“集合”。申請人在提出申請后，根據(jù)其對現(xiàn)有技術(shù)的進(jìn)一步掌握和判斷，發(fā)現(xiàn)可以體現(xiàn)出多個(gè)稍簡單些的技術(shù)方案，故通過修改權(quán)利要求重新調(diào)整保護(hù)范圍，將原先“集合”的技術(shù)方案調(diào)整為“分立”的多個(gè)技術(shù)方案，這也是“技術(shù)內(nèi)容的變化”?？梢?，“調(diào)整保護(hù)范圍論”的本質(zhì)是“權(quán)利說”，而“形式缺陷論”在表面上也允許申請人修改，但本質(zhì)上卻是“限制說”，即將修改限制在一些表面上的缺陷上。

二、如何理解“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”的爭論

《專利法》第33條中“不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”的表述，正是“修改不得超范圍”名稱的由來。何謂“記載的范圍”？對此有兩種觀點(diǎn)：一種觀點(diǎn)認(rèn)為⑤見《專利審查指南》第2部分第8章5.2.1.1，知識產(chǎn)權(quán)出版社2010年1月出版，第243頁。，所謂“記載的范圍”，是指“原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容?！绷硪环N觀點(diǎn)認(rèn)為⑥見注④的最高法院（2010）知行字第53號行政裁定書，第31頁。：“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍應(yīng)該包括如下內(nèi)容：一是原說明書及其附圖和權(quán)利要求書以文字或者圖形等明確表達(dá)的內(nèi)容；二是所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過綜合原說明書及其附圖和權(quán)利要求書可以直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容。只要所推導(dǎo)出的內(nèi)容對于所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員是顯而易見的，就可認(rèn)定該內(nèi)容屬于原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍?！?/p>

比較兩種觀點(diǎn)可以看出，兩者的共同點(diǎn)是，都認(rèn)可“原說明書及其附圖和權(quán)利要求書以文字或者圖形等明確表達(dá)的內(nèi)容”屬于“記載的內(nèi)容”；而不同點(diǎn)在于：前者認(rèn)為“根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”才屬于“記載的內(nèi)容”，而后者認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員“通過綜合原說明書及其附圖和權(quán)利要求書可以直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容”也屬于“記載的內(nèi)容”。一個(gè)說法是“直接地、毫無疑義地確定”，一個(gè)說法是“直接、明確推導(dǎo)出”，兩者之間的分歧很大。

上述兩種觀點(diǎn)，本文分別簡稱其為“確定論”和“導(dǎo)出論”。無論是“確定論”還是“導(dǎo)出論”，都認(rèn)為其符合《專利法》第33條的立法目的的。最高人民法院在“墨盒案”中給出的說理是：“基于前述立法目的，對于‘原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍’，應(yīng)該從所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員角度出發(fā)，以原說明書和權(quán)利要求書所公開的技術(shù)內(nèi)容來確定。凡是原說明書和權(quán)利要求書已經(jīng)披露的技術(shù)內(nèi)容，都應(yīng)理解為屬于原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。既要防止對記載的范圍作過寬解釋，乃至涵蓋了申請人在原說明書和權(quán)利要求書中未公開的技術(shù)內(nèi)容，又要防止對記載的范圍作過窄解釋，對申請人在原說明書和權(quán)利要求書中已披露的技術(shù)內(nèi)容置之不顧?！?/p>

有文章⑦宋獻(xiàn)濤、劉國偉：《關(guān)于專利文件修改超范圍的法律思考》，http://allenemy.fyfz.cn/art/824943.htm。針對“記載的范圍”，從立法解釋的視角做了探討。在1992年修改的《專利法實(shí)施細(xì)則》中，其第43條第1款規(guī)定：“依照本細(xì)則第42條規(guī)定提出的分案申請，可以保留原申請日，享有優(yōu)先權(quán)的，可以保留優(yōu)先權(quán)日，但是不得超出原申請公開的范圍?！?請注意，細(xì)則的表述是“不得超出原申請公開的范圍”，而沒有用“記載的范圍”。與之配套的《審查指南（1993）》第2部分第6章中的3.2之（5）也重申了“修改不得超出原申請公開的范圍”。

可見，在當(dāng)時(shí)，認(rèn)為“記載的范圍”就是“公開的范圍”，也就是說，與《專利法》第59條所規(guī)定的“保護(hù)范圍”是一個(gè)性質(zhì)的。其共同的關(guān)鍵詞都是“范圍”。但從“確定論”和“導(dǎo)出論”的論爭看，“確定論”將重點(diǎn)放在了“記載”的解釋上了，而“導(dǎo)出論”著眼于“范圍”的大小上的解釋。盡管最高人民法院在個(gè)案中提出了“導(dǎo)出論”，但可以預(yù)見，“確定論”仍明確地寫在了《專利審查指南》中，因此在實(shí)務(wù)上，“導(dǎo)出論”是否能替代“確定論”，尚需時(shí)日觀察。

三、修改原則與修改時(shí)機(jī)、修改方式之爭

作為一項(xiàng)總原則，對專利文件的任何修改，都應(yīng)滿足《專利法》第33條的規(guī)定。但在具體的修改原則上，針對專利申請和授權(quán)后的專利，還是有所區(qū)分的。

首先，在申請過程中，為使申請符合專利法及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，對申請文件的修改可能會進(jìn)行多次。理論上，對于符合《專利法》第33條的任何修改，似乎都應(yīng)接受。但考慮到行政程序的效率，可對修改的時(shí)機(jī)或次數(shù)做適當(dāng)限制。從修改的動機(jī)看，可分為主動修改與被動修改。根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第51條的規(guī)定，所謂主動修改，是指：申請人僅在下述兩種情形下可對發(fā)明專利申請文件進(jìn)行主動修改：一是在提出實(shí)質(zhì)審查請求時(shí)；二是在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書之日起的三個(gè)月內(nèi)。所謂被動修改，是指為了克服審查意見中所指出的缺陷所做的修改。

其次，《專利審查指南》特別規(guī)定，在有些情況下，即使修改的內(nèi)容沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，也不能視為是針對通知書所指出的缺陷進(jìn)行的修改，因而不予接受。更進(jìn)一步地，即使修改的內(nèi)容沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，只要修改導(dǎo)致權(quán)利要求請求保護(hù)的范圍擴(kuò)大，也不予接受。因此，業(yè)內(nèi)的爭議主要在被動修改的規(guī)定上。

審查指南是從節(jié)約審查程序的角度規(guī)定了被動修改的限制。但業(yè)內(nèi)對于何謂“針對通知書所指出的缺陷進(jìn)行的修改”，還是有不同解讀。例如，由于審查意見認(rèn)為原獨(dú)立權(quán)利要求沒有新穎性或創(chuàng)造性，申請人增加了在原權(quán)利要求書未出現(xiàn)的新獨(dú)立權(quán)利要求，假設(shè)新獨(dú)立權(quán)利要求具有新穎性或創(chuàng)造性，是否視為是“針對通知書所指出的缺陷進(jìn)行的修改”？對于《專利審查指南》明確規(guī)定的不得增加新的從屬權(quán)利要求，業(yè)內(nèi)的質(zhì)疑理由是，這種做法與節(jié)約審查程序的初衷并不矛盾，為什么不予接受？這樣的規(guī)定是否有超越《專利法》第33條的立法目的之嫌。如果認(rèn)為該條的立法目的以前述“權(quán)利說”為準(zhǔn)，則有必要在今后的指南修改中予以考慮。

業(yè)界認(rèn)為，在審查程序中，對于“沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍但修改導(dǎo)致權(quán)利要求請求保護(hù)的范圍擴(kuò)大”不予接受的做法，與專利授權(quán)后的修改原則也不協(xié)調(diào)?！秾＠▽?shí)施細(xì)則》第68條規(guī)定，在無效宣告請求的審查過程中，發(fā)明或者實(shí)用新型專利的專利權(quán)人可以修改其權(quán)利要求書，但是不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍。對于授權(quán)后的專利，其修改即使不超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，也不允許擴(kuò)大權(quán)利要求的保護(hù)范圍。這樣的規(guī)定合理性在于，要保證授權(quán)專利保護(hù)范圍的法律穩(wěn)定性，不得損害公眾對該權(quán)利要求的期待利益。舉重明輕，在申請階段，也如此嚴(yán)苛規(guī)定值得商榷，應(yīng)根據(jù)具體情況，不能一律不接受新的權(quán)利要求或者擴(kuò)大原請求保護(hù)的范圍的權(quán)利要求。

此外，在無效宣告程序中，關(guān)于《專利審查指南》規(guī)定的“權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除”三種修改方式與修改原則的關(guān)系，通過“氨氯地平、厄貝沙坦復(fù)方制劑”的03150996.7號發(fā)明專利無效案⑧見注④中的最高法院(2011)知行字第17號行政裁定書。，也受到業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。該申請要求保護(hù)由兩種活性成分（氨氯地平與厄貝沙坦）組成的復(fù)方制劑。原申請中，兩種成分的重量比為氨氯地平:厄貝沙坦＝1:10-50。實(shí)審中，申請人將上述比例修改為1:10-30。無效宣告程序中，為了應(yīng)對請求人提出的無效宣告理由，專利權(quán)人將上述比例修改為1:30。合議組認(rèn)為其修改不屬于審查指南規(guī)定的三種方式之一而對上述修改不予接受。

最高人民法院認(rèn)為，所述修改方式是允許的。首先，盡管原權(quán)利要求中1:10-30的技術(shù)方案不屬于典型的并列技術(shù)方案，但鑒于1:30這一具體比值在原說明書中有明確記載，且是其推薦的最佳劑量比，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在閱讀原說明書后會得出本專利包含1：30的技術(shù)方案這一結(jié)論，且本專利權(quán)利要求僅有該一個(gè)變量，此種修改使本專利保護(hù)范圍更加明確，不會造成其他諸如有若干變量的情況下修改可能造成的保護(hù)范圍模糊不清等不利后果，允許其進(jìn)行修改更加公平。其次，《專利法實(shí)施細(xì)則》及《專利審查指南》對無效程序中權(quán)利要求的修改進(jìn)行限制，其原因一方面在于維護(hù)專利保護(hù)范圍的穩(wěn)定性，保證專利權(quán)利要求的公示作用；另一方面在于防止專利權(quán)人通過事后修改的方式把申請日時(shí)尚未發(fā)現(xiàn)、至少從說明書中無法體現(xiàn)的技術(shù)方案納入到本專利的權(quán)利要求中，從而為在后發(fā)明搶占一個(gè)在先的申請日。本案中顯然不存在上述情況，1:30的比值是專利權(quán)人在原說明書中明確推薦的最佳劑量比，將權(quán)利要求修改為1:30既未超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，更未擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍，不屬于相關(guān)法律對于修改進(jìn)行限制所考慮的要避免的情況。再者，如果按照專利復(fù)審委員會的觀點(diǎn)，僅以不符合修改方式的要求而不允許此種修改，使得在本案中對修改的限制純粹成為對專利權(quán)人權(quán)利要求撰寫不當(dāng)?shù)膽土P，缺乏合理性。況且，《專利審查指南》規(guī)定在滿足修改原則的前提下，修改方式一般情況下限于前述三種，并未絕對排除其他修改方式。

此案涉及修改原則與修改方式的關(guān)系，業(yè)界的質(zhì)疑是：如果局限于審查指南規(guī)定的三種修改方式，則實(shí)際上是將修改方式上升為修改原則。或者說，滿足修改原則下的任何修改方式，都應(yīng)該被接受的話，那么，只要堅(jiān)持修改原則就足夠了。盡管審查指南中，規(guī)定了“一般限于”三種修改方式，但在實(shí)務(wù)中，被理解為“僅僅限于”三種修改方式。

四、修改與“禁止反悔”原則之爭

禁止反悔原則(prosecution history estoppel)與“等同原則”一樣，屬于法官造法的一個(gè)原則⑨Janice M. Mueller. An Introduction to Patent Law, 中信出版社2003年10月出版，第247頁。。禁止反悔原則是指，申請人在專利審查階段，為了獲取授權(quán)，對權(quán)利要求所做出了某種限制或讓步，在專利侵權(quán)訴訟中，不得通過等同原則的適用將這些限制或讓步又重新“拾”⑩美國的司法實(shí)踐中，用“recapture”一詞來表示“重新拾起”的意思?；貋?，這樣使得專利權(quán)人“兩頭得利”。最高人民法院也持相同觀點(diǎn)。最高人民法院在《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》?即最高人民法院于2009年12月21日發(fā)布的法釋〔2009〕21 號司法解釋，此解釋是目前關(guān)于專利侵權(quán)訴訟的最全面的司法解釋。第6條中規(guī)定：“專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持?！?/p>

因此，禁止反悔原則與“等同原則”如影相隨，被業(yè)內(nèi)公認(rèn)為是對“等同原則”的限制。發(fā)生對“權(quán)利要求的限制或者讓步”的事實(shí)顯然是在專利審批程序或確權(quán)程序中，而通過等同原則的適用將先前對“權(quán)利要求的限制或者讓步”重新拾回則出現(xiàn)在專利侵權(quán)判定的過程中。而專利審批程序或確權(quán)程序與專利侵權(quán)程序是兩個(gè)完全不同性質(zhì)的程序，兩個(gè)程序需要“相互照應(yīng)”，這樣才能有效地防止出現(xiàn)專利權(quán)人“兩頭得利”的情況發(fā)生。

可見，禁止反悔原則通常是伴隨著等同原則的適用而考慮的，其本身沒有獨(dú)立適用的價(jià)值。但實(shí)務(wù)中，仍有觀點(diǎn)主張?jiān)谂袛嘈薷氖欠癯秶鷷r(shí)，可以引入禁止反悔原則。有文章?崔崢、張鵬：《專利法第三十三條的立法本意與法律適用再探析》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2011年第4期。認(rèn)為，是以先申請?jiān)瓌t和禁止反悔原則為邏輯基礎(chǔ)的，……，結(jié)合修改時(shí)機(jī)和修改內(nèi)容的判斷，針對調(diào)整性修改，需要結(jié)合原始申請文件所體現(xiàn)的專利申請人的意思表示以及專利申請人在意見陳述書等方面體現(xiàn)出的意思表示，確定修改內(nèi)容是否構(gòu)成專利法意義上的反悔。

上述關(guān)于對修改的審查要引入禁止反悔原則的觀點(diǎn)體現(xiàn)在“墨盒案”中。該案中，專利復(fù)審委員會稱，精工愛普生在專利申請過程中實(shí)際上認(rèn)為“半導(dǎo)體存儲裝置”和“存儲裝置”二者含義不同，而在無效程序中又主張兩者含義相同，修改的過程反映出反悔的存在，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為將“半導(dǎo)體存儲裝置”修改為“存儲裝置”屬于反悔，應(yīng)予禁止。

作為回應(yīng)，最高人民法院認(rèn)為：禁止反悔原則在專利授權(quán)確權(quán)程序中的適用并非是無條件的，其要受到自身適用條件的限制以及與之相關(guān)的其他原則或者法律規(guī)定的限制。禁止反悔原則的適用應(yīng)以行為人出爾反爾的行為損害第三人對其行為的信賴和預(yù)期為必要條件。同時(shí)，法律的明確規(guī)定以及其他同等重要的原則也限制著禁止反悔原則的適用。在專利授權(quán)確權(quán)程序中適用禁止反悔原則必須綜合考慮上述因素。……在專利授權(quán)程序中，相關(guān)法律已經(jīng)賦予了申請人修改專利申請文件的權(quán)利，只要這種修改不超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍即可。對于社會公眾而言，基于《專利法》第33條規(guī)定，其應(yīng)該預(yù)見到申請人可能對專利申請文件進(jìn)行修改，其信賴的內(nèi)容應(yīng)該是原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，即原說明書及其附圖和權(quán)利要求書以文字或者圖形等明確表達(dá)的內(nèi)容和所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過綜合原說明書及其附圖和權(quán)利要求書可以直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容，而不是僅信賴原權(quán)利要求書記載的保護(hù)范圍。因此，如果申請人對專利申請文件的修改符合《專利法》第33條的規(guī)定，禁止反悔原則在該修改范圍內(nèi)應(yīng)無適用余地。

結(jié) 語

關(guān)于專利法“修改不得超范圍”的法律適用之爭，爭議在于如何理解《專利法》第33條的立法目的。而對立法目的的理解與適用，應(yīng)綜合運(yùn)用專利法基本原理來解讀。從說明書與權(quán)利要求之間的關(guān)系與作用入手，是一個(gè)值得推崇的研究視角。在說明書充分公開的基礎(chǔ)上，任何得到說明書支持的權(quán)利要求，都可以認(rèn)為是滿足《專利法》第33條的規(guī)定。因此，可以認(rèn)為，在滿足原說明書支持權(quán)利要求書的基礎(chǔ)上，存在著若干個(gè)符合《專利法》第33條規(guī)定的可能的技術(shù)方案，申請人在合適的修改時(shí)機(jī)下，有權(quán)決定其請求保護(hù)的范圍。然而對于當(dāng)前仍存在的種種分歧與爭論，仍會在一定時(shí)間內(nèi)繼續(xù)存在著，不可能“一蹴而就”地解決。因此，理論上的研究和探討仍應(yīng)繼續(xù)保持下去。

Article 33 of Patent Law gives the principle of “amendments shall not go beyond original scope.” However, Examination Department and Practical Circle diverge greatly on how to correctly comprehend and properly apply this principle. Especially, the diverges are about the legislative purpose of Article 33, the understanding of the principle, the manner and opportunity for amendment and the relation of amendment with“estoppel” principle and so on. This paper provides a brief introduction and comments on the above diverges, and desires that the proper application of the principle of “amendments shall not go beyond original scope” should be studied in an all-round manner on the basis of the theory and system of the Patent Law.

article 33 of Patent Law; “amendments shall not go beyond original scope” principle;“estoppel” principle變化而進(jìn)行的適應(yīng)性修改等多種情況。這種觀點(diǎn)可稱為“調(diào)整保護(hù)范圍論”。例如，一項(xiàng)關(guān)于杯子的發(fā)明，說明書給出的技術(shù)方案涉及多種新技術(shù)新材料的利用，包括保溫材料、加熱元件、磁化原件、中空結(jié)構(gòu)等。但如何撰寫出保護(hù)范圍適當(dāng)?shù)臋?quán)利要求書，在“先申請制”下，申請人為搶先提出申請，無暇仔細(xì)撰寫權(quán)利要求，此時(shí)，如果說明書給出的技術(shù)方案滿足專利法規(guī)定的“充分公開”，又不存在“用詞不夠嚴(yán)謹(jǐn)表達(dá)不夠準(zhǔn)確等缺陷”，就難以用修改是為了克服“形式缺陷”來解釋。

一、《專利法》第33條的立法目的之爭

王翠平，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心審查員

于立彪，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心審查員

曹正建，北京信慧永光知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司代理人

《專利法》第33條規(guī)定，“申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實(shí)用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍……”業(yè)內(nèi)稱之為“修改不得超范圍”原則①我國自1984年3月12日開始實(shí)施專利制度以來，專利法經(jīng)歷了三次修改，即1992年、2000年和2008年的修改。但《專利法》第33條的幾乎沒有做實(shí)質(zhì)修改，只是在個(gè)別措辭上的調(diào)整。。根據(jù)《專利法》第33條的規(guī)定，申請人可以修改申請文件，但修改必須受到一定的限制。專利申請文件遞交后，申請人為什么要修改？專利法為什么也允許修改？這其實(shí)是專利法的根本問題。對這個(gè)問題的不同回答，折射出對《專利法》原理的不同理解。關(guān)于《專利法》第33條的立法目的，目前主要有兩種觀點(diǎn)。一種觀點(diǎn)如《新專利法詳解》一書認(rèn)為②國家知識產(chǎn)權(quán)局條法司著：《新專利法詳解》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2001年8月第一版，第228頁。：“之所以規(guī)定可以對申請文件進(jìn)行修改，是因?yàn)樵谧珜懮暾埼募^程中，難免存在用詞不夠嚴(yán)謹(jǐn)、表達(dá)不夠準(zhǔn)確等缺陷，對這類缺陷如果不加以修改，就可能影響專利保護(hù)范圍的確切性，影響公眾對專利信息的利用……”這種觀點(diǎn)可以稱之為“形式缺陷論”③另有關(guān)于《專利法》第33條的立法目的的見解認(rèn)為：“設(shè)立《專利法》第33條有兩方面的目的，第一是防止申請人以未完成的發(fā)明創(chuàng)造申請專利，并在申請日以后通過修改專利申請文件來完成發(fā)明創(chuàng)造，從而獲得不正當(dāng)?shù)睦?；第二是防止申請人不重視申請文件的撰寫，使得公眾不能清楚?zhǔn)確地理解發(fā)明。眾所周知，申請專利的發(fā)明創(chuàng)造應(yīng)當(dāng)為在申請日之前已經(jīng)完成的發(fā)明創(chuàng)造；一項(xiàng)發(fā)明尚未完成就申請專利，要求較早的申請日來獲得專利保護(hù)，是對公共利益的侵犯，不利于鼓勵(lì)真正的發(fā)明創(chuàng)造 ?！?見崔崢、張鵬：《專利法第三十三條的立法本意與法律適用再探析》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2011年第4期。。另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，對申請文件的修改并非僅限于上述的“形式缺陷”，還應(yīng)包括涉及保護(hù)范圍的重新界定或隨著現(xiàn)有技術(shù)的