美國專利法改革的解讀與對策

美國當(dāng)?shù)貢r間2011年9月16日，美國總統(tǒng)奧巴馬簽署了對美國專利法進行全面修訂的美國發(fā)明法案（Leahy-Smith America Invents Act）。這是美國近60年來對專利法做出的最大一次修改，被認為是有利于促進創(chuàng)新、增加就業(yè)的里程碑事件。

業(yè)內(nèi)人士普遍關(guān)心的是，此次美國專利法修改有哪些重要變化？特別是與實體專利法相關(guān)的內(nèi)容及專利授權(quán)后重審程序的調(diào)整涉及哪些要點？在這些變化之下，對于企業(yè)，特別是中國企業(yè)來說將受何影響？企業(yè)又應(yīng)該如何去應(yīng)對？在了解了美國專利法改革的相關(guān)背景及主要動因之后，法律專家們將就此作出相應(yīng)的解讀。

緣何修法

據(jù)了解，美國是世界上較早建立專利制度的國家之一。早在1790年，美國國會就通過了首部專利法。該法頒布后，歷經(jīng)多次修訂，逐漸形成較為完善的專利法律制度。

美國上一次對專利法進行重大修改是在1952年，其基本框架與內(nèi)容沿用至今。此后，美國專利法又進行了幾次較大的變革。2005年，一部旨在提高專利質(zhì)量、減少失控的專利訴訟，以及將美國專利法和世界其他國家統(tǒng)一的專利改革法案被提交國會，并于2007年獲美國眾議院通過，但在2008年參議院的表決中卻遭否決。2009年3月初，美國參眾兩院再次啟動了專利改革的程序，并就此展開了持久的激烈辯論，該法案最終于2011年3月8日和6月23日，分別以絕對優(yōu)勢在參眾兩院獲得通過。參議院并于2011年9月18日以98比9的絕對優(yōu)勢通過眾議院的文本HR 1249，該法案并經(jīng)奧巴馬總統(tǒng)簽署后正式生效。這是美國專利法的第六次重要修改。

近年來，美國專利審批程序遠遠跟不上提交專利申請的速度。根據(jù)舊的申請程序，向美國專利商標(biāo)局（U.S. Patent and Trademark Office，USPTO）提交申請之后一年半才會收到第一次官方意見，審批時間是兩年半至三年，專利保護期限是自申請日起20年。奧巴馬總統(tǒng)在簽署法案的當(dāng)天曾表示，近十年來，美國專利申請數(shù)量翻了兩倍，但是專利局由于資源缺乏，審批過程跟不上專利申請的速度，雖然在本屆政府任內(nèi)，積壓的申請數(shù)量已由75萬份降至68萬份，但每年有4％的新增申請，現(xiàn)在仍有70萬份專利申請在“睡大覺”。與此同時，由于專利授予數(shù)量和專利訴訟案件的激增，美國國內(nèi)要求進行專利改革的呼聲迭起。為此，奧巴馬政府決定將改變這一現(xiàn)狀。

奧巴馬稱，政府應(yīng)該盡其所能鼓勵創(chuàng)新和企業(yè)精神，也許在這些申請中就會出現(xiàn)下一個科技突破，下一個醫(yī)藥奇跡，下一個能躋身財富500強的企業(yè)。出臺美國發(fā)明法目的就是加快專利審批程序以及專利成果轉(zhuǎn)化為商品的速度，提升美國競爭力，增加就業(yè)崗位。

白宮當(dāng)天發(fā)布消息稱，這一法案有助于美國企業(yè)和企業(yè)家更快地把發(fā)明成果轉(zhuǎn)化為市場產(chǎn)品，得到民主、共和兩黨的共同支持。據(jù)悉，包括美國商會、美國高等院校聯(lián)合會等學(xué)界團體、主要工會組織，以及谷歌、蘋果、微軟、通用電氣、IBM等眾多公司都對該法案表示支持。

變革之法

美國新的專利法主要在哪些方面進行了更改？專利法修改后，在專利申請及專利訴訟程序方面又會有怎樣的變化？

據(jù)相關(guān)媒體報道，新修改的法案經(jīng)過了近十年的討論，涉及專利流程的方方面面，為專利審查制定了新程序。其一，新法簡化了部分申請程序，預(yù)計專利申請所需時間將大為縮短；其二，美國政府將加大對專利和商標(biāo)局的資金投入，讓其提高效率，減少積壓申請的數(shù)量；其三，將有助于降低法律糾紛的成本，專利和商標(biāo)局可以為企業(yè)提供專利糾紛的解決渠道，比打官司要省時省力；其四，美國專利和商標(biāo)局將與其他國家專利機構(gòu)聯(lián)動。

美國飛翰律師事務(wù)所（Finnegan Law Firm）的管理合伙人Ms. Barbara Clarke McCurdy在接受本刊記者采訪時說：“專利法此次修改后，有可能改變以往美國專利商標(biāo)局將收入的大部分上交國會的做法，法案有可能允許美國專利商標(biāo)局自行決定收費和加大對預(yù)算的控制，讓其有更多資金處理每年將近70萬份等待一審的專利申請?！?/p>

Barbara表示，原先的美國專利制度受到外界批評最多的一點，就是與目前世界上絕大多數(shù)國家采用“先申請原則”不同，美國長期采用的是“先發(fā)明原則”。根據(jù)這一原則，最先提出申請的發(fā)明人不一定最終得到發(fā)明權(quán)。而在“先發(fā)明原則”下，對于判定最先發(fā)明人來講，無論是在證據(jù)收集還是在材料審查方面都費時費力。在本次改革中，法案將“先發(fā)明原則”（First-to-Invent）轉(zhuǎn)變?yōu)椤鞍l(fā)明人先申請原則”（First-Invent-to-File），對爭訟的發(fā)明給予申請在先者優(yōu)先權(quán)。此前專利法下的沖突程序被一個決定爭訟的發(fā)明中先申請者是否恰當(dāng)?shù)呐缮绦蛩?，這一程序?qū)⒈葲_突程序更快捷，成本更低。這與中國專利法的原則基本一致，但也有所區(qū)別。

該變化也被普遍認為是此次美國專利法修改中最重要的一項內(nèi)容。

專家看法

此次美國專利法改革在內(nèi)容方面的另一重大變化是專利授予后程序的調(diào)整。

據(jù)悉，按照美國的傳統(tǒng)慣例，挑戰(zhàn)專利有效性可以在法院與侵權(quán)訴訟一并解決。1981年和1999年，美國先后建立了單方復(fù)審（Ex Parte Reexamination）和雙方再審程序（Inter Partes Reexamination），希望利用行政途徑的高效性緩解專利確權(quán)的訴訟負擔(dān)。在本次修改法案中，取消了雙方再審程序，設(shè)立專利授予后重審程序（Post-Grant Review，PGR）和雙方重審程序（Inter Partes Review，IPR）。

有專家指出，耗時耗力、費用驚人的專利訴訟使許多大企業(yè)不堪重負，專利訴訟對正常經(jīng)營活動的嚴(yán)重干擾是此次專利法改革的重要動因之一。在2005年、2007年和2009年的改革提案中，均涉及對USPTO專利授予后程序的改革，分別提出了設(shè)立專利授予后的異議（Opposition）、重審程序（PGR）、撤銷程序（Cancellation）的建議，體現(xiàn)出希望通過快捷高效的行政程序清除問題專利的迫切要求。此次修改后的法案將“雙方再審”一分為二，成為新的PGR及IPR程序，在時間安排上類似于我國已摒棄了的撤銷加無效，但理由上則相反。總體上這一改革方案突顯了對提高效率和降低成本的追求。利用行政機關(guān)便捷、高效的程序?qū)＠姞幱行Х至鞑⒖焖俳鉀Q，可以更好地維護權(quán)利人的權(quán)益并為自由競爭創(chuàng)造良好環(huán)境。

Barbara向本刊記者介紹說，新設(shè)立的兩個程序的啟動時間和理由有所不同。啟動PGR程序的時間為專利授予之日起9個月以內(nèi)，可以基于任何無效性理由或比當(dāng)前復(fù)審或提議的雙方重審更廣泛的理由（如在先技術(shù)、實用性和專利適格性、賦能、書面描述、明確性）提出異議；而啟動IPR程序的請求則需在專利授予后9個月以后或者PGR程序終止之后方可提出，并且只能以專利或出版物為證據(jù)，以新穎性、非顯而易見性為理由。法案規(guī)定，專利權(quán)人可在USPTO規(guī)定的時間內(nèi)答辯，主張不啟動兩個程序，并要求USPTO必須在專利權(quán)人答辯或答辯期滿后3個月內(nèi)做出決定，同時規(guī)定，該決定具有終局性且不能上訴。以上兩個程序啟動后，均由專利審理和上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board）審理。針對專利審理和上訴委員會在上述兩個重審程序中作出的決定，均可向聯(lián)邦巡回上訴法院上訴。

Barbara強調(diào)，提出以上兩個程序申請都必須確認所有真實利害關(guān)系方，確認被提出異議的權(quán)利要求和異議理由包括宣示證據(jù)（如有的話）。在舉證責(zé)任方面，適用“優(yōu)勢證據(jù)”原則。并且，發(fā)動兩個程序是有“門檻”限定的：PGR程序要求所提交的資料（若未遭到反駁）將顯示一個權(quán)利要求更可能不具有專利性，或者所提申請將給其它專利或者申請?zhí)岢鲆粋€新的或未解決的重大法律問題。而IPR程序的申請人則必須就其權(quán)利要求占有優(yōu)勢（這具有合理的可能性），既要求不限于PGR程序門檻（如果可能性大于不可能性）并且可能要求考慮專利權(quán)人的反駁，又要求不限于當(dāng)前復(fù)審門檻，比如可專利性實質(zhì)新問題（SNQP）。

“PGR程序的優(yōu)勢是非常明顯的，包括：比當(dāng)前復(fù)審或擬議雙方復(fù)審具有更廣泛的理由；比訴訟更低的舉證責(zé)任；比訴訟更低的成本；一年至一年半內(nèi)做出最終裁決等等。但也有它的劣勢，即必須確認真實利害關(guān)系方，而且具有禁止反言的后果。如同PGR程序，IPR程序同樣具有比訴訟更低的舉證責(zé)任、更低的費用及更短時間做出最終裁決等優(yōu)勢。而它的劣勢在于，除了必須確認真實利害關(guān)系方及禁止反言以外，還要求比PGR程序和當(dāng)前復(fù)審更高的門檻?！盉arbara表示。

Barbara還特別提醒幾點需要引起注意的情形：“如果申請人同時提起訴訟，對專利有效性提出異議，則不能提請PGR程序；如果在專利授予后3個月內(nèi)提起侵權(quán)訴訟，法院不能基于PGR程序，中止考慮訴訟前禁令；如果發(fā)起PGR程序，雖然允許但將中止申請人提起的對有效性提出異議的后續(xù)訴訟，除非出現(xiàn)以下三種情況：專利權(quán)人要求撤消中止；專利權(quán)人提起訴訟或反訴，指控侵權(quán)；或者申請人要求駁回民事訴訟?！?/p>

應(yīng)對辦法

另據(jù)美國飛翰律師事務(wù)所上海代表處合伙人王寧玲律師介紹，對于新法案中的PGR及IPR這兩個程序，企業(yè)應(yīng)早做謀劃，在進入訴訟程序之前就采取相應(yīng)對策。在具體實施策略時可分為三個不同階段：（一）專利申請階段且未發(fā)生訴訟，如果對專利提出質(zhì)疑，盡量選擇在專利授予前提交，或者在專利授予后啟動PGR程序。為避免禁止反言，如果沒有急迫的訴訟威脅，盡量選擇單方復(fù)審。（二）如果在專利授予后訴訟隨之發(fā)生，應(yīng)努力尋求延長對起訴提交答辯的期限，盡快提請PGR程序（僅考慮你方阻止他人訴訟的最佳理由），而且一旦啟動PGR程序，則請求中止訴訟。如果在PGR程序中發(fā)現(xiàn)更好的在先技術(shù)，則先提請單方復(fù)審，然后再發(fā)起PGR程序。（三）如果就授予超過1年的專利提起訴訟，首先要做的也是尋求延長對起訴提交答辯的期限，然后盡快提交IPR程序（有必要提出可以提出的全部問題），而且一旦啟動IPR程序，則請求中止訴訟。如果在訴訟中發(fā)現(xiàn)更好的在先技術(shù)，提請單方復(fù)審。如果沒有進行IPR程序，則在單方復(fù)審和訴訟中提出最好的在先技術(shù)。

王寧玲律師提出，企業(yè)在選擇策略時，要充分考慮以下因素：1、時間窗（如在專利授予之前）；2、門檻要求；3、有效理由（盡量多一些）；4、禁止反言后果（有無限定）；5、決策人（如審查員、委員會）；6、取證機會；7、速度（多快能拿到結(jié)果）；8、口頭審理和上訴機會。

王寧玲律師建議，中國企業(yè)要參照新法案的相關(guān)規(guī)定，重新考慮在美國的專利申請策略，并根據(jù)具體情況采用不同的進攻套路。對于研發(fā)的熱點領(lǐng)域，要盡早檢索、經(jīng)常檢索新的出版物和專利狀況，同時還要即時監(jiān)控競爭對手的專利動態(tài)。

此外，王寧玲律師還指出，由于美國擁有一個講求“誠信”的社會環(huán)境，因此要求專利申請人在提交專利申請時必須要避免“不正當(dāng)行為”，不能出現(xiàn)“不干凈的手”。

除了上述兩個程序，改革提案還引入補充審查制度，允許專利權(quán)人請求USPTO考慮、重新考慮或者更正與專利相關(guān)的信息。這一制度有助于專利權(quán)人在訴訟過程中避免被判定因“不正當(dāng)行為”而導(dǎo)致的專利不可執(zhí)行。在補充審查中若發(fā)現(xiàn)新的關(guān)于專利性的實質(zhì)問題，則可以啟動再審程序。

奧巴馬稱，政府應(yīng)該盡其所能鼓勵創(chuàng)新和企業(yè)精神，也許在這些申請中就會出現(xiàn)下一個科技突破，下一個醫(yī)藥奇跡，下一個能躋身財富500強的企業(yè)。

總體上這一改革方案突顯了對提高效率和降低成本的追求。利用行政機關(guān)便捷、高效的程序?qū)＠姞幱行Х至鞑⒖焖俳鉀Q，可以更好地維護權(quán)利人的權(quán)益并為自由競爭創(chuàng)造良好環(huán)境。