中國(guó)申請(qǐng)人向國(guó)外申請(qǐng)專利的可能途徑——以德國(guó)為例

程文婷/文

2007年，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值超過德國(guó)并成為世界上最大的對(duì)外貿(mào)易國(guó)家。自此，中國(guó)企業(yè)參加德國(guó)漢諾威等展會(huì)遭遇知識(shí)產(chǎn)權(quán)執(zhí)法、查抄等事件的數(shù)量迅速上升，到2009年達(dá)到48起之多。這些事件不僅使參展的中國(guó)企業(yè)遭受經(jīng)濟(jì)損失，也使“中國(guó)制造”的形象在全世界的聚光燈下遭受損害。

參加展會(huì)的企業(yè)只有事先得到相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)，才能有效保護(hù)自己的權(quán)利。一方面，展覽公開可能會(huì)破壞發(fā)明創(chuàng)造的新穎性，從而不能獲得專利授權(quán)；另一方面，在展會(huì)開始前沒有獲得有效授權(quán)（注冊(cè)商標(biāo)、專利或外觀設(shè)計(jì)等）的產(chǎn)品更容易被訴知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)。由于專利具有地域性，只有在特定國(guó)家（地區(qū)）獲得授權(quán)之后才能在那里得到相應(yīng)的保護(hù)。因此，中國(guó)的企業(yè)或個(gè)人要想讓自己的發(fā)明創(chuàng)造在其他國(guó)家（地區(qū)）獲得保護(hù)，必須向這些國(guó)家（地區(qū)）提出專利申請(qǐng)。不僅參加展會(huì)的企業(yè)應(yīng)當(dāng)如此，以德國(guó)為目標(biāo)市場(chǎng)的一般企業(yè)也應(yīng)如此。

作為獲得保護(hù)的第一步，本文將比較在德國(guó)申請(qǐng)專利的幾種可能途徑，供相關(guān)申請(qǐng)人參考。以德國(guó)為例，不僅因?yàn)槲覈?guó)企業(yè)曾密集地在德國(guó)展會(huì)因知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)等原因遭遇查抄，損失巨大，更因?yàn)橹袊?guó)申請(qǐng)人向外申請(qǐng)專利時(shí)，在德國(guó)獲得專利授權(quán)的途徑在整個(gè)歐洲甚至全世界都是最復(fù)雜而完善的，因而具有代表性。

一、保密審查

保密審查是對(duì)在中國(guó)完成的發(fā)明或?qū)嵱眯滦拖蛲馍暾?qǐng)專利的第一步。《專利法》第三次修改后，按照第20條第1款的規(guī)定，對(duì)于在中國(guó)完成的發(fā)明創(chuàng)造，申請(qǐng)人向外國(guó)申請(qǐng)專利時(shí)需要報(bào)經(jīng)我國(guó)主管機(jī)構(gòu)（專利局）進(jìn)行保密審查。這一規(guī)定改變了原《專利法》必須首先申請(qǐng)中國(guó)國(guó)內(nèi)專利再向外申請(qǐng)的做法。為此，《專利法實(shí)施細(xì)則》和《專利審查指南》也做了配套的修改，主要涉及向外申請(qǐng)專利時(shí)保密審查請(qǐng)求的提出和向外申請(qǐng)專利的審批。

不經(jīng)保密審查，可能導(dǎo)致國(guó)內(nèi)不予授權(quán)或者已授權(quán)專利被宣告無效的后果。按照新《專利法》規(guī)定，對(duì)于在中國(guó)完成的發(fā)明或者實(shí)用新型1.根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第8條第1款規(guī)定，專利法第二十條所稱在中國(guó)完成的發(fā)明或者實(shí)用新型，是指技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容在中國(guó)境內(nèi)完成的發(fā)明或者實(shí)用新型。，不管申請(qǐng)人先在中國(guó)申請(qǐng)專利而后向其他國(guó)家 （地區(qū)）申請(qǐng)專利，還是先向外申請(qǐng)專利而后又回到中國(guó)申請(qǐng)專利，如果有證據(jù)證明該專利申請(qǐng)未經(jīng)專利局保密審查就已經(jīng)向外申請(qǐng)，那么對(duì)其在中國(guó)的專利申請(qǐng)不予授權(quán)；已經(jīng)授權(quán)的專利申請(qǐng)，未經(jīng)保密審查而向其他國(guó)家（地區(qū)）申請(qǐng)專利的，可以宣告專利無效。

《專利法實(shí)施細(xì)則》第8條規(guī)定了保密審查的流程：直接向外國(guó)申請(qǐng)專利或者向有關(guān)國(guó)外機(jī)構(gòu)提交專利國(guó)際申請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)事先向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出請(qǐng)求，并詳細(xì)說明其技術(shù)方案；向國(guó)務(wù)院專利行政部門申請(qǐng)專利后擬向外國(guó)申請(qǐng)專利或者向有關(guān)國(guó)外機(jī)構(gòu)提交專利國(guó)際申請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)在向外國(guó)申請(qǐng)專利或者向有關(guān)國(guó)外機(jī)構(gòu)提交PCT國(guó)際申請(qǐng)前向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出請(qǐng)求。需要注意的是向國(guó)務(wù)院專利行政部門提交PCT國(guó)際申請(qǐng)的，視為同時(shí)提出了保密審查請(qǐng)求。也就是說，通過《專利合作條約》途徑申請(qǐng)專利時(shí)，如果通過中國(guó)專利局提交國(guó)際申請(qǐng)，可以省略保密審查程序。

二、專利申請(qǐng)的途徑

在經(jīng)過保密審查之后，申請(qǐng)人就可以開始向國(guó)外申請(qǐng)專利了。通常向國(guó)外申請(qǐng)專利的途徑有兩種：《巴黎公約》途徑和 《專利合作條約》（簡(jiǎn)稱PCT）途徑。

1.《巴黎公約》途徑

《巴黎公約》并沒有專門規(guī)定統(tǒng)一的專利申請(qǐng)程序，申請(qǐng)人仍然需要在希望得到保護(hù)的國(guó)家分別申請(qǐng)專利?！栋屠韫s》對(duì)向外申請(qǐng)專利提供的唯一便利就在于其有關(guān)“優(yōu)先權(quán)”的規(guī)定：已經(jīng)在一個(gè)成員國(guó)正式提出了發(fā)明專利、實(shí)用新型專利、外觀設(shè)計(jì)或商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的申請(qǐng)人，在其他成員國(guó)提出同樣的申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)該在規(guī)定期限內(nèi)享有優(yōu)先權(quán)。發(fā)明專利和實(shí)用新型的優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)期限為12個(gè)月，外觀設(shè)計(jì)和商標(biāo)的優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)期限則為6個(gè)月。在 《與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)定》（簡(jiǎn)稱TRIPs協(xié)定）簽訂之后，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)的適用范圍從《巴黎公約》的締約國(guó)擴(kuò)展到所有的世界貿(mào)易組織（WTO）成員，如圖1所示。

圖1 《巴黎公約》途徑申請(qǐng)示意圖

在歐洲，由于區(qū)域性的《歐洲專利公約》的存在，申請(qǐng)人可以直接向歐洲專利局提交歐洲專利申請(qǐng)。歐洲專利是根據(jù)《歐洲專利公約》授予的，是指定的成員國(guó)專利的集合，其侵權(quán)、無效和異議程序均受指定的成員國(guó)法律的管轄，具有和成員國(guó)專利相同的效力。由于《歐洲專利公約》承認(rèn)了優(yōu)先權(quán)原則，《巴黎公約》途徑同樣適用于授予歐洲專利，但程序有所不同，如圖2所示。

圖2 《巴黎公約》-歐洲專利申請(qǐng)途徑示意圖

可見，通過《巴黎公約》途徑，專利權(quán)人可以在優(yōu)先權(quán)日起12個(gè)月內(nèi)向德國(guó)提交專利申請(qǐng)，依據(jù)德國(guó)國(guó)內(nèi)法獲得德國(guó)專利；也可以自優(yōu)先權(quán)日起12個(gè)月內(nèi)向歐洲專利局提交歐洲專利申請(qǐng)，依據(jù)《歐洲專利公約》獲得歐洲專利授權(quán)，然后再指定德國(guó)作為歐洲專利的生效國(guó)。后者獲得的指定德國(guó)的歐洲專利和直接在德國(guó)申請(qǐng)的德國(guó)專利在效力上完全一致。

2.PCT途徑

PCT申請(qǐng)分為國(guó)際階段和國(guó)內(nèi)階段。在國(guó)際階段，PCT指定的受理局對(duì)國(guó)際專利申請(qǐng)進(jìn)行形式審查、國(guó)際檢索和國(guó)際初步審查。在國(guó)內(nèi)階段，由被指定的PCT成員國(guó)審查決定是否授予該國(guó)的專利。PCT申請(qǐng)的基本要求是申請(qǐng)人要在優(yōu)先權(quán)日起12個(gè)月內(nèi)向PCT指定的國(guó)際局提交國(guó)際申請(qǐng)，完成國(guó)際檢索和國(guó)際初步審查，在優(yōu)先權(quán)日起30個(gè)月 （有些國(guó)家/地區(qū)）可以延長(zhǎng)至31個(gè)月）2.一般而言，進(jìn)入國(guó)家階段的時(shí)間是30個(gè)月，而個(gè)別國(guó)家/地區(qū)也可以延長(zhǎng)到自優(yōu)先權(quán)日起31個(gè)月。例如，通過《歐洲專利公約》進(jìn)入歐洲的期限和通過非洲地區(qū)工業(yè)產(chǎn)權(quán)組織(ARIPO)進(jìn)入非洲地區(qū)階段的期限均為自優(yōu)先權(quán)日起31個(gè)月。對(duì)于進(jìn)入國(guó)家/地區(qū)階段期限的詳細(xì)信息，以PCT網(wǎng)頁(yè)上的“進(jìn)入國(guó)家/地區(qū)階段的期限”表為準(zhǔn)。內(nèi)指定其想獲得專利權(quán)的國(guó)家，進(jìn)入該國(guó)的國(guó)家階段，提交實(shí)審。審查合格后，由該國(guó)授予專利。如圖3所示。

圖3 PCT申請(qǐng)途徑示意圖

PCT國(guó)際申請(qǐng)進(jìn)入歐洲后，有兩種情況：有些國(guó)家可以既申請(qǐng)歐洲專利，又申請(qǐng)?jiān)搰?guó)專利，而在另一些國(guó)家只能申請(qǐng)歐洲專利。這是因?yàn)榈聡?guó)、英國(guó)、瑞典和西班牙等國(guó)有自己的檢索和審查機(jī)構(gòu)，申請(qǐng)人可以直接通過PCT途徑向這些國(guó)家提交專利申請(qǐng)。相反，法國(guó)、愛爾蘭、意大利和荷蘭等國(guó)在申請(qǐng)時(shí)并不進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的審查，而只是簡(jiǎn)單的登記，因此只能依靠歐洲專利局進(jìn)行專利檢索和審查。也就是說，在這些國(guó)家，獨(dú)立的國(guó)家申請(qǐng)路徑被關(guān)閉了。圖4是一個(gè)比較。

圖4 PCT-歐洲專利申請(qǐng)途徑示意圖

可見，已在其他國(guó)家獲得優(yōu)先權(quán)的專利要想在法國(guó)得到保護(hù)，只能通過歐洲專利局授予歐洲專利，然后指定法國(guó)為生效國(guó)家。而在德國(guó)，如前所述，既可以直接在完成PCT國(guó)際申請(qǐng)后通過德國(guó)專利局進(jìn)入國(guó)家階段，也可以通過授予歐洲專利進(jìn)入德國(guó)。

三、不同申請(qǐng)途徑的比較

由上述分析可見，在通過《巴黎公約》途徑和PCT途徑申請(qǐng)時(shí)，都有直接申請(qǐng)德國(guó)專利和申請(qǐng)歐洲專利后指定其在德國(guó)生效兩種方式。因此可以將申請(qǐng)程序分為以下四種，見表1。

通過上表的比較可以看出，通過《巴黎公約》途徑，在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)直接向德國(guó)專利局遞交德國(guó)專利申請(qǐng)是最簡(jiǎn)單的程序，所花費(fèi)的時(shí)間也是最短的；通過PCT途徑獲得歐洲專利，然后指定德國(guó)為生效國(guó)是最繁瑣的。但事實(shí)并非如此。

申請(qǐng)人在申請(qǐng)專利時(shí)不僅需要考慮程序是否繁瑣，還要考慮申請(qǐng)的成本，包括申請(qǐng)費(fèi)用、翻譯費(fèi)以及代理費(fèi)等等。而這些費(fèi)用又需要與申請(qǐng)人申請(qǐng)的整體目標(biāo)，即申請(qǐng)人希望其技術(shù)獲得專利保護(hù)的地域范圍相協(xié)調(diào)，如表2所示。

PCT途徑較《巴黎公約》所提供的優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)來說，在費(fèi)用和程序上具有一定的優(yōu)勢(shì)：一份申請(qǐng)，以一種語(yǔ)言（中文)，向一個(gè)受理局（國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)提出。但PCT國(guó)際申請(qǐng)的優(yōu)勢(shì)是通過申請(qǐng)的規(guī)模效應(yīng)體現(xiàn)出來的，即：一份申請(qǐng)指定的國(guó)家越多，優(yōu)勢(shì)越明顯。如果申請(qǐng)人僅僅想在德國(guó)申請(qǐng)專利，并希望迅速獲得授權(quán)，通過《巴黎公約》途徑直接申請(qǐng)德國(guó)專利是較好的選擇。同理，如果申請(qǐng)人只想在歐洲范圍內(nèi)獲得專利保護(hù)，可以通過《巴黎公約》途徑在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)直接提交歐洲專利申請(qǐng)。

例如，申請(qǐng)歐洲專利的申請(qǐng)費(fèi)為105.這是直接通過巴黎公約途徑進(jìn)入歐洲時(shí)的費(fèi)用。如果通過PCT程序，已經(jīng)在國(guó)際受理局（非歐洲專利局）進(jìn)行了檢索，那么在歐洲專利局補(bǔ)充檢索的費(fèi)用是915歐元。歐元，檢索費(fèi)1105歐元5.這是直接通過巴黎公約途徑進(jìn)入歐洲時(shí)的費(fèi)用。如果通過PCT程序，已經(jīng)在國(guó)際受理局（非歐洲專利局）進(jìn)行了檢索，那么在歐洲專利局補(bǔ)充檢索的費(fèi)用是915歐元。，審查費(fèi)1480歐元，指定國(guó)費(fèi)525歐元。6.這里是從2010年4月1日起執(zhí)行的歐洲專利局申請(qǐng)官費(fèi)。而申請(qǐng)德國(guó)專利的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是申請(qǐng)費(fèi)60歐元（網(wǎng)上申請(qǐng)減為50歐元），檢索費(fèi)250歐元，審查費(fèi)350歐元，如已遞交檢索申請(qǐng)，減為150歐元?？梢?，如果申請(qǐng)人只想在德國(guó)獲得專利保護(hù)的話，直接申請(qǐng)德國(guó)專利要比申請(qǐng)歐洲專利然后指定德國(guó)進(jìn)行保護(hù)的費(fèi)用低得多。一般而言，如果申請(qǐng)人希望指定三個(gè)以上的歐洲國(guó)家，申請(qǐng)歐洲專利會(huì)比單獨(dú)提交三項(xiàng)申請(qǐng)更加經(jīng)濟(jì)。

表1 各種申請(qǐng)程序的主要內(nèi)容（以德國(guó)為例）

如果申請(qǐng)人想在歐洲國(guó)家和其他非歐洲國(guó)家獲得專利保護(hù)，提交PCT申請(qǐng)可以體現(xiàn)其集中化申請(qǐng)程序的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，在進(jìn)入國(guó)家階段之前，PCT提供了30個(gè)月的“緩沖期”，申請(qǐng)人可以對(duì)發(fā)明的經(jīng)濟(jì)價(jià)值及獲得專利的可能性進(jìn)行更加準(zhǔn)確的估計(jì)，重新規(guī)劃申請(qǐng)的國(guó)家，有效管理申請(qǐng)費(fèi)用。申請(qǐng)人也可以有更多的時(shí)間觀察產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力，準(zhǔn)備高質(zhì)量的譯文供進(jìn)入國(guó)家階段使用。通過PCT途徑的初審進(jìn)入歐洲之后，可以再根據(jù)希望在歐洲獲得保護(hù)的國(guó)家的數(shù)量選擇直接申請(qǐng)德國(guó)專利，或者申請(qǐng)歐洲專利后指定德國(guó)為生效國(guó)。

四、代理和翻譯問題

另外，在以上申請(qǐng)程序中還有一些共同的問題需要關(guān)注。首先是代理。無論是申請(qǐng)德國(guó)專利還是申請(qǐng)歐洲專利，第三國(guó)申請(qǐng)人都需要代理。具體而言，非《歐洲專利公約》締約國(guó)居民在申請(qǐng)歐洲專利時(shí)一定要由專業(yè)的代理人來代理。非德國(guó)居民在德國(guó)申請(qǐng)專利時(shí)有兩種選擇：聘請(qǐng)德國(guó)律師、專利律師、專利代理人辦理，或者委托其他歐盟成員國(guó)或歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)成員國(guó)人員辦理，但須由德國(guó)律師作為郵寄信件聯(lián)系人。因此，本文建議在通過《歐洲專利公約》申請(qǐng)專利時(shí)采用第二種方案。因?yàn)槿绻呀?jīng)委托了其他成員國(guó)的專利律師或其他人員申請(qǐng)歐洲專利，就可以由其統(tǒng)一代理全部申請(qǐng)，而無需在德國(guó)另行委托。另外，如果中國(guó)企業(yè)在德國(guó)設(shè)立了公司、分支機(jī)構(gòu)和代表處，就可通過以上機(jī)構(gòu)申請(qǐng)專利，而無需委托代理。

其次，是提交專利的語(yǔ)言要求，即是否需要提交官方譯本。直接通過德國(guó)專利局申請(qǐng)德國(guó)專利時(shí)，申請(qǐng)書可使用其它語(yǔ)言，但三個(gè)月內(nèi)應(yīng)補(bǔ)交經(jīng)過公證的德語(yǔ)譯文。歐洲專利本質(zhì)上是在指定《歐洲專利公約》成員國(guó)生效的成員國(guó)國(guó)內(nèi)專利的集合。獲得授權(quán)后，根據(jù)各指定國(guó)的規(guī)定，一般都需要將此項(xiàng)歐洲專利的全部?jī)?nèi)容翻譯成該國(guó)的語(yǔ)言，以便此項(xiàng)歐洲專利在該國(guó)生效。因此，在歐洲申請(qǐng)專利的翻譯費(fèi)用十分昂貴。對(duì)此，《倫敦協(xié)定》7.即《適用〈歐洲專利公約〉第65條的協(xié)定》，簽署于2000年10月17日，是《歐洲專利公約》的一個(gè)任擇性協(xié)定。締約國(guó)可以選擇《協(xié)定》是否在本國(guó)生效，但必須由英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)通過才能生效。2008年5月1日起，該《協(xié)定》已在英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、瑞典和丹麥等15個(gè)EPC締約國(guó)生效。為歐洲專利授權(quán)之后進(jìn)入指定國(guó)階段的翻譯提供了經(jīng)濟(jì)的方案?！秱惗貐f(xié)定》第1條規(guī)定了在其生效后有關(guān)歐洲專利的翻譯問題。其中，任何官方語(yǔ)言中含有歐洲專利局官方語(yǔ)言 （英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)三者之一）的《歐洲專利公約》締約國(guó)可以取消歐洲專利的翻譯要求。締約國(guó)官方語(yǔ)言不包括任何歐洲專利局官方語(yǔ)言的，有權(quán)要求將歐洲專利申請(qǐng)的權(quán)利要求書翻譯成該國(guó)指定的任何一種歐洲專利局官方語(yǔ)言。此外，這些國(guó)家還可以要求將歐洲專利申請(qǐng)的說明書翻譯成其指定的歐洲專利局的官方語(yǔ)言之一；此種情況下，當(dāng)成員國(guó)未指定時(shí)，則視為可以使用歐洲專利局的任何一種官方語(yǔ)言?！秱惗貐f(xié)定》將大幅降低占?xì)W洲專利申請(qǐng)總費(fèi)用約45%的翻譯費(fèi)用，其實(shí)施將為每件歐洲專利的申請(qǐng)節(jié)省約3 000歐元的費(fèi)用。

五、小結(jié)

本文以德國(guó)為例，分析了和比較了中國(guó)申請(qǐng)人在國(guó)外獲得專利保護(hù)的可能途徑。建議申請(qǐng)人能夠根據(jù)自身整體的專利布局要求，尤其是希望獲得保護(hù)的國(guó)家范圍，來選擇專利申請(qǐng)的途徑。通過總結(jié)，一般有以下四種模式供選擇：

1.如果申請(qǐng)人希望自己的發(fā)明創(chuàng)造僅在一個(gè)或兩個(gè)歐洲國(guó)家獲得專利保護(hù)，可以直接根據(jù)《巴黎公約》的規(guī)定，在優(yōu)先權(quán)日起12個(gè)月內(nèi)向該國(guó)提交申請(qǐng)。

2.如果想在三個(gè)以上歐洲國(guó)家獲得專利保護(hù)，那么可以在《巴黎公約》規(guī)定的優(yōu)先權(quán)日起12個(gè)月內(nèi)向歐洲專利局提交歐洲專利申請(qǐng)，并指定希望得到保護(hù)的成員國(guó)使專利權(quán)生效。

3.如果想在一個(gè)歐洲國(guó)家和其他的非歐洲國(guó)家獲得保護(hù)，可以通過PCT提交國(guó)際申請(qǐng)，在優(yōu)先權(quán)日起30個(gè)月內(nèi)指定該國(guó)，進(jìn)入國(guó)家階段。

4.如果想在多個(gè)歐洲國(guó)家和多個(gè)非歐洲國(guó)家獲得專利保護(hù)，可以通過PCT提交國(guó)際申請(qǐng)，通過歐洲專利局進(jìn)入地區(qū)階段，申請(qǐng)歐洲專利，然后再指定希望得到保護(hù)的成員國(guó)使專利權(quán)生效。

以上的選擇列舉了在德國(guó)申請(qǐng)專利的可能途徑，是在國(guó)外申請(qǐng)專利最完整的途徑。在其他國(guó)家申請(qǐng)專利時(shí)，需要考慮各國(guó)具體的限制條件。例如，第三種情形對(duì)于法國(guó)等一些采取“注冊(cè)”制的國(guó)家是不適用的。而《歐洲專利公約》僅適用于其成員國(guó)，因此對(duì)非《歐洲專利公約》成員國(guó)而言，第二和第四種情形是不存在的。

另外，各國(guó)一般都規(guī)定非居民申請(qǐng)需要授權(quán)當(dāng)?shù)氐拇頇C(jī)構(gòu)進(jìn)行，同時(shí)要求申請(qǐng)以該國(guó)官方語(yǔ)言提交。申請(qǐng)人在申請(qǐng)時(shí)應(yīng)仔細(xì)考察當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交申請(qǐng)，以便能夠順利獲得授權(quán)。EIP