一起涉外商標(biāo)侵權(quán)陷阱的典型案例分析

耿明英　羅漢春

近年來(lái)，隨著國(guó)際貿(mào)易的迅速發(fā)展，侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)的非法貨物的國(guó)際貿(mào)易數(shù)量也呈上升趨勢(shì)，每年全世界假冒貨物貿(mào)易額約為1000至1200億美元，占世界貿(mào)易額的7％左右。跨國(guó)侵權(quán)已成為一種發(fā)展趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)一些進(jìn)出口企業(yè)由于缺乏防范意識(shí)，不僅頻頻掉進(jìn)跨國(guó)制假者設(shè)下的“陷阱”，背上侵權(quán)的黑鍋，吃了啞巴虧，更讓企業(yè)蒙受了不小的經(jīng)濟(jì)損失。因此，如何在國(guó)際貿(mào)易合同中避免與知識(shí)產(chǎn)權(quán)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，如何制定糾紛出現(xiàn)后的解決策略，是值得我們盡快深入探討的問(wèn)題。

一、警惕加工貿(mào)易中的商標(biāo)侵權(quán)陷阱

當(dāng)前，侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪中跨國(guó)（境）犯罪勢(shì)頭高抬，案件屢發(fā)，國(guó)內(nèi)各相關(guān)部門均高度警惕。我國(guó)公安機(jī)關(guān)近些年以來(lái)偵辦破獲了很多起制假侵權(quán)的大要案，已分別發(fā)現(xiàn)美國(guó)、英國(guó)、俄羅斯、巴基斯坦等國(guó)外不法分子向國(guó)內(nèi)犯罪嫌疑人下制假訂單，并實(shí)地指導(dǎo)制假販假活動(dòng)。尤其是加工貿(mào)易中的商標(biāo)侵權(quán)陷阱案件屢屢發(fā)生，其主要表現(xiàn)有以下形式：

1、利用網(wǎng)絡(luò)跨境銷售制假盜版商品

在互聯(lián)網(wǎng)普及的新技術(shù)環(huán)境下，侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪呈現(xiàn)出手段技術(shù)化、犯罪行為網(wǎng)絡(luò)化、盜版交易全球化的特點(diǎn)。比如，有些國(guó)外的不法商人組織國(guó)際犯罪團(tuán)伙，利用互聯(lián)網(wǎng)站在中國(guó)境內(nèi)盜版制造DVD光盤等商品，以低價(jià)向境外銷售，境外顧客則通過(guò)網(wǎng)站訂購(gòu)并付款。這種價(jià)格低廉的假冒商品在海外有巨大的市場(chǎng)，其客戶分布美、英、澳、加、法、南非等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，“生意”如火如荼，銷量驚人。而一旦制假商品在境外被查處，往往會(huì)由國(guó)內(nèi)企業(yè)承擔(dān)造假、售假、商標(biāo)侵權(quán)的惡名。像這樣借助互聯(lián)網(wǎng)將犯罪觸角伸向全世界的作案手法日漸增多。曾被曝光的天津米大全制售假冒葛蘭素史克公司藥品（必理通）案也是其中一例。近年來(lái)，外商在我國(guó)組織造假越發(fā)普遍，假冒商品跨國(guó)境流動(dòng)已成為一個(gè)非常嚴(yán)峻的問(wèn)題。對(duì)此，我們應(yīng)當(dāng)充分警惕與關(guān)注侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪活動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)化、跨國(guó)化趨勢(shì)。

2、搶先注冊(cè)中國(guó)出口商品的商標(biāo)

國(guó)內(nèi)也有不少企業(yè)靠?jī)r(jià)廉物美的優(yōu)勢(shì)向國(guó)外市場(chǎng)大量出口商品，但對(duì)其商品的商標(biāo)權(quán)缺乏保護(hù)意識(shí)。而進(jìn)口國(guó)的一些不法商人看到中國(guó)企業(yè)的商品銷路很好，就搶先在本國(guó)或其他國(guó)家注冊(cè)相同商標(biāo)，掌握中國(guó)企業(yè)的商品商標(biāo)權(quán)，以此向中國(guó)企業(yè)進(jìn)行勒索。有的甚至?xí)M(jìn)口商通過(guò)海關(guān)查封國(guó)內(nèi)企業(yè)的出口商品，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)喪失了日益擴(kuò)大的國(guó)外市場(chǎng)，蒙受巨大損失。而國(guó)內(nèi)企業(yè)為了從外國(guó)人手中奪回屬于自己的商標(biāo)權(quán)，又要付出不小的代價(jià)。

3、貼牌生產(chǎn)中故意設(shè)置商標(biāo)侵權(quán)陷阱

當(dāng)前跨國(guó)制假主要藏匿于定牌或來(lái)樣加工中，也就是由外商指定品牌和款式要求等，國(guó)內(nèi)企業(yè)組織生產(chǎn)后再出口給該外商，并由該外商在海外銷售。雖然根據(jù)國(guó)際慣例，定牌加工涉及使用注冊(cè)商標(biāo)的，定牌方應(yīng)提供合法有效的注冊(cè)商標(biāo)證書。然而，國(guó)內(nèi)眾多廠商都依靠貼牌生存，很多企業(yè)為了招攬生意，無(wú)暇顧及其“貼牌”是否合法；也有些企業(yè)根本不具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，無(wú)意中造成侵權(quán)；還有一小部分私企在利益驅(qū)動(dòng)下，明知犯法而為之。因此，一些國(guó)外不法商人便乘機(jī)鉆空子，故意設(shè)置陷阱，將那些仿制世界著名品牌的訂單源源不斷地發(fā)往中國(guó)，加工后銷往世界各地，形成一串跨國(guó)界制假、售假的黑色鏈條。而絕大多數(shù)中國(guó)企業(yè)稀里糊涂地落入了不法外商設(shè)下的商標(biāo)侵權(quán)“陷阱”，不僅為人作嫁衣，還充當(dāng)了替罪羊，而真正的“國(guó)際制假”者卻逃脫了法律的懲罰。近些年，在我國(guó)“貼牌”加工生產(chǎn)企業(yè)中，受騙上當(dāng)?shù)陌咐絹?lái)越多。

二、一起典型案例的介紹

江蘇無(wú)錫一家外貿(mào)進(jìn)出口公司（以下簡(jiǎn)稱A公司），通過(guò)中間人C公司，與美國(guó)一家進(jìn)口商B公司在2008年簽發(fā)了一張成衣訂單。該訂單定購(gòu)的是附有美國(guó)某知名商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱H商標(biāo)）的成衣。訂單正面寫明了所要求的商標(biāo)、成衣型號(hào)及每種型號(hào)的數(shù)量等。在訂單的右下角，有一行小字：本訂單以背面條款為條件。訂單是以傳真的方式收到的，然而在收到的傳真中，并沒(méi)有訂單的背面。中間人C公司隨后把成衣設(shè)計(jì)樣式和商標(biāo)標(biāo)簽樣品寄給了無(wú)錫的A公司。由于A、B、C之前有過(guò)類似的交易，且沒(méi)有發(fā)生過(guò)問(wèn)題，所以A公司在接到訂單后，立刻從臺(tái)灣進(jìn)口了所需布匹，按照商標(biāo)樣品定購(gòu)了大量H商標(biāo)。在生產(chǎn)的成衣樣品得到B公司批準(zhǔn)之后，A公司立刻開(kāi)足馬力，組織生產(chǎn)。

不幸的是，A公司在生產(chǎn)完畢并將全部成衣運(yùn)到碼頭準(zhǔn)備交付海運(yùn)時(shí)，接到B公司的通知，要求A公司暫停運(yùn)輸，并拆去成衣上的H商標(biāo)。在焦急的等待中，A公司得到最終通知：B公司不可能接受該批成衣，因?yàn)镠商標(biāo)所有權(quán)人在美國(guó)控告B公司和C公司侵犯其商標(biāo)權(quán)，法院已簽發(fā)禁令禁止B公司和C公司染指任何有關(guān)H商標(biāo)的交易。A公司立刻聯(lián)系了H商標(biāo)所有權(quán)人在中國(guó)的聯(lián)絡(luò)處，了解情況，并主動(dòng)說(shuō)明了事情原委。A公司原希望以其配合換取在H商標(biāo)所有人和B公司及C公司的訴訟中對(duì)A公司損失的補(bǔ)償，但是H商標(biāo)所有權(quán)人和B公司及C公司的訴訟以三方妥協(xié)結(jié)案，以B公司和C公司同意賠償H商標(biāo)所有權(quán)人一定金錢并不再?gòu)氖掠嘘P(guān)H商標(biāo)的交易告終。由于A公司不是該訴訟中的當(dāng)事人，沒(méi)有人理會(huì)A公司利益。

A公司多次敦促與B公司和C公司尋求解決辦法，未果。無(wú)奈，A公司只好將所有成衣處理。由于沒(méi)有H商標(biāo)的成衣價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其原訂單價(jià)格，A公司蒙受了巨額經(jīng)濟(jì)損失，不但沒(méi)有能夠及時(shí)還清為生產(chǎn)該批成衣所做的銀行貸款，而且由于浪費(fèi)了出口配額而受到了政府處罰。

A公司隨后在紐約委托律師起訴B公司和C公司。A公司訴B公司和C公司違約和欺詐。B公司辨稱根據(jù)訂單背面所載條款，是A公司向B公司保證H商標(biāo)的合法使用權(quán)，而不是B公司向A公司。B公司同時(shí)向A公司提出反訴，要求A公司賠償因H商標(biāo)所有人控告B公司所引起的B方損失。C公司則否認(rèn)一切指控，聲稱并不知道A公司沒(méi)有使用H商標(biāo)的權(quán)利。

之后，B公司和C公司要求妥協(xié)，愿意賠償A公司一定損失。然而A公司義憤填膺，斷然拒絕了對(duì)方的妥協(xié)要求。經(jīng)過(guò)冗長(zhǎng)的證據(jù)交換和法庭審理過(guò)程，A公司最終挽回了一定的損失。然而，在這場(chǎng)糾紛中A公司的一系列不慎和不當(dāng)決策值得所有出口商警惕。

三、本案例的幾點(diǎn)啟示

第一，出口商和生產(chǎn)商應(yīng)正確認(rèn)識(shí)到合同訂單中商標(biāo)權(quán)問(wèn)題所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

合同各方應(yīng)在協(xié)議中明確商標(biāo)權(quán)的歸屬并保證商標(biāo)權(quán)的合法使用，為了降低風(fēng)險(xiǎn)，不擁有商標(biāo)權(quán)的出口商和生產(chǎn)商應(yīng)要求對(duì)方出具相應(yīng)的商標(biāo)權(quán)所有權(quán)人證書，如商標(biāo)注冊(cè)證書或原所有權(quán)人簽發(fā)的授權(quán)使用證明或合同等。同時(shí)，出口商或生產(chǎn)廠家應(yīng)通過(guò)獨(dú)立第三方如美國(guó)有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、商標(biāo)權(quán)所有權(quán)人等直接核實(shí)外國(guó)定購(gòu)方提供的聲明或證書。這些核查程序的費(fèi)用其實(shí)并不高，但涉及到的風(fēng)險(xiǎn)非常高。出口商或生產(chǎn)廠家絕對(duì)不應(yīng)該想當(dāng)然地認(rèn)為訂貨方擁有該商標(biāo)權(quán)，或認(rèn)為只要按訂單生產(chǎn)，按期交貨，商標(biāo)權(quán)問(wèn)題毫不關(guān)己。在上述案件中，如果無(wú)錫這家出口公司A在美國(guó)有財(cái)產(chǎn)或分工司，很可能在第一輪H商標(biāo)所有權(quán)人對(duì)B公司和C公司的訴訟中，A公司就淪為共同被告，從而帶來(lái)更大的損失。

第二，應(yīng)注意合同和訂單中每一句話的含義及“陷阱”條款

合同語(yǔ)言所表達(dá)的意思如果一方與另一方的理解不合，雙方應(yīng)及時(shí)澄清，并加以書面明確，不要口頭對(duì)合同進(jìn)行修改。比如，合同或訂單指引外在的文件和物品，應(yīng)核實(shí)該文件和物品，并明白其內(nèi)容，有的條款可能就是故意設(shè)置的陷阱，必須十分小心。在上述案件中，B公司在訂單的右下角用很小的字注明：本訂單以背面條款為條件。A公司在接受訂單時(shí)并沒(méi)有注意到訂單正面所指明的訂單反面條件。在實(shí)際商業(yè)交易中，合同各方確實(shí)容易把注意力集中在實(shí)體方面的條款，如價(jià)格、數(shù)量、型號(hào)等，從而忽視責(zé)任條款。另外，應(yīng)保留雙方在交易前后的一切文件和通訊，這些文件和通訊本身也可能是合同的一部分，或在解釋合同時(shí)起重要作用。

第三，商業(yè)交易一旦出現(xiàn)糾紛，如在合理的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有協(xié)商解決，一方面應(yīng)及時(shí)與律師商議評(píng)估，決定是否訴諸法律，另一方面不可意氣用事，追求不經(jīng)濟(jì)的訴求

不同的案件種類在美國(guó)有不同訴訟時(shí)效，案件應(yīng)該在訴訟時(shí)效內(nèi)提起訴訟或仲裁。在上述案件中，如果無(wú)錫的A公司在乙公司和丙公司拒絕賠償時(shí)即知難而退，A公司不可能挽回任何損失，正是A公司的決心和迅速行動(dòng)為公司降低了損失。另一方面，鑒于法庭審理所引起的高額費(fèi)用和時(shí)間，美國(guó)大部分商業(yè)糾紛案件以雙方在法庭妥協(xié)，一方向另一方支付和解賠償金結(jié)案。在上述案件中，A公司氣憤之至，拒絕了被告二次和解賠償金的提議，則在經(jīng)濟(jì)方面錯(cuò)過(guò)了解決案件的最佳時(shí)機(jī)。

第四，為外商進(jìn)行“貼牌”加工生產(chǎn)的企業(yè)，對(duì)外商指定的商標(biāo)必須要求提供有法律效用的證明，或在合同中明確商標(biāo)侵權(quán)一概由外商負(fù)責(zé)

涉外定牌加工生產(chǎn)企業(yè)，大多缺乏商標(biāo)使用中的自我保護(hù)意識(shí)。一些接受“貼牌”的企業(yè)，對(duì)外商指定或者提供使用的商標(biāo)大都未要求對(duì)方出具真實(shí)有效的商標(biāo)專用權(quán)屬證明，涉外定牌加工中簽訂的合同普遍不規(guī)范。有的僅憑外商“訂單”傳真件，在外商根本未提供商標(biāo)權(quán)屬證明時(shí)即開(kāi)始加工生產(chǎn)，以致為企業(yè)埋下了侵權(quán)禍根。在上述案例中，如果A公司與B公司簽訂加工合同時(shí)，加上“B公司指定的商標(biāo)如果發(fā)生侵權(quán)糾紛，其損失一概由B公司承擔(dān)”的條款，A公司就不會(huì)受騙上當(dāng)。對(duì)此，業(yè)內(nèi)專家提醒，中國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者要學(xué)習(xí)和掌握國(guó)際貿(mào)易知識(shí)，熟悉國(guó)際慣例，嚴(yán)格“定牌”加工的法律及程序，接訂單時(shí)一定要讓外商提供指定生產(chǎn)品牌的合法使用權(quán)或者擁有權(quán)證書，用法律來(lái)保障自己的權(quán)益不受損害。

第五，有的企業(yè)搞加工貿(mào)易，即使出口產(chǎn)品用的是自主商標(biāo)，由于商標(biāo)保護(hù)意識(shí)不強(qiáng)，也會(huì)出現(xiàn)商標(biāo)侵權(quán)糾紛，并造成很大損失

因?yàn)橹R(shí)產(chǎn)權(quán)有地域性規(guī)定，在中國(guó)注冊(cè)生效的商標(biāo)在國(guó)外大部分時(shí)候不會(huì)自主生效，只有在國(guó)外或產(chǎn)品的進(jìn)口商申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)保護(hù)才會(huì)不受侵占。有的產(chǎn)品因?yàn)樵诿绹?guó)或其他國(guó)家市場(chǎng)很暢銷，受消費(fèi)者歡迎，個(gè)別美國(guó)的進(jìn)口商或其他國(guó)家的進(jìn)口商就有可能搶先在美國(guó)或其他國(guó)家注冊(cè)，將中國(guó)某出口產(chǎn)品商標(biāo)據(jù)為己有。如果相關(guān)合同中沒(méi)有關(guān)于保護(hù)其出口產(chǎn)品商標(biāo)的條款，原商標(biāo)所有權(quán)人就會(huì)發(fā)生侵權(quán)行為，其出口市場(chǎng)就會(huì)失掉。即使通過(guò)法律訴訟奪回商標(biāo)權(quán)也會(huì)付出很大的代價(jià)，造成很大的損失。上述案件中，由于企業(yè)缺少商標(biāo)保護(hù)意識(shí)，即使用自己的商標(biāo)，遲早也會(huì)出問(wèn)題?！?/p>