方法專利侵權(quán)舉證責(zé)任倒置制度之修改

[摘 要] 我國《專利法》第57條規(guī)定的方法專利侵權(quán)舉證責(zé)任倒置制度在司法適用中面臨著諸多法無明文規(guī)定的問題，亟須在專利法第三次修正案中作出修改。

[關(guān)鍵詞] 方法專利侵權(quán) 舉證責(zé)任倒置

近年來方法專利侵權(quán)案件成為知識產(chǎn)權(quán)審判的一大熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題，原因在于我國《專利法》僅在第57條第2款前半段原則性地規(guī)定侵權(quán)案件涉及“新產(chǎn)品”“制造方法”發(fā)明專利的實(shí)行舉證責(zé)任倒置，由被告提供其產(chǎn)品制造方法“不同于”專利方法的證明，但至今沒有對何為“新產(chǎn)品”、“同樣產(chǎn)品”等幾個(gè)關(guān)鍵術(shù)語作出明確法律解釋，使得專利權(quán)人在維權(quán)過程中履履遇到無法可依的舉證困境。如何修改立法，從而更為公平、有效地保護(hù)相關(guān)主體的合法權(quán)益成為亟須解決的一道難題。

一、我國現(xiàn)行方法專利侵權(quán)舉證責(zé)任倒置制度

《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》(簡稱Trips協(xié)議)第 34條規(guī)定了兩種確定方法專利侵權(quán)舉證責(zé)任倒置適用條件的方法，一種為1(a)中規(guī)定的“使用該專利方法獲得的產(chǎn)品為新產(chǎn)品”時(shí)，但Trips協(xié)議并未就什么是此處所指的“新產(chǎn)品”這個(gè)關(guān)鍵問題作出進(jìn)一步的規(guī)定，而是將“新產(chǎn)品”的內(nèi)涵解釋權(quán)及具體認(rèn)定留給了各國立法當(dāng)局；另一種為1(b)中規(guī)定的“如果該相同產(chǎn)品有相當(dāng)大的可能是使用該專利方法制造的，但專利所有人經(jīng)合理努力仍不能確定其實(shí)際使用的制造方法”時(shí)，則至少在以上任一情形下成員應(yīng)該規(guī)定，“如無相反證據(jù)，未經(jīng)專利所有人同意而制造的任何相同產(chǎn)品，均應(yīng)被視為是使用該專利方法獲得的”，此時(shí)“司法當(dāng)局應(yīng)有權(quán)責(zé)令被告證明其獲得相同產(chǎn)品的方法不同于該專利方法”，并且在第三款特別規(guī)定“在引用相反證據(jù)時(shí)，應(yīng)考慮被告保護(hù)其制造秘密及商業(yè)秘密的合法利益”。

我國歷次專利立法及相關(guān)司法解釋對此曾經(jīng)作出過不盡相同的規(guī)定，現(xiàn)行專利法基本采用了Trips協(xié)議34條1(a)的規(guī)定，與1993年專利法一樣都規(guī)定只有“新產(chǎn)品”制造方法專利侵權(quán)案件才能適用舉證責(zé)任倒置制度的規(guī)定，這也與1964年10月23日通過的《發(fā)展中國家保護(hù)發(fā)明模范法》 (Model Law for Developing Countries on Inventions)的立法理念相一致；但與1993年專利法不同的是，2000年專利法強(qiáng)調(diào)被控侵權(quán)人不僅應(yīng)提供“其產(chǎn)品制造方法的證明”，而且應(yīng)提供其產(chǎn)品制造方法“不同于”專利方法的證明，否則，法律將推定其使用了專利方法，判定其侵權(quán)。方法專利侵權(quán)訴訟是一個(gè)涉及專利法、訴訟法兩個(gè)領(lǐng)域的交叉問題，技術(shù)性很強(qiáng)，有時(shí)即使被控侵權(quán)人向法庭提供了“其產(chǎn)品制造方法的證明”，不具備相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識的法官仍然難以判斷其制造方法是否落入原告專利權(quán)的保護(hù)范圍。因而，2000年專利法所作的這種修改事實(shí)上加強(qiáng)了被控侵權(quán)人的舉證責(zé)任，但在法律適用中仍然面臨著諸多法無明文規(guī)定的問題。

二、方法專利侵權(quán)舉證責(zé)任倒置制度適用中的法律問題

1.“新產(chǎn)品”及“同樣產(chǎn)品”的舉證責(zé)任是不是也實(shí)行倒置

《專利法》57條第2款僅規(guī)定了“新產(chǎn)品”是適用舉證責(zé)任倒置的前提，但并未明確指出由誰來承擔(dān)證明涉案產(chǎn)品是否為“新產(chǎn)品”及被控侵權(quán)人所生產(chǎn)的產(chǎn)品與用專利方法生產(chǎn)的產(chǎn)品是“同樣產(chǎn)品”的舉證責(zé)任。司法實(shí)踐中，法院一般是根據(jù)我國《民事訴訟法》第64條“當(dāng)事人對自己提出的主張，有責(zé)任提供證據(jù)”的規(guī)定，要求原告來承擔(dān)舉證責(zé)任。但問題是，原告要舉證自己產(chǎn)品為公眾所知的時(shí)間容易，但要證明是“新”的——即在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)沒有比這個(gè)產(chǎn)品更新的并不容易，從某種意義上來講也是不可能的，因?yàn)槿魏稳硕紵o法證明未發(fā)生的事件。然而，要證明一個(gè)事實(shí)發(fā)生過只需舉出一個(gè)證據(jù)即可，因而，有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，在判斷涉案產(chǎn)品是否為“新產(chǎn)品”時(shí)，也實(shí)行“舉證責(zé)任倒置”，原告不負(fù)舉證“新產(chǎn)品”的責(zé)任，而直接由被告舉出涉案產(chǎn)品“不新”的反證，只要被告能夠證明該產(chǎn)品曾經(jīng)在國內(nèi)市場上出現(xiàn)過，也就證明了原告用專利方法生產(chǎn)的產(chǎn)品不是“新產(chǎn)品”，從而不能適用舉證責(zé)任倒置的相關(guān)規(guī)定。

筆者認(rèn)為，這種作法乍聽起來很合理，很具可操作性，也很節(jié)省訴訟成本，但是，首先它違反了一般的法理，舉證責(zé)任倒置作為“誰主張、誰舉證”這一基本證據(jù)法原則的例外，必須有法律的明確規(guī)定時(shí)才能適用，否則法律的天平就可能出現(xiàn)傾斜，原告合法權(quán)利的維護(hù)不能以侵害被告的正當(dāng)權(quán)益為代價(jià)；其次，即使法律經(jīng)過正當(dāng)程序修改作出了這樣的規(guī)定仍然無助于問題的解決，無法起到平衡原被告雙方之間權(quán)利義務(wù)的作用，因?yàn)樵诖饲樾沃?，被告同樣很容易舉出原告所言的產(chǎn)品不是新產(chǎn)品的反例，從而使原告失去能夠運(yùn)用舉證責(zé)任倒置條款的基礎(chǔ)，重新回到需要舉證被告實(shí)際使用的制造方法即為專利方法的不利境地。

因而，在我國目前的法律框架下，比較務(wù)實(shí)的辦法不是爭論由誰來承擔(dān)證明“新產(chǎn)品”的舉證責(zé)任，而是適當(dāng)降低對于“新產(chǎn)品”的證明標(biāo)準(zhǔn)，并及時(shí)進(jìn)行舉證責(zé)任的轉(zhuǎn)移。只要原告盡到了初步的證明責(zé)任，比如提交了用專利方法制造的產(chǎn)品首次為公眾所知的時(shí)間并提供了相應(yīng)的證據(jù)證明該產(chǎn)品是“新”的，就可以適時(shí)地將舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移給提供反證比較便利的被告，由其舉證在涉案產(chǎn)品出現(xiàn)之前國內(nèi)就已經(jīng)存在相同產(chǎn)品的證據(jù)。

同理，在初步認(rèn)定用專利方法生產(chǎn)的產(chǎn)品為“新產(chǎn)品”的前提下，應(yīng)該由原告繼續(xù)舉證涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品為“同樣產(chǎn)品”。盡管沒有具體的法律規(guī)定，此處“同樣”的產(chǎn)品應(yīng)該是指各方面相同的產(chǎn)品，而非“同類”產(chǎn)品，后者的外延要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于前者。實(shí)踐中不少案例誤將此處的“同樣產(chǎn)品”擴(kuò)大理解為“同類產(chǎn)品”，從而不當(dāng)擴(kuò)大了舉證責(zé)任倒置的適用范圍。比較典型的案例是法國阿文－蒂斯公司訴恒瑞公司“多西他賽”專利侵權(quán)案，在該案一審判決2中誤將“同樣”的產(chǎn)品理解為“同類產(chǎn)品”，從而判定被告制作的產(chǎn)品與原告的產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，因而符合專利法規(guī)定的舉證責(zé)任倒置的適用條件，由被告承擔(dān)舉證自己產(chǎn)品的制造方法不同于原告專利方法的證明，從而將敗訴的風(fēng)險(xiǎn)不適當(dāng)?shù)剞D(zhuǎn)移給了被告，這對被告來講是不公平的。本案在二審判決中及時(shí)糾正了這個(gè)錯(cuò)誤，指出一審判決的這個(gè)決定“沒有法律依據(jù)”。在解釋和執(zhí)行法律規(guī)定的時(shí)候我們應(yīng)該嚴(yán)格遵循法律的本意，不能任意擴(kuò)大或縮小法律的適用范圍，否則就可能侵犯原告或被告的實(shí)體權(quán)益。

2.“新產(chǎn)品”的認(rèn)定問題

其一，誰是“新產(chǎn)品”的有權(quán)認(rèn)定主體

這是我國專利侵權(quán)審判實(shí)踐中獨(dú)有的問題。根據(jù)《專利法》第57條第1款和《專利法實(shí)施細(xì)則》第79條的規(guī)定，我國采取了行政、司法“兩條途徑、協(xié)調(diào)運(yùn)作”的專利保護(hù)模式，除了人民法院可以裁判侵權(quán)糾紛以外，“管理專利工作的部門”在專利侵權(quán)糾紛方面也有責(zé)令侵權(quán)人立即停止侵權(quán)行為、申請強(qiáng)制執(zhí)行、調(diào)解權(quán)等很廣泛的處理權(quán)，而如何協(xié)調(diào)和統(tǒng)一兩者的權(quán)力一直是一個(gè)難題。實(shí)踐中就出現(xiàn)了這樣一個(gè)真實(shí)的案例：A廠發(fā)現(xiàn)B廠正在生產(chǎn)一種尖頭牙刷，而這種尖頭牙刷的生產(chǎn)方法是A廠的兩個(gè)職員擁有專利的，A廠即請求當(dāng)?shù)刂R產(chǎn)權(quán)局處理B廠的專利侵權(quán)行為；B廠辯稱，尖頭牙刷不是“新產(chǎn)品”，并提供了相關(guān)證據(jù)，其主張獲得了知識產(chǎn)權(quán)局的認(rèn)可，因而A廠不能運(yùn)用專利法57條第2款的舉證責(zé)任倒置條款；A廠不服，遂把市知識產(chǎn)權(quán)局告上了法庭；在法庭上A廠提供了該方法專利曾由復(fù)審委員會復(fù)審的證明，證明該專利方法具有新穎性，符合專利法保護(hù)的范圍，并提出此專利既然經(jīng)過復(fù)審委員會復(fù)審，是否為“新產(chǎn)品”也應(yīng)該由復(fù)審委員會認(rèn)定，而不應(yīng)該由知識產(chǎn)權(quán)局來下定論。這就給主審法官提出了一個(gè)難題，到底誰是“新產(chǎn)品”的適格認(rèn)定主體？另外，方法專利侵權(quán)案件中，對于同一個(gè)涉案產(chǎn)品，在由專利行政管理部門處理糾紛時(shí)被認(rèn)定為“新產(chǎn)品”，之后案件被起訴到法院后又被重新認(rèn)定為不是“新產(chǎn)品”的案例屢見不鮮，致使行政機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)的公信力在一定程度上都受到了質(zhì)疑。

其二，“新產(chǎn)品”適用舉證責(zé)任倒置的時(shí)效問題

即用專利方法生產(chǎn)的產(chǎn)品如果與專利申請日之前的產(chǎn)品相比是“新”的，其方法發(fā)明專利的專利權(quán)人在之后的維權(quán)實(shí)踐中是否可以一直適用舉證責(zé)任倒置的優(yōu)惠？國際公約、國內(nèi)外相關(guān)立法對此未作規(guī)定。然而現(xiàn)代科技發(fā)展日新月異，一種新產(chǎn)品制造出來以后，很快就會出現(xiàn)更為先進(jìn)的替代產(chǎn)品或更為優(yōu)越的產(chǎn)品制造方法，專利方法和用專利方法生產(chǎn)出來的產(chǎn)品也不例外，市場上很快就會出現(xiàn)與專利方法競爭的、生產(chǎn)這種產(chǎn)品的其他制造方法，此時(shí)如若繼續(xù)適用《專利法》57條規(guī)定的舉證責(zé)任倒置條款就有違立法的初衷，其法律適用的結(jié)果將要退回到1993年專利法未修改以前的狀態(tài)，將舉證責(zé)任倒置的范圍重新擴(kuò)大到原來立法規(guī)定的所有產(chǎn)品的范圍，一方面不利于維護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益，另一方面也容易造成專利權(quán)人濫訴，甚至借此刺探競爭對手的技術(shù)秘密或商業(yè)秘密，侵害許多無辜的被控侵權(quán)人的合法權(quán)利。制造方法發(fā)明專利的保護(hù)期限是20年，一項(xiàng)產(chǎn)品如若一旦被認(rèn)定為“新產(chǎn)品”就一直適用舉證責(zé)任倒置的優(yōu)惠，那后果將不可想象。

其三，如何科學(xué)界定專利法意義上的“新產(chǎn)品”的法律內(nèi)涵

近年來國內(nèi)學(xué)界、實(shí)務(wù)界對此頗有爭議，但并未形成主流意見，茲不贅述。英國、加拿大、香港等英美法系國家或地區(qū)的專利法也采用了Trips協(xié)議34條1(a)的規(guī)定，且沒有具體解釋何為能夠適用舉證責(zé)任倒置的“新產(chǎn)品”，但由于其為判例法國家，法官可以在審判過程中造法，這個(gè)問題可以由主審法官在具體案件中自由裁量。同為大陸法系的日本、臺灣在方法專利舉證責(zé)任倒置的適用條件方面沒有直接引用“新產(chǎn)品”這一概念，而是作了更具操作性的規(guī)定，值得我們參考。其中，臺灣專利法將其規(guī)定為“國內(nèi)外未見者”，大大縮小了專利權(quán)人能夠運(yùn)用舉證責(zé)任倒置的范圍，提高了專利權(quán)人的舉證難度，相比之下，日本專利法的規(guī)定對保護(hù)專利權(quán)人的利益更有保障，并且更具可行性。但事實(shí)上，要求原告去證明涉案產(chǎn)品在“國內(nèi)未公知”也是相當(dāng)困難的，法律從不強(qiáng)求當(dāng)事人去證明從未發(fā)生的事實(shí)。

三、方法專利侵權(quán)舉證責(zé)任倒置制度之修改

方法專利侵權(quán)訴訟中，如何正確適用《專利法》57條規(guī)定的舉證責(zé)任倒置制度既涉及到原被告雙方在訴訟中的程序性權(quán)利，也直接關(guān)系到案件審判的最終結(jié)果，因而成為各方爭議的焦點(diǎn)。

知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)比較充分的美國等國家認(rèn)識到了在“新產(chǎn)品”認(rèn)定方面存在諸多爭議，故沒有采用Trips協(xié)議34條1(a)的規(guī)定，而是選擇了1(b)的規(guī)定，相比之下，這種規(guī)定更為靈活，雖然給了法官更大的自由裁量權(quán)，但更便于專利權(quán)人舉證和法院作出判斷，回避了原被告雙方在“新產(chǎn)品”認(rèn)定主體、認(rèn)定效力、認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等方面的爭議，巧妙地避免了舉證責(zé)任倒置條款在確定是否適用時(shí)就產(chǎn)生很大爭議的困境，有利于案件的順利審理，不失為一種更好的立法思路。澳大利亞1990年專利法第121A條之“舉證責(zé)任——方法專利侵權(quán)”部分也作了類似規(guī)定。

綜合考察國際公約的相關(guān)規(guī)定及知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)比較發(fā)達(dá)的國家的立法經(jīng)驗(yàn)，筆者建議立法機(jī)關(guān)在專利法的第三次修正案中，應(yīng)借鑒澳大利亞專利法的立法模式，放棄“新產(chǎn)品”作為舉證責(zé)任倒置的適用條件，而直接按照Trips協(xié)議第34條1(b)款的規(guī)定重新立法，并且新增一款，強(qiáng)調(diào)“在引用相反證據(jù)時(shí)，應(yīng)考慮被告保護(hù)其制造秘密及商業(yè)秘密的合法利益”。