涉外定牌加工與商標(biāo)侵權(quán)

秋實

2023年6月26日，江蘇省常州市中級人民法院對外公布一起知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)典型案例。該案例說明，涉外定牌加工不能成為商標(biāo)侵權(quán)的除外情形。

生產(chǎn)仿冒柴油機(jī)被查處

1998年1月至2005年10月，常州常發(fā)動力機(jī)械有限公司（下稱“常發(fā)機(jī)械公司”）取得第1143073號、第1143071號、第1299488號和第9529811號注冊商標(biāo)，核定使用商品為第7類：柴油機(jī)、內(nèi)燃機(jī)配件、節(jié)油器、化油器等。上述商標(biāo)均處于有效期內(nèi)，其中第1143073號注冊商標(biāo)于2002年被認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)。

2015年10月，江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司（下稱“常發(fā)農(nóng)裝公司”）吸收合并常發(fā)機(jī)械公司。2016年12月，常發(fā)機(jī)械公司將上述4個注冊商標(biāo)變更至常發(fā)農(nóng)裝公司名下。

多年以來，為宣傳、推廣自身品牌，常發(fā)農(nóng)裝公司與多個廣電機(jī)構(gòu)簽署合作協(xié)議，還積極參加國內(nèi)多地舉辦的博覽會、展覽會及論壇。常發(fā)農(nóng)裝公司生產(chǎn)的常發(fā)牌單缸柴油機(jī)，于2005年被授予中國名牌產(chǎn)品稱號。

2021年6月，常發(fā)農(nóng)裝公司工作人員在常州某機(jī)械有限公司（下稱“機(jī)械公司”）車間內(nèi)，發(fā)現(xiàn)疑似對常發(fā)農(nóng)裝公司注冊商標(biāo)侵權(quán)的柴油機(jī)。2021年7月23日，常州市國家高新區(qū)（新北區(qū)）市場監(jiān)督管理局（下稱“高新區(qū)市場監(jiān)管局”）對機(jī)械公司進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)該公司正在生產(chǎn)一款標(biāo)識為“CHONGFA”的柴油機(jī)，其機(jī)身兩側(cè)貼有“CHONGFA”標(biāo)識，機(jī)頭貼有與常發(fā)農(nóng)裝公司注冊商標(biāo)相近的圖形標(biāo)識。

經(jīng)比對，常發(fā)農(nóng)裝公司的商標(biāo)與機(jī)械公司使用的標(biāo)識主要有三個區(qū)別：前者是圖形加文字組合，后者只有圖形，沒有文字；前者圖案中的“C”與“F”中間有空隙，不相連；后者兩個字母之間沒有空隙；前者圖案左右不對稱，后者圖案左右對稱。

高新區(qū)市場監(jiān)管局經(jīng)審查認(rèn)定，機(jī)械公司的行為構(gòu)成《商標(biāo)法》第五十七條第一款第（二）項規(guī)定的侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的違法行為，遂于2021年12月3日作出行政處罰決定：沒收50臺“CHONGFA”ZS115G柴油機(jī)，沒收相關(guān)標(biāo)識模塊、銘牌，罰款16萬元。

是侵權(quán)還是合理使用

2022年1月17日，常發(fā)農(nóng)裝公司以機(jī)械公司為被告向常州市中級人民法院提起商標(biāo)權(quán)侵權(quán)訴訟，要求法院判令機(jī)械公司立即停止生產(chǎn)、銷售標(biāo)有案涉侵權(quán)標(biāo)識的單缸柴油機(jī)，并賠償215萬元。

常發(fā)農(nóng)裝公司認(rèn)為，機(jī)械公司在與其存在同地區(qū)、同行業(yè)競爭關(guān)系的情況下，長期仿冒具有一定影響力的商標(biāo)，造成市場混亂，嚴(yán)重侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)。

機(jī)械公司表示，其被訴行為屬于涉外定牌加工，產(chǎn)品最終銷往非洲地區(qū)，其使用的有關(guān)標(biāo)識不發(fā)揮識別功能，不構(gòu)成《商標(biāo)法》中的商標(biāo)使用。且其使用的案涉標(biāo)識與案涉商標(biāo)不構(gòu)成近似，加之相關(guān)產(chǎn)品不會直接進(jìn)入國內(nèi)流通領(lǐng)域，所以不會造成相關(guān)公眾的混淆。該公司辯稱，其在涉外定牌加工前，要求委托方出示了案涉標(biāo)識在非洲相關(guān)國家進(jìn)行商標(biāo)注冊申請的證明文件，故其已盡到必要、合理的審查義務(wù)，不存在侵權(quán)故意。

機(jī)械公司還強(qiáng)調(diào)，即使侵權(quán)行為成立，也應(yīng)當(dāng)妥善平衡商標(biāo)權(quán)利人與定牌加工方的利益。建議法院在確定最終判賠額時，既要考慮其沒有侵權(quán)的故意，也要考慮常發(fā)農(nóng)裝公司沒有對該定牌加工行為及時提醒和制止，導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大。

涉外定牌加工不是擋箭牌

常州市中級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，本案爭議焦點為：機(jī)械公司使用案涉標(biāo)識的行為是否侵犯了常發(fā)農(nóng)機(jī)公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)；機(jī)械公司關(guān)于其行為屬于涉外定牌加工，且已盡到必要、合理審查義務(wù)的抗辯理由是否成立。

關(guān)于第一個爭議焦點，法院認(rèn)為，機(jī)械公司使用案涉標(biāo)識的行為，侵犯了常發(fā)農(nóng)裝公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)。

首先，機(jī)械公司對案涉標(biāo)識進(jìn)行了商標(biāo)性使用，使之發(fā)揮了識別商品來源的作用。認(rèn)定商標(biāo)性使用，應(yīng)當(dāng)從相關(guān)公眾的視角出發(fā)?！渡虡?biāo)法》意義上的相關(guān)公眾，不僅包括商標(biāo)所標(biāo)識的該類商品的消費者，還包括與該類商品的營銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營者。因此，在商品生產(chǎn)、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)存在接觸可能性的其他經(jīng)營者，也屬于《商標(biāo)法》意義上的相關(guān)公眾。另外，隨著我國進(jìn)出口貨物以及進(jìn)出境人員的增多，在境外接觸相關(guān)商品的公民，也屬于我國《商標(biāo)法》意義上的相關(guān)公眾。

本案中，案涉標(biāo)識貼于柴油機(jī)兩側(cè)、機(jī)頭及室蓋的顯著位置，不僅具有裝飾性，更具有說明性；標(biāo)識字體較大，較為顯著，易于被相關(guān)公眾觀察到；案涉標(biāo)識的位置符合柴油機(jī)類商品上商標(biāo)慣常的標(biāo)識位置。顯然，機(jī)械公司對案涉標(biāo)識的使用具有“區(qū)分來源”的意圖，屬于商標(biāo)意義上的使用。

國際貿(mào)易中應(yīng)注意對商標(biāo)權(quán)的保護(hù)

其次，案涉標(biāo)識與案涉商標(biāo)使用在同一類商品——柴油機(jī)上，且案涉標(biāo)識與案涉商標(biāo)構(gòu)成近似。按照最高法有關(guān)司法解釋的規(guī)定，判斷商標(biāo)是否構(gòu)成近似，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行整體比對，且以相關(guān)公眾的一般注意力為標(biāo)準(zhǔn)判斷，同時應(yīng)當(dāng)考慮請求保護(hù)的注冊商標(biāo)的顯著性和知名性。經(jīng)比對，案涉圖形標(biāo)識與案涉4個商標(biāo)的圖形部分構(gòu)成近似。雖然兩者存在不同之處，但以相關(guān)公眾的一般注意力而言，不易被察覺，容易導(dǎo)致混淆。

關(guān)于第二個爭議焦點，法院認(rèn)為，機(jī)械公司關(guān)于其行為屬于涉外定牌加工，且已盡到必要、合理審查義務(wù)的抗辯理由不能成立。

首先，機(jī)械公司的行為不構(gòu)成涉外定牌加工。認(rèn)定涉外定牌加工，必須滿足兩個前提要件：一是生產(chǎn)的產(chǎn)品在國外擁有商標(biāo)權(quán)，二是被訴侵權(quán)一方已經(jīng)取得國外權(quán)利人的合法授權(quán)。本案中，雖然機(jī)械公司提供了委托書和商標(biāo)申請確認(rèn)回執(zhí)，證明其使用案涉標(biāo)識的行為系涉外定牌加工，但二者均不能證明“CHONGFA”標(biāo)識在國外已經(jīng)獲準(zhǔn)注冊為商標(biāo)，也不能證明機(jī)械公司已經(jīng)取得國外商標(biāo)權(quán)利人的合法授權(quán)。

其次，機(jī)械公司作為專業(yè)生產(chǎn)、加工、銷售柴油機(jī)的企業(yè)，在國內(nèi)注冊有多個商標(biāo)，其對于商標(biāo)必須先注冊再使用等規(guī)定應(yīng)當(dāng)是知曉的。其關(guān)于已經(jīng)盡到必要、合理審查義務(wù)的抗辯理由，顯然不能成立。

再次，即便涉外定牌加工行為成立，機(jī)械公司的抗辯理由亦不能成立。對于沒有在中國注冊的商標(biāo)，即使其在外國獲得注冊，在中國國內(nèi)也不享有注冊商標(biāo)專用權(quán)。與之相適應(yīng)，境內(nèi)企業(yè)獲得的所謂國外商標(biāo)的使用授權(quán)，不屬于我國《商標(biāo)法》保護(hù)的商標(biāo)合法權(quán)利，不能作為未侵犯商標(biāo)權(quán)的抗辯事由。

2023年6月26日，常州市中級人民法院對外公布本案一審判決結(jié)果：機(jī)械公司立即停止侵害常發(fā)農(nóng)裝公司第1143073號、第9529811號、第1143071號和第1299488號注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為；機(jī)械公司于判決生效起10日內(nèi)賠償常發(fā)農(nóng)裝公司經(jīng)濟(jì)損失60萬元；駁回常發(fā)農(nóng)裝公司的其他訴訟請求。

一審宣判后，雙方當(dāng)事人均未提出上訴。

編輯：姚志剛? winter-yao@163.com

法官點評

出口型企業(yè)和貼牌加工企業(yè)都應(yīng)當(dāng)從本案中汲取經(jīng)驗教訓(xùn)。對于出口型企業(yè)而言，商品出口不僅意味著商品的輸出，還應(yīng)當(dāng)考慮國際化背景下在國外市場上的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題，尤其是在國內(nèi)已經(jīng)被認(rèn)定的馳名商標(biāo)，更應(yīng)當(dāng)積極主動在主要出口國及地區(qū)注冊商標(biāo)，以更好地占有市場。對于貼牌加工企業(yè)而言，雖然商標(biāo)權(quán)保護(hù)一般止于國界，但涉外定牌加工并不意味著商標(biāo)侵權(quán)的豁免。尤其是全球范圍內(nèi)人員及商品流動性不斷增大的背景下，存在侵犯國內(nèi)商標(biāo)權(quán)的可能。對于涉外定牌加工業(yè)務(wù)，一定要嚴(yán)格審查授權(quán)方的權(quán)利來源，以及該知識產(chǎn)權(quán)在國內(nèi)注冊和受保護(hù)的情況，以規(guī)避相關(guān)法律風(fēng)險。