標準必要專利反向劫持行為認定

□文/費艷穎 王佳希 趙國朋

（大連理工大學 遼寧·大連）

［提要］近年來，標準必要專利糾紛越來越多，相比普通專利侵權(quán)，標準必要專利反向劫持更多涉及公共利益，對其認定更加困難。本文從基本理論出發(fā)，對標準必要專利反向劫持行為的法律屬性進行分析，在明晰專利反向劫持的法律屬性基礎(chǔ)上，明確標準必要專利反向劫持行為的具體認定要素。

一、專利反向劫持及存在的問題

為了使不同公司生產(chǎn)的產(chǎn)品間具有兼容性，減少消費者的使用成本，實踐中，一些行業(yè)會制定技術(shù)標準，只要進入到該領(lǐng)域，就要用到這些標準。而標準必要專利就是指為實施技術(shù)標準而必須使用的專利。因為標準必要專利這種“必須使用”的性質(zhì)，極大地提升了專利權(quán)人議價的能力，實踐中出現(xiàn)了標準必要專利權(quán)人向標準實施者索要不合理的高額專利許可使用費的現(xiàn)象，該現(xiàn)象被稱為專利劫持。為了遏制專利劫持現(xiàn)象，標準化組織會要求專利權(quán)人承諾以公平、合理、無歧視（簡稱FRAND）的原則，以合理的許可費率許可所有的標準實施者利用其專利。FRAND原則的產(chǎn)生抑制了專利劫持，但在發(fā)展過程中由于現(xiàn)有FRAND原則概念邊界模糊，專利反向劫持現(xiàn)象隨之而來。

標準必要專利反向劫持是指標準實施者未經(jīng)許可使用標準必要專利，當標準必要專利權(quán)人向其提出授權(quán)許可要約時，標準實施者利用FRAND原則的不確定性和模糊性，始終以許可費不符合FRAND原則為理由，惡意拖延談判時間或拒絕談判等，且在此期間持續(xù)使用該標準必要專利，使標準必要專利權(quán)人始終無法獲得專利許可使用費。此后司法實踐又對標準必要專利反向劫持行為進行了擴充解釋，只要標準實施者未經(jīng)專利權(quán)人的許可就實施了其標準必要專利，并在之后的許可談判中存在惡意磋商的行為，故意拖延談判，使標準必要專利權(quán)人利益受損，就被稱為實施了專利反向劫持行為。

5G時代，我國企業(yè)正從標準實施者逐步向標準必要權(quán)利人轉(zhuǎn)變，在該背景下如何站在標準必要專利權(quán)人的立場規(guī)制標準必要專利反向劫持將成為新的爭議焦點。但目前我國對于反向劫持行為的認定標準并不明確，缺乏具體的判斷標準，不同的人和機構(gòu)對反向劫持行為的認識和判斷也存在差異。為了準確認定標準必要專利反向劫持行為，需要明確標準必要專利反向劫持行為的法律屬性，進而確定專利反向劫持行為的具體認定要素，建立標準必要專利反向劫持行為認定的機制，為標準必要專利反向劫持行為的認定提供更為明確的指導和支持。

二、標準必要專利反向劫持行為法律分析

在標準必要專利反向劫持中，準實施者使用著標準必要專利同時又通過各種手段拒絕支付合理的許可使用費，構(gòu)成專利法上的專利侵權(quán)。同時，該行為又屬于當事人假借訂立合同，惡意進行磋商的情形，屬于民法上的締約過失。

（一）標準必要專利反向劫持行為構(gòu)成專利侵權(quán)。在認定專利侵權(quán)時需要考慮的因素有四個：違法行為、損害事實、主觀過錯以及因果關(guān)系。在標準必要專利反向劫持中，標準實施者為了將標準化技術(shù)運用到其生產(chǎn)的產(chǎn)品中，未經(jīng)專利權(quán)人的許可就實施了其標準必要專利，屬于實施了專利法所禁止的侵害專利權(quán)的違法行為；同時，標準實施者為了不付或少付專利許可費故意拖延談判，存在主觀過錯，并給標準必要專利權(quán)人造成了損失，因此標準必要專利反向劫持行為是一種專利侵權(quán)行為，但標準必要專利反向劫持與普通的專利侵權(quán)并不相同。

1、涉及的專利數(shù)量不同。大多數(shù)標準必要專利權(quán)人會擁有某項標準下的多個標準必要專利，并且因為大多數(shù)技術(shù)標準是全球通用的，所以專利權(quán)人會針對于同一優(yōu)先權(quán)文件在許多不同國家或地區(qū)申請同族專利，而標準必要專利實施者大多也在世界各地都有業(yè)務，因此標準必要專利一般是以標準必要專利包的方式進行許可。但是，目前司法實踐中，當標準必要專利權(quán)人受到標準必要專利反向劫持時，專利權(quán)人并不能在訴訟中主張整個專利組合，每次只能對少數(shù)專利進行主張，且訴訟必須一次在一個國家進行，因此標準必要專利權(quán)人只能就已成功的那部分專利獲得賠償，要想獲得對其所有被侵權(quán)的標準必要專利的付款，就需要在不同的國家連續(xù)提起訴訟，這種方法成本高、耗時長、風險大且獲得的賠償有限，而且法院的判決也具有不確定性。

2、侵權(quán)判定規(guī)則不同。一般的專利侵權(quán)認定，是通過比較涉案專利的權(quán)利要求與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征是否相同來確定。而標準必要專利侵權(quán)判斷則更加復雜，不僅涉及產(chǎn)品與專利的比對，還需要判定涉案專利是否屬于標準必要專利以及該標準是否是必要的。

3、許可費率的計算規(guī)則不同。為了避免許可費用堆疊，在確定標準必要專利許可包的許可費率時，必須嚴格遵守FRAND原則，不能將許可包中所有標準必要專利的許可費進行簡單相加，而要考慮許可費率的合理性、專利回授等諸多事項，而普通專利侵權(quán)則不受此限制。

4、賠償金額不同。在普通專利許可談判中因為考慮到專利有效性的不確定性，很可能對專利許可費進行折扣，而一旦這種不確定性消除，折扣就會被取消，從而導致更高的許可使用費，因此在計算損害賠償時會假定專利有效且侵權(quán)，從而確定一個相較于普通談判中專利許可費更高的數(shù)額。在標準必要專利反向劫持訴訟中，因為處于專利申請階段的技術(shù)同樣可以作為標準必要專利予以披露，因此標準必要專利的有效性同樣是不確定的，但因為FRAND原則的存在，專家并不會主張增加損害賠償以體現(xiàn)標準必要專利有效性的不確定性被解除。因此，在標準必要專利反向劫持訴訟中，公平交易協(xié)議中的費率不會與訴訟中的費率有實質(zhì)性的差異。

（二）標準必要專利反向劫持行為構(gòu)成締約過失。根據(jù)民法典的規(guī)定，一方當事人在訂立合同過程中，假借訂立合同的名義，進行惡意磋商，或有其他違背誠信原則的行為，使合同未成立而造成對方信賴利益受損的，應當承擔締約過失責任。締約過失責任的構(gòu)成要件通常包括以下四個：締約一方當事人有違反先合同義務的行為、對方當事人受有損失、違反先合同義務的行為與對方當事人受到的損失之間有因果聯(lián)系、違反先合同義務者主觀上存在過錯。

在標準必要專利反向劫持中，雙方實際上已經(jīng)因磋商而進入到了可以彼此影響的緊密關(guān)系中，標準必要專利權(quán)人已通過FRAND承諾進行了要約邀請，而標準實施者實施了該標準必要專利，用行動做出了要約，已不再是泛泛的知識產(chǎn)權(quán)相對人，而負有了協(xié)助標準必要專利權(quán)人積極談判等先合同義務，但標準實施者無合理理由怠于協(xié)商的行為，違反了誠實信用的磋商義務，導致合同不能成立，標準必要專利權(quán)人信賴利益受損，無法獲得許可使用費。此外，標準實施者明知不會與標準必要專利權(quán)人簽訂授權(quán)許可協(xié)議仍借由拒絕其許可條件、拖延談判等行為，代表其主觀上存在過錯。綜上，專利反向劫持行為符合締約過失的構(gòu)成要件，構(gòu)成締約過失。

三、標準必要專利反向劫持行為認定要素分析

（一）專利有效且屬于標準必要專利。在標準必要專利的法定形成過程中，標準化組織允許專利申請人對自己的專利申請進行申報披露，只要之后該專利申請獲得專利授權(quán)且其權(quán)利要求書落入最終發(fā)布的技術(shù)標準范圍之內(nèi)，那么該專利也是標準必要專利。所以，在標準必要專利糾紛中，如果聲明人的技術(shù)方案仍處于專利審查階段，卻以標準必要專利權(quán)人的身份自居，此時因?qū)＠胁淮嬖?，當然也沒有保護該聲明人的必要。

如果專利權(quán)人將申請日前已經(jīng)公布的技術(shù)標準中的技術(shù)方案申請成自己的專利，或者參與制定技術(shù)標準的人將從標準制定過程了解到的他人技術(shù)方案申請成專利，都屬于因該技術(shù)方案在申請日前已被公開而喪失了新穎性的情形，專利權(quán)無效。因此，在判斷標準實施者是否構(gòu)成專利反向劫持時，應以標準必要專利權(quán)人的專利有效且屬于標準必要專利為前提。

（二）標準實施者實施反向劫持行為。標準必要專利反向劫持行為由兩個行為組成：第一個行為是標準實施者未經(jīng)專利權(quán)人的許可就實施了其標準必要專利，其目的是將標準化技術(shù)運用到自身生產(chǎn)或制造使用相關(guān)標準的產(chǎn)品從而獲利；第二個行為是標準實施者存在惡意磋商的行為，故意拖延談判。兩個行為缺一不可，僅僅依靠標準實施者未經(jīng)許可實施標準必要專利不能當然得出專利反向劫持的結(jié)論，如果專利實施者被告知侵權(quán)后就停止使用該標準必要專利，或者積極協(xié)商，就不會構(gòu)成專利反向劫持。

談判開始階段，標準實施者怠于回復專利許可要約或者專利侵權(quán)警告函的行為，可推定為主觀存在惡意。前者是指在收到標準必要專利權(quán)人提出的載有專利號、專利權(quán)利要求等的專利信息以及符合商業(yè)慣例和交易習慣的答復期限的書面許可要約時，標準實施者怠于回復該通知或者直接拒絕談判，同時還持續(xù)使用該標準必要專利。后者是指標準實施者在收到專利權(quán)人以書面形式發(fā)布的指明侵犯專利權(quán)的范圍和具體的侵權(quán)方式的專利侵權(quán)警告函時，未在合理期間內(nèi)積極回應并尋求解決方案。

談判過程中，專利權(quán)人會向?qū)嵤┱咛峁┚唧w的許可條款，包括但不限于許可費報價、許可費的計算方法、有關(guān)第三方許可的信息、專利池的使用費率和法院案例等信息，此時，標準實施者多次更改談判時間；無正當理由拒絕與專利權(quán)人就許可條款進行協(xié)商；拒絕接受專利權(quán)人提出的許可條件，但又不提出反要約；提出明顯違反FRAND原則的反要約，但不解釋許可費的計算依據(jù)及方法，若權(quán)利人拒絕則借此使談判停滯；拒絕簽署保密協(xié)議等行為，可被認為主觀上存在過錯。

在談判的過程中，雙方可能會重復地進行要約和反要約，但若雙方始終無法達成合意，為了避免談判進程停滯不前，當事人向法院或者仲裁機構(gòu)等第三方機構(gòu)申請確定合理的許可條件，以滿足雙方的利益需求。此時，若標準實施者拒絕接受采取法律措施打破僵局，或在法院作出生效的賠償判決后長時間不履行，也可認為標準實施者存在惡意，構(gòu)成嚴重的劫持行為。

（三）標準實施者主觀上存在過錯。在專利反向劫持中，“惡意”主要指標準實施者在根本無意與專利權(quán)人達成標準必要專利許可協(xié)議的情況下開始或繼續(xù)談判?；谥骺陀^相一致原則，法律評價的行為必須是一定主觀心理支配下的行為。要準確認定標準實施者的主觀誠意，是否存在惡意磋商，就必須對標準實施者在談判過程中的客觀行為進行綜合性的考慮，秉持從客觀行為到主觀惡意的思維順序，把著力點放到當事人磋商的整個過程中的談判行為的認定上來，根據(jù)客觀存在的事實推斷標準實施者的真實意圖。就整個談判行為而言，只要有證據(jù)證明標準實施者實施了本章第二節(jié)中的專利反向劫持的客觀行為，那么就可以推定其主觀存在惡意，屬于惡意磋商。

（四）標準必要專利權(quán)人利益受損。標準必要專利權(quán)人受到了難以彌補的損害。雙方的許可談判陷入僵局，甚至持續(xù)數(shù)年，在談判停滯的時期內(nèi)，實施者仍在持續(xù)實施該標準必要專利，標準必要專利權(quán)人無法收回其研發(fā)投入和正常許可費，受到經(jīng)濟利益乃至市場地位上的損害。此外，標準必要專利權(quán)人受到的損失還包括信賴利益的損失，包括拖延談判導致標準必要專利權(quán)人支付的締約費用及利息，而該損失必須由標準必要專利權(quán)人主動提起訴訟才能彌補。

（五）因果關(guān)系。專利反向劫持行為與標準必要專利權(quán)人利益受損的結(jié)果之間存在因果關(guān)系。首先，要求標準必要專利權(quán)人受到了難以彌補的損害；其次，這種損失是由于專利反向劫持行為造成的而非其他原因造成的。當標準實施者的專利反向劫持行為是因為標準必要專利權(quán)人提出不合理的專利實施許可費而不得不做出的，即導致標準必要專利權(quán)人利益受損的真正原因其實是標準必要專利權(quán)人的過錯行為，標準實施者的反向劫持行為與實害結(jié)果之間就不存在因果關(guān)系，此時標準實施者拖延談判的行為不會被認為是專利反向劫持行為。

綜上，想要正確認識專利反向劫持行為，實現(xiàn)對標準必要專利權(quán)人的保護，就需要明確專利反向劫持行為的法律屬性與認定要素兩個問題。在法律屬性方面，專利反向劫持行為既構(gòu)成專利法上的專利侵權(quán)，又構(gòu)成民法上的締約過失。但是它與普通的專利侵權(quán)又有諸多區(qū)別，比如在涉及的專利數(shù)量、侵權(quán)判定規(guī)則、許可費率的計算規(guī)則、賠償金額等方面都存在較大差異，因此對其認定區(qū)別于普通專利侵權(quán)的認定。同時，它也并非普通的標準必要專利侵權(quán)，因此要從主體、客觀行為、主觀方面、危害后果以及因果關(guān)系五個方面對專利反向劫持行為進行認定，以專利有效且屬于標準必要專利為前提，綜合考量專利許可談判過程中標準實施者的客觀行為、談判是否陷入僵局、主觀誠意、是否存在交叉許可、標準必要專利權(quán)人是否受到了難以彌補的損害，以及所受損失是否是因?qū)＠聪蚪俪中袨樵斐傻牡榷喾N因素。當標準實施者同時具備上述五個要件時，即可能構(gòu)成標準必要專利反向劫持。