以復(fù)審案例探討公開不充分的類型

王俊 冷林霞

摘 要：【目的】針對說明書公開不充分問題，為專利審查員及專利代理師在審查或撰寫時提出一些建議。【方法】通過對多件機(jī)械領(lǐng)域復(fù)審案例的審查意見及復(fù)審意見進(jìn)行分析，探討可能導(dǎo)致公開不充分的類型?！窘Y(jié)果】針對每一種可能導(dǎo)致公開不充分的類型提出了對審查或撰寫時的針對性建議?！窘Y(jié)論】審查員在審查時應(yīng)面向本領(lǐng)域技術(shù)人員，在正確理解技術(shù)方案的基礎(chǔ)上，多積累相關(guān)案例，正確適用法條；專利代理師也應(yīng)在正確理解法條的基礎(chǔ)上，選擇合適的公開程度。

關(guān)鍵詞：第26條第3款；公開不充分；復(fù)審

中圖分類號：G306? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A? ? 文章編號：1003-5168（2023）09-0129-04

Abstract： [Purposes] This paper aims to offer some suggestions on examination or writing on insufficient disclosure of patent descriptions for patent examiners or agents. [Methods] By analyzing cases of reexamination to explore some situations that should be concerned about on the article. [Findings] Some specific suggestions on examination or writing to every situation are provided. [Conclusions] Patent examiners should interpret the technical solutions correctly and apply the article correctly; patent agents should choose appropriate extent to be disclosed.

Keywords： article 26， paragraph 3 of Patent Law; insufficient disclosure; cases of reexamination

0 引言

專利法第26條第3款規(guī)定，說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。對于能夠?qū)崿F(xiàn)，《專利審查指南》［1］共規(guī)定了五種不能實現(xiàn)的情況。通常情況下，第一種只給出任務(wù)設(shè)想的情況較為好判斷，并且實踐中只有任務(wù)設(shè)想而完全沒有技術(shù)手段的情況較少，在此不做過多討論。但對第二種技術(shù)手段含糊不清或第三種技術(shù)手段不能解決技術(shù)問題的情況，在實踐中卻有許多值得推敲與爭議的地方，《專利審查指南》也未給出更為明確的判斷方法。對于公開不充分，許多學(xué)者對其從各個角度進(jìn)行了思考與研究［2-4］。本研究將通過案例的形式對《專利審查指南》中第二種和第三種情況進(jìn)行探討，并對第四種多個技術(shù)手段的情況以案例形式進(jìn)行舉例說明。

1 技術(shù)手段含糊不清

通過分析眾多復(fù)審案件的結(jié)論，筆者將技術(shù)手段含糊不清的情況分為三類，下文將以案例的形式對每一類進(jìn)行分析，并提出審查或撰寫建議。

1.1 技術(shù)術(shù)語含義不明確

案例一。該案例涉及一種溫控衣服，專利申請?zhí)枮?01710150963.3。該申請請求保護(hù)的溫控衣服利用了一種“熱適應(yīng)材料”，該材料為一種具有熱膨脹特性的合成纖維。該案件在實質(zhì)審查階段被駁回，申請人隨后向復(fù)審委提出了復(fù)審請求。合議組認(rèn)為：具有熱膨脹特性的合成纖維尤其是根據(jù)氣候的冷熱發(fā)生冷收縮或者熱膨脹的合成纖維并非本領(lǐng)域公知材料，作為關(guān)鍵材料，本申請未記載其具體成分、如何制造或來源，且根據(jù)公知常識，纖維在受到多次強(qiáng)烈的拉伸和熱定型作用會產(chǎn)生熱收縮現(xiàn)象，而非熱膨脹或冷收縮，由此復(fù)審委維持了駁回決定。

案例二。該案例涉及一種TPU貼合硅橡膠拉鏈膜、涂布工藝及其應(yīng)用，專利申請?zhí)枮?01810093372.1。該案件中涉及一種“自制TPU處理劑”。對此，合議組認(rèn)為：“自制TPU處理劑”為自制物質(zhì)，說明書中也未公開該“TPU處理劑”的制備方法，僅給出自制TPU處理劑是“羥基硅油改性聚氨酯溶液”，并未給出其具體結(jié)構(gòu)和組成，也并未公開羥基硅油改性聚氨酯中羥基硅油的含量，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員不清楚本申請采用了羥基硅油含量為多少的羥基硅油改性聚氨酯，不知從市售產(chǎn)品中選擇何種羥基硅油改性聚氨酯來實現(xiàn)本申請的技術(shù)方案。也就是說，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法制得所述的“自制TPU處理劑”，也不清楚選擇何種具體的羥基硅油改性聚氨酯來實現(xiàn)本申請的技術(shù)方案。

案例三。該案例涉及一種多功能防腐防水隔熱涂料及其制備方法，申請?zhí)枮?01710659497.1。該申請權(quán)利要求1中涉及一種DM-HX68合成乳膠，復(fù)審委在審理過程中認(rèn)為：說明書中沒有明確指出“DM-HX68合成乳膠”具體是什么物質(zhì)，或者給出其組成、結(jié)構(gòu)、制備方法或來源等信息，根據(jù)說明書的記載，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員無法獲得“DM-HX68合成乳膠”，因而也就無法實施該發(fā)明以解決本申請要解決的技術(shù)問題。對此，復(fù)審請求人在意見陳述書中回復(fù)：DM-HX68是指合成乳膠中一種企業(yè)的代號（代碼），并說明了該乳膠的成分和制備方法。合議組認(rèn)為，一方面，復(fù)審請求人并未明確指出企業(yè)的具體名稱，更未提供能夠證明由對應(yīng)企業(yè)在申請日之前生產(chǎn)和銷售“DM-HX68合成乳膠”的證據(jù)；另一方面，意見陳述書中給出的原料和制備方法并未記載在說明書中，也沒有證據(jù)表明在申請日之前采用上述方法能夠獲得“DM-HX68合成乳膠”。因此，對于復(fù)審請求人陳述的理由，合議組不予支持。

小結(jié)：對審查員而言，在審查過程中應(yīng)關(guān)注申請文件尤其是權(quán)利要求涉及的一些自定義術(shù)語，如案例一中的“熱適應(yīng)材料”，以及如案例二和案例三種的自制物或涉及代碼的材料，此時應(yīng)站位本領(lǐng)域技術(shù)人員考慮該自定義術(shù)語代表的含義是否是本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識，該自制物是否在說明書中記載了其具體結(jié)構(gòu)或組成，或者是否記載了其制備方法或來源，以及考慮該代碼用于代表該材料是否是本領(lǐng)域的公知常識，或者是否記載了該代碼代表的材料的結(jié)構(gòu)或組成或制備方法或來源信息。而對專利代理師而言，在撰寫申請文件時，若涉及上述情況，也應(yīng)該在說明書中清楚記載材料的結(jié)構(gòu)或組成或制備方法或來源，并建議進(jìn)一步地記載該材料的性能實驗數(shù)據(jù)等以佐證材料所能解決的技術(shù)問題和實現(xiàn)的功能，以避免因為公開不充分而被駁回。

1.2 常規(guī)技術(shù)手段在特殊技術(shù)領(lǐng)域中應(yīng)用

案例四。該案例涉及一種回彈式種植牙，專利申請?zhí)枮?01410219917.0。該案件在復(fù)審過程中，主要爭議點在于拉伸彈簧與牙槽骨之間的固定。合議組認(rèn)為，對于植牙體的種植來說，很難將可變形的彈簧端部與牙槽骨進(jìn)行固定，本申請的拉伸彈簧缺乏如植牙體的螺紋這樣的輔助與牙槽骨固定連接的手段，導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員不清楚應(yīng)當(dāng)如何將拉伸彈簧與牙槽骨底部進(jìn)行固定。對于復(fù)審請求人提出的，“將彈簧與一實體物體連接是公知的手段，本領(lǐng)域技術(shù)人員都知道如何將彈簧與牙槽骨固定”的主張，合議組認(rèn)為，對于種植牙的醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域，由于涉及人體，如需將拉伸彈簧與牙槽骨固定則必須采取特定的技術(shù)手段，一般機(jī)械領(lǐng)域中彈簧與一物體固定的技術(shù)手段不能簡單粗暴地直接轉(zhuǎn)用于種植牙的醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域。

案例五。該案例涉及一種簡易太空艙結(jié)構(gòu)設(shè)計，專利申請?zhí)枮?01610923271.3。該申請的太空艙，在地面制造零部件，并將其運(yùn)送至太空中，到達(dá)太空后，在太空中組裝進(jìn)行建造，利用縱向的支撐梁，橫向的固定梁，通過安裝卡，或者螺栓等禁錮，實現(xiàn)立體剛性結(jié)構(gòu)。合議組認(rèn)為：首先，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法確定如何在太空中對太空艙進(jìn)行組裝，現(xiàn)有的太空行走只能進(jìn)行一些簡單的維修工作，尚不能進(jìn)行大規(guī)模的組裝活動，宇航員穿著厚重的太空服，行動很不方便，無法精細(xì)地進(jìn)行卡裝和用螺栓緊固等操作。其次，太空艙作為一種航天器，需要滿足航天器最基本的要求，本申請也并未記載。

小結(jié)：對適用于特殊領(lǐng)域的案件技術(shù)手段是否能夠在特殊領(lǐng)域中適用，尤其對于在通常的技術(shù)領(lǐng)域?qū)儆诠ＷR的技術(shù)手段，其是否在特殊領(lǐng)域的應(yīng)用中也屬于公知常識，或者其是否可以直接應(yīng)用于特殊領(lǐng)域，例如案例四中用于種植牙中的彈簧，在通常的機(jī)械領(lǐng)域中，彈簧與實體的連接屬于常規(guī)手段，但當(dāng)其用于種植牙時，已不屬于公知常識范疇。對此，申請人應(yīng)將其具體結(jié)構(gòu)、連接方式等詳細(xì)寫入申請文件中。

1.3 天馬行空的構(gòu)思類型

案例六。該案例涉及一種智能塔吊控制系統(tǒng)及方法，專利申請?zhí)枮?01810914753.1。該申請利用塔吊的橫桿和豎桿上安裝風(fēng)扇以避免塔吊傾倒并實現(xiàn)防抖功能。合議組認(rèn)為，由于塔吊通常起吊的重物重達(dá)幾噸甚至數(shù)十噸，如此大的作用力必然要求風(fēng)扇葉片的尺寸巨大，但塔吊的橫桿、豎直桿的長度尺寸有限，巨大的風(fēng)扇葉片無法安裝到塔吊的橫桿和豎直桿上去，因此本申請說明書中記載的技術(shù)方案無法實施。

小結(jié)：對類似上述天馬行空構(gòu)思類型的案件，審查員在審查過程中，應(yīng)該著重考慮是否僅僅是含糊不清地記載了從理論上可行的技術(shù)方案，而未考慮具體實施。如上述案例七，雖然從理論上，在塔吊橫桿的另一端設(shè)置風(fēng)扇形成反沖力以防止塔吊傾倒并不違反物理定理，但事實上在真正實施過程中，由于需要風(fēng)扇具備龐大的尺寸或重量根本無法將其安裝在尺寸有限的塔吊上，從而該技術(shù)方案不能實施。對此，申請人或?qū)＠韼熢谧珜憰r也應(yīng)該考慮此類問題，將具體實施方式詳細(xì)寫入申請文件，而不是僅給出含糊不清的技術(shù)方案。

2 技術(shù)手段不能解決技術(shù)問題

2.1 從原理上分析技術(shù)方案不能實現(xiàn)

案例七。該案例涉及一種石材的傻瓜式機(jī)械直連方法，專利申請?zhí)枮?01911031200.2。該案件爭議焦點主要在于螺桿3是否能在螺紋孔4中轉(zhuǎn)動。復(fù)審合議組認(rèn)為：本申請中的第一螺桿3和第二螺桿5均是普通螺桿，必須使螺桿或螺母的一者或者二者受到圓周向旋轉(zhuǎn)的力，從而使得螺桿旋進(jìn)螺紋孔或螺母。而本申請中在按壓石材使得移動板朝向固定板移動時，螺桿3只受到垂直于移動板板面的力，并未被施加圓周向旋轉(zhuǎn)的力，因此螺桿3無法自動在螺紋孔4中轉(zhuǎn)動。也就是說，本申請的螺桿無法直接插入螺紋孔中形成傻瓜式機(jī)械直連結(jié)構(gòu)，依據(jù)說明書中給出的技術(shù)手段并不能解決所述的技術(shù)問題。

案例八。該案例涉及一種拖車組件，專利申請?zhí)枮?01711219515.0。該案件利用了生成的金汞齊，且在制備過程中利用了激光能量熔融各金屬。在該案件復(fù)審過程中，合議組指出，根據(jù)組成成分中各金屬（如鐵、鎳、鋯、鉻、釔）的熔點，為了實現(xiàn)鋯、鉻、釔等金屬粉末的熔融，并使其與鐵鎳合金發(fā)生反應(yīng)，鐵鎳合金表面溫度將高達(dá)1 000 ℃以上，然而汞的熔點僅為-39 ℃，沸點僅為356 ℃，在采用激光直射后，汞將從金汞齊中揮發(fā)出來，無法得到含有“Hg：0.2％～0.4％”的拖車組件，而且由于金汞齊的不穩(wěn)定，也無法獲得“金汞齊性質(zhì)較為穩(wěn)定，且具有較高的耐磨、耐蝕以及高強(qiáng)度”的技術(shù)效果。

小結(jié)：審查員在審理案件時，應(yīng)對本領(lǐng)域技術(shù)的普通技術(shù)知識有足夠的熟悉程度，能夠正確識別出技術(shù)方案中不能解決技術(shù)問題的技術(shù)手段。如在機(jī)械領(lǐng)域，應(yīng)仔細(xì)考慮技術(shù)方案中涉及的運(yùn)動機(jī)構(gòu)是否能夠按照申請人聲稱的方式進(jìn)行運(yùn)動；在化學(xué)領(lǐng)域，技術(shù)方案中涉及的技術(shù)條件如溫度、壓力是否能夠?qū)崿F(xiàn)，或在采用了申請人聲稱的溫度、壓力等條件的情況，是否能夠生成申請人聲稱的材料，或者在使用了申請人采用的材料的情況下，是否能夠達(dá)到申請人聲稱的技術(shù)效果

2.2 產(chǎn)品缺陷不能認(rèn)為說明書公開不充分

案例九。該案例涉及一種水稻收割機(jī)，專利申請?zhí)枮?01711323458.0。該案例在實質(zhì)審查過程中，審查員以說明書公開不充分為由駁回該申請，并認(rèn)為本申請在將收割后的水稻輸送排出的過程中，收割的所有水稻均應(yīng)當(dāng)處于與刮板平行的水平狀態(tài)才能實現(xiàn)排料不壅堵，而說明書中的“弧形板”并不能引導(dǎo)所有水稻從豎直狀態(tài)變?yōu)榕c刮板平行的水平狀態(tài)，只要出現(xiàn)少數(shù)水稻為不與刮板平行的水平狀態(tài)就會發(fā)生水稻與刮板纏繞從而造成排料壅堵，水稻收割機(jī)就不能完成正常的收割工作，本領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能實現(xiàn)該發(fā)明。對此，合議組經(jīng)審理認(rèn)為：本申請在水稻進(jìn)入機(jī)架后傾倒的過程中，輸送裝置的機(jī)械動力理論上足以克服水稻稈莖的纏繞力，進(jìn)而將水稻擠壓排出；即便有部分水稻與輸送裝置發(fā)生纏繞，也并不影響輸送裝置的整體運(yùn)轉(zhuǎn)；如果纏繞影響輸送裝置運(yùn)轉(zhuǎn)，這也僅屬于產(chǎn)品設(shè)計缺陷，并不必然導(dǎo)致本申請的技術(shù)方案無法實現(xiàn)。由此對原決定作出了撤銷駁回決定。

案例十。該案例涉及一種可定向的萬向輪，專利申請?zhí)枮?01710960202.4。該案例在實質(zhì)審查過程中，審查員認(rèn)為：萬向輪機(jī)構(gòu)1與連桿機(jī)構(gòu)3之間及萬向輪機(jī)構(gòu)1與卡套機(jī)構(gòu)2之間在軸向上沒有約束關(guān)系，因此在使用過程中萬向輪機(jī)構(gòu)1會輕易脫離連桿機(jī)構(gòu)3、卡套機(jī)構(gòu)2，導(dǎo)致無法正常使用。該案件在復(fù)審過程中合議組在復(fù)審決定中指出：雖然萬向輪機(jī)構(gòu)1與卡套機(jī)構(gòu)2之間以及萬向輪機(jī)構(gòu)1與連桿機(jī)構(gòu)3之間在軸向上沒有約束關(guān)系，但是當(dāng)其處于工作狀態(tài)在常規(guī)路面行走時，由于部件本身的重量，卡套機(jī)構(gòu)2及萬向輪機(jī)構(gòu)1均會受到向下的力，且由于車體本身的重量，連桿機(jī)構(gòu)3、卡套機(jī)構(gòu)2及萬向輪機(jī)構(gòu)1均會受到向下的力，上述向下的力可以將連桿機(jī)構(gòu)3、卡套機(jī)構(gòu)2和萬向輪機(jī)構(gòu)1約束在相應(yīng)的位置上，且定位圓柱24及第二圓柱33均具有一定長度，其會在一定程度上阻止定位圓柱24及第二圓柱33從定位孔中脫離出來，所以該萬向輪可以在大多數(shù)情況下穩(wěn)定地與車體連接，實現(xiàn)車輪的基本功能，也能夠解決其所要解決的技術(shù)問題。由此對原駁回決定作出了撤銷駁回的決定。

小結(jié)：以上兩件案例中，案例九中雖然可能存在由于水稻與輸送裝置發(fā)生纏繞的情況，案例十中也可能存在在顛簸的情況下萬向輪機(jī)構(gòu)會脫離的情況，但這并不必然導(dǎo)致該申請的技術(shù)方案無法實現(xiàn)。對于此種類型，審查員應(yīng)該更加小心謹(jǐn)慎，不能因為考慮到技術(shù)方案中存在的缺陷而否認(rèn)說明書公開充分，應(yīng)該正確識別出存在的問題是屬于技術(shù)方案的缺陷還是必然導(dǎo)致技術(shù)手段不能實現(xiàn)，此時關(guān)鍵就在于“必然”二字。

3 多個技術(shù)方案

案例十一。該案例涉及一種高效加熱的電熱水壺，專利申請?zhí)枮?01811356929.2。該案件涉及多個技術(shù)方案。技術(shù)方案一涉及一種高效加熱的電熱水壺，通過設(shè)置轉(zhuǎn)動塊、弧形分水槽等結(jié)構(gòu)以提高加熱效率。技術(shù)方案二是對技術(shù)方案一進(jìn)一步限定的技術(shù)方案。在實質(zhì)審查過程中審查員認(rèn)為說明書公開不充分，申請人在答復(fù)二通時將在從屬權(quán)利要求中涉及的技術(shù)方案二刪除，審查員仍然以說明書公開不充分為由駁回。合議組經(jīng)審理認(rèn)為，對于技術(shù)方案一而言，說明書已經(jīng)對其作出清楚、完整的說明。對于技術(shù)方案二，說明書中記載的內(nèi)容無法解決本申請要解決的技術(shù)問題。但合議組同時指出，技術(shù)方案二雖然無法達(dá)到其預(yù)期技術(shù)效果，但這并不影響技術(shù)方案一的實施，技術(shù)方案一仍舊可以實施且達(dá)到預(yù)期的技術(shù)效果，復(fù)審請求人已經(jīng)將涉及該技術(shù)方案二的原從屬權(quán)利要求3刪除，而對于僅記載在說明書中但權(quán)利要求書中沒有要求保護(hù)的技術(shù)方案，不必要求其必須符合有關(guān)說明書充分公開的規(guī)定。

小結(jié)：當(dāng)申請中涉及多個技術(shù)方案時，若申請人不請求保護(hù)未充分公開的技術(shù)方案時，審查員不應(yīng)以該部分內(nèi)容公開不充分為由駁回該申請。對于此種類型，關(guān)鍵要看權(quán)利要求中是否涉及了未充分公開的技術(shù)方案。

4 總結(jié)

本研究通過復(fù)審案例的形式探討了公開不充分的類型，對審查員的審查以及申請人或?qū)＠韼煹淖珜懱岢隽艘恍┙ㄗh。對審查員而言，應(yīng)面向本領(lǐng)域技術(shù)人員，熟悉所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)知識，并正確理解技術(shù)方案。同時，還應(yīng)該多關(guān)注與公開不充分相關(guān)的復(fù)審案件，多了解哪些情況可能存在公開不充分的問題，以便更好地更準(zhǔn)確地適用公開不充分條款，提高審查效能。對申請人及專利代理師而言，也應(yīng)該在正確理解公開不充分條款的基礎(chǔ)上，選擇合適的公開程度，避免申請因為公開不充分而被駁回。

參考文獻(xiàn)：

［1］國家知識產(chǎn)權(quán)局. 專利審查指南 2010（2019年修訂）［M］. 北京： 知識產(chǎn)權(quán)出版社，2020.

［2］王健，溫國永.從“小i機(jī)器人案例”看說明書的充分公開問題［J］.中國發(fā)明與專利，2015（9）：93-95.

［3］季紅軍. 從避免公開不充分角度談專利申請文件撰寫技巧［J］.中國發(fā)明與專利， 2015（4）：76-79.

［4］王靜. 論發(fā)明專利申請的“充分公開”［D］.北京：中國政法大學(xué)， 2011.