論非正常專利申請認定對企業(yè)布局的影響

摘 要：【目的】分析非正常專利申請認定對企業(yè)進行專利布局的影響。【方法】從企業(yè)的視角出發(fā)，結(jié)合常用的專利布局手段與方法，結(jié)合非正常專利申請認定的標(biāo)準(zhǔn)進行分析，并對照兩個非正常認定案例，分析企業(yè)在具體專利布局時的應(yīng)對之策?！窘Y(jié)果】非正常專利申請認定對于企業(yè)的專利布局具有較大的影響，尤其是希望通過大量專利實現(xiàn)高密度布局的策略?！窘Y(jié)論】部分專利布局策略不再適用于當(dāng)前環(huán)境，并且對專利撰寫與布局質(zhì)量提出更高的要求。

關(guān)鍵詞：非正常專利申請；企業(yè)；專利布局

中圖分類號：D923.4? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標(biāo)志碼：A? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號：1003-5168（2023）08-0131-04

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2023.08.027

On the Influence of Patent Recognition of Abnormal Patent Application on Patent Distribution

MA Xingming

（Shanghai Guangjian Ao'sen Technology Ltd.， Shanghai 200135， China）

Abstract： [Purposes] To analyze the impact of abnormal patent application identification on the patent layout of enterprises. [Methods] From the perspective of enterprises， combined with the commonly used patent layout means and methods， combined with the criteria for the identification of abnormal patent applications， and compared with two abnormal identification cases， the response measures of enterprises in specific patent layout were analyzed. [Findings] The identification of abnormal patent applications has a great impact on the patent layout of enterprises， especially the strategy of achieving high-density layout through a large number of patents. [Conclusions] Some patent layout strategies are no longer applicable to the current environment， and higher requirements are necessary for the quality of patent drafting and layout.

Keywords： abnormal patent application; enterprise; patent layout

1 打擊非正常專利申請認定背景

2007年，我國專利申請量為586 498件，位列世界第七，但非正常專利申請已經(jīng)開始顯露，存在一些申請大量專利申請騙取資助的現(xiàn)象［1］。因此，國家知識產(chǎn)權(quán)局制定了《關(guān)于規(guī)范專利申請行為的若干規(guī)定》（國家知識產(chǎn)權(quán)局令第45號），對于專利申請行為進行規(guī)范。截至2017年，我國專利申請量為3 536 333件，位居世界第一。非正常專利申請形式更加多樣，國家知識產(chǎn)權(quán)局公布《關(guān)于規(guī)范專利申請行為的若干規(guī)定》（2017）（局令第75號）進一步強化對于非正常專利申請的認定。2021年，我國專利申請量為5 060 312件，位居世界第一，打擊非正常專利申請專利成為國家知識產(chǎn)權(quán)局的重要工作內(nèi)容。國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布《關(guān)于規(guī)范申請專利行為的辦法》的公告（第411號），對于“非正常專利申請認定”增加了認定類型，更新了部分標(biāo)準(zhǔn)。

通過對比三次文件變化，可以看出國家知識產(chǎn)權(quán)局對于非正常專利申請的行為始終持否定態(tài)度。由于近兩年國家知識產(chǎn)權(quán)局將非正常專利申請的篩查作為重點工作，并采用大數(shù)據(jù)篩查手段介入，使得涉及的代理機構(gòu)、申請人數(shù)量大大增加，引發(fā)了業(yè)內(nèi)較為廣泛的討論［2-3］。非正常專利申請認定更深層次的原因是申請量不斷增加與有限的審查資源的矛盾。

根據(jù)《世界五大知識產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計報告》及各地方審協(xié)體檢招標(biāo)情況，測算可以估計2011年、2017年和2021年的審查員人均分配量分別為197.17件、309.63件和316.27件。從這三年數(shù)據(jù)可以明顯得出審查員年審結(jié)數(shù)量逐年增加的結(jié)論。這也是近幾年審協(xié)持續(xù)擴招的原因之一。

根據(jù)《全國專利代理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r（2021年）》，以2011年、2017年和2021年的年度申請量除以專利代理師數(shù)量，分別得到225.76件，216.06件和188.54件。從這三年的數(shù)據(jù)可以看出，專利代理師的人均代理量呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定，甚至下降的趨勢。將專利代理師的人均代理量與審查員的人均審查量進行對比，發(fā)現(xiàn)兩者朝不同的方向發(fā)展，其中，年人均代理量逐漸減少，而年人均審查量逐漸增加。這說明整個社會對專利的認識程度逐步加深，對專利的需求日漸增加，而專利代理師人數(shù)的增長速度快于企業(yè)或個人對專利數(shù)量的增長速度，而這或許是近些年專利代理費難以增長的原因所在。同時也說明，審查員人數(shù)的增長速度慢于企業(yè)或個人對專利數(shù)量的增長速度，而由于行政制度的約束，專利審查員的數(shù)量難以快速增長，這個矛盾也促進了非正常專利申請認定政策的出臺。

2 打擊非正常專利申請效果

國家知識產(chǎn)權(quán)局于2018年底和2019年初分別通報了兩批次非正常專利申請情況，并且92%的專利申請主動撤回，7%的專利申請被視為撤回或駁回，剩下1%經(jīng)申請人陳述意見后，最終轉(zhuǎn)為正常審查程序；2021年分四批通報非正常專利申請80.1萬件，前三批撤回率97%。非正常專利申請占2021年總申請量的15.8%。由此可見，非正常專利申請認定工作可以在很大程度上縮減實際審查專利數(shù)量，減少審查員工作。

大規(guī)模的非正常專利申請認定工作從2018年開始，本研究以2019—2021年的專利申請狀況評估其影響及效果。2019年、2020年、2021年的專利申請量分別為4 195 104件、5 016 030件、5 060 312件?？梢钥吹?，2020年，專利申請量大幅增加，即申請人為了獲得預(yù)期數(shù)量的專利數(shù)，進行了更多的專利申請。而在2021年，專利申請量并未再迅速增加，與2020年的申請量相近，說明非正常專利認定工作的效果開始顯現(xiàn)，不以保護創(chuàng)新為目的的專利申請得到有效遏制。

3 主要專利布局策略

總體上，依據(jù)專利布局的意圖可以將專利布局的整體策略分為保護式布局、對抗式布局和儲備式布局［4］。

3.1 保護式布局

保護式專利布局，一般是圍繞企業(yè)自身的技術(shù)創(chuàng)新活動開展的，其專利一般都和企業(yè)自身的技術(shù)或產(chǎn)品方案密切相關(guān)。保護式布局是科技型中小企業(yè)最常用的布局策略，緊密圍繞企業(yè)內(nèi)部的研發(fā)活動展開。此類專利與產(chǎn)品高度相關(guān)，受非正常專利申請認定的影響相對較小。通常為了實現(xiàn)對技術(shù)或產(chǎn)品的全面保護，企業(yè)會對產(chǎn)品的上下游及相關(guān)領(lǐng)域進行專利申請，但相關(guān)專利大多存在核心內(nèi)容相同的特點，容易被認定為“同時或者先后提交發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容明顯相同，或者實質(zhì)上由不同發(fā)明創(chuàng)造特征或要素簡單組合變化而形成的多件專利申請的”，因此保護式布局在撰寫專利申請時需要突出各個專利在相應(yīng)應(yīng)用場景下的內(nèi)容，以突出各個專利的特點。

3.2 對抗式布局

不同于保護性布局，對抗性布局是對競爭對手的關(guān)鍵技術(shù)或基礎(chǔ)專利及布局實施封堵或突圍的布局，針對競爭對手的技術(shù)發(fā)展方向和產(chǎn)品拓展方向鋪設(shè)專利，意圖在一定時期內(nèi)減輕或消除競爭對手在特定技術(shù)領(lǐng)域或特定地域范圍內(nèi)的專利威脅，為企業(yè)贏取足夠的市場自由或是技術(shù)追趕時間。對抗式布局也是企業(yè)在發(fā)展過程中難以避免的布局手段，通過對抗式布局規(guī)避或突破競爭對手的專利限制。對抗式布局通常是在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上進行的改進或規(guī)避，而非全新的技術(shù)創(chuàng)新，因此容易被認定為“所提交專利申請存在編造、偽造或變造發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容、實驗數(shù)據(jù)或技術(shù)效果，或者抄襲、簡單替換、拼湊現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計等類似情況的”，因此在撰寫專利申請時需要突出當(dāng)前方案的改進點，對現(xiàn)有技術(shù)的部分，則可以少描述，甚至不描述。

3.3 儲備式布局

儲備式布局中專利來源可以包括：因各種原因暫時未進行產(chǎn)業(yè)開發(fā)的創(chuàng)新成果和儲備式技術(shù)研發(fā)中形成的創(chuàng)新成果。儲備式布局通常是研發(fā)活動早期的方案，尚未形成產(chǎn)品或樣機，并且方案本身通常存在著不完備，或考慮不全面的問題。但也意味著儲備式布局的專利更有機會成為基礎(chǔ)性專利，起到更好的保護作用。儲備式布局專利容易被認定為“所提交專利申請存在編造、偽造或變造發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容、實驗數(shù)據(jù)或技術(shù)效果，或者抄襲、簡單替換、拼湊現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計等類似情況的”，因此撰寫專利申請時需要對方案進行充分的論證。

除了上述針對專利本身的非正常申請認定外，還需要使得專利申請與企業(yè)研發(fā)資源相匹配。比如無社保實繳、無融資的公司在短時間內(nèi)提交大量的專利申請，容易被認定為“所提交專利申請的發(fā)明創(chuàng)造與申請人、發(fā)明人實際研發(fā)能力及資源條件明顯不符的”。因此，存在多家關(guān)聯(lián)公司的企業(yè)需要厘清專利申請主體與研發(fā)能力的匹配關(guān)系，不能只顧市場需求，同時也要規(guī)避“為逃避打擊非正常申請專利行為監(jiān)管措施而將實質(zhì)上與特定單位、個人或地址關(guān)聯(lián)的多件專利申請分散、先后或異地提交的”的風(fēng)險。

4 專利布局手段

筆者以常見的六種方式為研究對象進行分析，這六種方式是上述三種布局策略的具體手段。

4.1 特定的阻絕與回避設(shè)計

通過少量專利實現(xiàn)基本目的。具體地說，特定的阻絕是指僅用一個或少數(shù)幾個專利來保護特定用途的發(fā)明?；乇茉O(shè)計是指采用不同于已知的專利保護的技術(shù)方案，設(shè)計新的方案，從而避開已有專利的保護范圍。此類專利布局?jǐn)?shù)量較少，只需注意各個專利間的各自特點即可。

4.2 策略型

策略型專利通常具有較大的保護范圍，具有較大阻絕功效，阻礙性高、無法規(guī)避設(shè)計的特點。此類專利常見于儲備式布局中，通常保護范圍較大，專利的內(nèi)容較為豐富，可以通過優(yōu)先權(quán)、分案申請、PCT申請等制度獲得更好的保護效果，同時避免被認定為非正常專利申請。

4.3 地毯式

地毯式專利布局策略通常是通過申請大量的專利，形成專利雷區(qū)，一般應(yīng)用于不確定性高、各種研發(fā)方向都能產(chǎn)出結(jié)果，技術(shù)路線效果相近，或是處于早期，專利的重要性無法明確判斷的時期。如果沒有系統(tǒng)性、整體性的專利規(guī)劃，則容易演變?yōu)閷＠簽E，無法發(fā)揮預(yù)期效果。此類專利是非正常專利認定的重災(zāi)區(qū)，因此需要控制此類專利的布局?jǐn)?shù)量。

4.4 圍墻式

利用系列式的專利形成技術(shù)路線的完整保護。此類專利容易被認定為“所提交專利申請的發(fā)明創(chuàng)造系為規(guī)避可專利性審查目的而故意形成的明顯不符合技術(shù)改進或設(shè)計常理，或者無實際保護價值的變劣、堆砌、非必要縮限保護范圍的發(fā)明創(chuàng)造，或者無任何檢索和審查意義的內(nèi)容”，因此需要預(yù)先評估各個方案的實際效果。

4.5 包圍式

以多個專利包繞著競爭對手的重要專利或基礎(chǔ)專利。通過專利組合使得競爭對手的重要專利或基礎(chǔ)專利難以商業(yè)應(yīng)用或應(yīng)用成本過高。此類專利更多的是結(jié)合應(yīng)用場景的實現(xiàn)，容易被認定為“所提交專利申請存在編造、偽造或變造發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容、實驗數(shù)據(jù)或技術(shù)效果，或者抄襲、簡單替換、拼湊現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計等類似情況的”，因此需要對方案進行仔細評估。

4.6 組合式

組合式專利布局，顧名思義，就是綜合運用上述幾種模式進行專利布局。

5 對申請人的影響

由于專利侵權(quán)判定時的全覆蓋原則，企業(yè)在進行專利申請時，往往需要針對產(chǎn)業(yè)鏈上不同環(huán)節(jié)設(shè)置不同的專利或權(quán)利要求進行保護，比如某一技術(shù)應(yīng)用于不同的細分領(lǐng)域，分別申請多個不同專利。但這些專利之間往往呈現(xiàn)出高度相關(guān)的特征。最具代表性的人物屬邱則有，通過對同一種技術(shù)申請大量的專利，克服單一專利在實際訴訟過程中存在的專利權(quán)不穩(wěn)定、易被無效等問題，被稱為“群狼戰(zhàn)術(shù)”，取得了非常好的專利保護效果［5］。

但是，在《關(guān)于規(guī)范專利申請行為的若干規(guī)定》（2017）（局令第75號）所列舉的非正常專利申請行為第三條中規(guī)定：所提交專利申請的發(fā)明創(chuàng)造與申請人實際研發(fā)能力及資源條件明顯不符的。由此可見，企業(yè)自身的研發(fā)能力成為判斷專利申請是否為“非正常專利申請”的一個重要指標(biāo)。企業(yè)在申請專利時，需要結(jié)合本企業(yè)的規(guī)模、人員數(shù)量等指標(biāo)合理規(guī)劃申請數(shù)量。

6 兩組非正常專利申請認定案例分析

筆者結(jié)合被認定存在非正常專利申請的兩組布局案例，嘗試分析非正常專利申請的認定特點。案例一與案例二是不同的申請人在近兩年分別提交的專利申請，并且兩組案例的申請人不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此可以較好地用于分析對比非正常專利申請認定標(biāo)準(zhǔn)。

6.1 案例一

第一組非正常專利申請案例見表1。

在上述10件專利中，IPC分類號均為G06Q30/02。相同主題、相同目標(biāo)對象中的5、6、10三個專利被認定為非正常專利申請，并以發(fā)送審查業(yè)務(wù)專用函的方式進行通知。在該組專利布局中，同樣發(fā)明主題、同樣目標(biāo)對象的專利為5～10，共6篇，且說明書內(nèi)容高度相似，其中3篇被認定為非正常，比例為50%。

6.2 案例二

第一組非正常專利申請案例見表2。

在上述10件專利中，IPC分類號均為A47L11/24。雖然專利主題不完全相同，但是主題的構(gòu)成元素相同，屬于高度相關(guān)。同時，上述10件專利的目標(biāo)對象相同，說明書內(nèi)容高度相似，其中5篇被認定為非正常，比例為50%。值得注意的是，5篇發(fā)明全被認定為非正常，而5篇實用新型則被授權(quán)，對本組專利布局的保護范圍并未產(chǎn)生較大的影響。

通過上述兩個案例可以發(fā)現(xiàn)，非正常專利申請認定對于專利布局的影響主要集中于相同或相近主題的多件專利申請，而對于不同目標(biāo)對象的專利布局、不同主應(yīng)用范圍的專利布局是被允許的。同時，非正常專利申請認定是考慮了申請人的保護需求，只對重復(fù)度較高的專利進行認定，從而使得申請人在獲得一定的專利布局范圍的同時，專利審查量有一定的下降。

7 對申請人啟示

專利布局不宜過多，“群狼戰(zhàn)術(shù)”失效。對于同樣的技術(shù)點的專利申請數(shù)量不宜過多，否則會被認定為“非正常專利申請”?；诖耍噲D采用“群狼戰(zhàn)術(shù)”的專利申請最終可能變成“孤狼”，無法實現(xiàn)專利申請的預(yù)期目標(biāo)。

發(fā)明專利與實用新型專利選擇。根據(jù)案例二可以看出，這種申請方法將增加相關(guān)專利申請被認定為非正常專利申請的概率。因此，建議發(fā)明專利與實用新型專利采用雙申的方式，以規(guī)避該問題。

采用分案申請、國際申請等途徑。采用分案申請可以對同一技術(shù)點布局多件專利，一方面可以增加專利侵權(quán)訴訟中的主動性，又可使專利在初次申請中的數(shù)量較低，另一方面，通過專利審查過程，可以更加明確專利的新穎性和創(chuàng)造性，使得專利的布局更有針對性，甚至可以在市場中檢驗專利技術(shù)的應(yīng)用效果，提升專利分案申請的市場效果。采用國際申請可以在后續(xù)使用多次優(yōu)先權(quán)進行專利申請，更加從容地進行專利布局，尤其使用PCT申請時，具有更長的期限，同樣可以在市場中檢驗應(yīng)用效果，更好地評估專利申請。

參考文獻：

［1］謝偉峰，文家春，袁曉東.非正常申請專利行為實證研究［J］.科技管理研究，2022，42（5）：179-185.

［2］鄧恒.論惡意申請專利行為的認定及其法律規(guī)制［J］.西南民族大學(xué)學(xué)報（人文社會科學(xué)版），2022（2）：87-94.

［3］ 宋文雯.非正常專利申請的法律規(guī)制研究［D］.北京：中國政法大學(xué)，2021：1-59.

［4］馬天旗.專利布局［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2016：8-17.

［5］李立.邱則有.專利寶貝“很好玩”［N］.法治日報，2010-11-04（011）.

收稿日期：2022-12-04

作者簡介：馬興鳴（1988—），男，碩士，知識產(chǎn)權(quán)師，研究方向：知識產(chǎn)權(quán) 。