涉外定牌加工行為商標(biāo)侵權(quán)判定探析
——從“PRETUL”案到“HONDA”案

◎ 金夢(mèng)茹 王 怡

提 要:

2019年最高法在“HONDA”案中，作出國(guó)內(nèi)加工商行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的再審判決，再度將涉外定牌加工中商標(biāo)侵權(quán)判定這個(gè)懸而未決的問(wèn)題推至理論界和實(shí)務(wù)界的視野。本文認(rèn)為涉外定牌加工中商標(biāo)侵權(quán)判定應(yīng)用商標(biāo)法基本原理來(lái)解決，認(rèn)為國(guó)內(nèi)加工商貼附標(biāo)志的行為不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)使用”行為，我國(guó)在立法上應(yīng)明確“商標(biāo)使用”的構(gòu)成要素，明確商標(biāo)使用在商標(biāo)侵權(quán)構(gòu)成中的前置性地位，建議出臺(tái)司法解釋嚴(yán)格規(guī)定涉外定牌加工行為的構(gòu)成要件。

一、問(wèn)題的提出

2015年11月，“PRETUL”案件①最高人民法院(2014)民提字第38號(hào)民事判決書(shū)。中最高人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“最高院”）以“加工商貼附標(biāo)識(shí)的行為不能被認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用行為”為由作出加工商行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的再審判決。期間“東風(fēng)”案②江蘇省高級(jí)人民法院(2015)蘇知民終字第00036號(hào)民事判決書(shū)。中的加工商在經(jīng)歷江蘇省高級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇高院”）二審判定商標(biāo)侵權(quán)和最高院再審改判商標(biāo)不侵權(quán)的過(guò)程中，江蘇高院所運(yùn)用的加工商“未盡審查注意義務(wù)+實(shí)質(zhì)損害商標(biāo)權(quán)人利益”判定思路一度將涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)問(wèn)題推向爭(zhēng)議之峰。

2019年，最高法在“HONDA”案中，以“在生產(chǎn)制造或加工的產(chǎn)品上以標(biāo)注方式或其他方式使用了商標(biāo)，只要具備了區(qū)別商品來(lái)源的可能性，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該使用狀態(tài)屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)的使用”，“被訴侵權(quán)商品出口至國(guó)外，亦存在回流國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的可能，同時(shí)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，中國(guó)消費(fèi)者出國(guó)旅游和消費(fèi)的人數(shù)眾多，對(duì)于“貼牌商品”也存在接觸和混淆的可能性”①最高人民法院（2019）最高法民再138號(hào)民事判決書(shū)。為由作出加工商行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的再審判決。“HONDA”案的再審判決再一次將涉外定牌加工②定牌加工，即是指Original Equipment Manufacturing，直接翻譯成中文為：原始設(shè)備的制造企業(yè)，其并不是一個(gè)法律術(shù)語(yǔ)，而是一種“代工生產(chǎn)”方式，指一廠(chǎng)商按照另一廠(chǎng)商的要求，為其生產(chǎn)產(chǎn)品和產(chǎn)品配件，亦稱(chēng)為定牌生產(chǎn)或授權(quán)貼牌生產(chǎn)。本文所述涉外定牌加工，是指國(guó)內(nèi)加工方接受境外商標(biāo)權(quán)人或者商標(biāo)使用權(quán)人的委托，按照其要求生產(chǎn)產(chǎn)品并貼附商標(biāo)，并將產(chǎn)品全部交付境外委托方并由其在境外銷(xiāo)售的一種貿(mào)易形式。中商標(biāo)侵權(quán)判定這個(gè)懸而未決的問(wèn)題推至理論界和實(shí)務(wù)界的視野中。

綜上所述，對(duì)于涉外定牌加工中加工商行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的判定思路有二：一是以最高院為代表的部分法院以商標(biāo)侵權(quán)原理為判定思路，從判定加工商的行為是否構(gòu)成“商標(biāo)使用”，是否造成消費(fèi)者混淆為出發(fā)點(diǎn)對(duì)加工商行為進(jìn)行判定。二是以江蘇高院為代表的部分法院以加工商是否履行“審查注意義務(wù)”為思路，判定其行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

筆者認(rèn)為，以加工商是否履行“審查注意義務(wù)”作為判定加工商是否承擔(dān)商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任的標(biāo)準(zhǔn)不符合法律邏輯。在現(xiàn)代侵權(quán)法中, 無(wú)論是大陸法系還是英美法系, 注意義務(wù)是過(guò)錯(cuò)侵權(quán)責(zé)任的核心要素。③張民安：《過(guò)錯(cuò)侵權(quán)責(zé)任制度研究》，中國(guó)政法大學(xué)出版社2002 年版，第286頁(yè)。以“注意義務(wù)”作為侵權(quán)判定的標(biāo)準(zhǔn)，一般適用于過(guò)錯(cuò)侵權(quán)中，并以發(fā)生實(shí)際損害結(jié)果為要件。過(guò)錯(cuò)問(wèn)題應(yīng)是直接侵權(quán)責(zé)任和間接侵權(quán)責(zé)任的基本分界線(xiàn)。④孔祥?。骸吨R(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的新思維》，中國(guó)法制出版社2013年版，第173頁(yè)。間接侵權(quán)的成立需以直接侵權(quán)的成立為前提，并需充分考慮行為人的主觀(guān)過(guò)錯(cuò)。另外，若以“注意義務(wù)”作為免責(zé)要件，所針對(duì)的應(yīng)是間接侵權(quán)行為。在涉外定牌加工中，使標(biāo)志發(fā)揮識(shí)別功能的主體應(yīng)是境外委托商，其行為引起消費(fèi)者的混淆則會(huì)構(gòu)成直接侵權(quán)，此時(shí)國(guó)內(nèi)加工商可能會(huì)構(gòu)成間接侵權(quán)。在此背景下，此時(shí)若國(guó)內(nèi)加工商履行了審查義務(wù)，則其仍構(gòu)成侵權(quán)，但可以免除賠償責(zé)任；若加工商未履行審查義務(wù)，則需要承擔(dān)侵權(quán)賠償責(zé)任。對(duì)于涉外定牌加工而言，由于根據(jù)商標(biāo)地域性原則，境外委托商是否構(gòu)成侵權(quán)不應(yīng)歸屬于我國(guó)法院管轄，即我們無(wú)法追究境外委托商的責(zé)任，無(wú)法確定境外委托商的直接侵權(quán)責(zé)任，又如何追究加工商的間接侵權(quán)責(zé)任？因此，以是否履行“審查注意義務(wù)”作為侵權(quán)責(zé)任承擔(dān)的判定標(biāo)準(zhǔn)，不符合法律邏輯，不具有實(shí)際意義?？傊?，筆者認(rèn)為應(yīng)回歸商標(biāo)本質(zhì)，用商標(biāo)法基本原理來(lái)解決涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)問(wèn)題，即圍繞國(guó)內(nèi)加工商貼附標(biāo)志的行為是否構(gòu)成商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)使用”行為進(jìn)行研究。

二、涉外定牌加工與“商標(biāo)使用”

（一）“商標(biāo)使用”的界定

“商標(biāo)使用”應(yīng)當(dāng)是商標(biāo)侵權(quán)判定的前提條件。無(wú)論是商標(biāo)的本質(zhì)還是商標(biāo)法保護(hù)的核心，“商標(biāo)使用”貫穿了整個(gè)商標(biāo)制度。

首先，以商標(biāo)的本質(zhì)為視角，商標(biāo)是商品或服務(wù)提供者為了將自己生產(chǎn)的產(chǎn)品或者是所提供的服務(wù)，和其他產(chǎn)品及服務(wù)加以區(qū)分，從而使用的一種標(biāo)識(shí)。商標(biāo)構(gòu)成具有三要素：（1）是一種標(biāo)志；（2）該標(biāo)志由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者使用在商品或者服務(wù)上；（3）該標(biāo)志具有識(shí)別商品或服務(wù)的功能。⑤文學(xué)：《商標(biāo)使用與商標(biāo)保護(hù)研究》，法律出版社2008年版，第10頁(yè)。商標(biāo)的根本屬性是識(shí)別功能，是該標(biāo)志區(qū)別于其他標(biāo)志的關(guān)鍵。一般情況下，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者將標(biāo)志作為商標(biāo)來(lái)使用欲達(dá)到的目的與該標(biāo)志發(fā)揮了識(shí)別商品來(lái)源的作用的客觀(guān)效果是相統(tǒng)一的。特殊情況下，即生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者并無(wú)將標(biāo)志作為商標(biāo)使用的意圖，但在實(shí)踐中，通過(guò)消費(fèi)者的識(shí)別，該標(biāo)志客觀(guān)上發(fā)揮了識(shí)別商品或服務(wù)來(lái)源的功能，成為事實(shí)商標(biāo)。由此，消費(fèi)者應(yīng)是商標(biāo)判定的主體，發(fā)揮識(shí)別商品或服務(wù)來(lái)源功能的標(biāo)志才能成為真正意義上的商標(biāo)。

針對(duì)涉外定牌加工中商標(biāo)侵權(quán)判定問(wèn)題，本文建議出臺(tái)司法解釋?zhuān)瑖?yán)格規(guī)定涉外定牌加工行為的構(gòu)成要件。圖/中新社

其次，以商標(biāo)法保護(hù)的核心為視角，商標(biāo)法所保護(hù)的并不是商標(biāo)標(biāo)志本身，而是凝結(jié)在商品中的商譽(yù)。①文學(xué)：《商標(biāo)使用與商標(biāo)保護(hù)研究》，法律出版社2008年版，第17頁(yè)。只有使商標(biāo)與特定的商品或者服務(wù)結(jié)合在一起，并具有使消費(fèi)者接觸的可能性時(shí)，才有可能獲得積極的評(píng)價(jià)，形成和積累與之相關(guān)的商譽(yù)。此時(shí)，商譽(yù)的獲得是以消費(fèi)者的評(píng)價(jià)為中心，消費(fèi)者是商品或服務(wù)優(yōu)質(zhì)性判斷的主體。脫離消費(fèi)者，僅依靠高品質(zhì)的商品和服務(wù)也無(wú)法獲得商譽(yù)，商標(biāo)更形同虛設(shè)。由此，商標(biāo)法所保護(hù)的是凝結(jié)在商品中的商譽(yù)，而商譽(yù)的獲得與消費(fèi)者具有不可分割的關(guān)系。

最后，以消費(fèi)者主導(dǎo)作用得以發(fā)揮的前提為視角，商標(biāo)的形成、商譽(yù)的獲得都依賴(lài)于消費(fèi)者主導(dǎo)作用的發(fā)揮。以發(fā)揮來(lái)源識(shí)別功能為目的的使用商標(biāo)、使商標(biāo)和商品或服務(wù)進(jìn)行結(jié)合到能夠使消費(fèi)者感知到商標(biāo)的標(biāo)識(shí)性，能夠?qū)ι唐纷龀龇e極評(píng)價(jià)，都離不開(kāi)一個(gè)重要的環(huán)節(jié)，即讓消費(fèi)者能夠接觸或者以消費(fèi)者接觸為目的的流通環(huán)節(jié)。另外，從商標(biāo)功能的產(chǎn)生、商譽(yù)的積累來(lái)看，商標(biāo)的價(jià)值都是在商業(yè)活動(dòng)中使用產(chǎn)生的，在商業(yè)活動(dòng)中使用應(yīng)是商標(biāo)受法律保護(hù)最基本條件。②張玉敏：《論使用在商標(biāo)制度構(gòu)建中的作用——寫(xiě)在商標(biāo)法第三次修改之際》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》，2011年第9期，第3頁(yè)。因此，只有以區(qū)分商品來(lái)源為目的的使用商標(biāo)、將商標(biāo)用于商品之上，并最終將商品及所附商標(biāo)投放于市場(chǎng)，使商品及所附商標(biāo)與消費(fèi)者產(chǎn)生實(shí)際聯(lián)系，消費(fèi)者對(duì)商標(biāo)判定、對(duì)商譽(yù)形成的主導(dǎo)作用才能得以發(fā)揮。

筆者認(rèn)為，商標(biāo)進(jìn)入流通領(lǐng)域是商標(biāo)使用行為的判斷要素。一方面，從商標(biāo)本質(zhì)特征角度出發(fā)，商標(biāo)使用需是進(jìn)入流通領(lǐng)域的使用。商標(biāo)是凝結(jié)在商品中的商譽(yù)，商譽(yù)的形成過(guò)程是消費(fèi)者和商標(biāo)之間的循環(huán)認(rèn)證過(guò)程，而這個(gè)循環(huán)過(guò)程得以完成的基礎(chǔ)是，商標(biāo)處于流通領(lǐng)域；另一方面，以商標(biāo)侵權(quán)的本質(zhì)為視角，侵權(quán)人對(duì)商標(biāo)識(shí)別功能的破壞是商標(biāo)侵權(quán)的本質(zhì)，即導(dǎo)致商標(biāo)信息的傳遞出現(xiàn)混亂，割斷了消費(fèi)者與商標(biāo)之間的循環(huán)認(rèn)證過(guò)程。因此，筆者并不贊同在“HONDA”案最高院把與被訴侵權(quán)商品的營(yíng)銷(xiāo)密切相關(guān)的經(jīng)營(yíng)者認(rèn)定為“相關(guān)公眾”，認(rèn)為被訴侵權(quán)商品運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的經(jīng)營(yíng)者即存在接觸的可能性。①最高人民法院（2019）最高法民再138號(hào)民事判決書(shū)。商標(biāo)只有進(jìn)入流通領(lǐng)域，在消費(fèi)者和商標(biāo)之間形成循環(huán)認(rèn)證的過(guò)程，商標(biāo)的真實(shí)作用才得以發(fā)揮。

綜上所述，商標(biāo)的根本屬性是識(shí)別商品或服務(wù)來(lái)源，經(jīng)營(yíng)者通過(guò)在商業(yè)活動(dòng)中使用商標(biāo)，即將商標(biāo)用于商品或服務(wù)，投放于市場(chǎng)，使消費(fèi)者可以接觸，以期消費(fèi)者產(chǎn)生積極的評(píng)價(jià)，從而積累商譽(yù)，最終使消費(fèi)者能夠識(shí)別自己的商品或服務(wù)，從而獲取經(jīng)濟(jì)利益。所以，筆者認(rèn)為我國(guó)商標(biāo)法所規(guī)定的“商標(biāo)使用”必須符合以下條件：（1）使用的核心：用以識(shí)別商品或服務(wù)來(lái)源，其主觀(guān)意圖是使消費(fèi)者通過(guò)商標(biāo)識(shí)別自己的商品或服務(wù)。（2）使用的性質(zhì)和目的：應(yīng)是在商業(yè)活動(dòng)中使用，即使用主體應(yīng)是經(jīng)營(yíng)主體，目的是通過(guò)對(duì)商標(biāo)的使用、利用商標(biāo)的價(jià)值促進(jìn)自己商品或服務(wù)的銷(xiāo)售，以達(dá)到營(yíng)利效果。（3）使用的時(shí)間：在商品流通環(huán)節(jié)使用，即消費(fèi)者具有接觸的可能性的環(huán)節(jié)。例如，我國(guó)商標(biāo)法規(guī)定以識(shí)別來(lái)源為目的將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽和交易文書(shū)等方式，都屬于消費(fèi)者可能接觸的使用方式。

（二）涉外定牌加工商使用標(biāo)識(shí)行為的判斷

首先，“商標(biāo)使用”應(yīng)是用以識(shí)別相應(yīng)商品或者是識(shí)別特定的服務(wù)來(lái)源，之所以使用商標(biāo)，最為重要的意圖是為了能夠確保消費(fèi)者可以通過(guò)商標(biāo)而識(shí)別出自己生產(chǎn)的產(chǎn)品或者是自己提供的服務(wù)。但在涉外定牌加工中，加工商并不具有使消費(fèi)者通過(guò)商標(biāo)識(shí)別自己商品的主觀(guān)意圖，加工商貼附商標(biāo)的意圖是使委托商認(rèn)可自己的產(chǎn)品。

其次，“商標(biāo)使用”應(yīng)是商業(yè)活動(dòng)中的使用，即使用主體應(yīng)是經(jīng)營(yíng)主體，目的是通過(guò)對(duì)商標(biāo)的使用促進(jìn)自己商品或服務(wù)的銷(xiāo)售以達(dá)到營(yíng)利效果。涉外定牌加工合同是加工承攬合同，所涉及的商品及所貼附的商標(biāo)僅是加工方付出勞動(dòng)為獲得相應(yīng)報(bào)酬的載體。實(shí)際銷(xiāo)售商品的是境外委托方，加工方既無(wú)銷(xiāo)售商品的意圖也無(wú)銷(xiāo)售商品的行為，其最終獲得的“利益”和商標(biāo)價(jià)值無(wú)關(guān)，是依據(jù)其機(jī)械性勞動(dòng)所獲得的報(bào)酬。因此加工方的行為并不符合商標(biāo)使用的目的。

最后，“商標(biāo)使用”應(yīng)是商品流通環(huán)節(jié)的使用，即在消費(fèi)者具有接觸可能性的環(huán)節(jié)以銷(xiāo)售商品或服務(wù)為目的使用商標(biāo)，并使其發(fā)揮來(lái)源識(shí)別功能。但在涉外定牌加工中，在我國(guó)法域內(nèi)，商標(biāo)使用的階段并不具有使消費(fèi)者接觸以發(fā)生混淆的可能性，即貼附商標(biāo)的商品不會(huì)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流通，加工方貼附的商標(biāo)并不在國(guó)內(nèi)發(fā)揮識(shí)別功能。依據(jù)商標(biāo)的本質(zhì)和功能，加工方的行為實(shí)質(zhì)上是使用標(biāo)志行為，而不是“商標(biāo)使用”行為，在中國(guó)境內(nèi)并未實(shí)現(xiàn)商標(biāo)的識(shí)別功能，也未產(chǎn)生“商標(biāo)使用”的效果。

根據(jù)對(duì)商標(biāo)使用核心、目的和使用階段的理解，涉外定牌加工中，“商標(biāo)使用”的主體應(yīng)是提供商標(biāo)并委托生產(chǎn)的境外委托方。第一，境外委托方的目的是直接利用商標(biāo)促進(jìn)自己商品的銷(xiāo)售，其指定商品和商標(biāo)，加工方按照要求加工完成后交予境外委托方，委托方依據(jù)商標(biāo)價(jià)值銷(xiāo)售商品最終獲得利益。境外委托方提供商標(biāo)并委托貼附的目的是銷(xiāo)售產(chǎn)品，此行為符合“商標(biāo)使用”的目的。第二，境外委托方促使商標(biāo)處于流通階段，讓國(guó)內(nèi)加工商生產(chǎn)的產(chǎn)品及其貼附的商標(biāo)進(jìn)入流通領(lǐng)域，使商標(biāo)在境外發(fā)揮識(shí)別功能。“商標(biāo)使用”的判定應(yīng)歸結(jié)為一種效果判斷，依據(jù)消費(fèi)者的認(rèn)知，追求識(shí)別功能的實(shí)現(xiàn)。所以無(wú)論“商標(biāo)使用”的方式發(fā)生怎樣變化，但只要是以商標(biāo)發(fā)揮來(lái)源識(shí)別功能為目的的使用，都屬于商標(biāo)使用。委托方雖以代工的方式省略了商品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，但并未改變其“商標(biāo)使用”的性質(zhì)。所以，根據(jù)“商標(biāo)使用”目的及效果判斷，在涉外定牌加工中，境外委托方才是商標(biāo)使用的主體。

綜上所述，在涉外定牌加工中，境外委托方才是“商標(biāo)使用”的真正主體，而境內(nèi)加工方的商標(biāo)貼附行為并不構(gòu)成“商標(biāo)使用”，不具備商標(biāo)侵權(quán)的前提條件，因此不可能存在“混淆可能性”問(wèn)題，不構(gòu)成侵權(quán)。

(三）嚴(yán)格界定涉外定牌加工行為

建議出臺(tái)司法解釋對(duì)涉外定牌加工行為作出明確規(guī)定，以維護(hù)司法判決的統(tǒng)一性。明確規(guī)定：涉外定牌加工是指國(guó)內(nèi)加工企業(yè)接受境外企業(yè)的委托，按照其要求生產(chǎn)產(chǎn)品并貼附商標(biāo)，最終將產(chǎn)品全部交付境外企業(yè)并由其在境外銷(xiāo)售的一種貿(mào)易形式。

首先，境外企業(yè)需對(duì)所提供使用的商標(biāo)享有合法權(quán)利，其是商標(biāo)權(quán)人或者是商標(biāo)被許可使用權(quán)人。其次，境外委托企業(yè)須承諾加工商加工完成后的商品全部銷(xiāo)往境外，不在我國(guó)銷(xiāo)售。最后，我國(guó)加工商應(yīng)盡到合理的審查注意義務(wù)，應(yīng)要求境外委托商提供其商標(biāo)注冊(cè)證、許可合同等，進(jìn)行合理的形式審查，以證明其屬于真正的貼牌加工行為。①孔祥?。骸吨R(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的新思維》，中國(guó)法制出版社2013版，第15頁(yè)。

筆者認(rèn)為，不能以“審查注意義務(wù)”作為加工商商標(biāo)侵權(quán)判定的標(biāo)準(zhǔn)，文章第一部分已經(jīng)說(shuō)明原因。但是，基于合同交易中的誠(chéng)實(shí)信用原則，其可以作為涉外定牌加工行為判定的條件之一。加工商在接受委托時(shí)需對(duì)委托商的權(quán)利進(jìn)行最基本的核查，這也是證明其屬于涉外定牌加工的形式要件。當(dāng)然，“審查注意義務(wù)”必須是合理范圍內(nèi)的審查，要求境外委托商提供其商標(biāo)注冊(cè)證、許可合同即可。如“HONDA”案，國(guó)內(nèi)加工商已經(jīng)審查得知緬甸委托商享有對(duì)貼附商標(biāo)的專(zhuān)有權(quán)。如果讓國(guó)內(nèi)加工商承擔(dān)過(guò)高的審查注意義務(wù)，則會(huì)加重其負(fù)擔(dān)，進(jìn)而損害國(guó)內(nèi)加工商的利益。

我國(guó)目前正處于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略深入實(shí)施階段，更需要提高我國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平，嚴(yán)格知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的基本要求，因此，將“審查注意義務(wù)”作為涉外定牌加工行為判定的條件之一，具有可操作性。若盡到審查注意義務(wù)，再結(jié)合其他條件判定加工商行為構(gòu)成涉外定牌加工行為，此時(shí)加工商行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)；若未盡到審查注意義務(wù)，則結(jié)合其他情況再來(lái)判定其行為的性質(zhì)。綜上所述，建議出臺(tái)司法解釋?zhuān)瑖?yán)格規(guī)定涉外定牌加工行為的構(gòu)成要件，給國(guó)內(nèi)加工商一個(gè)明確的判定標(biāo)準(zhǔn)。