以計(jì)算機(jī)領(lǐng)域發(fā)明為例淺議中歐日韓創(chuàng)造性審查實(shí)踐差異

韓 燕

一、引言

發(fā)明專利申請的創(chuàng)造性問題，是一件發(fā)明想要獲得專利權(quán)必須滿足的條件，一直以來是各專利局審查研究和國際交流的熱點(diǎn)，也是申請人關(guān)注的焦點(diǎn)。在專利審查中，經(jīng)?？吹缴暾埲颂峤凰麌氖跈?quán)文件作為其發(fā)明具有可專利性的證據(jù)，有的甚至提交他國審查過程。由于各國審查制度的不同，以及所能夠利用的審查工具的差異，常常出現(xiàn)多個(gè)同族專利申請的審查結(jié)果不完全相同的情況。其中，對(duì)審查結(jié)果影響最大的是通過檢索到的對(duì)比文獻(xiàn)來評(píng)述其創(chuàng)造性，這可能導(dǎo)致相同的專利申請?jiān)谟械膰冶皇跈?quán)，而在有的國家卻不能授權(quán)，或者在不同國家的授權(quán)范圍不同。然而，引用文獻(xiàn)的不同并不是影響創(chuàng)造性認(rèn)定不同的唯一原因，我們發(fā)現(xiàn)，即使各國使用相同對(duì)比文件，也可能得出不同的創(chuàng)造性結(jié)論，這也成為了申請人與專利審查員較大的爭議點(diǎn)。

中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（以下簡稱CNIPA）、歐洲專利局（以下簡稱EPO）、日本特許廳（以下簡稱JPO）、韓國特許廳（以下簡稱KIPO）是世界上領(lǐng)頭的國家/地區(qū)專利局，據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的《IP5 Statistics Report 2020》①https://www.fiveipoffices.org/statistics/statisticsreports/2020edition.顯示，截至2019 年底，全球1490 萬件有效專利中70%在四局之一的司法管轄區(qū)有效，因此研究這四大專利局的專利審查標(biāo)準(zhǔn)將有助于業(yè)界理解這些局的審查標(biāo)準(zhǔn)。

本 文 從2019 年 至2021 年CNIPA、EPO、JPO、KIPO 分別開展的計(jì)算機(jī)領(lǐng)域雙邊專利審查聯(lián)合研究中選取了兩個(gè)共同的案例，介紹了相同事實(shí)下不同專利局的創(chuàng)造性評(píng)判意見，從而比較分析上述專利局在發(fā)明創(chuàng)造性審查實(shí)踐方面的差異，以期幫助申請人了解中歐日韓創(chuàng)造性審查實(shí)踐的差異，更順利地獲得專利權(quán)。

二、各國有關(guān)創(chuàng)造性審查的規(guī)定

在創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)方面，五局都有專門的法律規(guī)定，并且從下面的對(duì)比表（如表1 所示）可以看出，盡管條文措辭有所不同，但不存在本質(zhì)差別，都要求在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上評(píng)判對(duì)于所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員而言是否顯而易見。

表1 創(chuàng)造性法條對(duì)比

在具體判斷方法方面，各局普遍采用“三步法”對(duì)方案整體作出創(chuàng)造性評(píng)價(jià)，具體為：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和實(shí)際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。

EPO 針對(duì)技術(shù)特征和非技術(shù)特征混合出現(xiàn)在權(quán)利要求中的情形，在審查指南G 部分第VII 章5.4 對(duì)創(chuàng)造性判斷的問題解決方法②https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_5.htm.作了進(jìn)一步細(xì)化：

（i）根據(jù)發(fā)明的技術(shù)效果確定對(duì)發(fā)明的技術(shù)性有貢獻(xiàn)的特征。

（ii）基于步驟（i）中確定的對(duì)發(fā)明的技術(shù)性有貢獻(xiàn)的特征，選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

（iii）確定要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別。將權(quán)利要求作為一個(gè)整體來確定這些區(qū)別產(chǎn)生的技術(shù)效果，從而由這些區(qū)別中區(qū)分作出技術(shù)貢獻(xiàn)的特征和未作出技術(shù)貢獻(xiàn)的特征。

（a）如果沒有區(qū)別（甚至沒有非技術(shù)的區(qū)別），則提出新穎性反對(duì)意見。

（b）如果區(qū)別未作出任何技術(shù)貢獻(xiàn)，則提出創(chuàng)造性反對(duì)意見。反對(duì)的理由應(yīng)當(dāng)是：如果未對(duì)現(xiàn)有技術(shù)作出技術(shù)貢獻(xiàn)，則權(quán)利要求的主題不具備創(chuàng)造性。

（c）如果區(qū)別包含作出技術(shù)貢獻(xiàn)的特征，則適用以下方法：

-基于這些特征帶來的技術(shù)效果確定客觀技術(shù)問題。此外，如果區(qū)別中包括未作出技術(shù)貢獻(xiàn)的特征，則這些特征或發(fā)明獲得的任何非技術(shù)效果可作為“告知”本領(lǐng)域技術(shù)人員的一部分內(nèi)容用于確定客觀技術(shù)問題，尤其是作為必須滿足的約束。

-如果所要求保護(hù)的用于解決客觀技術(shù)問題的技術(shù)方案對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是非顯而易見的，則權(quán)利要求具備創(chuàng)造性。

三、創(chuàng)造性案例以及相關(guān)審查意見

以下是涉及計(jì)算機(jī)領(lǐng)域發(fā)明的兩個(gè)案例，本部分從相關(guān)案情出發(fā)，分別介紹中、歐、日、韓各局創(chuàng)造性審查意見。

（一）【案例1】

1.案情介紹

權(quán)利要求：

一種在移動(dòng)設(shè)備上優(yōu)化購物的方法：

（a）用戶選擇要購買的兩個(gè)或多個(gè)商品；

（b）移動(dòng)設(shè)備將所選擇的商品數(shù)據(jù)以及設(shè)備位置傳輸給一臺(tái)服務(wù)器；

（c）該服務(wù)器訪問賣家數(shù)據(jù)庫以便識(shí)別能夠提供至少一個(gè)所選商品的賣家；

（d）基于設(shè)備位置以及所識(shí)別的賣家，服務(wù)器通過訪問高速緩存器決定購買所選商品的最佳購物路線，其中高速緩存器存儲(chǔ)有基于之前請求所確定的最佳購物路線；

（e）服務(wù)器將該最佳購物路線傳送到移動(dòng)設(shè)備上并顯示。

對(duì)比文件1：

一種在移動(dòng)設(shè)備上優(yōu)化購物的方法，其中用戶選擇單個(gè)產(chǎn)品，然后服務(wù)器從數(shù)據(jù)庫確定銷售最接近于用戶所選產(chǎn)品的商家并將該信息發(fā)送到移動(dòng)設(shè)備。

對(duì)比文件2：

一種用于確定旅游行程、列出一組參觀目的地的旅游計(jì)劃系統(tǒng)，其中，該系統(tǒng)出于效率的目的訪問存儲(chǔ)有先前查詢結(jié)果的緩存存儲(chǔ)器。

2.各局審查意見

【EPO 審查結(jié)論以及分析】

權(quán)利要求1 的發(fā)明不具備創(chuàng)造性。理由如下：

根據(jù)歐洲專利審查指南G 部分第VII 章5.4 的問題解決方法的步驟的應(yīng)用，確定權(quán)利要求1 的方案中對(duì)技術(shù)特性作出貢獻(xiàn)的特征初步被認(rèn)為是包括有被連接至服務(wù)器計(jì)算機(jī)的移動(dòng)設(shè)備的分布式系統(tǒng)，該服務(wù)器計(jì)算機(jī)具有緩存存儲(chǔ)器并被連接至數(shù)據(jù)庫。

權(quán)利要求1 和對(duì)比文件1 的區(qū)別在于：（1）用戶可以選擇購買兩個(gè)或多個(gè)商品（而非僅購買單一商品）；（2）向用戶提供用于購買兩個(gè)或多個(gè)商品的“最佳購物路線”；（3）最佳購物路線由服務(wù)器通過訪問緩存存儲(chǔ)器確定，在緩存存儲(chǔ)器中存儲(chǔ)有為先前請求確定出的最佳購物路線。

區(qū)別（1）和（2）代表對(duì)基本商業(yè)概念的改進(jìn)，因?yàn)樗鼈兌x了生成有序的商店列表，以便訪問出售這些商品的商店。這些區(qū)別并不體現(xiàn)技術(shù)目的，也無法確定技術(shù)效果。因此，這些特征對(duì)對(duì)比文件1 沒有任何技術(shù)貢獻(xiàn)。另一方面，區(qū)別（3）做出了技術(shù)貢獻(xiàn)，因?yàn)槠渑c區(qū)別（1）和（2）的技術(shù)實(shí)施有關(guān)，并且具有通過訪問存儲(chǔ)在緩存存儲(chǔ)器中的先前請求從而能夠快速確定最佳購物路線的技術(shù)效果。

基于上述區(qū)別，權(quán)利要求1 的客觀技術(shù)問題要從作為技術(shù)領(lǐng)域?qū)＜业谋绢I(lǐng)域技術(shù)人員的角度來認(rèn)定。此類人員不被認(rèn)為具備與商業(yè)相關(guān)的任何專業(yè)知識(shí)。在本案例中，他可以被定義為信息技術(shù)專家，他將獲得與商業(yè)相關(guān)的區(qū)別（1）和（2）的知識(shí)，將其作為構(gòu)成要解決的技術(shù)問題的一部分。因此，該客觀技術(shù)問題被認(rèn)定為：如何改進(jìn)對(duì)比文件1 的方法從而以技術(shù)上有效的方式實(shí)施由區(qū)別（1）和（2）定義的非技術(shù)的商業(yè)概念，區(qū)別（1）和（2）作為要滿足的條件給出。

對(duì)于區(qū)別（1），本領(lǐng)域技術(shù)人員習(xí)慣于調(diào)整對(duì)比文件1 中使用的移動(dòng)設(shè)備以使用戶能夠選擇兩個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品而不是單個(gè)產(chǎn)品。通過類似于對(duì)比文件1 中用于確定最近的商家的服務(wù)器，可以顯而易見地向服務(wù)器分配確定最佳購物路線的任務(wù)。由于客觀技術(shù)問題還需要技術(shù)上的有效實(shí)施，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員將尋求確定路線的有效技術(shù)實(shí)施方法。對(duì)比文件2 公開了一種用于確定旅游行程、列出一組參觀目的地的旅游計(jì)劃系統(tǒng)，并解決了該技術(shù)問題：對(duì)比文件2 的系統(tǒng)出于此目的訪問存儲(chǔ)有先前查詢結(jié)果的緩存存儲(chǔ)器。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì)考慮對(duì)比文件2 的教導(dǎo)，調(diào)整對(duì)比文件1 中的服務(wù)器以訪問并使用對(duì)比文件2 中建議的緩存存儲(chǔ)器，以便提供確定最佳購物路線，即區(qū)別（3）的技術(shù)上的有效實(shí)施。因此，權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

【CNIPA 審查結(jié)論以及分析】

權(quán)利要求1 不具備創(chuàng)造性。理由如下：

對(duì)比文件1 被確定為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。權(quán)利要求1 與對(duì)比文件1 的區(qū)別特征與EPO 認(rèn)定的相同，即：（1）用戶可以選擇購買兩個(gè)或多個(gè)商品，而不是單一商品；（2）向用戶提供用于購買兩個(gè)或多個(gè)商品的“最佳購物路線”；（3）服務(wù)器通過訪問高速緩存器決定購買所選商品的最佳購物路線，其中高速緩存器存儲(chǔ)有基于之前請求所確定的最佳購物路線。

基于上述區(qū)別，確定權(quán)利要求1 實(shí)際解決的問題是如何向用戶提供非單個(gè)商品的購物路線以及如何獲取該購物路線。

對(duì)于區(qū)別（1）和（2），對(duì)比文件1 公開了用戶可以選擇單個(gè)產(chǎn)品，并提供最接近于用戶所選產(chǎn)品的商家信息發(fā)送給移動(dòng)設(shè)備。而在生活中常常遇到用戶需要購買多個(gè)商品的情形，此時(shí)本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)去尋找相應(yīng)的解決手段以滿足用戶需求。對(duì)比文件2 公開的用于確定旅游行程、列出一組參觀目的地的旅游計(jì)劃系統(tǒng)中，包含多個(gè)參觀目的地（即多個(gè)商品）的旅游計(jì)劃（即旅游路線），本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到將對(duì)比文件2 的確定多個(gè)目的地旅游計(jì)劃的手段運(yùn)用到對(duì)比文件1 中。結(jié)合對(duì)比文件1 公開的特征“最接近于用戶所選產(chǎn)品的商家”（不是隨意給出的銷售所選產(chǎn)品的商家），由此本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到設(shè)計(jì)購買多個(gè)商品的最佳購物路線從而提高購物效率。

對(duì)于區(qū)別（3），對(duì)比文件2 公開了該系統(tǒng)出于效率的目的訪問存儲(chǔ)有先前查詢結(jié)果的緩存存儲(chǔ)器，而為了提高訪問效率將信息存儲(chǔ)在高速緩存器中是本領(lǐng)域的公知常識(shí)。

因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員在對(duì)比文件1 的基礎(chǔ)上結(jié)合對(duì)比文件2 和本領(lǐng)域公知常識(shí)得到權(quán)利要求1 的方案是顯而易見的。

【JPO 審查結(jié)論以及分析】

權(quán)利要求1 的發(fā)明具備創(chuàng)造性。理由如下：

權(quán)利要求1 的發(fā)明和對(duì)比文件1 存在以下方面的區(qū)別：

（1）權(quán)利要求1 中，用戶選擇的產(chǎn)品數(shù)量是“兩個(gè)或更多”，服務(wù)器訪問“商家數(shù)據(jù)庫”并識(shí)別“提供至少一個(gè)”所選產(chǎn)品的“商家”，以此為基礎(chǔ)確定最佳購物路線。而對(duì)比文件1 中，用戶選擇的產(chǎn)品數(shù)量是“單個(gè)”，并且服務(wù)器訪問未指定的數(shù)據(jù)庫以確定“最靠近用戶的商家”。

（2）權(quán)利要求1 中，服務(wù)器“基于設(shè)備位置和所識(shí)別出的商家，通過訪問存儲(chǔ)有為先前請求而確定出的最佳購物路線的緩存存儲(chǔ)器，來確定購買所選產(chǎn)品的最佳購物路線”。而對(duì)比文件1 僅描述了服務(wù)器確定最靠近用戶的商家，但沒有提及任何關(guān)于確定這種“最佳購物路線”的內(nèi)容。

為方便起見，首先考慮區(qū)別（2）。

在權(quán)利要求1 步驟（c）中服務(wù)器識(shí)別出商家之后，確定權(quán)利要求1 的“最佳購物路線”。因此，很自然地將其解釋為用戶按此順序訪問商家的最佳路線。

基于這種考慮，將引入對(duì)比文件2，一項(xiàng)關(guān)于旅游計(jì)劃系統(tǒng)的發(fā)明。其僅描述了列出一組參觀目的地，以及先前查詢的結(jié)果被存儲(chǔ)在緩存存儲(chǔ)器中，以便系統(tǒng)可以對(duì)其訪問。因此，不能認(rèn)為對(duì)比文件2 含有參觀所列目的地的最佳路線的構(gòu)思，而且對(duì)比文件2 沒有關(guān)于在緩存存儲(chǔ)器中存儲(chǔ)以最佳順序參觀目的地的最佳路線的任何描述。

當(dāng)考慮“一組參觀目的地”作為共同的技術(shù)知識(shí)時(shí)，可以假設(shè)對(duì)比文件2 描述了參觀目的地的最佳路線被存儲(chǔ)在緩存存儲(chǔ)器中，但是將該描述應(yīng)用于對(duì)比文件1 中以獲得描述了區(qū)別（2）的權(quán)利要求1 的發(fā)明主題，則需要?jiǎng)訖C(jī)。然而，對(duì)比文件1 不包含以最佳方式訪問商家的購物路線的構(gòu)思。此外，即使對(duì)比文件1 能夠識(shí)別兩個(gè)或多個(gè)商家，也很自然地將其解釋為服務(wù)器分別確定最靠近用戶的銷售各個(gè)產(chǎn)品的各個(gè)商家。這樣，對(duì)比文件1 并不固有地具有在購物路線中以最佳方式訪問商家這一需要解決的問題，并且對(duì)比文件1 和對(duì)比文件2 沒有共同的需要解決的問題。此外，在對(duì)比文件1 和對(duì)比文件2 之間，不存在可以作為動(dòng)機(jī)將對(duì)比文件2 應(yīng)用于對(duì)比文件1 的技術(shù)領(lǐng)域或功能方面的共同點(diǎn)。

然后，由于對(duì)比文件1 和對(duì)比文件2 不具有最佳路線的構(gòu)思，或者，即使對(duì)比文件2 具有最佳路線的構(gòu)思，也沒有動(dòng)機(jī)將對(duì)比文件2 應(yīng)用于對(duì)比文件1。

此外，由于區(qū)別（2）所描述的內(nèi)容，權(quán)利要求1 的發(fā)明具有有益效果，因?yàn)樗梢詾橛脩籼峁┰L問商家的最佳購物路線。因此，不能認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員可以通過將對(duì)比文件2 應(yīng)用于對(duì)比文件1 而獲得描述了區(qū)別（2）的權(quán)利要求1 的發(fā)明內(nèi)容。

接下來，將考慮區(qū)別（1）。

如上面在區(qū)別（2）中所討論的，對(duì)比文件1 不包含以最佳方式訪問商家的購物路線的構(gòu)思。此外，即使對(duì)比文件1 能夠識(shí)別兩個(gè)或多個(gè)供應(yīng)商，也很自然地被解釋為服務(wù)器分別確定最靠近用戶的銷售各個(gè)產(chǎn)品的各個(gè)商家。因此，即使在對(duì)比文件1 中用戶可以選擇兩個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品，也不能認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員可以容易地基于服務(wù)器確定最優(yōu)購物路線而獲得識(shí)別出“提供至少一個(gè)”所選產(chǎn)品的“商家”這一想法。

此外，由于區(qū)別（1）描述的內(nèi)容，權(quán)利要求1的發(fā)明具有有益效果，因?yàn)槠淇梢宰R(shí)別出確定最佳購物路線所需的商家。

綜合上述考慮，不能確定本領(lǐng)域技術(shù)人員基于對(duì)比文件1 和對(duì)比文件2 可以容易地得出權(quán)利要求1的發(fā)明。

【KIPO 審查結(jié)論以及分析】

權(quán)利要求1 不具備創(chuàng)造性，理由如下：

權(quán)利要求1 要求保護(hù)的發(fā)明的主題與對(duì)比文件1的區(qū)別與EPO 認(rèn)定的相同。

關(guān)于區(qū)別（1）和（2），用戶可以隨意選擇一種或多種產(chǎn)品，不能認(rèn)為限制用戶選擇的產(chǎn)品數(shù)量是特定技術(shù)特征。此外，本領(lǐng)域技術(shù)人員通過擴(kuò)展確定銷售所選產(chǎn)品的離用戶最近的供應(yīng)商的思路并將其發(fā)展到多個(gè)產(chǎn)品，從而實(shí)施設(shè)計(jì)修改以使其與多個(gè)產(chǎn)品相關(guān)，這在技術(shù)上也沒有困難。將此信息發(fā)送到移動(dòng)設(shè)備的特征，已被對(duì)比文件1 公開。因此，他們可以容易地達(dá)到為用戶提供兩個(gè)或更多產(chǎn)品的最佳購物路線的特征。

對(duì)于區(qū)別（3），由于對(duì)比文件2 是針對(duì)用于確定旅游行程和一系列參觀地點(diǎn)的旅行計(jì)劃系統(tǒng)并且包括訪問存儲(chǔ)先前查詢的結(jié)果的高速緩存存儲(chǔ)器的特征，因此本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以根據(jù)對(duì)比文件2 輕松得出區(qū)別（3）。

由于對(duì)比文件1 和對(duì)比文件2 都向用戶提供與產(chǎn)品（服務(wù)）相關(guān)的信息，屬于同一技術(shù)領(lǐng)域，所以對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，將對(duì)比文件1 和對(duì)比文件2結(jié)合起來并不存在技術(shù)上的困難。此外，由于對(duì)比文件1 的目的是提供離用戶最近的供應(yīng)商信息，因此存在應(yīng)用連接存儲(chǔ)對(duì)比文件2 先前查詢結(jié)果的高速緩沖存儲(chǔ)器的技術(shù)特征的技術(shù)動(dòng)機(jī)，以便為用戶盡快提供信息。

因此，權(quán)利要求1 的發(fā)明是不被允許的，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以很容易地結(jié)合對(duì)比文件1 和對(duì)比文件2。

3.審查意見比較

案例1 的方案涉及移動(dòng)設(shè)備上優(yōu)化購物的方法，涉及計(jì)算機(jī)領(lǐng)域常見的技術(shù)特征和非技術(shù)特征混合出現(xiàn)的權(quán)利要求撰寫形式。

EPO 創(chuàng)造性評(píng)判中，對(duì)區(qū)別特征中包含的特征作進(jìn)一步認(rèn)定：作出技術(shù)貢獻(xiàn)的特征（區(qū)別（3））和未作出技術(shù)貢獻(xiàn)的特征（區(qū)別（1）和（2）），進(jìn)而基于此認(rèn)定將本領(lǐng)域技術(shù)人員定義為信息技術(shù)專家而不是本身具備商業(yè)知識(shí)，得出客觀技術(shù)問題是商業(yè)知識(shí)的有效技術(shù)實(shí)現(xiàn)，從而很容易地引入對(duì)比文件2 得出不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

CNIPA 和KIPO 劃定了與EPO 相同的區(qū)別特征，并且三局得出了同樣的不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。但是具體判斷過程中，CNIPA 和KIPO 沒有對(duì)區(qū)別特征進(jìn)一步劃分技術(shù)和非技術(shù)。CNIPA 與EPO 同樣基于區(qū)別特征確定了客觀技術(shù)問題，但是由于并沒有專門拆分非技術(shù)特征，因此得出的客觀技術(shù)問題與EPO 有所差別。在顯而易見性的判斷方面，對(duì)于高速緩存器存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的特征，EPO 含糊籠統(tǒng)地用對(duì)比文件2 進(jìn)行了評(píng)述，CNIPA 將其認(rèn)定為公知常識(shí)，而KIPO 則認(rèn)為是容易想到。

JPO 無論是區(qū)別特征的認(rèn)定還是審查結(jié)論都與以上三局不同。從審查觀點(diǎn)看出，JPO 要求比對(duì)所有特征，并且給出了與對(duì)比文件的詳細(xì)對(duì)照。與CNIPA和KIPO 相同的是，JPO 也不對(duì)區(qū)別特征作進(jìn)一步技術(shù)和非技術(shù)的劃分。在顯而易見性判斷中，JPO 認(rèn)為，對(duì)比文件1 沒有以最佳方式訪問商家這一需要解決的問題，并且對(duì)比文件1 和對(duì)比文件2 之間不存在技術(shù)領(lǐng)域或功能方面的結(jié)合動(dòng)機(jī)。由此可見，JPO 對(duì)技術(shù)啟示的掌握比其他三局都要嚴(yán)格。

（二）【案例2】

1.案情介紹

權(quán)利要求

一種通過數(shù)據(jù)連接將廣播媒體信道傳輸?shù)竭h(yuǎn)程客戶端的系統(tǒng)，所述系統(tǒng)包括：

（a）用于存儲(chǔ)遠(yuǎn)程客戶端的標(biāo)識(shí)符和數(shù)據(jù)連接遠(yuǎn)程客戶端的可用數(shù)據(jù)速率的指示符的裝置，所述可用數(shù)據(jù)速率低于數(shù)據(jù)連接遠(yuǎn)程客戶端的最大數(shù)據(jù)速率；

（b）用于根據(jù)數(shù)據(jù)連接可用數(shù)據(jù)速率的指示符來確定將要傳輸數(shù)據(jù)的速率的裝置；和

（c）用于以所述確定的速率向所述遠(yuǎn)程客戶端發(fā)送數(shù)據(jù)的裝置。

說明書概述

在某些定價(jià)模型下，當(dāng)客戶的線路能夠接收更高的速率時(shí)，客戶會(huì)選擇支付較低的金額并接收較低的比特率服務(wù)。因此，客戶能夠獲得的質(zhì)量優(yōu)先由所購買的服務(wù)質(zhì)量而定，并不一定是通過該線路可獲得的最佳質(zhì)量。

對(duì)比文件1

一種通過xDSL 連接至用戶機(jī)頂盒的廣播視頻系統(tǒng)，所述系統(tǒng)包括：存儲(chǔ)用戶計(jì)算機(jī)的識(shí)別碼、以及相應(yīng)的與每個(gè)用戶計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)連接的最大數(shù)據(jù)速率指示的數(shù)據(jù)庫；用于以最高數(shù)據(jù)速率向用戶的計(jì)算機(jī)傳輸為所述計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)的視頻的裝置。

2.各局審查意見

【EPO 審查結(jié)論以及分析】

權(quán)利要求1 的發(fā)明不具備創(chuàng)造性。理由如下：

根據(jù)歐洲專利審查指南G 部分第VII 章5.4 的應(yīng)用問題解決方法的步驟：所有特征都被初步確定為技術(shù)特征。

權(quán)利要求1 和對(duì)比文件1 的區(qū)別在于：（1）存儲(chǔ)與遠(yuǎn)程客戶端進(jìn)行數(shù)據(jù)連接的可用數(shù)據(jù)速率指示符，所述可用數(shù)據(jù)速率低于用于與遠(yuǎn)程客戶端進(jìn)行數(shù)據(jù)連接的最大數(shù)據(jù)速率；（2）使用所述可用數(shù)據(jù)速率來確定將數(shù)據(jù)發(fā)送到遠(yuǎn)程客戶端的速率（而不是像在對(duì)比文件1 中那樣以最大數(shù)據(jù)速率發(fā)送為所述遠(yuǎn)程客戶端存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)）。

為了確定這些區(qū)別是否產(chǎn)生技術(shù)效果，將考慮結(jié)合說明書中公開的內(nèi)容?！翱捎脭?shù)據(jù)速率低于與遠(yuǎn)程客戶端進(jìn)行數(shù)據(jù)連接的最大數(shù)據(jù)速率”這一特征是定價(jià)模型技術(shù)實(shí)施的結(jié)果，該模型允許客戶從若干數(shù)據(jù)速率中進(jìn)行選擇，每個(gè)速率對(duì)應(yīng)于相應(yīng)的服務(wù)質(zhì)量水平和相應(yīng)的價(jià)格。這種定價(jià)模式本身是非技術(shù)性的，具有金融、行政或商業(yè)性質(zhì)，由此落入了歐洲專利公約第52（2）（c）條所排除的商業(yè)活動(dòng)的方案、規(guī)則和方法的范疇。由此，所實(shí)現(xiàn)的唯一技術(shù)效果是根據(jù)定價(jià)模型確定傳輸數(shù)據(jù)速率。定價(jià)模型本身代表了在非技術(shù)領(lǐng)域中將要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，其可以被包括在確定的客觀技術(shù)問題中作為要滿足的一項(xiàng)條件。

因此，客觀技術(shù)問題被認(rèn)定為如何在對(duì)比文件1的系統(tǒng)中實(shí)施定價(jià)模型，該模型允許客戶選擇支付較低的金額從而以低于可能的最佳服務(wù)質(zhì)量的服務(wù)質(zhì)量（即數(shù)據(jù)速率低于數(shù)據(jù)連接的最大可能數(shù)據(jù)速率）接收廣播媒體頻道。該定價(jià)模型被認(rèn)為是客觀技術(shù)問題的一部分提供給技術(shù)人員。

顯而易見性：鑒于實(shí)施該定價(jià)模型的任務(wù)，對(duì)技術(shù)人員顯而易見的是，用戶購買的最大數(shù)據(jù)速率（即權(quán)利要求1 的“可用數(shù)據(jù)速率”）只能低于或等于與用戶計(jì)算機(jī)（即權(quán)利要求1 的“遠(yuǎn)程客戶端”）進(jìn)行數(shù)據(jù)連接的最大數(shù)據(jù)速率，必須為每個(gè)用戶存儲(chǔ)該最大數(shù)據(jù)速率，并且系統(tǒng)使用該最大數(shù)據(jù)速率來確定將數(shù)據(jù)發(fā)送給用戶的速率。因此，權(quán)利要求1 不具備創(chuàng)造性。

【CNIPA 審查結(jié)論以及分析】

權(quán)利要求1 的發(fā)明具備創(chuàng)造性。理由如下：

申請的發(fā)明點(diǎn)在于對(duì)于不同的客戶端能夠設(shè)置不同的數(shù)據(jù)傳輸速率而不是設(shè)定最大數(shù)據(jù)傳輸速率。

CNIPA 認(rèn)定的權(quán)利要求1 與對(duì)比文件1 的區(qū)別特征與EPO 認(rèn)定的相同，即前述區(qū)別（1）和（2）。由此，確定權(quán)利要求1 實(shí)際要解決的問題是如何為遠(yuǎn)程客戶端提供數(shù)據(jù)傳輸速率。

基于區(qū)別（1）和（2），權(quán)利要求1 的方案可以為不同遠(yuǎn)程客戶端提供不同的數(shù)據(jù)傳輸速率。結(jié)合說明書的內(nèi)容，盡管數(shù)據(jù)傳輸速率的大小即客戶能夠獲得的傳輸質(zhì)量是根據(jù)客戶支付的金額也就是由所購買的服務(wù)質(zhì)量而定的，但是從方案整體而言，能夠客觀上帶來多種可用數(shù)據(jù)速率的選擇，而不是不可選的單一的最大數(shù)據(jù)速率，客觀上能夠解決因單一地采用最大數(shù)據(jù)速率而帶來的網(wǎng)絡(luò)擁塞的問題。另外，由于用戶可以選擇不同的可用數(shù)據(jù)速率，就可以通過支付不同費(fèi)用來滿足個(gè)性化需要（例如，瀏覽網(wǎng)頁需要的傳輸速率不高，在線玩網(wǎng)絡(luò)游戲則要求高數(shù)據(jù)傳輸速率等），從而達(dá)到提升用戶體驗(yàn)的效果。

針對(duì)上述區(qū)別，需要進(jìn)一步檢索對(duì)比文件。如果沒有現(xiàn)有技術(shù)公開這些區(qū)別特征，則權(quán)利要求1 相對(duì)于對(duì)比文件1 具備創(chuàng)造性。

【JPO 審查結(jié)論以及分析】

權(quán)利要求1 的發(fā)明具備創(chuàng)造性。理由如下：

當(dāng)比較權(quán)利要求1 和對(duì)比文件1 時(shí)，存在以下區(qū)別：權(quán)利要求1 中，與遠(yuǎn)程客戶端的識(shí)別碼一起被存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)速率，是確定將數(shù)據(jù)傳輸?shù)竭h(yuǎn)程客戶端的速率的基礎(chǔ)，該數(shù)據(jù)速率低于與遠(yuǎn)程客戶端進(jìn)行數(shù)據(jù)連接的最大數(shù)據(jù)速率，而對(duì)比文件1 中，該數(shù)據(jù)速率是與遠(yuǎn)程客戶端進(jìn)行數(shù)據(jù)連接的最大數(shù)據(jù)速率。

對(duì)于通過數(shù)據(jù)連接將廣播媒體信道傳輸?shù)竭h(yuǎn)程客戶端的系統(tǒng)，數(shù)據(jù)速率與遠(yuǎn)程客戶端的識(shí)別碼一起被存儲(chǔ)、作為向遠(yuǎn)程客戶端傳輸數(shù)據(jù)的速率確定基礎(chǔ)，該數(shù)據(jù)速率低于與遠(yuǎn)程客戶端進(jìn)行數(shù)據(jù)連接的最高數(shù)據(jù)速率，這些特征在現(xiàn)有技術(shù)中并沒有體現(xiàn)。并且，沒有足夠的理由支持關(guān)于以上述方式確定數(shù)據(jù)速率可以被認(rèn)為是一種設(shè)計(jì)變形等（即，為解決某些問題的特定技術(shù)應(yīng)用的相關(guān)設(shè)計(jì)變形或設(shè)計(jì)選擇）的論述。

基于該區(qū)別的內(nèi)容，權(quán)利要求1 的發(fā)明相對(duì)對(duì)比文件1 存在有益效果，因?yàn)槠錁?gòu)成了一種能夠使用遠(yuǎn)程用戶的識(shí)別碼以低于與每個(gè)遠(yuǎn)程用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)連接的最大數(shù)據(jù)速率任意設(shè)置數(shù)據(jù)速率的系統(tǒng)。此外，還可以推斷該系統(tǒng)具有減少數(shù)據(jù)傳輸中的錯(cuò)誤和擁塞的效果。

綜合上述考慮，不能確定本領(lǐng)域技術(shù)人員基于對(duì)比文件1 能夠容易地得出權(quán)利要求1 的發(fā)明。

【KIPO 審查結(jié)論以及分析】

權(quán)利要求1 具備創(chuàng)造性，理由如下：

要求保護(hù)的發(fā)明的主題與對(duì)比文件1 的區(qū)別如下：權(quán)利要求1 的主題公開了一種用于基于低于與遠(yuǎn)程客戶端的數(shù)據(jù)連接的最大數(shù)據(jù)速率的可用數(shù)據(jù)速率的指示符來確定遠(yuǎn)程客戶端的可用數(shù)據(jù)速率，并以所確定的速率傳輸數(shù)據(jù)，而對(duì)比文件1 描述了以數(shù)據(jù)連接的最大數(shù)據(jù)速率將視頻傳輸?shù)矫總€(gè)用戶的計(jì)算機(jī)的過程。

從說明書的描述可以理解，遠(yuǎn)程客戶能夠從定價(jià)模型中選擇低于最高數(shù)據(jù)速率的數(shù)據(jù)速率，由此他們?yōu)檩^低的數(shù)據(jù)速率支付較少的費(fèi)用，而為較高的數(shù)據(jù)速率支付更多的費(fèi)用。

對(duì)比文件1 僅公開了以存儲(chǔ)設(shè)備中存儲(chǔ)的客戶對(duì)應(yīng)的最大數(shù)據(jù)速率傳輸數(shù)據(jù)的技術(shù)特征，但沒有公開確定由客戶選擇的數(shù)據(jù)速率的特征，也沒有公開依據(jù)服務(wù)水平的不同的定價(jià)模型?；趯?duì)比文件1 公開的內(nèi)容，無法輕易預(yù)知如本發(fā)明所述的根據(jù)定價(jià)模型確定數(shù)據(jù)速率以及客戶支付價(jià)格的特征和效果。因此，權(quán)利要求1 的主題不能輕易地從對(duì)比文件1 得出。

因此，不能否認(rèn)權(quán)利要求1 的主題具有基于對(duì)比文件1 的創(chuàng)造性。

但是，如果發(fā)現(xiàn)其他現(xiàn)有技術(shù)描述了根據(jù)客戶支付的價(jià)格差異確定提供給客戶的服務(wù)水平的特征，則可以基于對(duì)比文件1 和新發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)有技術(shù)的組合否定本發(fā)明的創(chuàng)造性。

3.審查意見比較

對(duì)于案例2 的方案，四大局在區(qū)別特征的認(rèn)定上是基本一致的，由此可以看出在技術(shù)特征的比較方面，中歐日韓掌握的尺度相同。不同的是，EPO 認(rèn)為，結(jié)合說明書的記載，根據(jù)用戶支付不同金額選擇可用數(shù)據(jù)速率的手段是出于非技術(shù)目的，認(rèn)定屬于非技術(shù)貢獻(xiàn)，從而最終得出不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。由此可見，對(duì)于特征“技術(shù)性”的認(rèn)定，EPO 要求結(jié)合整個(gè)申請文件的記載來考量特征在發(fā)明整體方案中的目的和功能，這就有可能導(dǎo)致在客體判斷時(shí)認(rèn)為的技術(shù)特征，在創(chuàng)造性時(shí)否定其技術(shù)性。

CNIPA、JPO 和KIPO 都認(rèn)可了案例2 的創(chuàng)造性。不過，具體判斷時(shí)，區(qū)別于KIPO，CNIPA 和JPO 除了從對(duì)比文件1 出發(fā)判斷非顯而易見之外，還對(duì)方案在客觀上能夠解決的技術(shù)問題和效果作了認(rèn)定，這在一定程度上體現(xiàn)了專利行政審查中以權(quán)利要求記載的范圍為依據(jù)的理念。

四、中歐日韓創(chuàng)造性審查實(shí)踐的差異

從上述案例比較可以看出，在創(chuàng)造性審查中，中歐日韓各局普遍遵循整體原則。判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見，都是基于本領(lǐng)域技術(shù)人員的知識(shí)和能力，對(duì)發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)構(gòu)思均進(jìn)行整體考量，而不是脫離技術(shù)構(gòu)思對(duì)其中某一技術(shù)特征或技術(shù)手段進(jìn)行單獨(dú)比對(duì)。然而在判斷方法方面，盡管采用類似的“三步法”判斷模式，但是在分析思路上又有所不同，這也體現(xiàn)了各國創(chuàng)造性高度把握的不同。

（一）區(qū)別特征的認(rèn)定

對(duì)區(qū)別特征進(jìn)行描述時(shí)，CNIPA、JPO、KIPO 不像EPO 那樣區(qū)分作出技術(shù)貢獻(xiàn)的特征和沒有作出技術(shù)貢獻(xiàn)的特征，也沒有規(guī)定事先將非技術(shù)特征排除在評(píng)價(jià)創(chuàng)造性之外，而是只要確定權(quán)利要求整體屬于可被保護(hù)的技術(shù)方案，在評(píng)價(jià)創(chuàng)造性時(shí)就將所有的特征考慮在內(nèi)。

EPO 對(duì)區(qū)別特征的劃分，將有助于審查員在后續(xù)的判斷步驟中是否需要作進(jìn)一步的現(xiàn)有技術(shù)檢索，如果所有區(qū)別特征都屬于專利保護(hù)客體排除的主題，那么就可以直接采用非技術(shù)貢獻(xiàn)得出不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

CNIPA 也存在使用非技術(shù)貢獻(xiàn)評(píng)述的情形：在創(chuàng)造性審查時(shí)，若區(qū)別特征全部為涉及商業(yè)規(guī)則和方法等的非技術(shù)特征，并且不存在與技術(shù)特征功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系的情形，那么可以認(rèn)為其沒有對(duì)技術(shù)方案做出技術(shù)貢獻(xiàn)。

（二）客觀技術(shù)問題的考量

CNIPA 和EPO 共同點(diǎn)在于都需要重新認(rèn)定客觀技術(shù)問題，而且該認(rèn)定的客觀技術(shù)問題是基于與最接近的現(xiàn)有技術(shù)比對(duì)重新確定的，因此可能不同于說明書中所描述的技術(shù)問題。

不同之處在于，EPO 認(rèn)為，對(duì)發(fā)明的技術(shù)特性不具有任何貢獻(xiàn)的特征不能形成技術(shù)問題，不能用于評(píng)價(jià)創(chuàng)造性。此外，EPO 在重新確定技術(shù)問題時(shí)，關(guān)注到其與申請人聲稱的技術(shù)問題之間的關(guān)系，并將說明書中描述的問題等因素作為輔助判斷手段。若特征的作用是出于非技術(shù)目的，那么就會(huì)影響其顯而易見性的判斷（例如案例2）。而CNIPA 和JPO 更注重方案的整體判斷，客觀分析特征之間的相關(guān)支持和關(guān)聯(lián)關(guān)系，從而判斷方案相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)所能解決的問題。由于此判斷理念的不同，在一定程度上也導(dǎo)致產(chǎn)生完全相反的審查結(jié)論。因此，建議申請人在向歐洲申請專利時(shí)，申請文件中要全面客觀地描述發(fā)明所能解決的技術(shù)問題。

此外，近年來CNIPA、KIPO 加強(qiáng)了創(chuàng)造性判斷中輔助因素的考量，例如行業(yè)痛點(diǎn)問題、克服技術(shù)領(lǐng)域偏見等，這將有利于加強(qiáng)發(fā)明的專利保護(hù)。

（三）技術(shù)啟示的判斷

各國專利創(chuàng)造性判斷都涉及到技術(shù)啟示的認(rèn)定。CNIPA 和EPO 都是從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和客觀技術(shù)問題出發(fā)，再尋找是否有為解決該問題的技術(shù)啟示，考慮要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)現(xiàn)有技術(shù)來說是否顯而易見。而JPO 和KIPO 則側(cè)重本領(lǐng)域技術(shù)人員是否容易從現(xiàn)有技術(shù)的記載中找到改進(jìn)動(dòng)機(jī)。前者的優(yōu)勢在于是從還原發(fā)明構(gòu)思的角度來進(jìn)行評(píng)判，缺點(diǎn)在于容易出現(xiàn)特征割裂的問題，尤其是區(qū)別特征較多的情況，會(huì)給創(chuàng)造性判斷帶來一定難度。而后者更容易得出是否存在改進(jìn)動(dòng)機(jī)的結(jié)論，但是對(duì)于多篇文獻(xiàn)結(jié)合的技術(shù)啟示往往不容易找到，或者容易出現(xiàn)“事后諸葛亮”的問題，從而有可能誤判創(chuàng)造性。

綜合來看，在創(chuàng)造性審查方面，EPO 表現(xiàn)出了比其他三個(gè)專利局更加嚴(yán)格的審查尺度，而在JPO 想要通過創(chuàng)造性的審查相對(duì)容易，CNIPA 和KIPO 則居于兩者之間。

五、結(jié)語

前面的分析表明，中歐日韓在發(fā)明專利創(chuàng)造性審查實(shí)踐方面存在差異。然而，創(chuàng)造性結(jié)論的不同并非僅受創(chuàng)造性判斷方法的影響。各局在專利制度、審查規(guī)則、甚至引用的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)方面的不同，都將決定發(fā)明能否取得專利權(quán)。不過，中歐日韓在最終的專利保護(hù)層面，創(chuàng)造性審查實(shí)質(zhì)上的相似遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于表面上的不同，因此，相同的發(fā)明在這些專利局基本上能夠得到相同的保護(hù)。此外，隨著各專利局之間交流的深入，審查實(shí)踐方面的差異必然會(huì)進(jìn)一步縮小，這也將更好地促進(jìn)專利保護(hù)，驅(qū)動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新。

專家點(diǎn)評(píng)

本文從兩個(gè)發(fā)明專利案例出發(fā)，結(jié)合中日歐韓四局的創(chuàng)造性審查意見，對(duì)比分析了四局運(yùn)用“三步法”評(píng)判創(chuàng)造性時(shí)在區(qū)別特征認(rèn)定、客觀技術(shù)問題確認(rèn)、技術(shù)啟示的判斷方面存在的差異，為審查員和申請人深入理解各局創(chuàng)造性審查尺度提供了幫助。