關(guān)于美國專利法變革的思考

潘圓圓 王振宇

自從美國專利法1790 頒布以來，美國國會曾經(jīng)對專利法進(jìn)行數(shù)次修改，對于美國專利制度的每一次變革以及該變革對美國社會的發(fā)展所起到的影響深刻，而最近一次關(guān)于專利法的修改是2011 年通過的《美國發(fā)明法案》（America Invents Act，以下簡稱AIA）。AIA 是對美國專利制度的一次重大變革，以下主要從三個方面的變革談?wù)凙IA 對于美國現(xiàn)有專利制度的影響。

一、變革一：由先發(fā)明制到修改的先申請制

自美國專利法頒布以來，美國專利制度一直采用的是先發(fā)明制（First to invent）。那么為何美國專利制度要修改其一直采用的先發(fā)明制呢？下面就談?wù)勱P(guān)于該變革的原因。

首先，在AIA 頒布之前，在先發(fā)明制下，專利申請日仍作為一種假定的發(fā)明日而存在，在實際審查實踐中，絕大部分的申請都是在以申請日為基礎(chǔ)進(jìn)行審查授權(quán)的，并且在實際爭議中，相比舉證更早的發(fā)明日來說，較早的申請日會讓專利權(quán)人處于更有利的位置①LANDERS A L.Understanding Patent Law[M].Matthew Bender &Company,Inc.,2012.。

其次，相對于發(fā)明日來說，申請日是清楚并且客觀的。通常，在發(fā)明權(quán)屬有爭議的情況下，真正發(fā)明日的確定需要經(jīng)過透徹的事實調(diào)查，這不僅導(dǎo)致了專利權(quán)的不確定性，還增加了引入證人及保存證據(jù)文件等相關(guān)的費用。相反的，申請日標(biāo)記在每一份美國專利申請文件和授權(quán)文件的首頁，清楚且客觀，在專利審查和后續(xù)的訴訟中，以申請日為基礎(chǔ)的審查存在的爭議較小。

再次，采用先申請制可以省略“抵觸程序”（Interference Proceedings）。在先發(fā)明制下，美國專利商標(biāo)局（USPTO）的專利申訴與抵觸委員會（BPAI）通過“抵觸程序”判斷兩個以上發(fā)明人關(guān)于誰是最先發(fā)明的權(quán)屬問題，而“抵觸程序”的裁定是昂貴并且繁瑣的。因此，在采用先申請制的情況下，可以撤銷“抵觸程序”，這樣不僅可以簡化程序，也鼓勵發(fā)明人在發(fā)明完成之后盡早提交專利申請。

最后，先申請制已經(jīng)被世界上其他專利體系使用，因此對于許多在全球申請以尋求專利保護(hù)的發(fā)明人來說，統(tǒng)一的先申請制能夠簡化申請的流程。

然而，美國長期以來使用的都是先發(fā)明制，最先發(fā)明人應(yīng)當(dāng)享有專利權(quán)的思想根深蒂固，因此即使在AIA 頒布之后，美國的專利制度由先發(fā)明制轉(zhuǎn)向先申請制，美國專利法的條款中仍然體現(xiàn)了很多先發(fā)明制的思想。也就是說，AIA 之后，美國專利制度的先申請制仍然不同于大多數(shù)國家的先申請制，是一種修改的先申請制。例如，AIA 中還包括一年的寬限期、“溯源程序”（Derivation Proceedings）等相關(guān)程序和規(guī)定，通過這些程序和規(guī)定，既保護(hù)了發(fā)明人在專利申請之前的一些市場行為，也鼓勵發(fā)明人盡早公開其發(fā)明并及時申請，以使得該技術(shù)更早進(jìn)入公共視野，促進(jìn)并啟發(fā)相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，同時避免了某些申請人在真正發(fā)明人之前搶先申請而導(dǎo)致真正發(fā)明人的專利權(quán)被剝奪的情形。

二、變革二：授權(quán)后程序的變化

在AIA 頒布之前，美國專利商標(biāo)局提供的授權(quán)后程序有再審、更正、再頒。其中，再審程序還包括單方再審（Ex Parte Reexamination）和多方再審（Inter Partes Reexamination）。

AIA 頒布之后，美國專利商標(biāo)局取消了原有的再審程序，增設(shè)了補(bǔ)充審查（Supplemental Examination）、授權(quán)后復(fù)審（Post Grant Review）和多方復(fù)審（Inter Partes Review）三個程序，三個程序均由AIA 之后新設(shè)的專利審判和上訴委員會（PTAB）審理。另外，在2012 年9 月16 日至2020 年9 月15日期間設(shè)立和實施過渡的商業(yè)方法授權(quán)后復(fù)議程序（Covered Business Method，CBM），旨在提供一種相對低成本、短周期可無效存在質(zhì)量問題商業(yè)方法專利的方式，以解決美國商業(yè)方法專利訴訟泛濫的問題。

補(bǔ)充審查程序類似于AIA 之前的單方再審程序，請求人只能是專利權(quán)人，通過該補(bǔ)充審查程序，可以使得其專利文件中的一些錯誤信息被糾正，也可以提供一些在之前審查中被忽略的現(xiàn)有技術(shù)供審查員參考，以尋求專利權(quán)的更加穩(wěn)定。

授權(quán)后復(fù)審程序（PGR）和多方復(fù)審程序（IPR）是為第三方提供的挑戰(zhàn)專利權(quán)有效性的程序，取代的是AIA 頒布之前的多方再審程序。其中，授權(quán)后復(fù)審程序在授權(quán)后9 個月內(nèi)提出，該程序可以審理任何無效條款，采納的證據(jù)范圍廣泛，不僅包括專利及印刷出版物，還包括專家意見等證言類證據(jù)。而多方復(fù)審程序在授權(quán)后復(fù)審程序到期之后提出，僅基于專利及印刷出版物審理新穎性和非顯而易見性②同注釋①。。

自新設(shè)的授權(quán)后程序出臺以來，其受歡迎程度一直在增加，尤其是授權(quán)后復(fù)審程序（PGR）和多方復(fù)審程序（IPR），探究其原因，主要有以下幾方面：

第一，關(guān)于AIA 頒布之前的多方再審程序，其建立之初的目的就是為第三方提供一種價格較為低廉的、能夠挑戰(zhàn)專利權(quán)有效性的專利訴訟的替代方式。然而由于該程序僅采納專利及印刷出版物作為證據(jù)，第三方一般較少采用，反而更愿意進(jìn)行專利訴訟。在本次變革中，多方再審程序由于未能成功運行而被取消，而增設(shè)的授權(quán)后復(fù)審程序分為兩個階段，在第一階段的PGR 全面覆蓋所有無效理由且證據(jù)采納范圍廣，在第二階段IPR 則專注于采用爭議較小的公開文獻(xiàn)證據(jù)來審理新穎性和非顯而易見性。修改后的兩階段復(fù)審程序既克服了原有的單一多方再審程序證據(jù)采納范圍窄的缺點，又兼顧了審理效率。

第二，不同于專利訴訟中的無效請求要求采用清楚且具有說服力的證據(jù)，授權(quán)后復(fù)審程序（PGR）和多方復(fù)審程序（IPR）中均采用優(yōu)勢證據(jù)原則。具體而言，在專利訴訟中，由于法院是在假定專利權(quán)有效的前提下進(jìn)行審理的，因此對于當(dāng)事人所提供的關(guān)于主張專利權(quán)無效的證據(jù)，通常只有在法官認(rèn)為80%甚至90%以上的概率能夠使得專利權(quán)無效，才會判決當(dāng)事人勝訴。而在授權(quán)后復(fù)審程序（PGR）和多方復(fù)審程序（IPR）中，審理并不是在假定專利權(quán)有效的前提下進(jìn)行的，因此當(dāng)事人所提供的證據(jù)如果能讓PTAB的法官認(rèn)為有大于50%的概率使得專利權(quán)無效，就會勝訴。

第三，在專利訴訟中，法院對于權(quán)利要求的解讀通常按照“字面解釋”原則，較少對保護(hù)范圍進(jìn)行擴(kuò)展，而PTAB 主導(dǎo)的復(fù)審程序中，權(quán)利要求是采用“最寬合理解釋”原則，在該原則下，專利權(quán)更容易被無效。

可見，對于無效請求人來說，采用授權(quán)后復(fù)審程序（PGR）和多方復(fù)審程序（IPR），比起采用專利訴訟的方式，能夠獲得更大的勝訴可能性。并且，授權(quán)后復(fù)審程序（PGR）和多方復(fù)審程序（IPR）通常都在1 年內(nèi)結(jié)案，并且相較于專利訴訟費用極大降低，對于許多中小企業(yè)是較為經(jīng)濟(jì)的選擇。

基于以上理由，AIA 的出臺，尤其是關(guān)于授權(quán)后程序的變革，對專利糾紛的處理帶來了持續(xù)性的改變，許多公司已經(jīng)將上述復(fù)審程序作為一種管理和解決專利糾紛的有效工具。

三、變革三：被控侵權(quán)時的優(yōu)先使用權(quán)抗辯

在侵權(quán)訴訟中，會遇到被控侵權(quán)人在專利權(quán)人的發(fā)明之前已經(jīng)實施過該發(fā)明的情形。在AIA 頒布之前的專利法采用先發(fā)明制的情況下，根據(jù)新穎性條款§102(g)，先發(fā)明的人就是先將發(fā)明的思想轉(zhuǎn)化為實際使用的人，先使用的發(fā)明無論是否被公開，后發(fā)明的人都不可以獲得專利權(quán)。因此，在AIA 頒布之前，侵權(quán)訴訟中，即使在前的實施行為并不是公開行為，被控侵權(quán)人仍可以以在先的使用來無效在后獲得的專利權(quán)。

但實際情況中，由于需要考慮的因素過多，解決爭議的復(fù)雜程度和成本過高，因此，AIA 頒布之后，美國專利法轉(zhuǎn)變?yōu)橄壬暾堉?，舊法中的§102(g)被刪除，在先的非公開使用，將不能再作為無效專利權(quán)的理由。

然而，這樣又違背美國一直以來對于在先發(fā)明人的認(rèn)可，也使得將創(chuàng)新技術(shù)以商業(yè)秘密進(jìn)行保護(hù)的風(fēng)險提高。因此，AIA 雖然將先發(fā)明制改為先申請制，但仍然考慮了先發(fā)明人的利益，規(guī)定了在一項專利權(quán)的申請日之前，獨立研發(fā)出發(fā)明并且在商業(yè)上使用的人享有優(yōu)先使用權(quán)。在侵權(quán)訴訟中，被控侵權(quán)人如果屬于以上這種情況，可以以優(yōu)先使用權(quán)作為抗辯理由③同注釋①。。

AIA 頒布之后的美國專利法，不僅允許最先發(fā)明人能夠從更早的商業(yè)行為中獲利，也支持了先申請制下的專利權(quán)的有效性。

總體來說，AIA 對于專利法的修改，首先期望在先申請制和先發(fā)明制之間達(dá)到平衡，既想要符合國際專利體系的普遍做法，也要貫徹美國對于專利制度一直以來的指導(dǎo)思想；其次也期望減少繁雜且昂貴的專利審理程序和訴訟案件，減輕當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的同時也盡量維護(hù)各方的利益。但正是由于美國的專利制度對于平衡和公平的權(quán)衡考慮，反而導(dǎo)致美國專利制度的復(fù)雜化，爭議多，行政效率也無法顯著提高。不過，即使如此，對于美國來說，科技創(chuàng)新仍然是美國政府關(guān)注的重點，每一次關(guān)于專利制度的變革也是往往是國會立法的一個閃光點，值得我國借鑒。

專家點評

本文從《美國發(fā)明法案》對美國專利制度的改革出發(fā)，討論了由先發(fā)明制到先申請制的轉(zhuǎn)變、授權(quán)后程序的變化、被控侵權(quán)時的優(yōu)先使用權(quán)抗辯等三個重要修改的原因及對于美國現(xiàn)有專利制度的影響，為知識產(chǎn)權(quán)從業(yè)者更好理解美國專利制度提供了借鑒。