美國組合發(fā)明的創(chuàng)造性審查標(biāo)準(zhǔn)

唐田田

一、引言

創(chuàng)造性既是提高審查質(zhì)量與效率的核心指標(biāo)，也是專利權(quán)無效宣告的關(guān)鍵工具。專利法中設(shè)置創(chuàng)造性的意義在于，既能夠防止顯而易見的、非實質(zhì)性改進的發(fā)明享有獨占權(quán)，又能夠使得真正對于現(xiàn)有技術(shù)有貢獻的發(fā)明獲得專利保護，從而促使發(fā)明人愿意公開其發(fā)明創(chuàng)造，促進技術(shù)溢出，推動社會進步①尹新天.專利權(quán)的保護[M].第2 版.北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2005.。就立法宗旨和法律條文而言，各個國家關(guān)于創(chuàng)造性的規(guī)定大體一致，都是對“顯而易見性（obviousness）”的規(guī)定。但在審查實踐和司法實踐上，各個國家對創(chuàng)造性的要素認(rèn)定和“顯而易見性”的評判尺度卻不盡相同。這緣于技術(shù)、經(jīng)濟、知識產(chǎn)權(quán)立法和司法實踐成熟度、文化等多方面的發(fā)展差異與不均衡②袁建中.美國最高法院 KSR 案對美國軟件專利發(fā)展之影響[J].電子知識產(chǎn)權(quán)權(quán).2009(06):78-81.。

技術(shù)方案的顯而易見性判斷直接決定了發(fā)明是否具備創(chuàng)造性。美國最高法院于2007 年4 月30 日對KSR 案③KSR International Co.v.Telefl ex Inc.,550 U.S.398,415-421,82 USPQ2d 1385,1395-97(2007).做出的終審判決,直接影響了美國專利商標(biāo)局(USPTO)的創(chuàng)造性審查基準(zhǔn)④張英.美國KSR 案對我國專利法上創(chuàng)造性判斷的啟示.西南政法大學(xué)碩士學(xué)位論文.2009.，并為此修改了 美國專利審查操作手冊（MPEP），把 KSR 案中提出的“增加 TSM 標(biāo)準(zhǔn)”靈活性原則寫入MPEP 中。盡管已有很多文章介紹美國專利創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)⑤石必勝.美國專利創(chuàng)造性制度的司法變遷[J].比較法研究,2012(05):135-145.，筆者在審查實踐中經(jīng)常借鑒美國同族的審查意見，發(fā)現(xiàn)“組合發(fā)明（美局顯而易見性判斷原則之一）”是美局在判斷顯而易見性時經(jīng)常使用的一個原則，現(xiàn)有文章對組合發(fā)明的分析不夠深入、透徹。本文從美國創(chuàng)造性評判標(biāo)準(zhǔn)入手，首先介紹美國創(chuàng)造性評判標(biāo)準(zhǔn)，然后介紹組合發(fā)明顯而易見性的判斷步驟，接著說明適用該判斷步驟時需要注意的五個關(guān)鍵性因素，最后對中美兩局組合發(fā)明的創(chuàng)造性評判方法進行對比。

二、美國創(chuàng)造性評判標(biāo)準(zhǔn)

美國創(chuàng)造性評判主要分為兩部分（參見美國專利審查操作手冊（2010）第2141 節(jié)），一部分是Graham 事實調(diào)查(Graham Factual Inquiries)，另一部分是初步證明顯而易見性的法律概念（Legal Concept of Prima Facie Obviousness）。

（一）Graham 事實調(diào)查

根 據(jù)1966 年Graham 案⑥Graham v.John Deere Co.of Kansas City（1966 年）.，USPTO 制 定 了Graham 事實調(diào)查，需考慮以下 Graham 因素(Graham Factors)：

1.確定現(xiàn)有技術(shù)的范圍和內(nèi)容；

2.確定權(quán)利要求所請求保護的發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別；

3.確定本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的水平(本領(lǐng)域普通技術(shù)人員是一個具有普通創(chuàng)造力的人，能將多份專利的公開內(nèi)容像智力拼圖那樣拼在一起，并且會進行推理和創(chuàng)新)；

4.顯而易見性的輔助性判斷因素，包括商業(yè)成功、長期存在但尚未解決的需求、其他人的失敗、以及預(yù)料不到的效果。

（二）初步證明顯而易見性的法律概念

KSR 案中最高法院指出，支持35 U.S.C.103 拒絕意見的分析應(yīng)該是明確的，對顯而易見性的拒絕不能僅通過結(jié)論性陳述來支持，必須用合理、清晰的推理來支持顯而易見性的法律結(jié)論，可支持顯而易見性結(jié)論的典型判定適用以下七種判斷原則（參見美國專利審查操作手冊（2010）第2143 節(jié)）（rationale）：

1.根據(jù)已知方法組合（combining）現(xiàn)有技術(shù)要素以產(chǎn)生可預(yù)期的效果；

2.簡單地用已知要素替代另一種要素以獲得可預(yù)期的效果；

3.利用已知的技術(shù)以同樣的方式改進類似的設(shè)備（方法或產(chǎn)品）；

4.將已知技術(shù)應(yīng)用于準(zhǔn)備改進的已知設(shè)備（方法或產(chǎn)品），以產(chǎn)生可預(yù)期的效果；

5.“顯然可以嘗試”——從數(shù)量有限的、確定的、可預(yù)測的解決方案中進行選擇，并能合理地預(yù)期其成功；

6.基于設(shè)計激勵或其它市場因素，在一個領(lǐng)域中的已知工作可以促使對其作出改變，以用于相同或不同的領(lǐng)域，前提是這種改變對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說是可預(yù)期的；

7.現(xiàn)有技術(shù)中的一些教導(dǎo)、啟示或動機可能會導(dǎo)致本領(lǐng)域普通技術(shù)人員改造現(xiàn)有技術(shù)參考文獻或?qū)F(xiàn)有技術(shù)參考文獻的教導(dǎo)結(jié)合起來，從而實現(xiàn)本發(fā)明。

三、組合發(fā)明顯而易見性的判斷

MPEP 未明確給出組合發(fā)明的定義。在審查實踐中，美國的組合發(fā)明通常是指根據(jù)已知方法組合（combining）現(xiàn)有技術(shù)要素構(gòu)成新的技術(shù)方案。

（一）組合發(fā)明的判斷步驟

基于組合發(fā)明的判斷原則來拒絕權(quán)利要求，審查員首先要進行Graham 事實認(rèn)定，然后要進行顯而易見性判斷的法律適用，清楚闡述下列四個步驟：

1.認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)包含權(quán)利要求中的每一個要素（element，相當(dāng)于我國專利法中的技術(shù)特征及其組合），盡管不一定出現(xiàn)在單篇現(xiàn)有技術(shù)參考文獻中，但權(quán)利要求所請求保護的發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)參考文獻之間唯一的區(qū)別在于：在任意一篇現(xiàn)有技術(shù)參考文獻中缺少所有要素的實際組合；

2.認(rèn)定本領(lǐng)域普通技術(shù)人員能夠通過已知方法對權(quán)利要求中的要素進行組合，并且組合后每個要素所執(zhí)行的功能與其單獨執(zhí)行的功能相同；

3.本領(lǐng)域普通技術(shù)人員認(rèn)識到組合的效果是可預(yù)期的；

4.鑒于在審案件的事實，有必要基于Gramham事實調(diào)查的任何額外的事實認(rèn)定，用于解釋顯而易見性。

用于支持組合發(fā)明權(quán)利要求顯而易見的結(jié)論的原則是：所有權(quán)利要求的要素在現(xiàn)有技術(shù)中是已知的，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以通過已知的方法對現(xiàn)有技術(shù)要素進行組合，沒有改變這些要素各自的功能，并且該組合對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說未產(chǎn)生預(yù)料不到的效果。

（二）組合發(fā)明顯而易見性的關(guān)鍵考量因素

通過對MPEP 中涉及組合發(fā)明的案例進行分析和總結(jié)，筆者認(rèn)為在具體運用上述組合發(fā)明顯而易見性的判斷步驟時，需重點考量以下關(guān)鍵因素：

關(guān)鍵因素1:不需要該發(fā)明的全部要素都被現(xiàn)有技術(shù)參考文獻公開

在組合發(fā)明判斷第一步中：組合發(fā)明不需要現(xiàn)有技術(shù)參考文獻公開發(fā)明的所有要素，拼圖可以是完整的（現(xiàn)有技術(shù)參考文獻公開發(fā)明的所有要素），也可以是不完整的（現(xiàn)有技術(shù)參考文獻未公開發(fā)明的所有要素）。拼圖不完整不必然得出發(fā)明是非顯而易見的，“對顯而易見性的法律適用可求助于邏輯（recourse to logic），判 斷(judgement) 和 公 知 常 識(common sense)⑦同注釋③。”，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可根據(jù)自身知識和能力，通過合理清晰的邏輯推理、判斷是否可以使用公知常識⑧Ecolab,Inc.v.FMC Corp.,569 F.3d 1335,91 USPQ2d 1225 (Fed Cir.2009).來將拼圖補充完整，從而進行顯而易見性的判斷。

2010 年Wyers 案⑨Wyers v.Master Lock Co.,616 F.3d 1231,95 USPQ2d 1525 (Fed.Cir.2010).（US6,672,115）涉及將拖車固定到車輛上的杠鈴形懸掛銷鎖，本案公開聯(lián)結(jié)銷柄部，鎖閂部分，鎖定頭部構(gòu)件，改進之處在于：可拆卸的套管（如圖1 所示），可以放置在懸掛銷鎖的柄上，可用于不同尺寸的拖曳孔；采用外部扁平法蘭密封（如圖2 所示），以保護內(nèi)部鎖的機構(gòu)免受污染物的污染?，F(xiàn)有技術(shù)Handyway（US5，664，445）公開一種用于車輛拖掛拖車的鎖（如圖3 所示），其具有鎖頭、具有止動構(gòu)件的鉤環(huán)、柄部和限定在該鎖中的鎖閂，該鎖是銷鎖；現(xiàn)有技術(shù)Wyers（US6，055，832）公開一種杠鈴形鎖定裝置，包括鎖定頭、具有止動構(gòu)件的鉤環(huán)、柄部和限定的閂鎖件。由此可見，現(xiàn)有技術(shù)參考文獻公開本案大部分要素，但沒有公開：可拆卸的套筒和外部密封。關(guān)于可拆卸的套筒，需要不同尺寸懸掛銷在本領(lǐng)域中是眾所周知的，對用戶來說經(jīng)濟、便利和節(jié)約空間；關(guān)于外部密封，使用內(nèi)部和外部密封都是眾所周知的保護鎖免受污染的方法，其都是本領(lǐng)域的公知常識。雖然該案的拼圖是不完整的，但各構(gòu)成要素是按照其公認(rèn)的功能來使用的，對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說，未被現(xiàn)有技術(shù)參考文獻公開的要素屬于本領(lǐng)域的公知常識，該案對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說是顯而易見的。

圖1 可拆卸套筒示意圖

圖2 外部密封示意圖

圖3 Handyway的示意圖

圖4 Wyers的示意圖

關(guān)鍵因素2：現(xiàn)有技術(shù)參考文獻不需要明確給出教導(dǎo)啟示動機

在組合發(fā)明判斷第二步中：現(xiàn)有技術(shù)參考文獻不必明確給出教導(dǎo)或啟示，“在許多情況下，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員能把公開的多項專利像拼圖一樣拼在一起”⑩同注釋③。，該步驟主要考察本領(lǐng)域普通技術(shù)人員是否可用已知方法對現(xiàn)有要素進行組合，現(xiàn)有技術(shù)是否存在將這些要素進行組合的教導(dǎo)、啟示或動機不是判斷顯而易見的必要條件。

2008 年Sundance 案?Sundance,Inc.v.DeMonte Fabricating Ltd.,550 F.3d 1356,89 USPQ2d 1535（Fed.Cir.2008).涉及用于卡車、泳池或其他結(jié)構(gòu)的分段機械化蓋子，現(xiàn)有技術(shù)Hall(US3,415,260)公開了一種便于修理的分段蓋子，當(dāng)單個蓋子損壞時可方便移除和替換；現(xiàn)有技術(shù)Cramaro(US4,189,178)公開了一種用于卡車的便于打開的可伸縮的機械化蓋子。兩篇現(xiàn)有技術(shù)參考文獻組合之后執(zhí)行與組合之前相同的功能，產(chǎn)生的效果是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可預(yù)期的，此時不需要給出對現(xiàn)有技術(shù)組合的啟示和動機。

關(guān)鍵因素3：需區(qū)分組合后的功能和效果

在組合發(fā)明判斷第二步中：注意“區(qū)分組合后產(chǎn)生新的或不同功能以及組合后產(chǎn)生的效果?Sundance,Inc.v.DeMonte Fabricating Ltd.,550 F.3d 1356,89 USPQ2d 1535（Fed.Cir.2008).”。組合發(fā)明判斷第二步中強調(diào)是否產(chǎn)生了新的功能，而不是新的效果。功能是事物內(nèi)部固有的一種效能，是由事物內(nèi)部要素結(jié)構(gòu)決定的；效果是功能的延伸，與技術(shù)方案、應(yīng)用場景緊密相關(guān)。例如，傘，其結(jié)構(gòu)為可撐起的罩子，具有阻隔液體和光線的功能，用作雨傘時，其功能是遮光擋雨，起到效果是保護人不受雨淋、不受陽光直曬；用作汽車傘時，其功能仍然是是遮光擋雨，起到的效果是防止車漆老化和車?yán)镞^熱。再如，帶有橡皮的鉛筆，單個鉛筆的功能是書寫或繪畫，單個橡皮的功能是擦除鉛筆痕跡，橡皮和鉛筆組合在一起沒有產(chǎn)生新的功能，但產(chǎn)生使用便利的效果，然而這種效果是可預(yù)期的，通常認(rèn)為這種便利性效果不會給發(fā)明帶來非顯而易見的貢獻。

關(guān)鍵因素4：需評估協(xié)調(diào)效果

在組合發(fā)明判斷第三步中：組合后的效果是否可預(yù)期，通常是評估“組合之后是否會產(chǎn)生新的或不同的協(xié)同效果”?Anderson's -Black Rock,Inc.v.Pavement Salvage Co.,396 U.S.57,60 (1969).。如果現(xiàn)有技術(shù)的各要素組合之間產(chǎn)生了協(xié)同作用，也就是說其組合后的效果不是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可預(yù)期的，產(chǎn)生了預(yù)料不到的效果，通常認(rèn)為發(fā)明是非顯而易見的；反之，如果沒有產(chǎn)生協(xié)同作用，則通常認(rèn)為發(fā)明是顯而易見的。

2008 年In re Omeprazole Patent Litigation 案?In re Omeprazole Patent Litigation,536 F.3d 1361,87 USPQ2d 1865（Fed.Cir.2008).，涉及在具有活性成分奧美拉唑（omeprazole）上包裹兩層包衣，現(xiàn)有技術(shù)一公開了奧美拉唑和單層包衣的配方，現(xiàn)有技術(shù)二公開了在其它藥物而非奧美拉唑中使用包衣和子包衣，該案專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)包衣實際上與奧美拉唑之間存在相互作用，從而導(dǎo)致活性成分降解，因此通過添加子包衣來防止出現(xiàn)這種降解。這些現(xiàn)有要素之間產(chǎn)生協(xié)同作用，因此該案對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說是非顯而易見的。

關(guān)鍵因素5：需判斷現(xiàn)有技術(shù)是否存在相反教導(dǎo)

在組合發(fā)明判斷第三步中：在組合現(xiàn)有技術(shù)時，需判斷現(xiàn)有技術(shù)是否存在相反教導(dǎo)?Crocs,Inc.v.U.S.Int'l Trade Comm'n,598 at 1309,93 USPQ2d at 1787-88（Fed.Cir.2010).。如果現(xiàn)有技術(shù)存在相反教導(dǎo)，即使該發(fā)明的所有要素都被現(xiàn)有技術(shù)公開，也不認(rèn)為該發(fā)明是顯而易見的，因為在現(xiàn)有技術(shù)組合時產(chǎn)生了不可預(yù)期的效果。

2010 年Crocs?同注釋?。案,如圖5 所示，該案涉及包括泡沫基底（165）和泡沫鞋跟帶（120）的泡沫成型鞋子（100），泡沫鞋跟帶通過連接件（130a，131a）連接到泡沫基底，可相對于基底旋轉(zhuǎn)；由于基底和鞋跟帶都是由泡沫材料制成的，鞋跟帶和基底之間的摩擦使鞋跟帶在旋轉(zhuǎn)后能夠保持固定位置。如圖6 所示的現(xiàn)有技術(shù)Aqua Clog（US6,993,858）公開泡沫制作的鞋，但沒有公開本案的鞋跟帶；如圖7 所示的現(xiàn)有技術(shù)Aguerre（US6,237,249）公開由彈性材料或其他柔性材料制成的鞋跟帶，其認(rèn)為基底和鞋跟帶之間的摩擦是一個缺點（現(xiàn)有技術(shù)認(rèn)為，穿鞋時由于腳跟帶持續(xù)與腳接觸，為使鞋子穿著更加舒適，鞋跟帶通常是由彈性材料或其他柔性材料制成，而不是泡沫；同時認(rèn)為泡沫基底和鞋跟帶之間的摩擦是不利的，建議使用墊圈來減少摩擦），而不是優(yōu)點，建議使用尼龍墊圈來減少摩擦。由于現(xiàn)有技術(shù)給出了鞋跟帶的相反教導(dǎo)，因此認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)的要素組合對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說是非顯而易見的。

圖5 該發(fā)明的示意圖

圖6 Aqua Clog的示意圖

圖7 Aguerre 的示意圖

四、中美組合發(fā)明的創(chuàng)造性判段方法比較

我國對組合發(fā)明的定義(參見我國審查指南第二部分第四章第4.2 節(jié))為：組合發(fā)明是指將某些技術(shù)方案進行組合，構(gòu)成一項新的技術(shù)方案，以解決現(xiàn)有技術(shù)客觀存在的技術(shù)問題。在進行組合發(fā)明創(chuàng)造性的評判時需考慮：組合后的各技術(shù)特征在功能上是否彼此相互支持或相互作用、組合的難易程度、現(xiàn)有技術(shù)中是否存在組合的啟示以及組合后的技術(shù)效果等。

（一）兩局組合發(fā)明創(chuàng)造性判斷的相同之處

1.對組合后功能的考量

美局評估“組合后每個要素執(zhí)行的功能與其單獨執(zhí)行的功能是否相同”，我局評估“組合后的各技術(shù)特征之間在功能上有無相互作用關(guān)系”；二者實質(zhì)上都需要考量現(xiàn)有要素（技術(shù)特征）組合后是否產(chǎn)生新的或不同的功能。

2.對組合后效果的考量

美局判斷“組合之后是否會產(chǎn)生新的或不同的協(xié)同效果”；我局判斷“組合后的技術(shù)效果是否比每個技術(shù)特征效果的總和更優(yōu)越”；二者實質(zhì)上都需要考量現(xiàn)有要素或技術(shù)特征組合后是否產(chǎn)生超出預(yù)期的效果。

3.對組合拼圖是否完整的考量

美局在組合發(fā)明創(chuàng)造性評述時不需要現(xiàn)有技術(shù)參考文獻公開發(fā)明的所有要素，我局在創(chuàng)造性評述時，也認(rèn)為每個單獨的技術(shù)特征本身是否完全或部分已知并不影響對該發(fā)明創(chuàng)造性的評價（參見中國審查指南第二部分第四章第4.2 節(jié)）；二者實質(zhì)上都不要求現(xiàn)有一篇或多篇對比文件公開發(fā)明的全部要素或技術(shù)特征。

（二）兩局組合發(fā)明創(chuàng)造性評判的不同之處：

1.創(chuàng)造性判斷主體的能力不同

KSR 案后，美國最高法院?同注釋?.認(rèn)為，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面臨技術(shù)問題時不僅會考慮解決同一技術(shù)問題的現(xiàn)有技術(shù)，也具有判斷、分析和推理能力，是一個具有普通創(chuàng)造力的人，而不是一臺機器人。而我局明確規(guī)定本領(lǐng)域普通技術(shù)人員不具有創(chuàng)造能力(參見我國審查指南第二部分第四章第2.4 節(jié))。

2.組合是否需要結(jié)合啟示

由于在美局，本領(lǐng)域技術(shù)人員具有一定的創(chuàng)造能力來對現(xiàn)有技術(shù)進行組合,因此現(xiàn)有技術(shù)組合不需明確的教導(dǎo)和啟示。而我局需考慮現(xiàn)有技術(shù)中是否存在結(jié)合的啟示，需考量組合的難易程度。

五、結(jié)語

KSR 案后，美局創(chuàng)造性由教條、僵化的TSM 轉(zhuǎn)為靈活、開放、寬松的評判原則，與美局KSR 案之前的判定方法相比，美局現(xiàn)行的創(chuàng)造性評判標(biāo)準(zhǔn)對發(fā)明的創(chuàng)新高度的要求更高，獲得美國專利權(quán)的難度更大，在組合發(fā)明上，主要表現(xiàn)為以下兩點：

一是不需要現(xiàn)有技術(shù)公開發(fā)明的所有要素，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可根據(jù)自身知識和能力或公知常識，將拼圖補充完整，從而進行顯而易見性的判斷。二是現(xiàn)有技術(shù)是否給出教導(dǎo)或啟示不是必需的，主要考量具有一定創(chuàng)造能力的本領(lǐng)域普通技術(shù)人員是否可用已知方法對現(xiàn)有要素進行組合，發(fā)明相對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員是否顯而易見。美國最高法院認(rèn)為?同注釋③.，判斷是否顯而易見可根據(jù)具體案情多角度進行，即使不存在明確的技術(shù)啟示，技術(shù)方案也有可能是顯而易見的。實現(xiàn)發(fā)明的途徑有多個，并不因為發(fā)明人選擇和認(rèn)為的那條道路是曲折的，就一定認(rèn)定發(fā)明是非顯而易見的。最高法院主張具有一定創(chuàng)造能力的本領(lǐng)域普通技術(shù)人員，更加靈活地判斷創(chuàng)造性，這客觀上提高了創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

本文對美國現(xiàn)行的創(chuàng)造性評判標(biāo)準(zhǔn)——特別是組合發(fā)明評判標(biāo)準(zhǔn)進行了深入分析，希望可為我國創(chuàng)新主體更好應(yīng)對海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛提供借鑒。

專家點評

本文首先介紹美國創(chuàng)造性的七種判斷原則，接著介紹第一種判斷原則：組合發(fā)明顯而易見性的判斷步驟，之后歸納在組合發(fā)明顯而易見性的判斷步驟中需要注意的五個關(guān)鍵性因素并結(jié)合美國判例加以說明，最后對中美兩局組合發(fā)明的創(chuàng)造性評判方法進行對比，有助于我們更客觀地看待同族專利申請的審查結(jié)果。