從芯片領(lǐng)域看美國專利商標(biāo)局創(chuàng)造性審查標(biāo)準(zhǔn)

智 月

一、引言

芯片不僅用于我們?nèi)粘Ｉ钪械氖謾C、電腦、家用電器、汽車，而且還廣泛用于智能制造、人工智能、航天航空等新興領(lǐng)域，芯片已成為電子信息產(chǎn)業(yè)的基石和核心。

為扶持芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國先后出臺多項產(chǎn)業(yè)政策，包括《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》等。在產(chǎn)業(yè)政策帶動下，我國芯片產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速增長的勢頭，據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)測算，2020 年我國芯片產(chǎn)業(yè)銷售收入達到8,848 億元。①2020 年我國集成電路銷售達到8848 億元，平均增長率達到20%[EB/OL].[2022-02-25].http://zw.china.com.cn/2021-03/01/content_77259150.html?f=pad&a=true.

隨著我國芯片產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期，國內(nèi)芯片領(lǐng)域的企業(yè)海外專利布局的需求隨之不斷增長，近十年向美局的申請量年均增長率達到30%，在2018年達到近四千件②來源于DWPI 數(shù)據(jù)庫，檢索時間：2022-02-25.。同時，美局的2021 年年報③PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT 2021 [EB/OL].[2022-02-25].https://www.uspto.gov/sites/default/fi les/documents/USPTOFY21PAR.pdf.顯示，根據(jù)美局審查專利質(zhì)量保證辦公室（OPQA）對專利審查質(zhì)量的評估結(jié)果，關(guān)于35 U.S.C.§103 條顯而易見性的審查質(zhì)量合規(guī)指標(biāo)目標(biāo)值為93%，實際只達到了90.7%，是所有審查質(zhì)量評價指標(biāo)中實際值與目標(biāo)值相差最大的指標(biāo)。由此也可看出，即使在美局審查員中，顯而易見性的評判也經(jīng)常出現(xiàn)審查意見錯誤的問題，這更需要中國申請人/代理師準(zhǔn)確把握美局創(chuàng)造性的評判標(biāo)準(zhǔn)，進行針對性的答辯，爭取自身合理權(quán)益。

在此之前，有不少文章介紹了美國創(chuàng)造性的評判標(biāo)準(zhǔn)，但使用的案例多為美國審查指南（MPEP）的案例，對芯片領(lǐng)域的申請人缺乏針對性，不便于芯片領(lǐng)域的創(chuàng)新主體全面深入地了解美國創(chuàng)造性的評判標(biāo)準(zhǔn)。鑒于此，本文將從現(xiàn)行美國創(chuàng)造性的審查標(biāo)準(zhǔn)入手，梳理美國審查指南（MPEP）中顯而易見性的判斷步驟，并借助芯片領(lǐng)域的幾個實際案例，詳細(xì)闡釋顯而易見性判斷的七種判斷原則，以使讀者更準(zhǔn)確掌握當(dāng)前美國專利審查標(biāo)準(zhǔn)下的創(chuàng)造性判斷要點。

二、美國創(chuàng)造性審查規(guī)則的演變及現(xiàn)行審查標(biāo)準(zhǔn)

在1966 年Graham v.John Deere CO.案 中，美國最高法院確立了判斷顯而易見性的Graham 因素（Graham Factors），包括以下四個方面的因素：（1）確定現(xiàn)有技術(shù)的范圍和內(nèi)容；（2）確定權(quán)利要求所請求保護的發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別；（3）確定本領(lǐng)域普通技術(shù)人員④本領(lǐng)域普通技術(shù)人員是一個具有普通創(chuàng)造力的人，能將多份專利的公開內(nèi)容像智力拼圖那樣拼在一起，并且會進行推理和創(chuàng)新。的水平；（4）顯而易見性的輔助判斷因素，包括商業(yè)成功、長期存在但尚未解決的需求、其他人的失敗、以及預(yù)料不到的效果。在Graham 因素中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）明確指出判斷顯而易見性時，需現(xiàn)有技術(shù)中明確給出可結(jié)合的教導(dǎo)、啟示或者動機，即：現(xiàn)有技術(shù)中是否存在著引導(dǎo)本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員對現(xiàn)有技術(shù)進行結(jié)合的教導(dǎo)、啟示和動機，從而獲得該發(fā)明，該判斷標(biāo)準(zhǔn)簡稱為TSM 標(biāo)準(zhǔn)。

隨著科技的快速發(fā)展，美國產(chǎn)業(yè)界普遍認(rèn)為，創(chuàng)造性的TSM 標(biāo)準(zhǔn)拉低了專利授權(quán)的門檻，申請人容易獲得專利權(quán)，同時有聲音質(zhì)疑該標(biāo)準(zhǔn)降低了專利質(zhì)量，侵占了公眾利益，阻礙了科技的發(fā)展。2007 年4 月，美國最高法院在KSR 案中對TSM 標(biāo)準(zhǔn)的適用做出了新的裁定，否定了聯(lián)邦巡回上訴法院依照TSM標(biāo)準(zhǔn)做出的“非顯而易見”的裁定，同時明確指出，（1）TSM 標(biāo)準(zhǔn)僅是確定顯而易見性時可采用的標(biāo)準(zhǔn)之一；即使現(xiàn)有技術(shù)中沒有給出現(xiàn)有技術(shù)組合的“教導(dǎo)、啟示和動機”，也不意味著發(fā)明是非顯而易見的。（2）應(yīng)用TSM 標(biāo)準(zhǔn)進行顯而易見性的分析時，不應(yīng)局限于“教導(dǎo)、啟示和動機”字面上的概念，而應(yīng)以“擴展和靈活的”方式應(yīng)用 TSM 標(biāo)準(zhǔn)。（3）在顯而易見性的判斷中，本領(lǐng)域技術(shù)人員是一位具有普通創(chuàng)造力的人。此外，市場需求也是本領(lǐng)域技術(shù)人員對現(xiàn)有技術(shù)進行結(jié)合、改進的重要促進因素。同年10 月，美局據(jù)此案修改了美國審查指南（MPEP）中“顯而易見性”的審查規(guī)則。該指南重申了Graham 法則，并在此基礎(chǔ)上提出了七種用于判斷顯而易見的原則：

1.根據(jù)已知方法組合（combining）現(xiàn)有技術(shù)要素以產(chǎn)生可預(yù)期的效果；

2.簡單地用已知要素替代另一種要素以獲得可預(yù)期的效果；

3.利用已知的技術(shù)以同樣的方式改進類似的設(shè)備（方法或產(chǎn)品）；

4.將已知技術(shù)應(yīng)用于準(zhǔn)備改進的已知設(shè)備（方法或產(chǎn)品），以產(chǎn)生可預(yù)期的效果；

5.“顯然可以嘗試”，從數(shù)量有限的、確定的、可預(yù)測的解決方案中進行選擇，并能合理地預(yù)期其成功；

6.基于設(shè)計激勵或其他市場因素，在一個領(lǐng)域中的已知工作可以促使對其作出改變，以用于相同或不同的領(lǐng)域，前提是這種改變對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說是可預(yù)期的；

7.現(xiàn)有技術(shù)中的一些教導(dǎo)、啟示或動機可能會導(dǎo)致本領(lǐng)域普通技術(shù)人員改造現(xiàn)有技術(shù)參考文獻或?qū)F(xiàn)有技術(shù)參考文獻的教導(dǎo)結(jié)合起來，從而實現(xiàn)本發(fā)明。

下文中將逐一說明上文所述的七條用于判斷顯而易見性的原則，重點基于審查邏輯和判斷步驟對實際案例⑤為了清楚簡要并突出重點問題，本文中對引用的各案例進行了一定程度的簡化。進行分析，以幫助讀者準(zhǔn)確理解美局的創(chuàng)造性評判標(biāo)準(zhǔn)。

三、以案說法

（一）按已知方法將已知要素⑥這里的要素通常指具有某一功能的技術(shù)特征或技術(shù)特征的組合。進行組合，以產(chǎn)生可預(yù)期的效果

這種組合通常是指將現(xiàn)有技術(shù)的要素組合起來構(gòu)成新的技術(shù)方案，其中組合方法是已知方法。與中國專利審查指南中的“組合發(fā)明”相似。舉例來說，一項發(fā)明要求保護帶有電子表的圓珠筆，將已知的電子表安裝在已知的圓珠筆的筆身上。這里，電子表和圓珠筆都是已知要素，用已知方法（粘貼或嵌套）可以將電子表裝在筆身上。

1.判斷步驟

基于此條原則來拒絕權(quán)利要求，在進行Graham調(diào)查之后必須闡明以下內(nèi)容：

（1）認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)包括請求保護的每個要素，盡管不一定出現(xiàn)在單篇現(xiàn)有技術(shù)參考文獻中，請求保護的發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)之間的唯一區(qū)別在于：在每一篇現(xiàn)有技術(shù)參考文獻中缺少要素的實際組合；

（2）認(rèn)定本領(lǐng)域普通技術(shù)人員能夠通過已知方法組合請求保護的要素，并且在組合后，每個要素僅執(zhí)行與其單獨執(zhí)行的功能相同的功能；

（3）本領(lǐng)域普通技術(shù)人員認(rèn)識到組合的結(jié)果是可預(yù)期的；

（4）鑒于在審案件的事實，基于Graham 事實調(diào)查的任何額外認(rèn)定是必要的，以便解釋顯而易見性。

2.評判示例1⑦Patent Board Decision -Examiner Affi rmed [EB/OL].[2022-02-25].https://globaldossier.uspto.gov/svc/doccontent/US/75555404.A/1-8-US%20%20107555540KP1%20/8/PDF.：

US2005150715A1 請求保護一種懸掛的聲音抑制裝置，包括內(nèi)部安裝有微型芯片的聲音抑制裝置（14）、耳環(huán)（12）和將二者連接在一起的連接器（16），具體構(gòu)成參見圖1。其通過將聲音抑制裝置連接到耳環(huán)（關(guān)鍵技術(shù)特征），從而實現(xiàn)了方便攜帶，解決了需要聲音抑制裝置的人經(jīng)常忘記攜帶的問題。

圖1 該發(fā)明

權(quán)利要求如下：

一種懸掛的聲音抑制裝置（10），組合有：

用戶佩戴的物體，該物體為耳環(huán)（12）；

聲音抑制裝置（14）；和

連接器（16），其第一端耦合至所述物體和第二端耦合至所述聲音抑制裝置。

引用的現(xiàn)有技術(shù)為：

現(xiàn)有技術(shù)A（US5475449A）：一種聲音抑制耳塞，其中可安裝芯片。如圖2 所示，該耳塞（12）通過軟線組件連接到眼鏡（10）上的孔（23）。

圖2 現(xiàn)有技術(shù)A

現(xiàn)有技術(shù)B（US5828757A）：一種助聽組件，如圖3 所示，其中助聽組件外殼（12）可插入到用戶（16）的耳道（14），并通過連接線（40）向外連接到用戶佩戴的裝飾性耳環(huán)（48）。

圖3 現(xiàn)有技術(shù)B

美局的審查邏輯及判斷步驟參見下表1：

表1 示例1的判斷步驟

因此，通過已知方法對現(xiàn)有技術(shù)A 和B 進行組合，獲得的結(jié)果是可預(yù)期的，該案對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說是顯而易見的。

（二）用一個已知要素簡單地替換另一個，獲得可以預(yù)期的結(jié)果

此處的簡單替換是指用一項已知的功能等效的要素替換現(xiàn)有技術(shù)方案中相同功能的要素，獲得可預(yù)期效果。與中國專利審查指南中的“要素替代”基本相似。例如，該發(fā)明采用液壓馬達作為動力源，現(xiàn)有技術(shù)幾乎公開該發(fā)明中的所有要素，不同在于：采用電機作為動力源。而液壓馬達是現(xiàn)有技術(shù)中已知的可提供動力的裝置，因為液壓馬達與電機功能上是等效的。

1.判斷步驟

運用此條原則拒絕權(quán)利要求時，在進行Graham調(diào)查之后必須闡明以下內(nèi)容：

（1）認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)包含一種裝置（方法、產(chǎn)品等），與請求保護裝置不同之處在于，用另一些組件對其中的一些組件（步驟、元件等）進行了替換；

（2）認(rèn)定替換的組件及其功能在本領(lǐng)域中是已知的；

（3）認(rèn)定本領(lǐng)域普通技術(shù)人員能夠用一種已知的要素替換另一種，而這種替換的結(jié)果是可以預(yù)期的；

（4）鑒于在審案件的事實，基于Graham 事實調(diào)查的任何額外認(rèn)定是必要的，以便解釋顯而易見性。

2.評判示例2⑧Patent Board Decision -Examiner Affi rmed [EB/OL].[2022-02-25].https://globaldossier.uspto.gov/svc/doccontent/US/22597802.A/1-15-US%20%20102259781CP1%20/15/PDF.：

US2004036171A1 請求保護一種半導(dǎo)體器件，如圖4 所示，包括芯片（10），芯片的有源表面（12）上設(shè)置凸起（30），利用連接至凸起（30）的鍵合金屬絲（50）將半導(dǎo)體管芯與外部電連接。發(fā)明的改進點在于對凸起采用依次形成的焊墊、鎳層、金層的三層結(jié)構(gòu)，最外層的金層能與鍵合金屬絲更可靠地電連接，并節(jié)約成本。

圖4 該發(fā)明

權(quán)利要求如下：

一種半導(dǎo)體器件，包括：

至少一個具有有源表面（12）和背表面（14）的半導(dǎo)體芯片（10），有源表面具有在其上的至少一個凸起（30），凸起自下而上包括焊墊、鎳層和金層；和

至少一條鍵合金屬絲（50），自所述凸起延伸。

引用的現(xiàn)有技術(shù)為：

現(xiàn)有技術(shù)A（US2001/0017412）：公開一種半導(dǎo)體器件10，如圖5 所示，具有有源表面和背表面，有源表面具有多個凸起11，凸起11 為焊墊、鎳層、金層的三層結(jié)構(gòu)，載帶封裝的導(dǎo)電引線（25）將該凸起連接至絕緣膜（21）上的導(dǎo)電圖形（23）。

圖5 現(xiàn)有技術(shù)A

現(xiàn)有技術(shù)B（US4908685）：公開通過導(dǎo)電金屬絲（21），將半導(dǎo)體薄膜器件上的疊層導(dǎo)電電極（15）連接至外部，在樹脂（23）中密封半導(dǎo)體芯片和導(dǎo)電金屬絲以保護器件，如圖6 所示。

圖6 現(xiàn)有技術(shù)B

美局的審查邏輯及判斷步驟參見下表2：

表2 示例2的判斷步驟

運用該項原則得出顯而易見性結(jié)論的關(guān)鍵在于，替換與被替換的要素在功能上是等效的，且替換后的結(jié)果可預(yù)期。

（三）采用已知技術(shù)按照相同方式改進類似設(shè)備（方法或產(chǎn)品）

改進類似設(shè)備指的是，方案相似的兩項現(xiàn)有技術(shù)A 和B，請求保護的發(fā)明可視為采用現(xiàn)有技術(shù)B 中的“已知技術(shù)”來改進另一項現(xiàn)有技術(shù)A，該“已知技術(shù)”在現(xiàn)有技術(shù)B 中的應(yīng)用方式與將其應(yīng)用在現(xiàn)有技術(shù)A 中的方式相同。與中國專利審查指南中“轉(zhuǎn)用發(fā)明”的第（1）種情況“在類似的或者相近的技術(shù)領(lǐng)域之間”轉(zhuǎn)用相似。舉例來說，該發(fā)明是設(shè)置有排水凹槽的石墨盤式的制動器，凹槽用于排除為清洗制動器表面而使用的水?，F(xiàn)有技術(shù)A 公開一種石墨盤式的制動器，未公開凹槽?，F(xiàn)有技術(shù)B 公開金屬盤式的制動器，上面設(shè)置有沖洗其表面而使用的排水凹槽?，F(xiàn)有技術(shù)A 和B 的技術(shù)方案相似，采用現(xiàn)有技術(shù)B中的排水凹槽來改進現(xiàn)有技術(shù)A，是顯而易見的。

1.判斷步驟

使用該理由拒絕權(quán)利要求時，在進行Graham 調(diào)查之后必須闡明以下內(nèi)容：

（1）認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)包含一種“基礎(chǔ)”設(shè)備（方法或產(chǎn)品），請求保護的發(fā)明可視為在此基礎(chǔ)上的一種“改進”；

（2）認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)包含一種“改進設(shè)備”（與基礎(chǔ)設(shè)備不相同的方法或產(chǎn)品），已按照與請求保護發(fā)明相同的方式進行了改進；

（3）本領(lǐng)域普通技術(shù)人員能夠以相同方式將已知“改進”技術(shù)應(yīng)用于“基礎(chǔ)設(shè)備（方法或產(chǎn)品）”，并且結(jié)果對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員是可預(yù)期的；

（4）鑒于在審案件的事實，基于Graham 事實調(diào)查的任何額外認(rèn)定是必要的，以便解釋顯而易見性。

支持改進權(quán)利要求顯而易見的理由是，對基礎(chǔ)設(shè)備（方法或產(chǎn)品）進行改進的方法，基于其他情況下這種已知改進的教導(dǎo)，使用已知方法對基礎(chǔ)設(shè)備進行改進成為本領(lǐng)域技術(shù)人員能力的一部分。

2.評判示例3⑨Patent Board Decision 196(b) [EB/OL].[2022-02-25].https://globaldossier.uspto.gov/svc/doccontent/US/19144502.A/1-13-US%20%20101914450QP1%20/13/PDF.：

US2003016320 A1 請求保護一種膽茲相濾色器⑩濾色器，其可以精確選擇欲通過的小范圍波段光波，反射掉其他不希望通過的波段，通常用在液晶顯示裝置中，為顯示器提供顏色。，如圖7 所示，中采用阻障涂層（4）設(shè)置在膽茲相序列材料上。膽茲相序列材料非常容易氧化變性，通過在其上設(shè)置阻障涂層能夠有效防止其氧化，從而提高器件可靠性和壽命。

圖7 該發(fā)明

權(quán)利要求如下：

一種膽茲相濾色器，包括阻障涂層（4），其形成在具有膽茲相序列的材料層（5）上，防止該層中進入氧。

引用的現(xiàn)有技術(shù)為：

現(xiàn)有技術(shù)A（US6747717）：公開一種膽茲相濾色器，具有膽茲相序列的材料層（200），膽茲相序列材料有易氧化的問題。具體結(jié)構(gòu)參見圖8。

圖8 現(xiàn)有技術(shù)A

現(xiàn)有技術(shù)B（US5358810）：公開一種顯示結(jié)構(gòu)，如圖9 所示，通過使用粘著劑（76）在濾色器層（68）上形成阻障涂層（78），該阻障涂層具有良好的防氧化能力，能保護濾色器不氧化變劣，以低成本提高器件可靠性和壽命。

圖9 現(xiàn)有技術(shù)B

美局的審查邏輯及判斷步驟參見下表3：

表3 示例3的判斷步驟

綜上可知，對于兩項相似技術(shù)，若其中一項中記載“改進技術(shù)”，且本領(lǐng)域技術(shù)人員能判斷得知該項“改進技術(shù)”同樣可應(yīng)用于另一項現(xiàn)有技術(shù)，并達到可預(yù)期的結(jié)果，則這種改進是顯而易見的。

（四）將已知技術(shù)用于已做好改進準(zhǔn)備的已知技術(shù)方案（方法或產(chǎn)品）

改進已知技術(shù)方案指的是，請求保護的發(fā)明可視為采用一項現(xiàn)有技術(shù)中的“已知技術(shù)”來改進另一項現(xiàn)有技術(shù)。與中國專利審查指南中“轉(zhuǎn)用發(fā)明”的第（2）種情況類似。舉例來說，要求保護的發(fā)明是一種手機，經(jīng)用戶pin 驗證之后撥打電話?，F(xiàn)有技術(shù)A 是一種手機，經(jīng)用戶ID 驗證之后撥打電話。現(xiàn)有技術(shù)B 是一種laptop 電腦，在用戶pin 驗證之后發(fā)送郵件。用現(xiàn)有技術(shù)B 中已知的pin 驗證方式對現(xiàn)有技術(shù)A 進行改進，屬于顯而易見的改進。

1.判斷步驟

使用該理由拒絕權(quán)利要求時，在進行Graham 調(diào)查之后必須闡明以下內(nèi)容：

（1）認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)包含一種“基礎(chǔ)”設(shè)備（方法或產(chǎn)品），請求保護的發(fā)明可視為在此基礎(chǔ)上的一種“改進”；

（2）認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)包含適用于基礎(chǔ)設(shè)備（方法或產(chǎn)品）的已知技術(shù)；

（3）本領(lǐng)域普通技術(shù)人員認(rèn)識到應(yīng)用已知技術(shù)會得到一個改進的系統(tǒng)，并且結(jié)果可預(yù)期；

（4）鑒于在審案件的事實，基于Graham 事實調(diào)查的任何額外認(rèn)定是必要的，以便解釋顯而易見性。

支持該原則得出顯而易見的理由是，特定的已知技術(shù)被認(rèn)為是本領(lǐng)域技術(shù)人員的普通能力的一部分，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)⒃撘阎夹g(shù)應(yīng)用于待改進的已知設(shè)備，并且結(jié)果對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是可預(yù)期的。

2.評判示例4?Patent Board Decision -Examiner Affirmed[EB/OL].[2022-02-25].https://globaldossier.uspto.gov/svc/doccontent/US/12122602.A/1-17-US%20%201012122610P1%20/17/PDF.：

US2003193319 涉及一種電源，具體是一種離子賦能平臺，如圖10 所示，具有導(dǎo)電探針、連接導(dǎo)電探針的電負(fù)載、和運載工具。通過使得導(dǎo)電探針和周圍氣氛發(fā)生相對移動來產(chǎn)生電勢，從而自周圍靜電場梯度（自然產(chǎn)生的而非人造的）產(chǎn)生電能，并將該電能從導(dǎo)電探針提供至電負(fù)載。

圖10 該發(fā)明

權(quán)利要求如下：

一種離子賦能平臺，包括：

運載工具（vehicle）主體；

由運載工具承載的電負(fù)載；和

在所述運載工具主體上的導(dǎo)電探針，用于自周圍靜電場梯度產(chǎn)生電能。

引用的現(xiàn)有技術(shù)為：

現(xiàn)有技術(shù)A（US5942806）：公開一種功率發(fā)生器（G），如圖11 所示，使用地球的靜電場，利用與本發(fā)明相似的導(dǎo)電探針（W3）產(chǎn)生電流為直流電動機M 供電，其固定到下方潮濕柔軟的地面土壤（S）。

圖11 現(xiàn)有技術(shù)A

現(xiàn)有技術(shù)B（US6419191）：公開一種功率發(fā)生器，如圖12 所示，通過將長金屬繩索（305）固定在空間物體（301）上，當(dāng)空間物體（301）沿一方向（310）穿過地球磁場移動時，繩索（305）的正偏置陽極端（309）從電離層收集電子，這些電子通過繩索的導(dǎo)電結(jié)構(gòu)流向電力系統(tǒng)接口（311）從而向相關(guān)負(fù)載供電。使用空間物體（301）固定繩索（305）能實現(xiàn)較長的長度并增加收集的能量。

圖12 現(xiàn)有技術(shù)B

美局的審查邏輯及判斷步驟參見下表4：

表4 示例4的判斷步驟

從上述分析可知，雖然現(xiàn)有技術(shù)A 與現(xiàn)有技術(shù)B 采用不同的自然環(huán)境場產(chǎn)生能量，但兩篇現(xiàn)有技術(shù)中都能利用導(dǎo)電的探針或繩索從周圍的地球場獲取能量，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠合理地考慮現(xiàn)有技術(shù)B 公開的“作為使用電子發(fā)射器從周圍的地球場產(chǎn)生電流的裝置”，對現(xiàn)有技術(shù)A 進行改進，并獲得可預(yù)期的結(jié)果，因此該發(fā)明是顯而易見的。

（五）明顯可嘗試（Obvious to try）

“明顯可嘗試”是指從現(xiàn)有技術(shù)中公開的大量明確、可預(yù)見的方案中做出選擇。與中國專利審查指南中的“選擇發(fā)明”類似。舉例來說，該發(fā)明是一種信息處理設(shè)備，該設(shè)備利用LRU 算法在緩存填滿后替換信息?，F(xiàn)有技術(shù)A 除了未使用LRU 算法之外，公開了該發(fā)明的全部要素?，F(xiàn)有技術(shù)B 描述了包括LRU 在內(nèi)的許多不同替換算法，可以解決緩存填充的問題。顯然本領(lǐng)域技術(shù)人員可以在現(xiàn)有技術(shù)A 的系統(tǒng)中嘗試使用現(xiàn)有技術(shù)B 公開的有限數(shù)量算法中的LRU 算法。

1.判斷步驟

使用該理由拒絕權(quán)利要求時，在進行Graham 調(diào)查之后必須闡明以下內(nèi)容：

（1）認(rèn)定在作出本發(fā)明時，在本領(lǐng)域中存在已認(rèn)識到的問題或需求，這可能包括解決問題的設(shè)計需求 ；

（2）認(rèn)定對已認(rèn)識到的需求或問題有數(shù)量有限的確定的、可預(yù)期的潛在解決辦法；

（3）本領(lǐng)域普通技術(shù)人員能夠以合理的成功預(yù)期來尋求已知的潛在解決辦法；

（4）鑒于在審案件的事實，基于Graham 事實調(diào)查的任何額外認(rèn)定是必要的，以便解釋顯而易見性。

2.評判示例5?Patent Board Decision -Examiner Affirmed [EB/OL].[2022-02-25].https://globaldossier.uspto.gov/svc/doccontent/US/9511202.A/1-29-US%20%20100951120UP1%20/29/PDF.：

US2002/0132503 請求保護一種屏蔽連接器，如圖13 所示，包括連接器外殼（49）、安裝部分（21）、和管狀體（9）。其中連接器外殼是由導(dǎo)電陶瓷顆粒Al-B-C 復(fù)合物材料制成。相對于現(xiàn)有技術(shù)中連接器外殼的材料，該連接器外殼的復(fù)合物材料可以屏蔽外界干擾，同時減輕外殼重量。

圖13 該發(fā)明

權(quán)利要求如下：

一種屏蔽連接器（47），包括：

連接器外殼（49），

安裝部分（21），

管狀體（9），

其中外殼（49）由具有導(dǎo)電陶瓷顆粒Al-B-C（鋁-硼-碳）的復(fù)合物材料制成。

引用的現(xiàn)有技術(shù)為：

現(xiàn)有技術(shù)A（US6186802）：公開一種屏蔽的連接器（1），如圖14 所示，包括連接器外殼（3），安裝部分（21），管狀體（9），其中外殼（3）由輕質(zhì)量的材料諸如鋁制成。

圖14 現(xiàn)有技術(shù)A

現(xiàn)有技術(shù)B（US5780164）：公開一種計算機磁盤，如圖15 所示，采用更優(yōu)特性（諸如更輕質(zhì)量）的導(dǎo)電陶瓷襯底改進現(xiàn)有技術(shù)中的鋁襯底。對于可用的導(dǎo)電陶瓷襯底材料，提供了12 種可選材料的列表，其中包括Al-B-C。

圖15 現(xiàn)有技術(shù)B

審查員的審查邏輯及判斷步驟參見下表5：

表5 示例5的判斷步驟

由此可見，現(xiàn)有技術(shù)B 提供了性能（包括質(zhì)量輕）優(yōu)于鋁的多種不同材料的列表，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于本領(lǐng)域（現(xiàn)有技術(shù)A）中已認(rèn)識到的需要將制作更輕連接器外殼的需求，可在現(xiàn)有技術(shù)B 中提供的有限數(shù)量的、可預(yù)見技術(shù)方案中做出選擇，結(jié)果是可預(yù)期的。

（六）設(shè)計激勵或其他市場因素

基于設(shè)計激勵或其他市場因素，在一個領(lǐng)域中的已知工作可以促使對其作出改變，以用于相同或不同的領(lǐng)域，前提是這種改變對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說是可預(yù)期的。舉例來說：該發(fā)明是一種電子化的幫助兒童語音閱讀的學(xué)習(xí)設(shè)備，現(xiàn)有技術(shù)A 公開一種用于語音學(xué)習(xí)的機電玩具，現(xiàn)有技術(shù)B 公開一種通過電子手段實現(xiàn)的電子閱讀玩具。使用現(xiàn)代電子元件更新舊的機電設(shè)備是顯而易見的。該發(fā)明是基于市場的需求將現(xiàn)有技術(shù)的機械設(shè)備（現(xiàn)有技術(shù)A 的語音學(xué)習(xí)的機電玩具）去適應(yīng)現(xiàn)代電子技術(shù)（采用電子手段實現(xiàn)的電子閱讀玩具），是對舊的想法或發(fā)明利用新技術(shù)所作出的適應(yīng)，該適應(yīng)相對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說是顯而易見的。

1.判斷步驟

使用該理由拒絕權(quán)利要求時，在進行Graham 調(diào)查之后必須闡明以下內(nèi)容：

（1）認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)的范圍和內(nèi)容，無論是在與申請人的發(fā)明相同的領(lǐng)域還是在不同的領(lǐng)域，都包括相似或類似的裝置（方法或產(chǎn)品）；

（2）認(rèn)定存在著設(shè)計激勵或市場因素，或促使已知設(shè)備（方法或產(chǎn)品）能夠適應(yīng)；

（3）認(rèn)定請求保護的發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)之間的差異包含在現(xiàn)有技術(shù)已知的變化或已知的原理中；

（4）鑒于已確定的設(shè)計激勵或其他市場力量，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)所要求保護的對現(xiàn)有技術(shù)的改變，并且請求保護的改變對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說是可預(yù)期的；

（5）鑒于在審案件的事實，基于Graham 事實調(diào)查的任何額外認(rèn)定是必要的，以便解釋顯而易見性。

2.評判示例6：

US20020025606 A1 請求保護一種半導(dǎo)體器件，如圖16 所示，包括散熱板，用于為鍵合于其上的半導(dǎo)體芯片散熱，側(cè)壁和頂部的封裝結(jié)構(gòu)均采用樹脂，從而與常規(guī)的陶瓷和金屬封蓋相比能夠降低成本。

圖16 該發(fā)明

權(quán)利要求如下：

一種半導(dǎo)體器件，包括：

散熱板；

鍵合到散熱板上的半導(dǎo)體芯片；

側(cè)壁和蓋均由相同的聚酰亞胺樹脂制成。

引用的現(xiàn)有技術(shù)為：

現(xiàn)有技術(shù)A（US5270262）：公開一種模制塑料封裝（10），如圖17 所示，具有容納半導(dǎo)體芯片（16）的空腔，芯片安裝在引線框架焊墊（17）上，可幫助芯片散熱，使用一對相對堅硬的板（11，14）作為上下表面來形成封裝，板可由任意合適的堅硬材料制成，兩個板（11，14）通過聚酰亞胺形成的彈性絕緣環(huán)（15）間隔開，該絕緣環(huán)包圍芯片鍵合焊墊且小于板（11，14）從而位于板的邊緣內(nèi)部。

圖17 現(xiàn)有技術(shù)A

現(xiàn)有技術(shù)B（US5266739）：公開一種電子器件（9），如圖18 所示，電子器件的外部覆有聚酰亞胺樹脂外殼，通過將樹脂注入到模型中形成樹脂外殼（16），因此樹脂覆蓋了電子器件的上部和側(cè)壁，且材料相同。

圖18 現(xiàn)有技術(shù)B

美局的審查邏輯及判斷步驟參見下表6：

表6 示例6的判斷步驟

在適用該原則的時候應(yīng)注意不能僅僅斷言“設(shè)計因素或市場動力存在”，須有證據(jù)來支持該準(zhǔn)則的應(yīng)用。例如在該案中，需論述基于聚酰亞胺樹脂形成封裝外殼的蓋和側(cè)面能在一個步驟中形成封裝外殼，方便節(jié)約工藝步驟，便于切割，降低成本，是本領(lǐng)域技術(shù)人員在提升產(chǎn)品市場競爭力的壓力下容易想到對現(xiàn)有技術(shù)A 做出的改進，是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員很容易想到的。

（七）現(xiàn)有技術(shù)的教導(dǎo)、啟示或動機

現(xiàn)有技術(shù)給出的教導(dǎo)、啟示或動機，會導(dǎo)致普通技術(shù)人員改進現(xiàn)有技術(shù)參考文獻，或?qū)F(xiàn)有技術(shù)參考文獻的教導(dǎo)結(jié)合起來，以獲得本發(fā)明。例如，該發(fā)明是一種信息處理設(shè)備，包括一個雙核處理器，一個主存儲器，一個一級緩存，一個二級緩存和一個連接所有部件的總線結(jié)構(gòu)。現(xiàn)有技術(shù)A 的設(shè)備包括一個雙核處理器，一個主存儲器，一個L1 緩存和一個連接所有部件的總線?，F(xiàn)有技術(shù)B 公開一個二級緩存，并公開了使用這樣的緩存可以減少對主存的調(diào)用，增加系統(tǒng)吞吐量。因此，現(xiàn)有技術(shù)B 對于采用其公開的二級緩存改進現(xiàn)有技術(shù)A 給出了相關(guān)的教導(dǎo)、啟示和動機，該改進是顯而易見的。

注意，適用該理由時，審查員應(yīng)當(dāng)清楚闡明：（1）認(rèn)定在參考文獻或本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通?？色@得的知識中，存在一些教導(dǎo)、啟示或動機來改進參考文獻或結(jié)合參考文獻的教導(dǎo)；（2）認(rèn)定有合理的成功預(yù)期；（3）鑒定在審案件的事實，基于Graham 事實調(diào)查的任何額外認(rèn)定解釋顯而易見性。

支持該原則顯而易見的理由是，“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員將被激勵結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)來實現(xiàn)該發(fā)明，以及是否存在這樣做的成功的合理預(yù)期”。應(yīng)當(dāng)注意，教導(dǎo)、啟示或動機的測試方法是靈活的，不必要有結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)的明確教導(dǎo)，結(jié)合的動機也可能是隱含的，并且可以在本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的知識中找到，或者在某些情況下，可以從要解決的問題的屬性中找到。

上文雖分別論述了七種情形下美國創(chuàng)造性的審查邏輯和實際審查過程中的判斷步驟，但在實際審查過程中，可能有適用該案例的多種理由，可根據(jù)實際情況進行多角度說理，以便申請人更加信服顯而易見性的結(jié)論。

四、總結(jié)

本文介紹KSR 案之后美國顯而易見性七種原則下的審查標(biāo)準(zhǔn)，并以芯片領(lǐng)域的案例為例，深入解析美國顯而易見評判的審查邏輯和判斷步驟，希望本文幫助相關(guān)讀者進一步開拓眼界，更加深入的理解美局顯而易見性的審查標(biāo)準(zhǔn)、審查邏輯和評述流程。

專家點評

本文首先介紹美國創(chuàng)造性審查規(guī)則的演變，接著闡述現(xiàn)行顯而易見性評判的七種判斷原則，最后借助于芯片領(lǐng)域的實際案例，介紹在美局的審查實踐中，七種判斷原則的審查邏輯、重點考慮因素和判斷步驟，其中審查邏輯是對美國專利審查指南的進一步細(xì)化，具有很強的操作性，對相關(guān)人員理解美國創(chuàng)造性評判標(biāo)準(zhǔn)和實際評判過程具有重要的參考價值。