張坤生
摘 要:知識產權可以為科技工作者的創(chuàng)新提供保護,在當今時代扮演者越來越重要的角色,對知識產權保護進行加強,不僅可以保證科研人員自身的利益,還可以對自主創(chuàng)新的熱情和能力進行激發(fā)和提高。及時申請專利可以使申請主體的知識產權得到合理的保護和應用,然而專利的申請和撰寫需要經過專業(yè)的培訓,很多專業(yè)技術人員可以寫出很好的技術方案,但是對于如何撰寫專利以及如何向國家知識產權局提交專利非常陌生。因此,有必要幫助申請主體了解專利的申請流程以及撰寫。
關鍵詞:知識產權;專利;撰寫;流程
中圖分類號:D9???? 文獻標識碼:A????? doi:10.19311/j.cnki.16723198.2022.15.078
本文從專利是什么、如何撰寫專利、如何提交專利、答復與授權四個方面對專利的申請流程和撰寫進行普及性的介紹,并以實用新型和發(fā)明專利為例:
1 專利是什么
專利是知識產權的一種,是為了鼓勵創(chuàng)新在一定期限內允許申請人享受的獨占實施的權利。根據(jù)專利法第二條,專利包括發(fā)明、實用新型和外觀設計。區(qū)別如下:
第一,保護期限不同。保護期限從申請日計算,發(fā)明專利權的期限為二十年,外觀設計專利權的期限為十五年,實用新型專利權的期限為十年。
第二,權利的穩(wěn)定性不同。實用新型專利只經過初審不經過實質審查,因此授權可能性大但權利穩(wěn)定性低。與現(xiàn)有技術相比,實用新型專利僅要求具備實質性特點和進步,發(fā)明專利要求具備突出的實質性特點和顯著的進步。
第三,保護范圍不同。發(fā)明專利既可以保護產品也可以保護方法,而實用新型專利只保護產品,而且必須是有固定形狀的產品,沒有固定形狀的產品比如藥品、化學物質、水泥等不可以通過實用新型專利保護。所以實用新型專利在保護范圍上比發(fā)明專利更窄。
那么申請專利有什么好處,是否一定要申請專利呢。申請專利可以讓申請人通過法定程序確定發(fā)明創(chuàng)造的歸屬權,在專利的保護期限內避免別人仿制,申請人可以通過選擇獨立實施或者許可別人實施來獲得經濟利益。是否申請專利必須視情況而定,比如不容易被仿制、技術難度很高的關鍵技術,因為一旦申請專利則要完全公開技術方案,申請人反而不能獲得最大收益。所以申請人應該綜合判斷是不是要申請專利,申請何種類型的專利。
2 如何撰寫專利
專利申請文件的撰寫對于專利授權及之后的專利權運用具有舉足輕重的地位,一份高質量的專利可以讓申請人最大范圍的確定專利權,在侵權發(fā)生時也可以更好地維護自身權利。部分申請人出于成本或者保密的需要,自己撰寫專利并且提交,大部分申請人會選擇委托專業(yè)的代理機構辦理。
2.1 通過代理機構
多數(shù)的申請人會選擇委托代理機構。主要有兩個原因的:專利申請文件的格式有特定的要求,撰寫質量的好壞直接影響到是否可以獲得專利授權和保護范圍的大小;專利代理機構的代理師通過了專業(yè)的培訓和專利代理師考試,對知識產權申辦流程比多數(shù)人更為了解。
通過代理機構提交專利比較簡單,按照代理人的標準模板提供的詳細的交底書并與代理人保持溝通即可。
2.2 個人撰寫
為了讓技術人員完整地了解申請一個專利的流程,下面詳細介紹一下個人撰寫。
2.2.1 判斷發(fā)明創(chuàng)造是否屬于專利保護的客體
并非所有發(fā)明創(chuàng)造的客體都可以獲得專利權保護。一個專利是否可授予專利權需要看是否符合專利法的規(guī)定,對可以授予專利權的客體和不授予專利權的客體,專利法實施細則第二條、專利法第五條、專利法第二十五條作出了詳細規(guī)定。申請人在撰寫專利前應該首先對照以上法條判斷自己的發(fā)明創(chuàng)造是否屬于可以授予專利權的客體。
2.2.2 檢索
撰寫專利申請文件之前要做好一系列功課。首先,通過文獻檢索挖掘現(xiàn)有技術的空白點,提煉組織本發(fā)明的創(chuàng)新點,找到對比文件,找出發(fā)明創(chuàng)造與最接近現(xiàn)有技術的不同之處,明確本發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明點以及其與現(xiàn)有技術的邊界所在,為其技術方案的調整改進及規(guī)避設計提供借鑒參考;其次,通過文獻檢索可以得知擬申請專利是否具有專利申請價值,判斷專利授權前景,即是否具備專利法22條規(guī)定的三性,然后決定是否申請專利,以免浪費人力、財力和物力。
2.2.3 專利文件的撰寫
專利文件包括請求書、權利要求書、說明書及其摘要、說明書附圖、摘要附圖。
(1)請求書。請求書主要包括申請人的詳細信息、發(fā)明人的詳細信息,專利的名稱,是否委托了代理機構,是否費減備案,正確地填寫請求書可以避免國知局發(fā)出補正通知書,節(jié)約審查時間;以及其他應注明的事項。
(2)權利要求書。權利要求劃分了專利權的邊界。權利要求分為獨權和從權,獨權不可以缺比特,確定了最大的保護范圍。從權增加了附加技術特征,進一步限定了保護范圍。專利權利要求應該通過檢索確定最接近的現(xiàn)有技術然后確定通過何種方式撰寫。如果該申請與檢索到的最接近的現(xiàn)有技術相距甚遠,則智慧貢獻較為突出,此時應當將要求保護的范圍寫的寬一些,使申請得到更充分的保護,相反,則應該將保護范圍寫的窄一些。
(3)說明書。說明書應該書寫專利的名稱,專利名稱不能超過25個字符,然后依次撰寫技術領域、背景技術、發(fā)明內容、附圖說明和具體實施方式,背景技術中應該記載現(xiàn)有技術是什么,有哪些問題,在發(fā)明內容中清楚的說明本方案要解決什么問題,采用什么技術方案,相對于現(xiàn)有技術會產生什么有益效果。說明書撰寫中最常見、同時也是最難克服的問題是說明書公開不充分。專利法第26條第3款規(guī)定:“說明書應當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明,以所屬技術領域的技術人員能夠實現(xiàn)為準”。上述規(guī)定體現(xiàn)了專利制度最基本的“以公開換保護”的原則。
說明書摘要中不可以過多使用宣傳用語,而且摘要不具備法律效力。
摘要附圖應為說明書附圖中的一個,以最能反映技術方案的為準。
說明書附圖中出現(xiàn)的附圖標記在說明書的文字部分必須有所提及,在說明書文字部分出現(xiàn)的附圖標記應該在附圖中標記。
2.2.4 撰寫中特別注意點的問題
(1)形式問題:避免出現(xiàn)語病、缺乏引用基礎、多引多、非則一引用、附圖標記不一致等問題。
(2)權利要求中應當盡量避免模糊用詞。模糊詞語給權利要求提供了模糊的理解,導致權利要求保護范圍不清楚,應當盡量避免。
(3)權利要求應當避免出現(xiàn)上下位概念同時存在導致的模糊。對于這種情況,申請人可以將該下位概念寫在從屬權利要求中做進一步限定。同理,“例如”“最好是”“尤其是”等詞的運用也是要避免的。
3 如何提交專利
3.1 提交什么
需要提交的申請文件包括以下兩點:
(1)發(fā)明專利:請求書、說明書及其摘要、權利要求書、(說明書附圖、摘要附圖)、(遺傳資源來源披露登記表)。
(2)實用新型專利:請求書、說明書及其摘要、權利要求書、說明書附圖、摘要附圖。
3.2 向誰提交
專利申請文件的受理部門是專利局受理處以及代辦處,遞交到非受理部門的文件不具備確定申請日或者遞交日的效力。
尤其需要指出的是,近幾年國知局為了縮短高價值專利的預審周期,在各地建立了知識產權保護中心,申請人可以將專利先提交到保護中心進行預審,預審合格后再向國知局提交專利可以大大縮短預審周期。通過保護中心預審,發(fā)明、新型和外觀專利的審查周期都大大縮短,對于產品更新?lián)Q代快、需要盡快維權的企業(yè)提供了更好地保護途徑。目前,保護中心只受理企事業(yè)單位的預審申請,個人作為申請人的專利不予受理。專利預審先于專利申請日之前,所以專利預審不涉及修改超范圍問題。當專利人根據(jù)知識產權中心給出的審查修改意見修改完成后,按要求向國家知識產權遞交申請,并繳納專利費用。完成上述預審流程后,知識產權保護中心會對符合審查標準的專利進行打標。通過保護中心提交的潛在風險:(1)申請日延后:專利申請預審業(yè)務可能需要一定的預審時間和排隊時間,這段時間必然的延遲了專利的申請日。(2)提前公開:保護中心的承諾書中要求申請人在請求書中勾選提前公開的選項。
3.3 如何提交
申請的形式包括紙質申請和電子申請?,F(xiàn)在多數(shù)專利都是通過電子申請?zhí)峤?,本文也主要介紹電子申請方式。首先辦理電子申請用處注冊手續(xù),可以通過當面注冊、郵寄注冊或者網上注冊的方式。注冊完成后可以通過中國專利電子申請系統(tǒng)提交申請文件。目前符合規(guī)定的電子文件形式僅指通過電子申請客戶端軟件(CPC客戶端)提交電子文件。
申請日在專利局受理處或各專利局代辦處收到專利申請后予以確定,并發(fā)出受理通知書。
申請日是一個基準點:①對于不同的申請人,如果提交了相同內容的發(fā)明創(chuàng)造,申請日早的會獲得授權;②申請日之前的文獻才可以作為對比文件;③申請日是專利權等一些法定期限的起點。申請人應注意通過不同的方式將申請文件提交到國家知識產權局將影響到申請日的確定。
4 答復與授權
4.1 審查過程
國家知識產權局專利局受理專利申請文件后,會對申請文件進行初步審查,檢查申請表格的填寫及文件撰寫形式是否存在不符合專利法規(guī)定的相關內容。
初審:申請文件的形式審查、申請文件的明顯實質性缺陷審查、其它文件的形式審查、費用的審查。
4.1.1 實用新型專利
初審后即進入授權程序,通知申請人辦理登記手續(xù)。
4.1.2 發(fā)明專利
初審審查合格,自申請日起滿十八個月即行公布+自申請日起三年內提交實質審查請求書進行實質審查。
根據(jù)專利法第三十四條規(guī)定,國家知識產權局專利局收到發(fā)明專利申請后,經初步審查符合本法規(guī)的,自申請之日起滿十八個月,即行公布。此外,申請人可勾選“發(fā)明專利請求書”第(22)欄中的“請求早日公布該專利申請”以獲得發(fā)明專利的早日公布。
申請人應當在申請日后的3年之內提交“實質審查請求書”。此外,申請人可以在提交“實質審查請求書”時,對申請文件中的瑕疵進行修改,這是專利法規(guī)定的主動修改時機之一。
在國家知識產權局專利局發(fā)出“發(fā)明專利申請進入實質審查程序通知書”后,申請將進入實審提案庫等待相應技術領域的實審審查員提取案卷。提取案卷后,實審審查員會根據(jù)申請文件的內容,針對說明書和權利要求書所記載的內容,進行全面檢索和審查。在通常情況下,對不符合專利法規(guī)定的內容,實審審查員將會發(fā)出至少一次審查意見通知書。申請人應根據(jù)審查意見通知書中指出的問題進行修改和意見陳述,直至結案。
實質審查主要包括三性和單一性的審查。
經過實質審查合格的,會最終獲得授權,并發(fā)給專利證書。
4.1.3 審批階段
發(fā)明專利申請的審批程序包括受理、初審、公布、實審和授權五個階段,實用新型專利申請在審批中只有受理、初審和授權三個階段。發(fā)明專利的審查檢索更加嚴格,而實用新型專利經初步審查認為符合專利法要求的,不進行公布和實質審查,即可公告并下發(fā)實用新型專利證書,所以實用新型相較于發(fā)明更容易授權。
4.2 審查意見的答復
在初步審查和實質審查過程中,審查員發(fā)現(xiàn)專利申請文件中存在不符合專利法、專利法實施細則和審查指南規(guī)定的缺陷時,會以補正通知書或審查意見通知書的形式通知申請人在指定的時間內對專利申請文件進行補正、修改或者對審查員指出的缺陷陳述意見。
審查意見下發(fā)和審查意見答復可以理解為審查員代表的公眾利益與申請人的個人利益的博弈過程。
答復審查意見要邏輯清晰,有針對性,抓住重點,意見陳述書簡潔有力。
4.2.1 答復的期限
按照通知書的要求進行答復即可。
4.2.2 答復的方式
提交意見陳述書或者補正書;提交申請文件替換頁。
4.2.3 答復的原則
修改的原則:申請人對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原申請文件的范圍。
原申請文件記載的范圍包括申請文件文字記載的內容和根據(jù)申請文件文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容。
4.2.4 主動修改
在提交專利申請后,申請人有時自己會發(fā)現(xiàn)申請文件存在缺陷。此時,申請人可以主動提出對專利申請文件的修改,專利法及其相關法律法規(guī)對于申請文件的主動修改的時機做了下述規(guī)定:
專利法實施細則第五十一條規(guī)定,發(fā)明專利申請人在提出實質審查請求時以及在收到國務院專利行政部門發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的3個月內,可以對發(fā)明專利申請主動提出修改;專利法實施細則第五十一條規(guī)定,實用新型或者外觀設計專利申請人自申請日起2個月內,可以對實用新型或者外觀設計專利申請主動提出修改。
修改的方式:提交替換頁;同時遞交標準表格及修改的對照頁。
4.2.5 答復的技巧舉例
針對新穎性審查意見的答復:核實對比文件是否公開了本申請權利要求的全部技術特征,即判斷申請的技術方案與對比文件公開的技術方案是否相同;核實審查意見中指出的“慣用手段”是否在對比文件中出現(xiàn)可替代的技術手段并解決相同的技術問題,即判斷申請的技術方案與對比文件公開的技術方案是否實質相同;核實所公開的全部技術特征是否記載在對比文件的同一個技術方案里,即是否是符合單獨對比原則。
針對創(chuàng)造性審查意見的答復:申請人應充分理解本申請、對比文件的技術內容以及審查意見通知書,然后仔細核對審查意見通知書中所列出的對比文件公開的特征和區(qū)別是否存在遺漏、偏差等情況。如果申請人能夠準確把握事實,發(fā)現(xiàn)并指出審查員審查意見通知書中存在的事實認定不恰當?shù)牡胤?,那么后續(xù)審查員的審查意見將會重新考慮本申請的創(chuàng)造性,這樣即使審查意見仍認為本申請不具備創(chuàng)造性也會給申請人后續(xù)再一次意見陳述創(chuàng)造機會。
針對公開不充分審查意見的答復:可以將說明書涉及公開不充分的問題分為兩種情況。第一種情況是因申請人有意隱瞞關鍵內容而導致的公開不充分,特別是當申請僅包括一項發(fā)明而該發(fā)明涉及公開不充分問題時,這種情況下的修改必然帶來修改超范圍,違反專利法的要求;第二種情況是申請人并非有意隱瞞關鍵內容,僅僅是因為不夠細心、表述不清楚等帶來的前后矛盾等問題,由此導致了“公開不充分”的缺陷;或者說明書記載的多個技術方案中,一部分并列方案存在公開不充分的缺陷。這樣的案件中較大部分應可通過申請人陳述意見予以澄清或解釋,或者通過說明書、權利要求書的修改予以克服。
4.3 授權
當發(fā)明專利申請經意見陳述或修改符合專利法相關規(guī)定后,即可收到由國家知識產權局專利局發(fā)出的“授予發(fā)明專利權通知書”,與此同時申請人還會收到“辦理登記手續(xù)通知書”。申請人在規(guī)定期限內交納專利證書印花稅、專利登記費、年費等費用后,頒發(fā)證書、登記和公告專利權。
專利權授予之后,專利的法律狀態(tài)的變更僅登記于專利登記簿,由此導致專利登記簿的內容與專利證書不一致時,以專利登記簿記載的法律狀態(tài)為準。
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