現(xiàn)有設(shè)計(jì)“轉(zhuǎn)用”的判定

張 琦

在判斷外觀設(shè)計(jì)是否符合《專利法》第23條第1款和第2款的授權(quán)條件時(shí)，一般限于將涉案外觀設(shè)計(jì)與相同或相近種類產(chǎn)品的現(xiàn)有設(shè)計(jì)進(jìn)行單獨(dú)對比或組合對比。但現(xiàn)有設(shè)計(jì)的“轉(zhuǎn)用”可以突破產(chǎn)品類別的限制，其中，是否存在轉(zhuǎn)用啟示是問題的關(guān)鍵。

筆者通過檢索發(fā)現(xiàn)，使用“轉(zhuǎn)用”作為外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無效宣告的理由的案例較少。本文將通過介紹“轉(zhuǎn)用”的相關(guān)案例，厘清“轉(zhuǎn)用”適用的相關(guān)規(guī)則，希望明晰外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無效中“轉(zhuǎn)用”的判定思路。

一、《專利審查指南2010》對“轉(zhuǎn)用”的相關(guān)規(guī)定

現(xiàn)有設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)用是《專利審查指南2010》新增的內(nèi)容，規(guī)定在根據(jù)《專利法》第23條第2款“明顯區(qū)別”的審查項(xiàng)下?！稗D(zhuǎn)用，是指將產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)應(yīng)用于其他種類的產(chǎn)品。模仿自然物、自然景象以及將無產(chǎn)品載體的單純形狀、圖案、色彩或者其結(jié)合應(yīng)用到產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)中，也屬于轉(zhuǎn)用?！?/p>

在判斷是否具有明顯區(qū)別時(shí)，“轉(zhuǎn)用”不僅可以在外觀設(shè)計(jì)的單獨(dú)對比時(shí)運(yùn)用，還可以應(yīng)用于組合對比的情形；且可以考慮“在相同或相近種類產(chǎn)品的現(xiàn)有設(shè)計(jì)中”存在轉(zhuǎn)用手法的啟示?！袄绗F(xiàn)有設(shè)計(jì)是將籃球造型轉(zhuǎn)用為座椅設(shè)計(jì)，涉案專利是將鍵盤按鍵造型轉(zhuǎn)用為座椅設(shè)計(jì)，不能視為現(xiàn)有設(shè)計(jì)給出了啟示。因?yàn)榛@球和鍵盤的按鍵不是相同或相近種類產(chǎn)品。但是，如果現(xiàn)有設(shè)計(jì)是將籃球造型轉(zhuǎn)用為座椅設(shè)計(jì)，涉案專利是將橄欖球造型轉(zhuǎn)用為座椅設(shè)計(jì)，則這情形就應(yīng)視為已有現(xiàn)有設(shè)計(jì)的啟示了?！薄秾＠麑彶橹改?010》列出了明顯存在轉(zhuǎn)用手法的啟示的四種情形。

《專利審查指南2010》還新規(guī)定了“轉(zhuǎn)用”的判斷方法，其本意是為了明確設(shè)計(jì)手法啟示（包括轉(zhuǎn)用手法的啟示）的重要性。該條款規(guī)定了通常可以按照的判斷步驟，是先將涉案專利與現(xiàn)有設(shè)計(jì)／設(shè)計(jì)特征進(jìn)行對比，然后再判斷是否存在轉(zhuǎn)用手法的啟示。

二、轉(zhuǎn)用啟示的認(rèn)定

根據(jù)《專利審查指南2010》第四部分第五章判斷主體的規(guī)定，某種類外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的一般消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)對相同種類或相近種類產(chǎn)品的轉(zhuǎn)用等常用設(shè)計(jì)方法有常識性的了解。《專利審查指南2010》所列出的明顯存在轉(zhuǎn)用手法的啟示的四種情形，即表明這些情形屬于一般消費(fèi)者的知識水平和認(rèn)知能力的范圍。其中，前三種情形是非產(chǎn)品類設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)用，滿足前三種情形下的非產(chǎn)品類設(shè)計(jì)具有轉(zhuǎn)用為任何類別產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)的啟示；第四種情形是指，在不同種類產(chǎn)品設(shè)計(jì)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)用時(shí)，任何種類的產(chǎn)品都具有轉(zhuǎn)用得到玩具、裝飾品、食品類產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)的啟示。

若不屬于上述默認(rèn)的具有轉(zhuǎn)用啟示的情形，則需要舉證證明存在轉(zhuǎn)用啟示。對于是否存在轉(zhuǎn)用啟示，法院認(rèn)為“需要考慮行業(yè)的常見做法，即兩類產(chǎn)品之間是否經(jīng)常存在設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)用的情形，或者某類產(chǎn)品是否存在使用其他非產(chǎn)品類在先設(shè)計(jì)的常見做法?！雹賲⒁娮罡呷嗣穹ㄔ海?019）最高法知行終226號行政判決書。其中，“行業(yè)的常規(guī)做法”“經(jīng)常存在設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)用情形”似乎表明，需要達(dá)到行業(yè)內(nèi)經(jīng)常轉(zhuǎn)用的程度，成為行業(yè)的常規(guī)做法，才具有轉(zhuǎn)用啟示。該標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)格，與國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定轉(zhuǎn)用啟示所持的標(biāo)準(zhǔn)不同，下文將詳述之。

（一）幾何形狀

明顯具有轉(zhuǎn)用啟示的第一種情形為“單純采用基本幾何形狀或者對其僅作細(xì)微變化得到的外觀設(shè)計(jì)”。還有類似規(guī)定在《專利審查指南2010》第一部分第三章7.4不授予外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的情形 “（9）僅以在其產(chǎn)品所屬領(lǐng)域內(nèi)司空見慣的幾何形狀和圖案構(gòu)成的外觀設(shè)計(jì)”。兩者相比，后者還限定了“產(chǎn)品所屬領(lǐng)域”。對于“基本幾何形狀”，例如長方形、正方形、圓形、橢圓形、長方體、正方體、圓柱體等，鑒于明顯具有轉(zhuǎn)用的啟示，應(yīng)當(dāng)是不限定產(chǎn)品類型及所屬領(lǐng)域的，而對于其他的幾何形狀，是否屬于產(chǎn)品所屬領(lǐng)域內(nèi)“司空見慣”，則需具體判斷。

（二）自然物、自然景象

明顯具有轉(zhuǎn)用啟示的第二種情形為“單純模仿自然物、自然景象的原有形態(tài)得到的外觀設(shè)計(jì)”。還有類似規(guī)定在《專利審查指南2010》第一部分第三章7.4不授予外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的情形包括“（7）以自然物原有形狀、圖案、色彩作為主體的設(shè)計(jì)，通常指兩種情形，一種是自然物本身；一種是自然物仿真設(shè)計(jì)”。其中，“自然物仿真設(shè)計(jì)”與明顯具有轉(zhuǎn)用啟示的“單純模仿自然物、自然景象的原有形態(tài)”相對應(yīng)。

例如，在“酒瓶（石榴形）”外觀設(shè)計(jì)專利無效案中，一審法院和無效審查決定均認(rèn)為，涉案專利屬于對自然界石榴的轉(zhuǎn)用，瓶蓋部分與自然界的石榴相比相對于整體而言屬于局部細(xì)微變化。②參見國家知識產(chǎn)權(quán)局第31684號專利權(quán)無效宣告審查決定書、北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2017）京73行初4360號行政判決書。如表1所示：

表1 CN201430025290.6外觀設(shè)計(jì)專利與現(xiàn)有設(shè)計(jì)對比表

若未完全模仿自然物原有形態(tài)或者對自然物原有形態(tài)進(jìn)行了局部或整體改進(jìn)的設(shè)計(jì)，有別于完全模仿自然物原有形態(tài)的產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)，則不屬于“自然物仿真設(shè)計(jì)”。

例如，在“套盤（蘋果）”外觀設(shè)計(jì)專利無效案中，“涉案專利包含了五個(gè)盤子與一個(gè)蓋子，收納時(shí)可將其上下疊置形成類似蘋果狀的回轉(zhuǎn)體，……除第一層為蓋子外，其余五層為不同大小的圓形淺盤，每層之間具有分割線，每層色彩及色彩明度各異，形成六條圈狀圖案”。③參見國家知識產(chǎn)權(quán)局第31672號專利權(quán)無效宣告審查決定書。如圖1所示：

圖1 CN201330309109.X外觀設(shè)計(jì)專利視圖

無效審查決定認(rèn)為：雖然涉案專利組合后的整體形狀類似自然物蘋果的形狀，但涉案專利規(guī)整的造型、表面的分割線和圈狀圖案與自然界中生長而成的蘋果有明顯差異；最主要的是，“涉案專利不是簡單地把一容器設(shè)計(jì)為蘋果的形狀，而是將使用時(shí)分散擺放、彼此獨(dú)立的盤子在收納時(shí)整合為視覺上具有整體感的造型，這是涉案專利外觀設(shè)計(jì)的特點(diǎn)，這種對分散組件進(jìn)行整合的設(shè)計(jì)并不是對自然物的簡單模仿”。④芮松艷. 外觀設(shè)計(jì)法律制度體系化研究[M]. 知識產(chǎn)權(quán)出版社，2017年：258.

再如，在“貓爬架”外觀設(shè)計(jì)專利無效案中，“涉案專利的產(chǎn)品為仙人掌造型，由位于中間的主干和兩個(gè)呈L形的側(cè)枝和位于底部的底座組成，兩個(gè)側(cè)枝呈一高一低分別呈直角設(shè)置在主干兩側(cè)，主干和兩側(cè)枝高低錯(cuò)落排列，主干高度最高，較大側(cè)枝與主干連接位置較低，較小側(cè)枝與主干連接位置較高，側(cè)枝與主干連接處有裝飾物，主干和側(cè)枝表面為橫向線繞表面，主干位于底座上，底座為三層圓臺堆疊的形狀”。⑤參見國家知識產(chǎn)權(quán)局第43990號專利權(quán)無效宣告審查決定書。如表2所示：

表2 CN201830090234.9外觀設(shè)計(jì)專利與現(xiàn)有設(shè)計(jì)對比表

無效審查決定認(rèn)為：首先雖然涉案專利的整體形狀類似自然物巨人柱仙人掌的形狀，但其主干和側(cè)枝以及整體造型與巨人柱仙人掌在形狀上存在一定差異，其主干和側(cè)枝的表面設(shè)計(jì)特征（橫向線繞表面）、連接處的裝飾物以及主干下部的底座也是自然物巨人柱仙人掌所不具有的，綜上，涉案專利的設(shè)計(jì)并不是對自然物的簡單模仿。⑥尹新天. 中國專利法詳解[M]. 知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011:290-295.

（三）著名建筑物、著名作品

明顯具有轉(zhuǎn)用啟示的第三種情形為“單純模仿著名建筑物、著名作品的全部或者部分形狀、圖案、色彩得到的外觀設(shè)計(jì)”。該種情形限定為“著名”建筑物或作品，但如何認(rèn)定“著名”，還有待進(jìn)一步澄清。對于非著名作品，則不屬于該種情形。

例如在“煙灰缸”外觀設(shè)計(jì)專利無效案中，無效審查決定認(rèn)為：該 專利煙灰缸整體造型與鳥巢型國家體育館十分近似，該 專利實(shí)際上是將眾所周知且著名的建筑物——奧運(yùn)主場館的鳥巢的外觀設(shè)計(jì)用于其煙灰缸上，其顯然屬于仿造行為，無實(shí)質(zhì)性創(chuàng)新內(nèi)容。⑦參見國家知識產(chǎn)權(quán)局第WX16730號專利權(quán)無效宣告審查決定書。如表3所示：

表3 CN200830177984.6外觀設(shè)計(jì)專利與現(xiàn)有設(shè)計(jì)對比表

（四）不同種類產(chǎn)品之間的轉(zhuǎn)用

明顯具有轉(zhuǎn)用啟示的第三種情形為“由其他種類產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)用得到的玩具、裝飾品、食品類產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)”。據(jù)此，玩具、裝飾品、食品類產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)可以由任何其他種類產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)用得到，不受產(chǎn)品類別的限制。除這三類產(chǎn)品外，其他種類的產(chǎn)品之間的轉(zhuǎn)用需要舉證證明兩類產(chǎn)品之間存在設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)用的情形。

1. 玩具、裝飾品、食品類產(chǎn)品種類的認(rèn)定

如前所述，轉(zhuǎn)用的啟示不僅包括在相同種類產(chǎn)品，還可以在相近種類產(chǎn)品中去尋找。據(jù)此，不受產(chǎn)品類別限制轉(zhuǎn)用得到的玩具、裝飾品、食品類產(chǎn)品，不僅包括玩具、裝飾品、食品的產(chǎn)品種類，還包括與其相近的產(chǎn)品種類（用途相近）。

例如，在“跳繩把手（蘿卜）”外觀設(shè)計(jì)專利無效案中，無效審查決定認(rèn)為：“涉案專利的跳繩把手屬于游戲玩具和體育用品類產(chǎn)品，證據(jù)1的筆屬于文具類產(chǎn)品，證據(jù)1產(chǎn)品與涉案專利用途不同，不屬于相同或相近種類的產(chǎn)品。但根據(jù)《專利審查指南2010》的規(guī)定，由其他種類的產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)用得到玩具類的產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)屬明顯存在轉(zhuǎn)用手法啟示的情形，因此將筆類產(chǎn)品形狀轉(zhuǎn)用于游戲玩具屬于明顯具有啟示的情形……?！雹鄥⒁妵抑R產(chǎn)權(quán)局第43726號專利權(quán)無效宣告審查決定書，涉案專利的專利號為CN201730162386.0。

對于“裝飾品”而言，洛迦諾分類的第11類為“裝飾物件”，包括“珠寶”、“小擺設(shè)”等，此外，其他類別中具有裝飾功能的產(chǎn)品，例如第6類“家具”中的“掛毯”，應(yīng)當(dāng)也屬于此處的“裝飾品”，在進(jìn)行產(chǎn)品間的轉(zhuǎn)用時(shí)無需考慮產(chǎn)品種類的限制。

有學(xué)者認(rèn)為：“雖然菜刀、海豚擺件、燈泡均為人們所熟知的產(chǎn)品，但將該類產(chǎn)品使用在耳環(huán)上，除非有證據(jù)證明該兩類產(chǎn)品中的現(xiàn)有設(shè)計(jì)中已存在轉(zhuǎn)用情形，否則也屬于設(shè)計(jì)的創(chuàng)意范疇。”⑨同注釋④。然而，“耳環(huán)”在洛迦諾分類中屬于第11類“裝飾物件”下的“珠寶”，具有裝飾的用途和功能。根據(jù)《專利審查指南2010》的規(guī)定，由其他種類產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)用得到的“裝飾品”類產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)屬于明顯存在轉(zhuǎn)用手法的啟示的情形。據(jù)此，將菜刀、海豚擺件、燈泡使用在耳環(huán)上，應(yīng)當(dāng)具有轉(zhuǎn)用啟示。

2. 其他種類產(chǎn)品之間的轉(zhuǎn)用

除了《專利審查指南2010》規(guī)定的“玩具、裝飾品、食品類產(chǎn)品”外，其他種類的產(chǎn)品之間的轉(zhuǎn)用需要舉證證明兩類產(chǎn)品之間存在設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)用情形。如前所述，法院的標(biāo)準(zhǔn)是要求證明“經(jīng)常”存在轉(zhuǎn)用的情形和屬于行業(yè)的常規(guī)做法；而國知局僅要求存在轉(zhuǎn)用的先例，即表明該轉(zhuǎn)用手法不具有創(chuàng)新性⑩國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會. 以案說法——專利復(fù)審、無效典型案例指引[M]. 知識產(chǎn)權(quán)出版社，2018:408.。外觀設(shè)計(jì)的判斷已摒棄“混同論”而轉(zhuǎn)向“創(chuàng)新論”，即“是否被授予外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，應(yīng)當(dāng)取決于對產(chǎn)品的外觀是否作出了創(chuàng)新以及創(chuàng)新的程度是否符合規(guī)定的要求”。[11]同注釋⑥。因此，若不相同或不相近產(chǎn)品之間存在轉(zhuǎn)用的先例，則表明這種轉(zhuǎn)用手法不具有創(chuàng)新性，不應(yīng)當(dāng)予以保護(hù)，而無需證明到屬于“行業(yè)的常規(guī)做法”的程度，這樣更符合專利法保護(hù)創(chuàng)新智力成果的制度理念。

例如，在“燈飾配件（茶壺）”外觀設(shè)計(jì)專利無效案中，無效宣告請求審查決定認(rèn)為：“對比設(shè)計(jì)2中公開了一種茶壺狀的小夜燈，即公開了將茶壺的外觀形狀應(yīng)用于與涉案專利相同產(chǎn)品種類的燈飾產(chǎn)品的設(shè)計(jì)手法，由此可認(rèn)定將茶壺的外觀形狀應(yīng)用于涉案專利燈飾類產(chǎn)品屬于在現(xiàn)有設(shè)計(jì)中存在轉(zhuǎn)用手法啟示的情形。[12]參見國家知識產(chǎn)權(quán)局第28647號專利權(quán)無效宣告審查決定書?！?如表4所示：

表4 CN201430296991.3外觀設(shè)計(jì)專利與現(xiàn)有設(shè)計(jì)對比表

再如，在“修正帶（632）”外觀設(shè)計(jì)專利無效案中，無效宣告請求審查決定認(rèn)為：“雖然對比設(shè)計(jì)1與涉案專利的產(chǎn)品種類不同，但是由于證據(jù)2和證據(jù)3均為手機(jī)形狀的修正帶，可以證明將手機(jī)外觀設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)用為修正帶產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)，在現(xiàn)有設(shè)計(jì)中存在轉(zhuǎn)用的啟示。”[13]參見國家知識產(chǎn)權(quán)局第31687號專利權(quán)無效宣告審查決定書。如表5所示：

表5 CN201130481638.9外觀設(shè)計(jì)專利與現(xiàn)有設(shè)計(jì)對比表

另外，“轉(zhuǎn)用”還可以用于外觀設(shè)計(jì)的組合比對中。例如，在“電話機(jī)（鋼琴型）”外觀設(shè)計(jì)專利無效案中，無效宣告請求審查決定認(rèn)為：“涉案專利是鋼琴形電話機(jī)的外觀設(shè)計(jì)，證據(jù)1也是鋼琴形電話機(jī)的外觀設(shè)計(jì)，……證據(jù)2是鋼琴的外觀設(shè)計(jì)，由于證據(jù)1給出了將鋼琴的形狀轉(zhuǎn)用于電話機(jī)的設(shè)計(jì)啟示，因此證據(jù)2鋼琴的外觀設(shè)計(jì)也可以轉(zhuǎn)用于電話機(jī)，從而與涉案專利的外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行對比，進(jìn)而也可以將證據(jù)1和證據(jù)2中的設(shè)計(jì)特征組合與涉案專利進(jìn)行對比?！盵14]參見國家知識產(chǎn)權(quán)局第19036號專利權(quán)無效宣告審查決定書。如表6所示：

表6 CN201130019443.2外觀設(shè)計(jì)專利與現(xiàn)有設(shè)計(jì)對比表

若不能證明存在轉(zhuǎn)用啟示，則不能在不相同或不相近種類產(chǎn)品之間進(jìn)行轉(zhuǎn)用或轉(zhuǎn)用后進(jìn)行組合。例如，在“瓶（雷尼原創(chuàng)筆桿膠）”外觀設(shè)計(jì)專利無效案中，無效審查決定認(rèn)為：“證據(jù)2的化妝刷和證據(jù)3腮紅刷通常用于蘸取固體粉末施于皮膚，證據(jù)4牙刷用于清潔牙齒，他們在用途、構(gòu)造和使用方式上與證據(jù)1的指甲油瓶整體或用于蘸取少量液體涂抹指甲的、帶有刷子的瓶蓋頂不盡相同，即使認(rèn)為證據(jù)1上的指甲油瓶蓋在實(shí)際使用中也客觀上發(fā)揮了涂刷和手持的功能，而認(rèn)為二者由于存在功能的部分重疊可以認(rèn)定為相近種類的產(chǎn)品，但也不意味著對一般消費(fèi)者而言，無需任何啟示就可以想到將如證據(jù)2至證據(jù)4所示的其他化妝品或者日用清潔用品上的手持部分替換為證據(jù)1的指甲油瓶蓋體。對于一般消費(fèi)者而言，證據(jù)2至證據(jù)4的刷子作為相對獨(dú)立的產(chǎn)品，并不與瓶子設(shè)計(jì)成緊密結(jié)合的組件產(chǎn)品。所以請求人主張用證據(jù)1的瓶身與證據(jù)2至證據(jù)4之一的手柄組合不屬于審查指南規(guī)定的、存在明顯轉(zhuǎn)用和/或組合手法啟示的任何一種情形?！盵15]參見國家知識產(chǎn)權(quán)局第34967號專利權(quán)無效宣告審查決定書。如表7所示：

表7 CN201630589685.8外觀設(shè)計(jì)專利與現(xiàn)有設(shè)計(jì)對比表

（五）非產(chǎn)品類在先設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)用

對于非產(chǎn)品類在先設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)用，如前所述，法院認(rèn)為，需要考慮“某類產(chǎn)品是否存在使用其他非產(chǎn)品類在先設(shè)計(jì)的常見做法”。但“常見做法”的標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)格，應(yīng)當(dāng)采用前述國家知識產(chǎn)權(quán)局的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)定存在非產(chǎn)品類在先設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)用為某類產(chǎn)品的先例即可。

《專利審查指南2010》所列出的明顯存在轉(zhuǎn)用手法的啟示的前三種情形屬于非產(chǎn)品類設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)用。不過，需要注意的是，建筑物在洛迦諾分類中可歸屬于第25類“建筑物單位和建筑元素”下的“房屋，車庫和其他建筑”，因此，建筑物既可以作為外觀設(shè)計(jì)中的“產(chǎn)品”，適用產(chǎn)品之間轉(zhuǎn)用的規(guī)則，又可以作為著作權(quán)法上的“建筑作品”，適用非產(chǎn)品類在先設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)用的規(guī)則。

對于非著名作品的轉(zhuǎn)用，因其不屬于《專利審查指南2010》所規(guī)定的明顯具有轉(zhuǎn)用啟示的情形，需要證明存在轉(zhuǎn)用為某類產(chǎn)品的先例，但無需證明到“常見做法”的程度。實(shí)踐中，因“著名”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不明確，不依據(jù)《專利審查指南2010》規(guī)定的明顯存在轉(zhuǎn)用啟示的第三種情形，而證明存在轉(zhuǎn)用的先例，能使證明的過程更加簡便，結(jié)論更加具有確定性。

在“玩具（紅外線遙控恐龍）”外觀設(shè)計(jì)專利無效案中（如表8所示），對于轉(zhuǎn)用啟示的認(rèn)定，最高人民法院所持的是“行業(yè)常規(guī)做法”的標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)為：無效請求人（行政訴訟中第三人）“在無效階段提交的B組證據(jù)（三組證據(jù)）足以證明從卡通形象轉(zhuǎn)用到玩具類產(chǎn)品是行業(yè)的常規(guī)做法”，專利權(quán)人“二審提交的三份新證據(jù)亦可以證明將卡通形象轉(zhuǎn)用于玩具車十分常見”，“因此，對比設(shè)計(jì)對該專利存在轉(zhuǎn)用啟示”。[16]同注釋①。對于最高人民法院的上述證明標(biāo)準(zhǔn)，筆者認(rèn)為：僅用3個(gè)例子是否足以證明屬于“行業(yè)的常規(guī)做法”存在疑問；或許在該案中，無效請求人提交的3個(gè)例子和專利權(quán)人提交的3個(gè)例子，可以證明屬于“行業(yè)的常規(guī)做法”，但這也反映了“行業(yè)常規(guī)做法”的認(rèn)定在實(shí)踐中的不確定性，并且“行業(yè)常規(guī)做法”過于嚴(yán)格。如前所述，基于專利法保護(hù)創(chuàng)新的制度理念，應(yīng)當(dāng)采用國家知識知識產(chǎn)權(quán)局的判定標(biāo)準(zhǔn)，證明存在非產(chǎn)品類在先設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)用為某類產(chǎn)品的先例即可。據(jù)此，該案中，只要1個(gè)例子，便足以證明存在轉(zhuǎn)用啟示，而無需法院進(jìn)行上述復(fù)雜的推理。

表8 CN201530186616.8外觀設(shè)計(jì)專利與現(xiàn)有設(shè)計(jì)對比表

三、“轉(zhuǎn)用”的判斷方法

如前所述，《專利審查指南2010》所規(guī)定的判斷步驟，是先將涉案專利與現(xiàn)有設(shè)計(jì)／設(shè)計(jì)特征進(jìn)行對比，然后再判斷是否存在轉(zhuǎn)用手法的啟示。若涉案專利與現(xiàn)有設(shè)計(jì)及其特征的組合具有明顯區(qū)別，則不再評述轉(zhuǎn)用啟示，如國家知識產(chǎn)權(quán)局在“充裝單元”外觀設(shè)計(jì)專利無效案[17]參見國家知識產(chǎn)權(quán)局第33231號專利權(quán)無效宣告審查決定書。中的做法。

但在實(shí)踐中，國家知識產(chǎn)權(quán)局還會先判斷是否存在轉(zhuǎn)用手法的啟示，再進(jìn)行比對，如在“玩具（紅外線遙控恐龍）”外觀設(shè)計(jì)專利無效案[18]參見國家知識產(chǎn)權(quán)局第37665號專利權(quán)無效宣告審查決定書。中的做法；如果不存在轉(zhuǎn)用手法的啟示，則不再進(jìn)行比對，如在“瓶（雷尼原創(chuàng)筆桿膠）”外觀設(shè)計(jì)專利無效案[19]同注釋[15]。中的做法。在判斷不存在轉(zhuǎn)用手法的啟示之后，則沒有必要再進(jìn)行對比，避免不必要的工作步驟。

“不具有明顯區(qū)別”和“存在轉(zhuǎn)用手法的啟示”是判斷“轉(zhuǎn)用”時(shí)的兩個(gè)必備條件，只要否定其中一個(gè)條件，便可得出不能“由現(xiàn)有設(shè)計(jì)現(xiàn)有轉(zhuǎn)用得到”的否定性結(jié)論，從而無需評價(jià)或判斷另一個(gè)條件。因此，從效率的角度，國家知識產(chǎn)權(quán)局的上述兩種做法都是合適的。

但由于國家知識產(chǎn)權(quán)局的上述第二種做法與《專利審查指南2010》的規(guī)定有所差異，在實(shí)踐中會受到當(dāng)事人的質(zhì)疑，例如在“玩具（紅外線遙控恐龍）”外觀設(shè)計(jì)專利無效行政訴訟案[20]同注釋①。中。對此，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭在該案中確認(rèn)：“謝海峰上訴主張被訴決定及原審判決在判斷本專利是否屬于現(xiàn)有設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)用時(shí)，未按照《專利審查指南》規(guī)定的判斷方法進(jìn)行審查，未依據(jù)先判斷是否屬于明顯區(qū)別再判斷是否存在轉(zhuǎn)用啟示的判斷步驟。該院認(rèn)為，判斷本專利是由現(xiàn)有設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)用得到時(shí)，必須具備兩個(gè)條件：一是兩設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)特征相同或僅存在細(xì)微差別，二是存在具體的轉(zhuǎn)用啟示。在判斷本設(shè)計(jì)是否由現(xiàn)有設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)用得到時(shí)，上述條件缺一不可，缺少其中任何一個(gè)條件均不能得出該專利是由現(xiàn)有設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)用得到的結(jié)論。被訴決定和原審判決在評價(jià)該問題時(shí)，均對上述兩個(gè)必要條件予以考慮，判斷步驟的先后未對該案判斷結(jié)果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。故謝海峰的上訴主張不能成立，本院不予支持。”[21]同注釋①。

四、結(jié)語

在具有“轉(zhuǎn)用”啟示的情形下，若存在轉(zhuǎn)用的先例，即可以突破產(chǎn)品類別的限制，將非產(chǎn)品類在先設(shè)計(jì)、不相同或不相近種類產(chǎn)品的現(xiàn)有設(shè)計(jì)與涉案外觀設(shè)計(jì)專利進(jìn)行單獨(dú)對比或組合對比。因此，在進(jìn)行外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無效時(shí)，可以不把目光局限于相同或相近種類產(chǎn)品的現(xiàn)有設(shè)計(jì)。拓寬思路，發(fā)現(xiàn)另一種可能。