從通信領(lǐng)域無效案件看專利申請的超范圍條款審查

潘小丹 李 韌

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心，北京 100160）

專利無效宣告程序作為一種確權(quán)工具，能夠糾正專利實(shí)質(zhì)審查過程中的不當(dāng)授權(quán)，其結(jié)果在一定程度上反映了該案件實(shí)質(zhì)審查階段的授權(quán)質(zhì)量，對專利實(shí)質(zhì)審查質(zhì)量具有事后控制功效［1］。因此，通過剖析通信領(lǐng)域無效宣告案件無效宣告請求的專利法第三十三條超范圍等非三性法律理由，可從檢索、審查等角度了解實(shí)質(zhì)審查階段的質(zhì)量狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量短板，這對我們實(shí)質(zhì)審查程序具有直接和積極的指導(dǎo)意義［2］。

一、通信領(lǐng)域無效案件選取

在授權(quán)公告日在2010年以來的208件無效結(jié)論為全部無效或部分無效的案件中，20件的無效理由中涉及非三性條款，其中包括專利法第三十三條12件、專利法第二十六條四款（不支持）3件、專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第二款3件、專利法第二十六條四款（不清楚）2件。具體占比如下圖1所示。

圖1 無效決定的非三性條款分布

由上圖1可以看出，在非三性無效案件中，專利法第三十三條超范圍的比例占了很大比例。因此，審查員對申請人提交的修改文件進(jìn)行審查時(shí)，要嚴(yán)格掌握專利法第三十三條的規(guī)定。不論申請人對申請文件的修改位于獨(dú)立權(quán)利要求中，還是位于從屬權(quán)利要求中，都不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

二、案例分析

以下結(jié)合具體案例來說明。

申請?zhí)枺?01310178828.1

案情介紹：本申請?jiān)暾垯?quán)利要求書包括獨(dú)立權(quán)利要求1及其從屬權(quán)利要求2-9，獨(dú)立權(quán)利要求10及其從屬權(quán)利要求11-18，獨(dú)立權(quán)利要求19及其從屬權(quán)利要求20。審查員在一通中指出權(quán)利要求1-20不具備創(chuàng)造性，申請人答復(fù)一通時(shí)，修改了各獨(dú)立權(quán)利要求，增加了從屬權(quán)利要求10-13、23-24、27-32，還增加了獨(dú)立權(quán)利要求32。審查員在二通中僅指出權(quán)利要求14不清楚，對于增加的各權(quán)利要求并未提出審查意見。申請人答復(fù)二通修改了權(quán)利要求14，審查員授權(quán)。

本專利授權(quán)公告時(shí)的權(quán)利要求1、11、12、25、30、31 如下：

一種長期演進(jìn)LTE無線發(fā)射/接收單元WTRU，該WTRU包括：

電路，被配置成經(jīng)由無線電資源控制RRC信令接收消息，其中所述消息指示用于所述LTE WTRU在物理上行鏈路反饋信道上傳輸?shù)呐渲茫渲兴鑫锢砩闲墟溌贩答佇诺赖牟煌糠直挥糜趥魉筒煌愋偷姆答佇畔ⅰ?/p>

其中，所述電路還被配置成根據(jù)在所述消息中指示的所述配置在所述物理上行鏈路反饋信道上傳送應(yīng)答反饋信息和信道質(zhì)量指示符CQI反饋信息。

其中，所述電路還被配置成，在與第一頻率資源相對應(yīng)的所述物理上行鏈路反饋信道的第一部分中傳送所述應(yīng)答反饋信息，以及在與第二頻率資源相對應(yīng)的所述物理上行鏈路反饋信道的第二部分中傳送所述CQI反饋信息；其中所述第一頻率資源和所述第二頻率資源不同。

權(quán)利要求11：根據(jù)權(quán)利要求1所述的LTE WTRU，其中所述物理上行鏈路反饋信道利用保留的多個(gè)子載波。

權(quán)利要求12：根據(jù)權(quán)利要求11所述的LTE WTRU，其中所述保留的多個(gè)子載波包括所述第一頻率資源和所述第二頻率資源。

權(quán)利要求25：一種長期演進(jìn)LTE無線網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，該LTE無線網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)包括：

電路，被配置成經(jīng)由無線電資源控制RRC信令傳送消息，其中所述消息指示用于長期演進(jìn)LTE無線發(fā)射/接收單元WTRU在物理上行鏈路反饋信道上傳輸?shù)呐渲?，其中所述物理上行鏈路反饋信道的不同部分被用于接收不同類型的反饋信息?/p>

其中，所述電路還被配置成根據(jù)在所述消息中指示的所述配置在所述物理上行鏈路反饋信道上接收應(yīng)答反饋信息和信道質(zhì)量指示符CQI反饋信息。

其中，所述電路還被配置成在與第一頻率資源相對應(yīng)的所述物理上行鏈路反饋信道的第一部分中從所述WTRU接收所述應(yīng)答反饋信息，以及在與第二頻率資源相對應(yīng)的所述物理上行鏈路反饋信道的第二部分中從所述WTRU接收所述CQI反饋信息；其中所述第一頻率資源和所述第二頻率資源不同。

權(quán)利要求30：根據(jù)權(quán)利要求25所述的LTE無線網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，其中所述物理上行鏈路反饋信道利用保留的多個(gè)子載波。

權(quán)利要求31：根據(jù)權(quán)利要求30所述的LTE無線網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，其中所述保留的多個(gè)子載波包括所述第一頻率資源和所述第二頻率資源。

無效階段：請求人在無效宣告請求中認(rèn)為權(quán)利要求1-32修改超范圍，不符合專利法第三十三條的規(guī)定。針對權(quán)利要求11、12，請求人認(rèn)為：從屬權(quán)利要求11、12所限定的技術(shù)特征“保留的多個(gè)子載波”沒有記載在原說明書和權(quán)利要求書中，并且無法由原說明書和權(quán)利要求書的記載直接地、毫無疑義地得出，權(quán)利要求11和12不符合專利法第三十三條的規(guī)定。同理，權(quán)利要求30、31也不符合專利法第三十三條的規(guī)定。

專利權(quán)人認(rèn)為：本專利原申請說明書第［0050］記載“替換地，所述字段可以通過頻分復(fù)用（FDM）被映射到突發(fā)。FDM特別適合于諸如長期演進(jìn)（LTE）之類的系統(tǒng)，其中，大量子載波可以被使用。用于攜帶這些字段的基本物理信道資源可以但非必要地至少在WTRU處正交”。至少基于以上段落，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以直接毫無疑義地得出，承載這些字段的信道資源至少在WTRU側(cè)可以是正交的，即為反饋信道分配了一些與其他信道正交的頻率資源，也就是預(yù)留了一些子載波。由此，上述從屬權(quán)利要求11、12、30、31中的技術(shù)特征可以從原始公開文本中直接、毫無疑義地確定。

合議組認(rèn)為：根據(jù)原說明書的上述內(nèi)容，本領(lǐng)技術(shù)人員可以得出頻分復(fù)用的多個(gè)子載波可以是正交的，但是并不能直接、毫無疑義地得出“所述物理上行鏈路反饋信道利用保留的多個(gè)子載波”，原說明書和權(quán)利要求書中也沒有記載“所述物理上行鏈路反饋信道利用保留的多個(gè)子載波”。因此權(quán)利要求11、12和30、31中涉及“保留的多個(gè)子載波”的方案沒有記載在原說明書和權(quán)利要求書中，并且無法由原說明書和權(quán)利要求書的記載直接地、毫無疑義地得出，不符合專利法第三十三條的規(guī)定。

由以上案件可以看出，在實(shí)審階段應(yīng)對權(quán)利要求書進(jìn)行全面審查，除了對獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行全面審查外，對從屬權(quán)利要求也應(yīng)進(jìn)行全面細(xì)致的審查。特別是對于在審查過程中增加、修改的從屬權(quán)利要求，應(yīng)首先審查該增加、修改后的從屬權(quán)利要求是否符合專利法規(guī)定，而不應(yīng)因?yàn)槠鋵儆趶膶贆?quán)利要求，就忽視該權(quán)利要求或放松審查標(biāo)準(zhǔn)，從而導(dǎo)致授權(quán)的從屬權(quán)利要求存在超范圍等問題。另外，本申請專利權(quán)人是交互數(shù)字技術(shù)公司，為國外公司，在審查實(shí)踐中容易發(fā)現(xiàn)國外申請人在修改權(quán)利要求書時(shí)，往往會(huì)對權(quán)利要求進(jìn)行較大幅度的修改，除了修改獨(dú)立權(quán)利要求外，往往會(huì)增加從屬權(quán)利要求，甚至增加獨(dú)立權(quán)利要求，因此這類申請要特別注重審查所有涉及修改的權(quán)利要求是否符合專利法規(guī)定。

三、總結(jié)

在專利審查過程中，審查員除關(guān)注三性條款外，還應(yīng)嚴(yán)格掌握專利法第三十三條的規(guī)定，不論申請人對申請文件的修改位于獨(dú)立權(quán)利要求中，還是位于從屬權(quán)利要求中，都不得超出原說明書和權(quán)利要求記載的范圍。