搶注商標行為的認定及效力

摘要：近年來，以“傍名牌”“蹭熱點”為特征的惡意商標搶注現(xiàn)象時有發(fā)生，特別是搶注“火神山”“雷神山”“李文亮”“清澈的愛”等涉疫和英烈箴言商標的行為，造成了嚴重的社會不良影響。由此，商標搶注現(xiàn)象不得不再次引人深思。

關鍵詞：民商法;商標法;在先使用;注冊商標專用權

引言：近年來，隨著市場經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展和知識產(chǎn)權保護力度加強，我國商標注冊申請量持續(xù)高速增長，連續(xù)17年位居世界第一，越來越多的市場主體開始謀求利用商標戰(zhàn)略贏得市場先機。但由于商標蘊含的巨大利益的刺激，使得當前惡意搶注之風日益盛行，嚴重破壞了市場競爭秩序，阻礙了我國知識產(chǎn)權和社會經(jīng)濟的發(fā)展，因此我國要堅決打擊惡意搶注行為。2018年7月，在全國知識產(chǎn)權審判工作會議上，最高人民法院表示，堅決遏制惡意搶注商標行為，進一步凈化市場競爭環(huán)境.2019年2月12日，國家知識產(chǎn)權局公布的《關于規(guī)范商標申請注冊行為的若干規(guī)定（征求意見稿）》進一步體現(xiàn)了遏制惡意搶注等非正常申請注冊商標行為的決心。當前，惡意搶注商標行為的認定標準，規(guī)制路徑和法律責任等內(nèi)容成為了司法實踐中必須面對和亟需解決的難題.這些問題不僅有理論研究價值，更有指導司法實踐的意義。

1商標搶注行為產(chǎn)生原因

1.1我國商標注冊類別現(xiàn)行使用的是基于尼斯分類制定的《類似商品和服務區(qū)分表》，其將商品和服務共劃分為45類，因此除非在全類進行注冊，否則均有被搶注的風險。

1.2商標保護有地域性保護的特點，對于域外注冊，商標所有人心有余而力不足。

1.3搶注商標后，其轉讓或許可使用產(chǎn)生了高額的回報，而搶注帶來的成本極低。

1.4我國商標注冊有形式與實質(zhì)審查兩個階段，審查的前提均是基于檢索是否有禁止注冊情形與是否在同類上存在先用商標，對于商標注冊人的主觀意圖無從考究。

1.5商標搶注行為帶來的利益遠高于成本，即使《商標法》規(guī)定了惡意搶注商標人對商標使用人造成的損失應負賠償責任，但實踐中，對于商標使用人提起索賠的案件少之又少，即使提起訴訟，也會因為各種原因例如損失舉證不能等原因導致獲賠金額與損失不能成正比，其中所付出的其他成本導致商標使用人不樂于提起索賠之訴。

2商標搶注行為的認定

所謂商標搶注系指明知是他人的商業(yè)標識，并已在先使用而以自己的名義搶先申請商標注冊的行為。依據(jù)該概念，搶注的商標需為他人在先使用。該使用是否應區(qū)分主動使用與被動使用？若注冊商標的類別不在同一類別而是跨類申請，是否構成商標搶注？

所謂主動使用系指商標所有人在經(jīng)營中自己進行商標的宣傳、使用。所謂被動使用系指商標所有人不主動使用，由外界例如媒體等對其進行宣傳，導致該商標被大眾知悉。筆者認為，對于該條款中商標的使用僅應做寬松理解，不要求嚴格區(qū)分自我使用和被他人使用，只要該商標存在使用這一客觀狀態(tài)，即應成為商標法保護的對象。

依據(jù)現(xiàn)行《商標法》，商標的跨類保護僅適用于馳名商標，對于知名商標、未進行注冊的馳名商標、非注冊普通商標、雖注冊但并非知名或馳名商標在跨類

申請時是否可以適用商標法的撤銷、宣告無效、提起訴訟等手段進行保護，我國商標法對于商標實行的是一類一申請原則，但實踐中，商標所有人不可能全類進行注冊，搶注人抓住的便是該漏洞，使商標所有人維權無門。因此筆者認為，對于該類搶注行為，應及于跨類保護。對于未注冊的馳名商標，更是應該予以保護以保證正常的經(jīng)濟秩序。

3商標搶注行為的效力

依據(jù)《商標法》第三十二條的規(guī)定，搶注商標的行為需是用不正當手段注冊在先使用并有一定影響力的商標，該類型的商標搶注為無效并無異議，但在實際操作中，商標復審及商標訴訟中對于該條中不正當手段、在先使用及具有一定影響力的舉證難度不得不謂之大。即使該商標被宣告無效，但對于搶注商標被轉讓或被許可使用的效力仍需探討。

3.1如何認定“不正當手段及有一定影響力”

依據(jù)《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第二十三條之規(guī)定：“在先使用人主張商標申請人以不正當手段搶先注冊其在先使用并有一定影響的商標的，如果在先使用商標已經(jīng)有一定影響，而商標申請人明知或者應知該商標，即可推定其構成“以不正當手段搶先注冊。但商標申請人舉證證明其沒有利用在先使用商標商譽的惡意的除外?！?/p>

根據(jù)該條，如何認定“明知應知”，筆者認為可從以下幾個方面進行證據(jù)的收集：

（1）申請人與商標使用人是否存在同業(yè)競爭;

（2）申請人是否與商標使用人有過合作等交集關系;

（3）申請人與商標使用人是否在同一區(qū)域，對該商標是否有了解;

（4）特別需要注意的是商標代理機構系商標搶注的重發(fā)之地，代表人、代理人未經(jīng)授權，以自己的名義將被代表人、被代理人的商標進行注冊。

如何認定“有一定影響力”，依據(jù)前述規(guī)定在先使用商標有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，可以認定為有一定影響力。

因商標搶注后商標搶注人大多不會自己持有商標，搶注商標影響力較大，因此大多將搶注的商標進行轉讓或許可使用，對于搶注商標轉讓或許可使用的效力，我國法律并沒有明確規(guī)定，筆者提出以下觀點供參考。

3.2搶注商標轉讓或許可使用的效力

《商標法》第四十七條第二款之規(guī)定：“宣告注冊商標無效的決定或者裁定，對宣告無效前人民法院做出并已執(zhí)行的商標侵權案件的判決、裁定、調(diào)解書和工商行政管理部門做出并已執(zhí)行的商標侵權案件的處理決定以及已經(jīng)履行的商標轉讓或者使用許可合同不具有追溯力。但是，因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償?！蹦敲磳τ趽屪⑸虡耸茏屓嘶虮辉S可使用人惡意取得該商標使用權的是否也應認定為有效？還是應該類比適用《民法典物權編》關于善意取得之規(guī)定？已經(jīng)履行如何認定？93C694F9-8DE3-4170-9616-A02616A2D789

筆者認為：

3.2.1從平衡各方權益及公權與私權平衡的角度而言，上述條款的適用應以善意取得為前提。雖然《商標法》第四十七條轉讓阻卻無效溯及力規(guī)則中并不要求善意，僅要求已經(jīng)履行。但不要求受讓人為善意，可能導致該條成為轉讓人與惡意第三人之間串通規(guī)避商標無效事由的制度漏洞。且我國法律界對于商標的取得并不認可，商標善意取得制度要求受讓人需為善意，而轉讓阻卻無效溯及力條款未對轉讓設置善意要件，將造就無效商標轉讓適用善意取得制度的條件嚴苛于適用第四十七條的局面。

3.2.2我國商標許可需向知識產(chǎn)權局進行備案，未進行備案的不得對抗善意第三人。由此可以看出我國法律僅保護善意第三人的利益，若依據(jù)《商標法》第四十七條規(guī)定中認為不需要以善意未前提，則會出現(xiàn)矛盾。且商標搶注行為的主觀表現(xiàn)就是惡意搶占商標資源牟利。在商標注冊環(huán)節(jié)中要求審查“惡意”，而其轉讓或許可使用卻不以善意為審查要件，將會導致注冊與使用的依據(jù)相互矛盾，使善意要件不能連續(xù)貫徹。

3.2.3《商標法》第四條位于總則，其體系位置表明“惡意”要件應當貫穿于商標存續(xù)全環(huán)節(jié)，商標轉讓階段善意要件的空缺，顯然與商標法強調(diào)使用的制度相違背。商標注冊要求善意當然要及于轉讓階段。在注冊階段對于商標使用人的保護也應及于轉讓階段以規(guī)制商標搶注行為。

綜上，依據(jù)我國商標申請注冊的現(xiàn)行規(guī)定，商標取得的成本較低，必然會產(chǎn)生大量的商標搶注及商標囤積行為，以至于破壞市場競爭秩序。商標轉讓作為商標資源優(yōu)化配置的制度，轉讓阻卻無效溯及力的適用應與《商標法》第四條強化商標使用的體系效應相協(xié)調(diào)，需要強化商標轉讓程序中的商標使用要素，以彌補商標注冊取得制度之弊端。若放寬其適用條件將降低使用在轉讓中的標準，反之將提升使用在轉讓程序中地位，讓商標搶注人無利可圖是規(guī)制商標搶注行為的關鍵所在。

如何認定已經(jīng)履行？是否是轉讓或許可使用行為已經(jīng)結束，例如轉讓或許可使用合同簽訂并進行備案就可以認定為已經(jīng)履行？筆者認為在商標搶注的情形下，對于已經(jīng)履行的認定應作嚴格解釋，只有該商標已經(jīng)使用，才能被認定為已經(jīng)履行，否則，會滋生商標搶注人以已經(jīng)履行來規(guī)避商標被宣告無效、撤銷的法律后果，進而損害商標實際所有人的合法權益。

4商標搶注行為的規(guī)制

如何打擊商標搶注行為，可以考慮：

（1）商標搶注行為嚴重損害了在先使用者的合法利益：即①使在先使用者喪失商標使用權;②可能導致在先使用者的產(chǎn)品、服務退出原有市場;③影響在先使用者的業(yè)務拓展;④破壞了在先使用者商標的整體效應;⑤污損了在先使用者的商譽;⑥在先使用者不得不以巨額金錢從搶注者手中受讓注冊商標或者取得使用許可;

（2）商標搶注對消費者利益造成了損害;

（3）商標搶注行為違背了商標法的立法本意;

（4）商標搶注行為違背了誠實信用原則，擾亂了正常的社會經(jīng)濟秩序;

（5）給正常的商標使用許可和商標專用權轉讓造成混亂;

（6）加重了商標注冊管理部門的負擔。

故此，可以從以下幾個方面加強對被搶注商標的保護：

（1）完善《商標法》，對搶注行為進一步進行解釋，加大對搶注者的懲戒機制，明確惡意搶注的法律責任。

（2）加強商標管理，建立商標年檢制度，一如專利，每年需繳納專利維護費用，這樣才能釋放大量被惡意囤積搶注的商標，使商標發(fā)揮其應有的價值作用。

（3）進一步細化商標申請制度，在商標申請核準階段即進行介入，可以要求商標申請人提供使用依據(jù)，加強對商標申請主體的審查。

（4）進一步完善商標注冊的公告、異議制度。因為一般被搶注的商標多是商品信譽較好，在本行業(yè)較為熟知的知名商標，如在異議公告期內(nèi)，征求所注冊商品在其所在行業(yè)協(xié)會的異議意見，這既可以有效減少搶注現(xiàn)象的發(fā)生，也可以促進有關企業(yè)的知名商標及時申請注冊。

（1）禁止或者限制未使用商標的轉讓或許可使用來制約商標搶注者。

（2）增強公眾知識產(chǎn)權的保護意識，讓商標所有人能夠運用法律武器，及早注冊，充分注冊，自我防范。

5結語

《商標法》雖規(guī)定商標惡意搶注系違反誠實信用原則的不法行為，但由于我國實行的是商標權注冊取得制度，在實操過程中，確實增加了公眾商標權保護的法律意識，且充分體現(xiàn)了我國在商標注冊的效率優(yōu)勢，但在商標申請中不審查申請者的主觀意圖。緣此才造成商標惡意搶注行為呈現(xiàn)上升趨勢。因此，我們不僅應該增強公眾對知識產(chǎn)權的保護意識，更應該強化對商標使用的界定、誠實信用原則中善意取得商標權的考量，在商標確權、商標轉讓以及商標侵權責任等制度中貫徹執(zhí)行，同時更應明確商標惡意搶注的民事責任、行政責任乃至刑事責任。唯此，才能有效遏制該行為。

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作者簡介：湯謙（1979.10-），男，漢族，江蘇江陰，大學本科，上海致格律師事務所專職律師，主要研究方向：知識產(chǎn)權法，環(huán)境資源法。93C694F9-8DE3-4170-9616-A02616A2D789