混淆原則為涉外定牌加工中商標(biāo)侵權(quán)判斷的基本標(biāo)準(zhǔn)

張楠 閆倩

摘要：本田技研工業(yè)株式會社（以下簡稱“本田技研”）與重慶恒勝鑫泰貿(mào)易有限公司（以下簡稱“恒勝鑫泰”）、重慶恒勝集團有限公司（以下簡稱“恒勝集團”）侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案為最高人民法院評選的2019年中國法院10大知識產(chǎn)權(quán)案件之一。該案經(jīng)歷了一審，二審和再審，對涉外定牌加工貿(mào)易領(lǐng)域內(nèi)我國商標(biāo)法的實施做了進一步的明確，本文結(jié)合該案對商標(biāo)侵權(quán)判斷的標(biāo)準(zhǔn)進行一些探討。

關(guān)鍵詞：商標(biāo)權(quán);混淆原則;涉外定牌加工

中圖分類號：D923.43 文獻標(biāo)識碼：A ?文章編號：1003-2177（2021）22-0015-02

1 案情概要

本田技研專業(yè)生產(chǎn)摩托車等產(chǎn)品，于1988年5月30日取得第314940號注冊商標(biāo)，核定使用類別為第12類，經(jīng)續(xù)展至2018年5月29日。于1998年8月14日取得第1198975號注冊商標(biāo)，核定使用商品類別為第12類，經(jīng)續(xù)展至2018年8月13日。于1988年12月17日取得第503699號注冊商標(biāo)，核定使用商品類別為第12類，經(jīng)續(xù)展至2019年11月9日。恒勝集團和恒勝鑫泰系總公司和子公司的關(guān)系。2016年6月28日，昆明海關(guān)下屬的瑞麗海關(guān)查獲申報出口的一批摩托車，昆明海關(guān)認為該批貨物可能涉嫌侵犯本田技研在海關(guān)總署備案的知識產(chǎn)權(quán)，向本田技研發(fā)出了通知，2016年8月22日，瑞麗海關(guān)告知本田技研由恒勝鑫泰公司委托瑞麗凌云貨運代理有限公司向瑞麗海關(guān)申報出口的標(biāo)有“HONDAKIT”標(biāo)識的摩托車整車散件220輛，目的地緬甸，該批貨物系由美華公司授權(quán)委托恒勝集團加工生產(chǎn)。本田技研遂以恒勝鑫泰、恒勝集團侵害其商標(biāo)權(quán)為由，向人民法院提起訴訟。經(jīng)審理，一審法院認定構(gòu)成侵權(quán)，恒勝鑫泰及恒勝集團不服，提起上訴。二審法院認為本案被訴行為屬于涉外定牌加工行為，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，本田技研不服，向最高人民法院申請再審。最高人民法院判決撤銷二審判決，維持一審判決。在本案中，三級法院的分歧在于涉外定牌加工能否作為商標(biāo)侵權(quán)的抗辯。

一審法院認為恒勝鑫泰、恒勝集團雖辯稱其行為系涉外定牌加工行為，但其提交的證據(jù)不能形成完整的證據(jù)鏈條，無法確認其行為系涉外定牌加工行為。而其行為本身構(gòu)成在相同或者類似的商品上使用與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，構(gòu)成侵犯本田技研注冊商標(biāo)專用權(quán)，依法應(yīng)當(dāng)立即停止其侵權(quán)行為。

二審法院認為恒勝鑫泰、恒勝集團所實施的行為不是商品銷售行為而是涉外定牌加工行為。因為根據(jù)恒勝鑫泰、恒勝集團與美華公司于2016年4月3日簽訂的合同條款可知，這些合同條款符合定牌加工的定做條件;涉案承攬加工的產(chǎn)品全部交付給定作方，不進入中國市場，中國境內(nèi)的相關(guān)公眾不可能接觸到該批產(chǎn)品;緬甸公民吳德孟昂在緬甸享有涉案商標(biāo)注冊商標(biāo)權(quán);恒勝集團獲得了緬甸公民吳德孟昂的商標(biāo)使用授權(quán)。以上事實足以認定恒勝集團生產(chǎn)涉外定牌加工涉案產(chǎn)品經(jīng)過緬甸商標(biāo)權(quán)利人合法授權(quán)。一審判決對《銷售合同》《商標(biāo)注冊聲明合同》《授權(quán)委托書》等四份在卷證據(jù)經(jīng)審查后認為，恒勝鑫泰、恒勝集團提交的這些證據(jù)不能形成完整的證據(jù)鏈條，無法確認恒勝鑫泰、恒勝集團的行為得到美華公司的授權(quán)，不是涉外定牌加工行為，而是商品銷售行為，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，屬于認定事實不清、適用法律錯誤，二審法院予以糾正。

再審法院認為根據(jù)一審、二審查明的事實，恒勝鑫泰、恒勝集團的被訴侵權(quán)行為屬于涉外定牌加工行為。但是在生產(chǎn)制造或加工的產(chǎn)品上以標(biāo)注方式或其他方式使用了商標(biāo)，只要具備了區(qū)別商品來源的可能性，就應(yīng)當(dāng)認定該使用狀態(tài)屬于商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)的使用”，恒勝鑫泰，恒勝集團的行為屬于商標(biāo)使用行為，所使用的標(biāo)識與本田技研請求保護的三個商標(biāo)構(gòu)成在相同或者類似商品上的近似商標(biāo)。具有造成相關(guān)公眾混淆和誤認的可能性，容易讓相關(guān)公眾混淆。構(gòu)成侵害本田技研的注冊商標(biāo)專用權(quán)，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的民事責(zé)任。

2 評論

商標(biāo)權(quán)作為知識產(chǎn)權(quán)的一種，同其他類型的知識產(chǎn)權(quán)一樣，具有客體的非物質(zhì)性、時間性、專有性和地域性。其中專有性也稱排他性，即非經(jīng)商標(biāo)權(quán)利人許可或者法律特別規(guī)定，他人不得實施受商標(biāo)權(quán)控制的行為，否則就構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。所謂地域性即是商標(biāo)權(quán)只及于授權(quán)國主權(quán)領(lǐng)域之內(nèi)，超出了授權(quán)國范圍，則該商標(biāo)權(quán)所涉及的標(biāo)志則不能在它國自動享受商標(biāo)權(quán)的保護。本案中涉及到的涉外定牌加工這種貿(mào)易方式，在涉及到商標(biāo)保護方面，其特殊之處就在對于商標(biāo)權(quán)的專有性（排他性）和地域性的分析同國內(nèi)貿(mào)易不同，容易產(chǎn)生不同的意見。

（1）商標(biāo)權(quán)的專有性（排他性）在于防止發(fā)生混淆，因為商標(biāo)最基本的功能就在于標(biāo)識出處，指示來源，若發(fā)生了混淆，其指示來源的功能就會喪失，商標(biāo)的作用也會失去，因此導(dǎo)致混淆的行為就構(gòu)成了商標(biāo)法律制度規(guī)定的首要的侵害商標(biāo)權(quán)的行為。具體而言，在商標(biāo)法律制度中混淆包括可能的混淆和實際的混淆;直接的混淆和間接的混淆等?？赡艿幕煜蛯嶋H的混淆是按混淆發(fā)生的現(xiàn)實性進行劃分的，可能的混淆還沒有變成現(xiàn)實性，但有發(fā)生混淆的條件;實際的混淆是混淆已經(jīng)發(fā)生，消費者將假冒商品當(dāng)成真品購買、消費。直接的混淆和間接的混淆是按混淆發(fā)生的程度進行劃分的，直接的混淆是消費者不能分辨來自不同生產(chǎn)者的產(chǎn)品或者混同了來自不同生產(chǎn)者的產(chǎn)品;間接的混淆是消費者知道某一產(chǎn)品不可能是某一生產(chǎn)者生產(chǎn)的，但卻誤認為該生產(chǎn)者與實際生產(chǎn)者之間存在某種許可、參股、贊助或者商品化等關(guān)系。上面所列的這些混淆行為都應(yīng)該受到法律的禁止，才能使商標(biāo)權(quán)得到有效的保護。

我國《商標(biāo)法》第五十七條列舉了侵犯商標(biāo)權(quán)的行為，根據(jù)本條規(guī)定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)：（一）未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)的;（二）未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的;（三）銷售侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品的;（四）偽造、擅自制造他人注冊商標(biāo)標(biāo)識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識的;（五）未經(jīng)商標(biāo)注冊人同意，更換其注冊商標(biāo)并將該更換商標(biāo)的商品又投入市場的;（六）故意為侵犯他人商標(biāo)專用權(quán)行為提供便利條件，幫助他人實施侵犯商標(biāo)專用權(quán)行為的;（七）給他人的注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的。”做為認定商標(biāo)侵權(quán)的法律依據(jù)，本條規(guī)定內(nèi)含了防止混淆的要求，主要體現(xiàn)在本條第一項和第二項中。在判斷是否構(gòu)成混淆時，本條第一項規(guī)定，“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)的”，此項是推定混淆，即只要實施此種行為即構(gòu)成混淆，成立商標(biāo)侵權(quán)行為，不要求消費者實際發(fā)生了混淆，即上文的可能的混淆。第二項“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的”，此項要求有混淆的可能或者實際產(chǎn)生了混淆。無論是推定的混淆還是實際的混淆和可能的混淆，都以行為人實施了商標(biāo)使用行為為前提。結(jié)合商標(biāo)的功能，所謂商標(biāo)使用行為，是該使用商標(biāo)行為能發(fā)揮商標(biāo)指示來源，標(biāo)識出處功能的行為。因此，在判斷是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)時，應(yīng)以行為人的商標(biāo)使用行為是否發(fā)生混淆為標(biāo)準(zhǔn)。即應(yīng)先判斷行為人的行為是否屬于商標(biāo)法上的商標(biāo)使用行為，其次看是否是為了標(biāo)識出處的目的，并且該行為將引起混淆或者可能引起混淆。

（2）涉外定牌加工因具有涉外因素而與商標(biāo)權(quán)地域性產(chǎn)生沖突，因此在實踐中往往有觀點認為涉外定牌加工因該涉外因素，使該商標(biāo)使用行為成為商標(biāo)侵權(quán)排除行為，即在涉外定牌加工中即使有商標(biāo)使用行為也不應(yīng)視為商標(biāo)侵權(quán)行為。在本案中一審法院和二審法院關(guān)注的焦點就是恒勝鑫泰和恒勝集團的行為是否有涉外因素即涉外定牌加工，一審法院認為恒勝鑫泰和恒勝集團提供的證據(jù)不足以認定其行為構(gòu)成涉外定牌加工，因此認定恒勝鑫泰和恒勝集團構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。而二審法院認為恒勝鑫泰和恒勝集團的行為具有涉外因素屬于涉外定牌加工行為，因此不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。再審法院，首先確認了恒勝鑫泰和恒勝集團的行為屬于涉外定牌加工行為，其次則將關(guān)注的焦點放在了恒勝鑫泰和恒勝集團的行為是否構(gòu)成商標(biāo)使用的行為，是否會發(fā)生混淆的后果。結(jié)合本案的具體情況最后確認了恒勝鑫泰和恒勝集團的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。再審法院的侵權(quán)判斷思路無疑是正確的，商標(biāo)侵權(quán)的判斷應(yīng)該以是否發(fā)生混淆為基本標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合具體案情，進行具體分析判斷。在商標(biāo)侵權(quán)認定時，涉外定牌加工作為一種貿(mào)易方式，同其他生產(chǎn)經(jīng)營方式一樣，其并不具有特殊性，也應(yīng)該以是否構(gòu)成混淆為標(biāo)準(zhǔn)。

3 結(jié)語

總之，商標(biāo)侵權(quán)的認定應(yīng)該以是否構(gòu)成混淆為標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合案件的具體情況進行具體判斷，涉外定牌加工行為，并不能當(dāng)然成為一種特殊排除侵權(quán)的情形。同時隨著經(jīng)濟全球化的不斷發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的不斷進步，人員貨物跨國界流動的日益頻繁和便捷，對商標(biāo)權(quán)地域性的理解，不能形成固定的思維格式，必須結(jié)合具體案件具體分析。

（責(zé)編：王錦）

作者簡介：張楠（1986—），女，陜西咸陽人，碩士，空軍工程大學(xué)講師，研究方向：法律、國際關(guān)系。