同日申請發(fā)明和實(shí)用新型若干法律問題研究

龍玉洪

摘要：《專利法》第九條的但書條款充分體現(xiàn)了我國專利制度的優(yōu)越性，很好的維護(hù)了專利申請人和不特定公眾的利益。文章從《專利法》第九條的規(guī)定展開，結(jié)合專利實(shí)務(wù)中的具體情形進(jìn)行詳細(xì)的梳理和分析，使法律在專利申請、代理以及審查過程中適用更加明確，從而為相關(guān)條款的完善提供參考。

關(guān)鍵詞：專利;同樣的發(fā)明創(chuàng)造;重復(fù)授權(quán);法律適用

一、法律釋義

（一）禁止重復(fù)授權(quán)及其但書特例

我國現(xiàn)行的《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）第九條第一款規(guī)定：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)?！痹摲蓷l文明確規(guī)定了禁止重復(fù)授權(quán)的原則，也就是禁止對同樣的發(fā)明創(chuàng)造授予多項(xiàng)專利權(quán)，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能進(jìn)行一次授權(quán)，即一發(fā)明創(chuàng)造一專利，從而防止權(quán)利之間存在沖突。

該條文的但書部分還規(guī)定了一種特例，“但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)?！痹摰珪乩?guī)定了同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造符合授權(quán)條件的情況下都可以分別授予專利權(quán)，只不過該兩項(xiàng)專利權(quán)不能同時(shí)存在。

（二） 但書特例的背景

在20世紀(jì)90年代，為了解決專利申請積壓的問題，在未修改《專利法》和《專利法實(shí)施細(xì)則》的情況下，國家知識產(chǎn)權(quán)局采取了一項(xiàng)措施，即允許同一申請人同日或者先后就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請發(fā)明專利，又申請實(shí)用新型專利。該措施較為有效地緩解了專利申請積壓的矛盾。

同時(shí)，由于發(fā)明專利對創(chuàng)造性的要求高于實(shí)用新型專利，因而，就一項(xiàng)針對產(chǎn)品的發(fā)明創(chuàng)造而言，當(dāng)事人依法擁有分別尋求發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠Ｗo(hù)的選擇權(quán)，只不過申請人在單獨(dú)選擇發(fā)明專利申請時(shí)，需承擔(dān)因創(chuàng)造性程度達(dá)不到法律所規(guī)定的發(fā)明專利標(biāo)準(zhǔn)而無法獲得發(fā)明專利授權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。《專利法》第九條第一款的規(guī)定彌補(bǔ)了申請人只選擇發(fā)明專利申請且得不到授權(quán)情況下發(fā)明創(chuàng)造得不到保護(hù)的尷尬狀況。

（三）但書特例的適用條件

準(zhǔn)確適用但書特例以下條件缺一不可。1.屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造;2.同一申請人;3.同日（僅指申請日）既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利，并且申請人在申請時(shí)分別做出說明的;4.先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止;5.申請人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。

同時(shí)滿足以上五個(gè)適用條件的情況下，《專利審查指南》明確了兩種處理方式避免重復(fù)授權(quán)，一個(gè)是修改發(fā)明專利申請從而不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，另外一個(gè)是放棄實(shí)用新型專利權(quán)。然而提交專利申請到授予專利權(quán)周期較長，在整個(gè)過程中會因某種原因破壞但書特例的適用條件中的一個(gè)或者幾個(gè)，而相關(guān)法律法規(guī)沒有給出明確的處理方式，從而給專利的申請、審查以及授權(quán)帶來不確定性，因此，有必要對《專利法》第九條但書特例的適用情況進(jìn)行系統(tǒng)的梳理，期許能夠?qū)で蟾鞣N特殊情況的處理方式，也為《專利法》的完善提供參考。

二、專利申請后申請日改變的法律適用

（一）其中一項(xiàng)專利申請申請日重新確定造成不同日

《專利法實(shí)施細(xì)則》第四十條對重新確定申請日進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，對于同日申請的發(fā)明和實(shí)用新型來說存在以下幾種情況。

1. 實(shí)用新型專利申請或發(fā)明專利申請被重新確定申請日，申請日在后的專利申請還未獲得授權(quán)，造成了同樣的發(fā)明創(chuàng)造不同申請日進(jìn)行申請，《專利法》第九條以及《專利審查指南》均有明確的處理方式，如果是不同申請人的話，專利權(quán)授予申請日在前的申請人;如果是同一申請人的話，根據(jù)《專利法》第二十二條的規(guī)定處理即可，重新確定申請日后，此時(shí)一項(xiàng)專利申請會構(gòu)成了另一項(xiàng)專利申請的抵觸申請，會破壞其新穎性，嚴(yán)重制約其授權(quán)前景。

2. 實(shí)用新型專利申請或發(fā)明專利申請被重新確定申請日，申請日在后的專利申請先獲得授權(quán)，申請日在前的申請符合其他授權(quán)條件時(shí)怎么處理，目前相關(guān)法律法規(guī)沒有明確的規(guī)定，為了避免重復(fù)授權(quán)，可以選擇以下處理措施：（1）要求申請人對即將授權(quán)的專利申請進(jìn)行修改，從而授予專利權(quán);（2）如果申請人不進(jìn)行修改或者修改仍還是同樣的發(fā)明創(chuàng)造的，該還未授權(quán)專利申請將會被撤回或者駁回;（3）為了解決重復(fù)授權(quán)的問題，申請人可以對申請日在后的授權(quán)專利提起無效，使得其自始不存在，從而對申請日在前的專利申請授予專利權(quán)。

以上不管申請人選擇哪一種處理措施，對申請人來說要么后授權(quán)的專利因?yàn)樾薷亩豢s小保護(hù)范圍，要么因?yàn)椴恍薷亩获g回，要么花費(fèi)較大成本進(jìn)行無效，對于申請人而言都有失公平，申請人為專利申請的不當(dāng)授權(quán)承擔(dān)了不利的法律后果。相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)明確此種不當(dāng)授權(quán)的糾錯(cuò)機(jī)制，從而為申請人提供一種成本較低的，也更加合理的處理措施。

3. 實(shí)用新型和發(fā)明均被重新確定申請日，如果確定為不同申請日，則可按照（1）、（2）方式進(jìn)行處理，如果確實(shí)為同一申請日，雖然相關(guān)法律沒有明確的規(guī)定，但仍然符合但書特例的五個(gè)適用條件，應(yīng)按照《專利法》第九條第一款的規(guī)定處理。

（二）在后的專利申請以其中一項(xiàng)為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，造成申請日不同

以其中一項(xiàng)為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)提交后申請，后申請的優(yōu)先權(quán)日和前申請的申請日相同，由于《專利法》第九條中同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利，其中的“同日”是指“同一申請日”，此種情況《專利審查指南2010》已有明確的解決措施。

三、專利申請后申請人改變時(shí)的法律適用

（一）專利申請未獲得授權(quán)前轉(zhuǎn)讓

其中一項(xiàng)專利申請?jiān)谖传@得授權(quán)之前就進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，從而不符合但書特例中同一申請人的條件，其處理方式《專利審查指南2010》中有明確的規(guī)定，通知申請人自行協(xié)商確定申請人，申請人期滿不答復(fù)的，其申請被視為撤回;協(xié)商不成，或者經(jīng)申請人陳述意見或進(jìn)行修改后仍不符合專利法第九條第一款規(guī)定的，兩件申請均予以駁回。

（二）專利申請獲得授權(quán)后轉(zhuǎn)讓

《專利法》第九條只規(guī)定了同一申請人的情況，而一項(xiàng)專利的申請人并不必然是權(quán)利人，因此，同一申請人同日申請的發(fā)明和實(shí)用新型專利，將其中一項(xiàng)授權(quán)后轉(zhuǎn)讓給他人，另一項(xiàng)符合授權(quán)條件時(shí)如何處理，相關(guān)法律法規(guī)沒有明確的規(guī)定，根據(jù)《專利法》第九條關(guān)于禁止重復(fù)的原則，可讓申請人選擇以下處理方式：一個(gè)是要求申請人對即將授權(quán)的專利申請進(jìn)行修改，從而授予專利權(quán);另外一個(gè)是如果申請人不進(jìn)行修改或者修改仍還是同樣的發(fā)明創(chuàng)造，該還未授權(quán)專利將會被撤回或者駁回。兩種處理措施均充分尊重申請人的選擇權(quán)，申請人在轉(zhuǎn)讓專利的情況下應(yīng)該充分了解專利轉(zhuǎn)讓后的法律后果，因此其應(yīng)該承擔(dān)因此帶來的不利法律后果。

四、發(fā)明先于實(shí)用新型授權(quán)時(shí)的法律適用

隨著國家提高知識產(chǎn)權(quán)審查質(zhì)量和審查效率措施的實(shí)施以及《專利優(yōu)先審查管理辦法》等規(guī)定的頒布，發(fā)明專利申請授權(quán)周期大大的縮短，因此，發(fā)明專利申請先于實(shí)用新型專利申請獲得授權(quán)成為可能，這就給《專利法》第九條的適用帶來困難，由于實(shí)用新型對創(chuàng)造性的要求低于發(fā)明專利，有時(shí)發(fā)明申請需要對其權(quán)利要求書進(jìn)行修改才能獲得授權(quán)，故而發(fā)明的保護(hù)范圍可能會比實(shí)用新型的保護(hù)范圍窄，因而權(quán)利人并不會當(dāng)然首選發(fā)明專利對其發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行保護(hù)?；诖?，如何適用《專利法》第九條的但書特例需要給予明確。

根據(jù)《專利優(yōu)先審查管理辦法》的規(guī)定，發(fā)明專利申請必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)結(jié)案，而根據(jù)《專利法》第九條的規(guī)定，如果發(fā)明專利申請先獲得授權(quán)，在實(shí)用新型專利申請符合授權(quán)的其他條件情況下，為了避免重復(fù)授權(quán)，該實(shí)用新型專利申請會被要求修改或者被撤回或者被駁回幾種方式進(jìn)行處理;很顯然，存在《專利優(yōu)先審查管理辦法》和《專利法》法條的沖突，根據(jù)上位法優(yōu)于下位法的原則，此種情況只能先適用《專利法》進(jìn)行處理，即發(fā)明專利申請應(yīng)等到實(shí)用新型專利申請獲得授權(quán)后再行處置。既造成了《專利優(yōu)先審查管理辦法》適用的困難，由于審查周期大大延長，又損害專利申請人的相關(guān)合法利益。

由于《專利法》第九條的但書條款只規(guī)定了實(shí)用新型專利申請先于發(fā)明專利申請獲得授權(quán)的情況，實(shí)踐中也會出現(xiàn)發(fā)明專利申請先于實(shí)用新型專利申請獲得授權(quán)的可能，因此，對該條款進(jìn)行完善顯得就特別有必要，建議將《專利法》第九條中的但書條款修改為“但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該專利權(quán)的，可以對后獲得專利權(quán)的申請授予專利權(quán)?！比绱?，不管實(shí)用新型專利申請還是發(fā)明專利申請先授權(quán)，都能夠有明確的處理措施。

五、實(shí)用新型授權(quán)后權(quán)利處于待定狀態(tài)的法律適用

《專利法》第九條但書條款中規(guī)定了一種先獲得授權(quán)的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止的情況，尚未終止也就是專利權(quán)處于有效期，其法律效力未消滅。而在專利有效到期限屆滿終止前會出現(xiàn)各種情況使得專利權(quán)的法律效力處于待定狀態(tài)，此時(shí)如何適用《專利法》第九條中的但書條款需要進(jìn)行明確。

（一）實(shí)用新型授權(quán)后未交年費(fèi)處于恢復(fù)期

根據(jù)《專利審查指南2010》的規(guī)定，專利權(quán)繳納年費(fèi)期滿之日到國家知識產(chǎn)權(quán)局進(jìn)行失效處理，并在專利公報(bào)上公告，整個(gè)周期至少為一年，在此一年之內(nèi)，如果專利權(quán)人繳納年費(fèi)或者恢復(fù)專利權(quán)，此時(shí)，實(shí)用新型專利權(quán)處于明確的有效狀態(tài)，如果專利權(quán)人沒有做任何處置，則實(shí)用新型專利權(quán)終止。當(dāng)同日提交的發(fā)明專利申請符合其他授權(quán)條件時(shí)，是否需要等待實(shí)用新型專利處于明確的法律狀態(tài)再行處置，法律法規(guī)沒有明確規(guī)定，在專利審查過程中發(fā)出審查意見通知書時(shí)應(yīng)要求專利申請人要么對發(fā)明專利進(jìn)行修改，要么催促專利申請人盡快使其實(shí)用新型專利權(quán)效力處于明確的法律狀態(tài)，由于實(shí)用新型專利權(quán)的法律效力處于待定是由專利權(quán)人造成的，因此專利權(quán)人應(yīng)承擔(dān)發(fā)明專利授權(quán)周期被延長對其造成的不利法律后果。

（二）實(shí)用新型專利授權(quán)后處于被無效狀態(tài)

專利權(quán)被授予后，如認(rèn)為不符合法律規(guī)定，任何人和單位均可依專利復(fù)審程序請求專利復(fù)審委員會宣告該權(quán)利無效。如果先授權(quán)的實(shí)用新型專利處于無效以及無效后的法院審判階段，會有兩種結(jié)果：一種結(jié)果是實(shí)用新型專利權(quán)被無效;另外一種結(jié)果是維持專利權(quán)全部有效或者部分專利權(quán)有效或修改后維持專利權(quán)有效。經(jīng)過無效以及無效后的法院審判程序，使得實(shí)用新型專利權(quán)的法律效力處于待定狀態(tài)，如果需要實(shí)用新型的專利權(quán)效力處于明確的法律狀態(tài)，其周期較長，當(dāng)同時(shí)申請的發(fā)明專利申請符合其他授權(quán)條件時(shí)，如何處理沒有明確規(guī)定;國家在發(fā)出審查意見通知書時(shí)應(yīng)要求專利申請人對發(fā)明專利進(jìn)行修改或延遲答復(fù)期限使實(shí)用新型專利權(quán)效力處于明確的法律狀態(tài)后，再讓專利權(quán)人進(jìn)行選擇，如此，專利權(quán)人的選擇權(quán)得到了充分的尊重;實(shí)用新型專利權(quán)效力處于明確的法律狀態(tài)后，若實(shí)用新型被無效后自始不存在，此時(shí)不會存在重復(fù)授權(quán)的問題，直接授予發(fā)明專利權(quán)即可;如果實(shí)用新型維持專利權(quán)全部有效或者部分專利權(quán)有效或修改后維持專利權(quán)有效，此時(shí)也可根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定放棄實(shí)用新型專利權(quán)進(jìn)行處理。

六、結(jié)語

專利代理、審查實(shí)踐中，各種特殊情況會層出不窮，也為法律的適用提出了挑戰(zhàn)，專利重復(fù)授權(quán)的但書特例也不例外，因此，對其進(jìn)行系統(tǒng)的梳理和研究就顯得尤其必要，從而為完善《專利法》以及《專利審查指南》的相關(guān)條款提供參考，避免原則和法條之間以及各種規(guī)定之間的相互沖突，使專利申請、代理以及審查有章可循。

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[3]張文顯主編.法理學(xué)[M].高等教育出版社，2018.

[作者單位：重慶為信知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所（普通合伙）]