從技術(shù)貢獻(xiàn)角度分析支持性問題

張耀祖 吳迪

摘 要 《專利法》第二十六條第四款是確定權(quán)利要求保護(hù)范圍是否合適的重要條款，準(zhǔn)確把握權(quán)利要求是否得到說明書的支持有利于平衡申請人與社會公眾之間利益。本文結(jié)合幾個(gè)實(shí)際審查案例，從技術(shù)貢獻(xiàn)角度討論如何判斷權(quán)利要求是否得到說明書的支持。

關(guān)鍵詞 權(quán)利要求 技術(shù)貢獻(xiàn) 專利法

作者簡介：張耀祖、吳迪，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作四川中心機(jī)械發(fā)明審查部。

中圖分類號：D923.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.05.339

專利制度的實(shí)質(zhì)是一種“公開換保護(hù)”的制度，申請人通過在說明書中公開技術(shù)方案，同時(shí)在權(quán)利要求書中重新撰寫技術(shù)方案，進(jìn)而確定專利權(quán)的保護(hù)范圍。申請人都希望在充分公開技術(shù)方案的基礎(chǔ)上，盡可能擴(kuò)大保護(hù)范圍，以實(shí)現(xiàn)利益最大化，因此，權(quán)利要求的撰寫對于申請人的利益而言至關(guān)重要。在權(quán)利要求的撰寫中，為了保護(hù)申請人的利益，允許申請人采用概括的方式重新撰寫說明書中的技術(shù)方案，而采用功能性限定方式是概括權(quán)利要求的一種常用方式。功能性限定方式并不限于任一具體技術(shù)特征，采用功能性限定方式無疑會明顯擴(kuò)大保護(hù)范圍，該限定涵蓋了實(shí)現(xiàn)對應(yīng)功能的所有技術(shù)特征，其相對于說明書中對應(yīng)該功能的具體技術(shù)特征是一個(gè)無限的抽象概念。除了功能性限定之外，常用的概括權(quán)利要求的方式還有上位概括、并列概括等，無論采用哪種概括方式，申請人的最終目的均是擴(kuò)大保護(hù)范圍。

《專利法》第二十六條第四款規(guī)定的前半句從法律上確立了“公開”與“保護(hù)”的對應(yīng)關(guān)系，其立法本意是建立“公開”與“保護(hù)”的平衡性。盡管允許申請人通過概括的方式擴(kuò)大權(quán)利要求的保護(hù)范圍，但作為平衡申請人與社會公眾之間利益的裁判，審查員有責(zé)任保證“公開”與“保護(hù)”的天平盡可能處于穩(wěn)定狀態(tài)，即申請人保護(hù)的范圍要與公開的內(nèi)容匹配。而《專利審查指南》從操作層面進(jìn)一步要求權(quán)利要求的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)能夠從說明書中得到或概括得出，當(dāng)權(quán)利要求不滿足上述要求時(shí)，我們稱為“不支持”問題。

在目前的專利審查制度內(nèi)，審查員以“三性”評判為主線，堅(jiān)持證據(jù)為主導(dǎo)。但是當(dāng)審查員并未檢索到能夠破壞權(quán)利要求的新穎性和創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，“不支持”問題是審查員確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍是否合適必須考慮的一個(gè)問題。盡管《專利審查指南》給出了更加具體的指導(dǎo)意見，但是由于案件的復(fù)雜性、權(quán)利要求撰寫的多樣性等原因，“不支持”問題依舊是審查員的難點(diǎn)。

一、判斷方式

《專利審查指南》規(guī)定“支持”問題包括 “得到”或“概括得出”兩個(gè)方面。

（一）現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)

《審查操作規(guī)程-實(shí)質(zhì)審查分冊》第二章第2.1節(jié)對于“得到”和“概括得出”分別給出了判斷標(biāo)準(zhǔn)?！暗玫健蓖ǔＪ侵笝?quán)利要求書與說明書記載的內(nèi)容實(shí)質(zhì)上一致，此處“實(shí)質(zhì)上一致”并不是說權(quán)利要求記載的內(nèi)容在說明書中存在一致性的表述，滿足“形式相同”，權(quán)利要求就必然得到說明書的支持，而是要從實(shí)質(zhì)出發(fā)，緊緊圍繞技術(shù)問題和技術(shù)效果，即通過對技術(shù)問題的判斷來分析“得到”的實(shí)質(zhì)性。而對于“概括得出”的理解，采用不同概括方式時(shí)判斷“支持”問題也有差異。采用上位概括或并列概括時(shí)，由于這兩種概括方式使得除掉說明書實(shí)施例之外的技術(shù)方案是具體的，因此判斷這些具體的技術(shù)方案的效果是否明確以及是否與說明書實(shí)施例的技術(shù)效果相一致進(jìn)而判斷是否得到說明書支持;而當(dāng)權(quán)利要求采用功能限定時(shí)，由于這種概括方式使得除掉說明書實(shí)施例之外的技術(shù)方案是無限抽象的，因此判斷“支持”問題時(shí)要判斷是否能夠想到說明書中未提到的其他替代方式以及是否與說明書實(shí)施例的技術(shù)效果相一致。

（二）技術(shù)貢獻(xiàn)角度判斷

上述對于“得到”和“概括得出”的具體理解，對于判斷“支持”問題有很大的幫助作用。但是上述過于細(xì)致的區(qū)分權(quán)利要求與說明書的關(guān)系，使得判斷“支持”問題時(shí)要首先判斷權(quán)利要求屬于“得到”還是“概括得出”，屬于“上位概括”“并列概括”還是“功能限定”。當(dāng)下申請人及代理人撰寫的權(quán)利要求越來越多樣，有時(shí)審查員并不能夠容易區(qū)分其究竟屬于哪一類，且上述判斷標(biāo)準(zhǔn)無法解釋“純功能性的權(quán)利要求得不到說明書的支持”。

縱觀上述判斷標(biāo)準(zhǔn)，其最終的判斷均落腳到與說明書實(shí)施例解決的技術(shù)問題、實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果的比較，而申請人公開的技術(shù)方案，實(shí)質(zhì)上完整體現(xiàn)了申請人的技術(shù)貢獻(xiàn)，即其要解決什么樣的技術(shù)問題，采用的技術(shù)方案是怎樣的，最終實(shí)現(xiàn)了什么樣的技術(shù)效果，因此基于《專利法》第二十六條第四款前半句的立法宗旨，無論申請人采用何種方式撰寫權(quán)利要求，權(quán)利要求的保護(hù)范圍都不應(yīng)當(dāng)脫離申請人的技術(shù)貢獻(xiàn)。因此，從技術(shù)貢獻(xiàn)的角度判斷“支持”問題是一種宏觀的判斷方式，使得審查員不局限于某一個(gè)技術(shù)特征，在判斷時(shí)能夠緊扣申請人的發(fā)明構(gòu)思。具體判斷過程見圖1。當(dāng)審查員判斷出權(quán)利要求的保護(hù)范圍大于其技術(shù)貢獻(xiàn)時(shí)，首先判斷本領(lǐng)域技術(shù)人員能否想到除申請人技術(shù)貢獻(xiàn)之外的技術(shù)方案，如果不能，說明申請人的技術(shù)貢獻(xiàn)是采用說明書中特定的方式完成的，此時(shí)得不到說明書的支持;如果能，說明本領(lǐng)域技術(shù)人員一定能夠給出一些存在于該權(quán)利要求保護(hù)范圍內(nèi)的具體的技術(shù)方案，此時(shí)，進(jìn)一步判斷這些不同于申請人說明書中充分公開的技術(shù)方案，是否與申請人的技術(shù)貢獻(xiàn)一致，即技術(shù)問題與技術(shù)效果是否均與本申請相同，如果這些技術(shù)方案的技術(shù)貢獻(xiàn)不能確定或者與本申請不相同，則得不到說明書的支持，反之當(dāng)這些技術(shù)方案的技術(shù)貢獻(xiàn)與本申請相同時(shí)才能得到說明書的支持。當(dāng)權(quán)利要求采用純功能性限定時(shí)，該種權(quán)利要求僅體現(xiàn)了實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果，其含義為保護(hù)實(shí)現(xiàn)該效果的所有的技術(shù)方案，但申請人的技術(shù)貢獻(xiàn)一定是實(shí)現(xiàn)該效果的一些具體的技術(shù)方案，由此可見該種權(quán)利要求的保護(hù)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于申請人的技術(shù)貢獻(xiàn)，這明顯違背了《專利法》第二十六條第四款前半句的立法宗旨，因此從技術(shù)貢獻(xiàn)角度分析純功能性權(quán)利要求的“支持”問題時(shí)，邏輯更加順暢。

二、案例分析

【案例1】案情簡介：申請?zhí)枺?01610177822.6，發(fā)明名稱：泵閥一體流量主動控制裝置及控制方法，其解決的技術(shù)問題是如何避免泵與閥分離設(shè)置時(shí)出現(xiàn)組件多、體積大、控制環(huán)節(jié)多、可靠性差等缺點(diǎn)。

案情分析：申請人的技術(shù)貢獻(xiàn)在于，解決如何避免泵與閥分離設(shè)置時(shí)出現(xiàn)組件多、體積大、控制環(huán)節(jié)多、可靠性差等缺點(diǎn)的技術(shù)問題，采用的技術(shù)方案是將泵與閥設(shè)計(jì)為一體結(jié)構(gòu)，在流道框架體內(nèi)設(shè)置由磁場控制的開合機(jī)構(gòu)，該開合機(jī)構(gòu)的啟閉由勵(lì)磁線圈的磁場與開合機(jī)構(gòu)內(nèi)的永磁體共同作用來實(shí)現(xiàn)，通過開合機(jī)構(gòu)的啟閉控制流體流通實(shí)現(xiàn)閥的功能，同時(shí)通過開合機(jī)構(gòu)內(nèi)上頁擋板和下頁擋板對流體的壓縮控制流體壓力實(shí)現(xiàn)泵的功能，最終實(shí)現(xiàn)了泵閥一體式設(shè)計(jì)從而避免泵閥分離導(dǎo)致組件多、體積大、控制環(huán)節(jié)多、可靠性差等缺點(diǎn)的技術(shù)效果。

權(quán)利要求記載了開合機(jī)構(gòu)以及其展開和合攏時(shí)的作用，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對該技術(shù)方案時(shí)，由于開合機(jī)構(gòu)并不是本領(lǐng)域的公知術(shù)語，其展開和合攏時(shí)的作用也不是本領(lǐng)域的公知作用，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員無法想到申請人技術(shù)貢獻(xiàn)之外其他的技術(shù)方案，說明本申請的開合機(jī)構(gòu)以及其展開、合攏時(shí)的作用是采用說明書中特定的方式來實(shí)現(xiàn)的，因此該權(quán)利要求1保護(hù)范圍過大，與申請人的技術(shù)貢獻(xiàn)不匹配，權(quán)利要求得不到說明書的支持。

【案例2】案情簡介：申請?zhí)枺?00880021915.3，發(fā)明名稱：攝像裝置、方法、系統(tǒng)集成電路及程序，其解決的技術(shù)問題是如何提高校正圖像傾斜的精度，保證攝像裝置拍攝到的圖像不會出現(xiàn)傾斜。

案情分析：申請人的技術(shù)貢獻(xiàn)在于，解決如何提高校正圖像傾斜的精度，保證攝像裝置拍攝到的圖像不會出現(xiàn)傾斜的技術(shù)問題，采用的技術(shù)方案是由攝像部拍攝圖像，傳感器檢測拍攝圖像的傾斜程度，處理部通過對拍攝圖像處理，獲取圖像上多條線段的傾斜角度，并對該多個(gè)傾斜角度利用頻度分布柱狀圖等表示頻度分布的圖像進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理，從而選擇頻度分布最大的角度作為旋轉(zhuǎn)變換的旋轉(zhuǎn)角，從而通過旋轉(zhuǎn)變換實(shí)現(xiàn)了提高校正圖像傾斜的精度的技術(shù)效果。

權(quán)利要求記載了選擇旋轉(zhuǎn)角的基準(zhǔn)，而申請人的技術(shù)貢獻(xiàn)在于對多個(gè)角度成分進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理，選擇頻度分布最大的角度作為旋轉(zhuǎn)角，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對權(quán)利要求的技術(shù)方案時(shí)，完全可以想到從多個(gè)角度成分中選擇最大角或最小角作為旋轉(zhuǎn)角等具體的除申請人技術(shù)貢獻(xiàn)之外的技術(shù)方案，但是這些具體的技術(shù)方案是否與申請人的技術(shù)貢獻(xiàn)一致是本領(lǐng)域技術(shù)人員無法確定的，因此該權(quán)利要求保護(hù)范圍過大，與申請人的技術(shù)貢獻(xiàn)不匹配，權(quán)利要求得不到說明書的支持。

【案例3】案情簡介：申請?zhí)枺?01310060637.5，發(fā)明名稱：排氣警報(bào)解除方法，其解決的技術(shù)問題是如何改善化學(xué)機(jī)械研磨設(shè)備軟件更新后與硬件不匹配導(dǎo)致的誤報(bào)警。

案情分析：申請人的技術(shù)貢獻(xiàn)在于，解決如何改善設(shè)備軟件更新后與硬件不匹配導(dǎo)致的誤報(bào)警的技術(shù)問題，采用的技術(shù)方案是針對一臺軟件升級后的設(shè)備，當(dāng)出現(xiàn)軟件誤判為排氣異常導(dǎo)致設(shè)備示警時(shí)，將排氣警報(bào)傳感器進(jìn)行旁路處理，為了避免排氣警報(bào)傳感器旁路后對應(yīng)的互鎖信號被觸發(fā)，還需反轉(zhuǎn)排氣警報(bào)傳感器互鎖的信號，從而實(shí)現(xiàn)排氣警報(bào)的解除，最終實(shí)現(xiàn)改善設(shè)備軟件更新后與硬件不匹配導(dǎo)致的誤報(bào)警的技術(shù)效果。

權(quán)利要求記載了該警報(bào)解除的方法為將排氣警報(bào)傳感器旁路，而申請人的技術(shù)貢獻(xiàn)在于將軟件升級后的排氣警報(bào)傳感器旁路，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對權(quán)利要求記載的技術(shù)方案時(shí)，完全可以想到設(shè)備由于振動、升溫等具體的除申請人技術(shù)貢獻(xiàn)之外的原因?qū)е碌恼`報(bào)警的技術(shù)方案，在這些具體的技術(shù)方案下，其雖然實(shí)現(xiàn)了與本申請一致的技術(shù)效果，即改善了設(shè)備的誤報(bào)警情況，但是其解決了與本申請不一致的技術(shù)問題，即解除了設(shè)備由于振動、升溫等除軟件升級之外的原因?qū)е碌恼`報(bào)警，而技術(shù)貢獻(xiàn)是由技術(shù)問題和技術(shù)效果共同決定的，因此這些具體的技術(shù)方案與申請人的技術(shù)貢獻(xiàn)不一致，該權(quán)利要求保護(hù)范圍過大，與申請人的技術(shù)貢獻(xiàn)不匹配，權(quán)利要求得不到說明書的支持。

三、結(jié)語

通過上述幾個(gè)案例的分析，從技術(shù)貢獻(xiàn)角度討論了權(quán)利要求是否得到說明書的支持問題。在確定權(quán)利要求保護(hù)范圍是否合適時(shí)，《專利法》第二十六條第四款是非常重要的法條，而不支持問題一直是判斷難點(diǎn)。對于審查員來說，說明書中充分公開的技術(shù)方案在審查時(shí)能夠了然于心，但權(quán)利要求記載的技術(shù)方案則往往會采用各種限定方式來盡可能的擴(kuò)大其范圍，當(dāng)審查員難以清晰地區(qū)分權(quán)利要求屬于哪種限定方式時(shí)，從技術(shù)貢獻(xiàn)角度出發(fā)，更宏觀的把握權(quán)利要求的范圍與技術(shù)貢獻(xiàn)的對等性，從而保證申請人與社會公眾處于公平狀態(tài)。

注釋：

①并列第一作者。

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