向惡意搶注說不

德國博世西門子公司（以下簡稱德國博西公司）總部設(shè)在德國，創(chuàng)建于1967年。1999年1月，德國博西公司在德國申請注冊Hisense商標(biāo)，指定使用在第7、9、11類的商品上，同年2月25日獲得注冊。隨后，該公司申請了馬德里商標(biāo)國際注冊和歐盟（時稱歐共體）商標(biāo)注冊，并且要求優(yōu)先權(quán)。這令中國海信公司在歐洲的商標(biāo)注冊全面受阻。2004年9月，海信在歐洲被迫啟用新商標(biāo)HSense。

2004年10月，德國博西公司派江蘇博西家用電器銷售有限公司（以下簡稱江蘇博西公司）副總裁為代表，與中國海信公司談判。來自海信公司的消息稱，江蘇博西公司最初曾同意將注冊在藍色電器上的Hisense商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給海信公司，索價4000萬歐元。與此同時，海信公司收到德國博西公司在德國法院起訴的訴狀。由于雙方意見不一致，此次談判不歡而散。

隨后，海信公司啟動法律程序起訴至德國商標(biāo)局，要求依法撤銷德國博西公司注冊的Hisense商標(biāo)。后來，西門子集團介入，2005年3月6日，海信公司與德國博西公司達成和解協(xié)議。據(jù)報道，海信公司回購商標(biāo)的最終價格為50萬歐元。

筆者認為，注冊后既不真正作為商標(biāo)使用，更不精心進行品牌培植，而只是在商標(biāo)談判時漫天要價，惡意搶注商標(biāo)的商業(yè)目的非常明確。海外惡意搶注我國企業(yè)知名商標(biāo)，不僅是對我國品牌國際化的阻礙，更是對現(xiàn)代國際市場競爭秩序的嚴重威脅。

我國企業(yè)正在越來越多的場合面臨國際競爭對手的打壓，知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)標(biāo)準、反傾銷等已經(jīng)成為新貿(mào)易保護主義的常規(guī)手段。我們必須從理論上對形勢有清楚認識，從實踐上采取有效的法律措施，絕不能讓這種不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)行為橫行于世。

什么是惡意搶注

惡意搶注指的是以獲利為目的，以不正當(dāng)手段搶先注冊他人在該領(lǐng)域或相關(guān)領(lǐng)域已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)、域名或商號等權(quán)利的行為。

我國《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定：“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響力的商標(biāo)?！币虼耍瑦阂鈸屪⒕褪巧暾埲死貌缓侠砘虿缓戏ǖ姆绞?，將他人已經(jīng)使用但尚未注冊的商標(biāo)以自己的名義向商標(biāo)局申請注冊的行為。

那么，是不是惡意，可以從哪些現(xiàn)象分析？總的來說有三大方面（圖1）。

第一，看其注冊成功后是否是自己使用，即用在自己的產(chǎn)品上;如果使用在自己產(chǎn)品上，這種產(chǎn)品是否和被搶注人的產(chǎn)品屬同類或近似產(chǎn)品。

第二，是否對搶注人高價轉(zhuǎn)讓或高價許可使用該商標(biāo)。

第三，是否直接控告被搶注人侵權(quán)，并提出賠償請求。

我國建立的商標(biāo)保護制度主要是圍繞注冊商標(biāo)進行一系列規(guī)范，大家工作、生活中接觸最多的也是注冊商標(biāo)，這些因素造成一種誤解，令很多人以為只有經(jīng)過注冊的商標(biāo)才能獲得法律的保護。其實這樣理解有些片面，我國《商標(biāo)法》和《反不正當(dāng)競爭法》中都有保護未注冊商標(biāo)的規(guī)定，只是其保護對象需要達到一定標(biāo)準。條件有三（圖2）：

其一，被搶注的商標(biāo)需有一定知名度。

其二，搶注商標(biāo)采用了不正當(dāng)?shù)氖侄?，而非符合常理的不知情情況下的注冊。

其三，需要在法定期限內(nèi)提出商標(biāo)被搶注的主張，否則相當(dāng)于自動放棄自己的維權(quán)權(quán)利。

我國《商標(biāo)法》規(guī)定的救濟期限是商標(biāo)初步審定公告之日起30天的異議期及注冊日之后的5年（惡意搶注他人馳名商標(biāo)的情形不受5年期限限制）。

如何界定不正當(dāng)手段

如果申請人搶注商標(biāo)采用了不正當(dāng)手段，就可以確定是惡意搶注，那么哪些可以界定為不正當(dāng)手段？可以從3個方面界定（圖3）：

第一，申請人利用與他人同行的關(guān)系。中小型企業(yè)最容易成為被搶注的對象，因為中小型企業(yè)在市場推出自己的產(chǎn)品時，往往并不是先注冊商標(biāo)，更多的是在自己的產(chǎn)品有一定的影響力后才注冊。所以，作為同行的申請人搶注商標(biāo)容易取得成功。

第二，申請人利用與他人曾經(jīng)合作過的背景。作為合作者，他們是最清楚被搶注人的商標(biāo)使用情況的，有的在合作期間即偷偷地把合作者的商標(biāo)注冊為自己所有;有的則是在合作結(jié)束后，將合作者的商標(biāo)搶先注冊。

第三，同一區(qū)域內(nèi)了解內(nèi)情的其他人。利用其不同的條件和自有的優(yōu)勢，如管理者、法律顧問、記者、商標(biāo)代理人等，在進行管理工作或新聞采訪等過程中了解到經(jīng)營者商標(biāo)使用的情況，并能了解到搶注該商標(biāo)帶來的利益而搶先注冊。

遭遇惡意搶注如何維權(quán)

在商標(biāo)已經(jīng)被搶注的情況下，該如何維權(quán)？

如果商標(biāo)還沒有注冊完成，那么需要準備商標(biāo)在先使用知名度、商標(biāo)被惡意搶注的證明證據(jù)，在搶注商標(biāo)的公告期內(nèi)向商標(biāo)局提出異議申請，遞交證明。

若商標(biāo)已經(jīng)注冊完成，則向商標(biāo)評審委員會提出被搶注商標(biāo)的無效宣告申請。同時，申請人和搶注人雙方也可以通過協(xié)商解決，如果不愿協(xié)商或者協(xié)商不成，就可以走司法途徑，依據(jù)《商標(biāo)法》及《反不正當(dāng)競爭法》的規(guī)定，就搶注行為向有關(guān)人民法院起訴。

企業(yè)商標(biāo)注冊就像行軍打仗，需兵馬未動糧草先行，早注冊是防止被人搶注的最佳策略。

搶注商標(biāo)維權(quán)的證據(jù)清單

以下證據(jù)既包括商標(biāo)的使用及宣傳證據(jù)，也包括商標(biāo)在相關(guān)商品上的知名度證據(jù)（圖4）。

（1）公司商標(biāo)直接使用于指定商品上的證據(jù)。包括商品、包裝、標(biāo)簽、合格證、吊牌等。

（2）公司商標(biāo)所使用商品的銷售證據(jù)。包括印有商標(biāo)的合同、發(fā)票、提貨單、銀行進賬單、進出口憑據(jù)等。

（3）商標(biāo)所使用的商品的銷售區(qū)域范圍、銷售網(wǎng)點分布及銷售渠道、方式的相關(guān)證據(jù)。包括與代理經(jīng)銷商、合作企業(yè)之間的合作協(xié)議，以及經(jīng)銷商、合作企業(yè)使用宣傳公司商標(biāo)的相關(guān)證據(jù)等。

（4）商標(biāo)的廣告宣傳證據(jù)。包括廣播、電影、電視、報紙、期刊、網(wǎng)絡(luò)、戶外等媒體廣告、媒體評論及其他宣傳活動的合同、發(fā)票及實際投放的廣告照片、報刊復(fù)印件、電視網(wǎng)絡(luò)截屏及其他廣告宣傳證據(jù)。

（5）商標(biāo)所使用的商品參加展會的證據(jù)。包括展覽會、博覽會等宣傳的邀請函、合同、發(fā)票、會刊、照片等。

（6）具有合格資質(zhì)的評估機構(gòu)就公司商標(biāo)出具的無形資產(chǎn)價值評估報告。包括對商標(biāo)指定商品銷售額、廣告宣傳費用進行的專項審計報告等。

（7）具有公信力的權(quán)威機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會公布或者出具的涉及公司商標(biāo)所使用的商品/服務(wù)的銷售額、利稅額、產(chǎn)值的統(tǒng)計及其排名、廣告額統(tǒng)計等。

（8）業(yè)內(nèi)專業(yè)期刊及其他媒體對該商品、該行業(yè)內(nèi)市場格局、排名情況中對公司企業(yè)及商標(biāo)、商品好評的相關(guān)報道。

（9）商標(biāo)的獲獎情況。包括商標(biāo)、商品獲得的品牌知名度、行業(yè)排名、影響力等榮譽證書，如著名商標(biāo)、馳名商標(biāo)、名牌產(chǎn)品、免檢產(chǎn)品、質(zhì)檢報告、認證證書等。

（10）提供企業(yè)介紹、經(jīng)營狀況及知名度的相關(guān)證據(jù)材料。包括企業(yè)簡介、宣傳材料、各種榮譽證書、行業(yè)排名等。

在此，筆者需要提示的是：

（1）公司提供的商標(biāo)知名度的證據(jù)，應(yīng)顯示該商標(biāo)在我國境內(nèi)使用和宣傳的情況。

（2）商標(biāo)使用和宣傳的證據(jù)應(yīng)盡量提交產(chǎn)生時間最早的，應(yīng)體現(xiàn)出使用、宣傳的連續(xù)性。

（3）合同證據(jù)應(yīng)有發(fā)票等實際履行的證據(jù)予以佐證。發(fā)票最好能夠與合同對應(yīng)，不能對應(yīng)的，提供數(shù)額較大或者能夠體現(xiàn)商標(biāo)及商品名稱的發(fā)票。如合同和發(fā)票不能體現(xiàn)出商標(biāo)，應(yīng)提供對應(yīng)類型和規(guī)格的商品的照片，商品照片應(yīng)體現(xiàn)出商標(biāo)。

（4）所有證據(jù)材料最好能夠體現(xiàn)出商標(biāo)、指定商品、公司企業(yè)名稱、證據(jù)產(chǎn)生的時間。

老工廠商標(biāo)被惡意搶注

這個案例是筆者的一個客戶。客戶是一個小型機床加工廠的老板，該加工廠是從傳統(tǒng)加工廠的模式經(jīng)營到自動生產(chǎn)機床，前后做了十幾年，因為有固定的客戶源，商品不愁銷路，生意一直紅紅火火。

這位客戶雖然在生意場上久經(jīng)考驗，但品牌意識不強，思想相對保守，10多年過去，從來沒留意過商標(biāo)這回事，所以一直都沒有注冊商標(biāo)。

后來他聘請了一個辦公室主任來管理生產(chǎn)車間。這位辦公室主任在工廠工作期間對工廠的基本流程都非常熟悉，在得知這家公司并未對其商標(biāo)進行注冊后，在任職期間偷偷去把牌子的商標(biāo)注冊了，離職后反過來告工廠侵犯了他的商標(biāo)權(quán)。

為此，這位客戶幾經(jīng)周折找到了筆者。經(jīng)過筆者的協(xié)調(diào)，最終以10萬元從原辦公室主任的手里買回了商標(biāo)。

通過這個案例，筆者想說的是，對于創(chuàng)業(yè)者來說，一定要盡快做好自己的品牌保護。不盡快注冊自己的商標(biāo)，也可能變相地“侵犯”他人的商標(biāo)權(quán)利。

“王致和”的海外維權(quán)路

“王致和” 老字號與“同仁堂”同齡，均創(chuàng)于1669年（康熙八年），至今已有350年歷史?！巴踔潞汀鼻宄瘯r曾進入宮廷御膳房，并被慈禧太后賜予“御青方”的稱號。

2006年7月，王致和集團擬在30多個國家進行商標(biāo)注冊，發(fā)現(xiàn)“王致和”腐乳、調(diào)味品、銷售服務(wù)三類商標(biāo)，已被一家名叫歐凱的德國公司于2006年3月在德國注冊。而歐凱公司申請的商標(biāo)標(biāo)識與王致和集團產(chǎn)品使用的商標(biāo)標(biāo)識一模一樣。歐凱公司是柏林一家主要經(jīng)營中國商品的超市，其員工全部是華人。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，歐凱公司還曾搶注過“白家”“洽洽”“老干媽”“今麥郎”等眾多知名商標(biāo)。同年8月，王致和的代理律師向歐凱公司發(fā)出律師函。隨后，王致和公司接到歐凱公司運營商中咨貨運公司的電話，稱想要拿回商標(biāo)，必須付出一定代價。2007年年初，王致和向慕尼黑地方法院提起訴訟，要求判定歐凱公司無償歸還商標(biāo)并予以賠償。

2009年4月23日，慕尼黑高等法院對王致和訴歐凱公司商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭一案做出終審判決：歐凱公司不得擅自使用王致和商標(biāo)，否則將對其處以25萬歐元的罰款或?qū)ζ渲饕撠?zé)人處以6個月監(jiān)禁;歐凱公司應(yīng)注銷其搶注的“王致和”商標(biāo)。至此，備受關(guān)注的王致和訴德國歐凱惡意搶注商標(biāo)案，經(jīng)過兩年零三個月的訟爭，最終以“王致和”商標(biāo)物歸原主畫上了圓滿的句號。

此案號稱“中國知識產(chǎn)權(quán)跨國維權(quán)第一案”，是中國加入世貿(mào)組織后第一起中國企業(yè)在國外以原告身份進行的商標(biāo)訴訟案，也是國內(nèi)企業(yè)在海外勝訴的第一個知識產(chǎn)權(quán)官司。

商標(biāo)權(quán)是知識產(chǎn)權(quán)的重要組成部分，跨國企業(yè)普遍對此予以高度重視。相比之下，我國企業(yè)的商標(biāo)權(quán)意識比較薄弱，因而更容易在“走出去”的過程中遭遇商標(biāo)搶注糾紛。商標(biāo)一旦在國外被搶注，我國企業(yè)產(chǎn)品要進入被搶注國家或地區(qū)，就需要以重金買回本該屬于自己的商標(biāo)或“改名換姓”，這兩種方法都需要付出高昂的代價。因此，企業(yè)應(yīng)事先在潛在海外市場進行商標(biāo)注冊，將商標(biāo)作為自己海外市場戰(zhàn)略的先頭兵，為自己的產(chǎn)品開山鋪路，占地圈營。這是一種成熟的商業(yè)戰(zhàn)略，也是最經(jīng)濟、最簡單、最有效的自我保護方式。