國外在先申請(qǐng)適用侵權(quán)抗辯規(guī)則初探

王宏

在應(yīng)對(duì)鴻富錦精密工業(yè)（深圳）有限公司針對(duì)201010228161.8號(hào)發(fā)明專利（以下簡稱涉案專利）發(fā)起的侵權(quán)訴訟中，筆者提出以被訴侵權(quán)技術(shù)方案實(shí)施的是某“抵觸申請(qǐng)”中的方案為由進(jìn)行不侵權(quán)抗辯。但是，在抵觸申請(qǐng)抗辯的適用方面卻遇到了一個(gè)疑難問題。具體而言，該“抵觸申請(qǐng)”并非專利法意義上的抵觸申請(qǐng)，而是公開號(hào)為US2012/0016579A1的美國專利申請(qǐng)。其優(yōu)先權(quán)日為2010年7月14日，早于涉案專利的申請(qǐng)日2010年7月15日，其公開日為2012年1月19日，晚于涉案專利的申請(qǐng)日。另外，在技術(shù)內(nèi)容方面，涉案專利與“抵觸申請(qǐng)”相同。由于該美國專利申請(qǐng)不是向我國專利行政部門提出的申請(qǐng)而不滿足《專利法》規(guī)定，不能構(gòu)成抵觸申請(qǐng)。

國外在先申請(qǐng)能否在侵權(quán)訴訟中適用抵觸申請(qǐng)抗辯？筆者擬從法理基礎(chǔ)、司法實(shí)踐、利益平衡等角度加以分析，以期拋磚引玉。

抵觸申請(qǐng)抗辯在我國的司法現(xiàn)狀

討論國外在先申請(qǐng)能否適用抵觸申請(qǐng)進(jìn)行抗辯，首先需要了解我國目前司法程序中關(guān)于抵觸申請(qǐng)抗辯的規(guī)定及現(xiàn)狀。

《專利法》第62條規(guī)定：專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實(shí)施的技術(shù)或者設(shè)計(jì)屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。根據(jù)該條款規(guī)定，在侵權(quán)糾紛中可以適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯。這一條款是2008年第三次修改專利法時(shí)新增的條款，根據(jù)《<專利法>第三次修改導(dǎo)讀》一書的記載，專利法中增加現(xiàn)有技術(shù)抗辯規(guī)定的目的，在于解決侵權(quán)訴訟審判程序因涉案專利被提起無效宣告而導(dǎo)致的程序延長以及被訴侵權(quán)人由此增加的訴累[1]。在我國，如果發(fā)現(xiàn)被授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造不符合規(guī)定的授權(quán)條件，根據(jù)《專利法》的相關(guān)規(guī)定，任何公眾都可以通過無效宣告程序來宣告該專利權(quán)無效。但是在專利復(fù)審委員會(huì)作出決定前，專利權(quán)人仍然有權(quán)就他人實(shí)施其專利的行為向法院起訴或者請(qǐng)求管理專利工作的部門處理。在此種情況下，按照《專利法>的規(guī)定，被控侵權(quán)人認(rèn)為該專利權(quán)應(yīng)被宣告無效的，只能向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無效宣告請(qǐng)求，不能由受案法院或者管理專利工作的部門就該專利權(quán)是否有效的問題作出認(rèn)定。一般情況下，受案法院或者管理專利工作的部門需要等待復(fù)審委決定生效，才能進(jìn)行接下來的審理或者處理。為了解決這一問題，專利法第三次修改時(shí)直接引入了現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定。

既然在《專利法》中增加這樣的條款就能夠解決訴訟程序周期長等問題，為什么第三次修改《專利法》時(shí)沒有將抵觸申請(qǐng)抗辯也寫進(jìn)《專利法》呢？因?yàn)樵谑跈?quán)確權(quán)程序中，抵觸申請(qǐng)與現(xiàn)有技術(shù)有很多相同之處，例如兩者均能夠作為對(duì)比文件影響專利申請(qǐng)的新穎性。

實(shí)際上，在第三次修改《專利法》的過程中，曾有專家主張將現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的抗辯規(guī)則擴(kuò)大到抵觸申請(qǐng)抗辯的情況，但立法機(jī)構(gòu)最終沒有采納這種建議。通過研究我國專利制度以及司法制度，筆者認(rèn)為，目前專利法中未對(duì)抵觸申請(qǐng)抗辯進(jìn)行規(guī)定的最大阻力或者可能性在于：在我國專利侵權(quán)和專利無效實(shí)行的是雙軌制，即職權(quán)分離主義。國務(wù)院專利行政部門普遍認(rèn)為，如果將抵觸申請(qǐng)作為抗辯理由，則需要將專利技術(shù)或者專利設(shè)計(jì)與被控侵權(quán)人進(jìn)行抗辯所提出的在先申請(qǐng)進(jìn)行對(duì)比并判斷是否構(gòu)成抵觸，其性質(zhì)屬于對(duì)授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造是否具備新穎性進(jìn)行判斷。而根據(jù)《專利法》的相關(guān)規(guī)定，專利權(quán)的有效性問題只能通過專門的無效宣告程序解決，不能由審理或者處理專利侵權(quán)糾紛的法院或者管理專利工作的部門在審理或者處理過程中一并予以認(rèn)定。

在司法實(shí)踐中，我國的各級(jí)法院對(duì)抵觸申請(qǐng)抗辯普遍持歡迎態(tài)度，并在多起案件的審判中類推現(xiàn)有技術(shù)抗辯適用了抵觸申請(qǐng)抗辯。例如，最高人民法院再審裁定（2015）民申字第188號(hào)在審理再審申請(qǐng)人慈溪市博生塑料制品有限公司與被申請(qǐng)人陳劍侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案中，最高人民法院適用了抵觸申請(qǐng)抗辯。該案被列入最高法知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告（2015）中，具有審判指導(dǎo)意義。此外，被評(píng)選為2012年中國法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)50件典型案例的上訴人黃澤鳳因與被上訴人李健開侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案中，上訴人黃澤鳳提交的對(duì)比文件3為網(wǎng)板折疊圓桌，該外觀設(shè)計(jì)專利（注：抵觸申請(qǐng)）的申請(qǐng)日在涉案專利申請(qǐng)日之前，上訴人可以援引該證據(jù)比照現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯制度進(jìn)行不侵權(quán)抗辯。在司法實(shí)踐中適用抵觸申請(qǐng)抗辯的同時(shí)，各級(jí)法院也紛紛出臺(tái)相關(guān)的規(guī)定，來規(guī)范和指導(dǎo)司法實(shí)踐中以抵觸申請(qǐng)抗辯的適用范圍和注意事項(xiàng)。例如：2010年4月最高院副院長奚曉明在全國法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作座談會(huì)《能動(dòng)司法，服務(wù)大局，努力實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作新發(fā)展》上的講話、2011年12月《關(guān)于充分發(fā)揮知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判職能作用推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)自主協(xié)調(diào)發(fā)展若干問題的意見》中，最高院都對(duì)抵觸申請(qǐng)抗辯持肯定態(tài)度，要求對(duì)于以抵觸申請(qǐng)為由進(jìn)行的抗辯可以參照現(xiàn)有技術(shù)抗辯的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)予以評(píng)判，但并未定義抵觸申請(qǐng)的內(nèi)容。北京市高級(jí)人民法院2013年9月公布的專利侵權(quán)判定指南明確規(guī)定抵觸申請(qǐng)抗辯參照現(xiàn)有技術(shù)抗辯處理，同時(shí)對(duì)抵觸申請(qǐng)進(jìn)行了定義“抵觸申請(qǐng)，是指由任何單位或者個(gè)人就與專利權(quán)人的發(fā)明創(chuàng)造同樣的發(fā)明創(chuàng)造在申請(qǐng)日以前向國務(wù)院專利行政部門提出申請(qǐng)并記載在申請(qǐng)日以后公布的專利申請(qǐng)文件或者公告的專利文件中的專利申請(qǐng)。上海市高級(jí)人民法院2011年發(fā)布《專利侵權(quán)糾紛審理指引》，其中第14條規(guī)定“被訴侵權(quán)人以實(shí)施的技術(shù)是抵觸申請(qǐng)中公開的技術(shù)方案主張不構(gòu)成專利侵權(quán)的，在相同侵權(quán)中才可以類推適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯，且被控侵權(quán)方案與抵觸申請(qǐng)中公開的技術(shù)方案相同時(shí)，不侵權(quán)抗辯才能夠成立”。江蘇省高級(jí)人民法院2010年11月發(fā)布《侵犯專利權(quán)糾紛案件審理指南》，第五部分第5.1.6項(xiàng)規(guī)定“被控侵權(quán)人以已經(jīng)公開的專利抵觸申請(qǐng)主張不侵權(quán)抗辯的，人民法院可以參照適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定”。上述各地方法院在處理抵觸申請(qǐng)抗辯時(shí)，均允許以抵觸申請(qǐng)為由進(jìn)行不侵權(quán)抗辯，但對(duì)如何歸納抗辯理由卻不盡相同。將抵觸申請(qǐng)視為公知技術(shù)允許抗辯或者認(rèn)為抵觸申請(qǐng)也能損害在后申請(qǐng)的新穎性而導(dǎo)致在后申請(qǐng)不應(yīng)被授予專利權(quán)來允許抗辯。并且在何時(shí)適用抵觸申請(qǐng)抗辯也采取不同的標(biāo)準(zhǔn)，有的法院將抵觸申請(qǐng)抗辯僅適用于相同侵權(quán)，而有的法院在等同侵權(quán)中也適用了抵觸申請(qǐng)抗辯?？偠灾鞯胤椒ㄔ涸谒痉▽?shí)踐中雖已就抵觸申請(qǐng)抗辯可參照現(xiàn)有技術(shù)抗辯的相關(guān)規(guī)定達(dá)成共識(shí)，但在認(rèn)定方式、認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、適用情況等方面還需進(jìn)一步統(tǒng)一。

我國司法界對(duì)抵觸申請(qǐng)持肯定態(tài)度的原因在于，即使將抵觸申請(qǐng)納入專利侵權(quán)抗辯事由的范圍，審理侵權(quán)糾紛的法院也不需要而且也不應(yīng)當(dāng)審查被控侵權(quán)人據(jù)以提出抗辯的抵觸申請(qǐng)與涉案專利之間是否真的成立抵觸關(guān)系。法院的審查對(duì)象是，被控侵權(quán)技術(shù)方案與作為合法技術(shù)來源的抵觸申請(qǐng)之間是否相同或者無實(shí)質(zhì)性差異。抵觸申請(qǐng)是否構(gòu)成涉案專利的真正的抵觸申請(qǐng)，對(duì)案件的審理沒有影響，也無需考慮。即使日后，專利行政部門認(rèn)為該抵觸申請(qǐng)不能構(gòu)成涉案專利的抵觸申請(qǐng)，被控侵權(quán)方案不侵權(quán)的結(jié)論也不會(huì)改變，因?yàn)楸豢厍謾?quán)的技術(shù)方案一定不在專利權(quán)的保護(hù)范圍內(nèi)。

綜上，抵觸申請(qǐng)抗辯在我國立法層面上并沒有得到認(rèn)可，但在司法實(shí)踐以及各級(jí)法院出臺(tái)的各種指南和規(guī)范中已經(jīng)被廣泛采用。

外國在先申請(qǐng)能否類推抵觸申請(qǐng)進(jìn)行抗辯的分析

首先，從法理的角度，分析外國在先申請(qǐng)能否類推抵觸申請(qǐng)進(jìn)行抗辯。根據(jù)《專利法》的基本原理，相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)或者抵觸申請(qǐng)沒有新穎性的技術(shù)方案，都不應(yīng)當(dāng)被授予專利權(quán)，任何人不能就記載在在先申請(qǐng)中的技術(shù)取得專利權(quán)。因此，在侵權(quán)訴訟中，如果被訴侵權(quán)人有證據(jù)表明其實(shí)施的是現(xiàn)有技術(shù)或者抵觸申請(qǐng)文件中的記載方案，由于現(xiàn)有設(shè)計(jì)屬于公眾自由使用技術(shù)的范疇，因此可以確定被訴侵權(quán)人沒有侵犯涉案專利權(quán)。而如果被訴侵權(quán)人實(shí)施的是抵觸申請(qǐng)中的技術(shù)方案，由于抵觸申請(qǐng)影響涉案專利的新穎性，涉案專利不應(yīng)被授予專利權(quán)，因此，被訴侵權(quán)人也沒有侵犯涉案專利本不應(yīng)存在的專利權(quán)。

通過分析抵觸申請(qǐng)抗辯的法理可以發(fā)現(xiàn)，抵觸申請(qǐng)抗辯能夠被各級(jí)法院認(rèn)同，很大一部分原因在于“技術(shù)來源合法抗辯”。因?yàn)樵诘钟|申請(qǐng)被公開后，社會(huì)公眾已經(jīng)能夠獲得其記載的技術(shù)內(nèi)容，有可能按照抵觸申請(qǐng)的技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的生產(chǎn)準(zhǔn)備活動(dòng)，也可能以該技術(shù)內(nèi)容為基礎(chǔ)進(jìn)行進(jìn)一步的改進(jìn)，也不排除在抵觸申請(qǐng)公開后進(jìn)行與抵觸申請(qǐng)技術(shù)內(nèi)容完全相同的生產(chǎn)實(shí)施活動(dòng)。當(dāng)然上述活動(dòng)是在預(yù)期該抵觸申請(qǐng)不滿足授予專利權(quán)的條件、不能被授予專利權(quán)的基礎(chǔ)上。即公眾通過合法途徑獲得技術(shù)內(nèi)容的行為不應(yīng)被禁止和約束。另外，公眾使用非專利權(quán)人控制的技術(shù)的信賴?yán)?，?yīng)當(dāng)在侵權(quán)訴訟中得到直接支持，而不是必須經(jīng)過無效宣告程序才能得到保障。

根據(jù)我國《專利法》及《專利審查指南》的規(guī)定，抵觸申請(qǐng)成立的條件中，有一項(xiàng)為該申請(qǐng)必須是“向國務(wù)院專利行政部門提出的專利申請(qǐng)”[2]。因此對(duì)于外國的在先申請(qǐng)，盡管從時(shí)間要素以及內(nèi)容要素兩方面滿足要求，也不構(gòu)成抵觸申請(qǐng)。但實(shí)際上，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，人們獲取信息的途徑和時(shí)間都發(fā)生了很大的變化。外國在先申請(qǐng)一經(jīng)公開，世界范圍內(nèi)的任何人基本上都可以獲知該外國在先申請(qǐng)的技術(shù)內(nèi)容，不存在技術(shù)上的障礙。在某些領(lǐng)域，還有專門針對(duì)國外競爭對(duì)手技術(shù)發(fā)展進(jìn)行跟蹤的情況。假設(shè)某甲跟蹤了某外國在先申請(qǐng)的技術(shù)內(nèi)容，并進(jìn)行了相應(yīng)的生產(chǎn)、經(jīng)營或者研發(fā)活動(dòng)，而國內(nèi)的某乙在該外國在先申請(qǐng)公開前已經(jīng)申請(qǐng)了專利并獲權(quán)，又以此專利權(quán)為基礎(chǔ)提起侵權(quán)訴訟，可否適用抵觸申請(qǐng)抗辯？筆者認(rèn)為，可以類比抵觸申請(qǐng)抗辯進(jìn)行國外在先申請(qǐng)抗辯。原因非常簡單，某甲獲取該技術(shù)內(nèi)容的渠道和過程不存在違反任何法律法規(guī)之處，按照“法無規(guī)定皆許可”的一般原則，不應(yīng)當(dāng)讓某甲承擔(dān)與之不相應(yīng)的法律后果或者至少應(yīng)該給予某甲適當(dāng)?shù)木葷?jì)途徑。反之，若不允許某甲類比抵觸申請(qǐng)進(jìn)行抗辯，那么就不利于國內(nèi)研發(fā)人員追蹤國際研發(fā)熱點(diǎn)并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步創(chuàng)新。也就不能夠?qū)崿F(xiàn)站在巨人的肩膀上實(shí)現(xiàn)跨越式飛躍或者彎道超車。

第二，從司法實(shí)踐看，我國已有法院對(duì)外國在先申請(qǐng)適用抵觸申請(qǐng)抗辯進(jìn)行了實(shí)踐探索。廣東省深圳市中級(jí)人民法院在郭其偉訴深圳浩特爾電子技術(shù)有限公司外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)糾紛案中提出，涉外在先專利申請(qǐng)可以進(jìn)一步比照抵觸申請(qǐng)，作為專利不侵權(quán)抗辯的事由[3]。在該判決書中深圳市中級(jí)人民法院認(rèn)為，“涉案被控侵權(quán)產(chǎn)品與原告的專利產(chǎn)品均為數(shù)碼顯微鏡，兩者屬相同產(chǎn)品。將被控侵權(quán)產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)與原告專利設(shè)計(jì)進(jìn)行對(duì)比，兩者相近似，落入原告外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍”。另外，被告深圳浩特爾公司選擇以我國臺(tái)灣地區(qū)的專利設(shè)計(jì)作不侵權(quán)抗辯，“該專利的申請(qǐng)日在涉案專利申請(qǐng)日之前，被告可以援引該設(shè)計(jì)比照現(xiàn)有設(shè)計(jì)進(jìn)行抗辯”。經(jīng)過對(duì)比，被控侵權(quán)產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)與該專利設(shè)計(jì)相同，鑒于此，依法認(rèn)定被控侵權(quán)產(chǎn)品使用了申請(qǐng)?jiān)谙鹊奈覈_(tái)灣地區(qū)的專利設(shè)計(jì)，并未侵犯原告的專利權(quán)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告的不侵權(quán)抗辯成立。

第三，從利益平衡的角度分析。專利制度既要保護(hù)創(chuàng)新，也要保護(hù)公眾使用自由技術(shù)的權(quán)利。通過前面的分析可知，公眾使用國外在先申請(qǐng)公開的技術(shù)內(nèi)容的權(quán)利應(yīng)該得到保護(hù)，而涉案專利權(quán)人的利益也應(yīng)得到保護(hù)。為了實(shí)現(xiàn)上述目的，筆者認(rèn)為，在先申請(qǐng)可以類比抵觸申請(qǐng)進(jìn)行不侵權(quán)抗辯，但在抗辯時(shí)對(duì)于比較的方式、認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)、適用的范圍方面應(yīng)建立相應(yīng)的具體規(guī)則，避免因此給涉案專利權(quán)人帶來可能的損失。

結(jié)語

從技術(shù)來源合法的角度看，以抵觸申請(qǐng)為由進(jìn)行不侵權(quán)抗辯有其存在的合理性。同時(shí)，對(duì)抵觸申請(qǐng)成立條件的過分限制，尤其是必須“向國務(wù)院專利行政部門提出的申請(qǐng)”的條件，將會(huì)導(dǎo)致公眾通過合法渠道獲得技術(shù)內(nèi)容后的生產(chǎn)、經(jīng)營或者研發(fā)活動(dòng)受阻，不利于對(duì)國外先進(jìn)技術(shù)的跟進(jìn)。建議在我國《專利法》的修改過程中能夠考慮到上述情況，對(duì)法律法規(guī)進(jìn)一步完善，既保護(hù)權(quán)利人的利益，也保護(hù)公眾的合法利益。