商品化權(quán)益的商標法保護路徑和保護要件

歐陽琴

2017年1月10日，最高人民法院公布《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》，該規(guī)定自2017年3月1日起施行?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十二條規(guī)定：“對于著作權(quán)保護期限內(nèi)的作品，如果作品名稱、作品中的角色名稱等具有較高知名度，將其作為商標使用在相關(guān)商品上容易導致相關(guān)公眾誤認為其經(jīng)過權(quán)利人的許可或者與權(quán)利人存在特定聯(lián)系，當事人以此主張構(gòu)成在先權(quán)益的，人民法院予以支持。”該法條實際上首次明確了權(quán)利人對作品名稱、作品中角色名稱等享有商品化權(quán)益，可以作為在先權(quán)益獲得商標法保護。

商品化權(quán)益并非我國現(xiàn)行法律所明確規(guī)定的民事權(quán)益，對于商品化權(quán)益的商標法保護，實際上是北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院、北京市知識產(chǎn)權(quán)法院等法院在商標授權(quán)確權(quán)行政案件的相關(guān)判決中逐步予以明確的。早在2006年，日本國株式會社雙葉社就以其享有漫畫作品《蠟筆小新》的商品化權(quán)益為由向中國商標評審委員會申請撤銷他人所享有的與“蠟筆小新”相關(guān)的注冊商標。近年來，在“馴龍高手”案、“功夫熊貓”案、“The BEATLES”案等商標行政訴訟案件的影響下，對于什么是商品化權(quán)益，是否應對商品化權(quán)益予以保護，通過何種路徑對商品化權(quán)益進行保護、如何劃定商品化權(quán)的保護邊界等問題的討論一直熱度不減?；谇笆霰尘?，本人擬就商品化權(quán)益的商標法保護相關(guān)案例進行分析，以期對《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十二條所述的商品化權(quán)益的商標法保護路徑和保護要件提出自己的一些看法，供大家參酌。

本人在darts-ip的商標數(shù)據(jù)庫中以“商品化權(quán)益”為關(guān)鍵字進行全文檢索，共計檢索到87個案例，涉及100份文書，既包括實體判例，又包含程序事項和起訴書。由于時間有限，本人重點對“馴龍高手”案1、“功夫熊貓”2、“The BEATLES”3相關(guān)案例進行了分析，擬在總結(jié)這些相關(guān)案例裁判要點的基礎(chǔ)上，結(jié)合自己的思考，歸納出關(guān)于商品化權(quán)益的商標法保護路徑和保護要件。在前述案例中，北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院、北京市知識產(chǎn)權(quán)法院均對商品化權(quán)益的商標法保護路徑和保護要件予以了論述，通過前述法院論述，《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十二條所述的商品化權(quán)益的商標法保護路徑和保護要件基本可以明確。

一、關(guān)于商品化權(quán)益的商標法保護路徑

商品化權(quán)益是指將能夠產(chǎn)生商業(yè)信譽的知名電影名稱、知名電影角色名稱等與商品或服務(wù)結(jié)合進行商業(yè)性的使用而實現(xiàn)經(jīng)濟利益的一種財產(chǎn)性權(quán)益。由于目前司法界和學術(shù)界就商品化權(quán)益的概念并未達成共識，前述定義為本人基于前述案例分析總結(jié)而得，僅出于明確后續(xù)分析中商品化權(quán)益概念之必要。

通過前述案例分析可知，《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十二條所述商品化權(quán)益，商標法對其予以保護的主要路徑是將其納入2013年《商標法》第三十二條中所規(guī)定的“在先權(quán)利”，從而對其予以保護。

2013年《商標法》第三十二條規(guī)定，申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。商品化權(quán)益雖然并非我國現(xiàn)行法律明確規(guī)定的民事權(quán)利或權(quán)益類型，但并不能就此認定商品化權(quán)益不屬于商標法三十二條所說的“在先權(quán)利”。該條款所指的“在先權(quán)利”應當包括根據(jù)《民法通則》和其他法律的一般規(guī)定而應予保護的民事權(quán)益。根據(jù)《中華人民共和國民法通則》第五條的規(guī)定“公民、法人的合法的民事權(quán)益受到法律保護，任何組織和個人不得侵犯”。根據(jù)《中華人民共和國侵權(quán)責任法》第二條的規(guī)定“侵害民事權(quán)益，應當依照本法承擔侵權(quán)責任。本法所稱民事權(quán)益，包括生命權(quán)、健康權(quán)、姓名權(quán)、名譽權(quán)、榮譽權(quán)、肖像權(quán)、隱私權(quán)、婚姻自主權(quán)、監(jiān)護權(quán)、所有權(quán)、用益物權(quán)、擔保物權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、商標專用權(quán)、發(fā)現(xiàn)權(quán)、股權(quán)、繼承權(quán)等人身、財產(chǎn)權(quán)益?！笨梢?，對合法民事權(quán)益進行保護是我國民事法律制度的一貫宗旨和做法，而商品化權(quán)益作為一項財產(chǎn)性權(quán)益，凝結(jié)著商品化權(quán)益人的智慧投入與財產(chǎn)付出，對商品化權(quán)益予以法律保護，符合我國民事法律制度的立法本意，亦與商標法的立法目的相吻合。

二、關(guān)于商品化權(quán)益的商標法保護要件

對任何權(quán)利或權(quán)益進行保護的前提均在于明確其保護要件，通過前述案例總結(jié)可知，《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十二條所述商品化權(quán)益要獲得商標法保護，應當滿足以下要件：

（一）作品著作權(quán)處于法律保護期限內(nèi)，且作品名稱或作品角色名稱具有較高的知名度和識別力，形成了應予保護的商品化權(quán)益

作為一種可與商品或服務(wù)結(jié)合進行商業(yè)性使用而實現(xiàn)經(jīng)濟利益的一種財產(chǎn)性權(quán)益，商品化權(quán)益的產(chǎn)生基礎(chǔ)是商品化權(quán)益人通過智慧投入與財產(chǎn)付出使得在作品名稱或作品角色名稱與作品形成直接而明確的指向，這種指向關(guān)系的強弱，與作品名稱或作品角色名稱的的顯著性強弱及作品本身知名度及影響力的大小密切相關(guān)。當作品知名度及影響力達到一定高度時，具有一定顯著性的作品名稱或作品角色名稱，就成為了作品的特定性標記，當其與特定商品或服務(wù)進行商業(yè)結(jié)合時，會使作品相關(guān)公眾將其對于作品的認知與情感投射于作品名稱或作品角色名稱之上，并對與其結(jié)合的商品或服務(wù)產(chǎn)生移情作用，使其獲得商業(yè)價值與交易機會。也就在此時，才產(chǎn)生了需要法律予以保護的商品化權(quán)益。當然，對作品名稱或作品角色名稱的商品化權(quán)益進行保護的前提是，作品著作權(quán)本身處于法律保護期限內(nèi)。

（二）訴爭商標標識與知名作品名稱或作品角色名稱較為接近，能夠形成對應關(guān)系

訴爭商標標識與知名作品名稱或作品角色名稱越接近，該商標的注冊和使用越容易使消費者將其與相關(guān)作品產(chǎn)生聯(lián)系，越容易將其與相關(guān)作品建立聯(lián)系，從而損害本應由在先商品化權(quán)益人將作品名稱或作品角色名稱與商品或服務(wù)相結(jié)合，利用作品名稱或作品角色名稱與相關(guān)作品的直接而明確的關(guān)系而產(chǎn)生移情作用獲得的交易機會和商業(yè)價值，以及因此而能給商品化權(quán)益人帶來的財產(chǎn)性權(quán)益。

（三）訴爭商標指定使用的商品或服務(wù)與作品衍生商品或服務(wù)存在一定的關(guān)聯(lián)

商品化權(quán)益的保護范圍并不當然及于全部商品和服務(wù)類別，應根據(jù)訴爭商標指定使用的商品或服務(wù)與作品衍生商品或服務(wù)是否密切相關(guān)，是否彼此交叉或者存在交叉可能，是否容易使相關(guān)公眾認為該商標經(jīng)過權(quán)利人的許可或者與權(quán)利人存在特定聯(lián)系進行判斷。在進行上述判斷時，應當考慮作品名稱及作品角色名稱的知名程度、作品所在產(chǎn)業(yè)的普遍衍生商品或服務(wù)、特定作品類型及內(nèi)容情節(jié)、商品化權(quán)益人已經(jīng)或可能實施的許可交易、并適當考慮商標注冊人的主觀惡意。

（四）訴爭商標的注冊和使用將損害商品化權(quán)益人的利益

訴爭商標的注冊和使用對商品化權(quán)益人利益的損害應當包括擠占商品化權(quán)益人本應獲得的交易機會、作品知名度及影響力被不當利用從而增加商標注冊人的交易機會等多種情形。商品化權(quán)益人有權(quán)將作品名稱或作品角色名稱投入實際使用，即便其尚未投入實際使用，但他人未經(jīng)許可使用，將使商品化權(quán)益人喪失本應由其獲得的交易機會和商業(yè)價值，即便商品化權(quán)益人并不打算將作品名稱或作品角色名稱投入實際使用，但他人未經(jīng)許可使用，則是在不付出任何成本和勞動的前提下獲取了原本不屬于其的交易機會和商業(yè)價值，同樣損害了商品化權(quán)益人的利益。

前述關(guān)于商品化權(quán)益的商標法保護路徑和保護要件僅為本人通過相關(guān)案例的初淺分析而得，實質(zhì)上目前關(guān)于商品化權(quán)益的商標法保護路徑和保護要件實質(zhì)還存有不少爭議，關(guān)于商品化權(quán)益的保護期限、保護范圍、保護正當性等問題亦存在較大爭議，后續(xù)本人將繼續(xù)學習研究，以期對商品化權(quán)益相關(guān)問題有更深入的研究。

注釋：

1.參見北京市第一中級人民法院（2014）一中行（知）初字第8924號和北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第1020號

2.參見北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第1968號、（2015）高行（知）終字第1969號、（2015）高行（知）終字第1973 號、（2016）京行終第4543號以及北京市知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第 6360 號

3.參見北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第752號