淺談新穎性寬限期在實質(zhì)審查中的應(yīng)用

王艷蒙 王歌 吳云霞

摘 要： 新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向?qū)＠痔岢鲞^申請，并記載在申請日以后（含申請日）公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。不喪失新穎性寬限期實際上是專利法賦予申請人的一種優(yōu)惠，允許他將已經(jīng)公開的發(fā)明創(chuàng)造在一定期限內(nèi)再申請專利。寬限期作為不可避免或者無意識地公開發(fā)明創(chuàng)造的情況下的一個補救措施，對申請人十分重要，新穎性寬限期的規(guī)定會直接影響專利權(quán)。

關(guān)鍵詞： 新穎性；專利；規(guī)定

一、新穎性

新穎性寬限期源于《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（簡稱《巴黎公約》）中的規(guī)定?！栋屠韫s》第11 條規(guī)定了發(fā)明、實用新型、工業(yè)品外觀設(shè)計、商標(biāo)在某些國際展覽會中的臨時保護：

（1）本聯(lián)盟國家應(yīng)按其本國法律對在本聯(lián)盟任何國家領(lǐng)土內(nèi)舉辦的官方的或經(jīng)官方承認(rèn)的國際展覽會展出的商品中可以取得專利的發(fā)明、實用新型、工業(yè)品外觀設(shè)計和商標(biāo)，給予臨時保護。

（2）該項臨時保護不應(yīng)延展第4 條規(guī)定的期間。如以后要求優(yōu)先權(quán)，任何國家的主管機關(guān)可以規(guī)定其期間應(yīng)自該商品在展覽會展出之日開始。

（3）每一個國家認(rèn)為必要時可以要求提供證明文件，證實展出的物品及其在展覽會展出的日期。

在國際展覽會上首次展出新的發(fā)明創(chuàng)造有利于技術(shù)的國際交流，但如果首次展出新的發(fā)明創(chuàng)造得不到法律保護，發(fā)明人就會不愿意參加這樣的展覽會。對在國際展覽會首次展出的發(fā)明創(chuàng)造給予臨時保護，是發(fā)起簽訂《巴黎公約》的原因之一。但是《巴黎公約》第11 條只提供了較為原則性的規(guī)定，并沒有規(guī)定各國給予什么樣的臨時保護，所以這種保護由各國自行規(guī)定。

此外，發(fā)明人偶爾會因為自己的不慎行為，造成發(fā)明無法獲得專利保護的遺憾。大多數(shù)國家專利法對于上述的喪失新穎性行為皆有例外規(guī)定；也就是所謂的“寬限期”，如發(fā)明人在技術(shù)參展或論文發(fā)表等不慎公開后的一定期間內(nèi)提出專利申請，則該發(fā)明仍符合專利新穎性的要求。寬限期依不同國家分別有6個月至一年的不等期間，且各國對于公開或展示之認(rèn)定亦有不同的標(biāo)準(zhǔn)。

中華人民共和國專利法第24 條規(guī)定了不喪失新穎性的三種情形，申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日（享有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日）之前六個月內(nèi)有下列情況之一的，不喪失新穎性：

1、在中國政府主辦或者承認(rèn)的國際展覽會上首次展出的；

中國專利法對于申請人在國際展覽會上首次展出發(fā)明創(chuàng)造的公開給予一定的新穎性寬限，但是展覽會的規(guī)格只限于“中國政府主辦或者承認(rèn)的國際展覽會”。中國政府主辦的展覽會，包括國務(wù)院、各部委主辦或者國務(wù)院批準(zhǔn)由其他機關(guān)或者地方政府舉辦的國際展覽展覽會。中國政府承認(rèn)的國際展覽會，是指國際展覽會公約規(guī)定的由國際展覽局注冊或者認(rèn)可的國際展覽會。目前我國認(rèn)可的國際展覽會主要包括：世博會、米蘭裝飾藝術(shù)和現(xiàn)代建筑展覽會、國際園藝生產(chǎn)者協(xié)會批準(zhǔn)的A1類園藝展覽會等。其中，所謂國際展覽會，除了舉辦國的展品外，還必須有來自外國的產(chǎn)品。

2、在規(guī)定的學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議上首次發(fā)表的；

規(guī)定的學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議，這種學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議必須是有一定級別要求的，是指國務(wù)院有關(guān)主管部門或者全國性學(xué)術(shù)團體組織召開的學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議，不包括省以下或者受國務(wù)院各部委或者全國性學(xué)術(shù)團體委托或者以其名義組織召開的學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議。這里規(guī)定的不喪失新穎性的公開發(fā)表包括口頭報告和書面論文，在后者這些不符合規(guī)定的會議上的公開將導(dǎo)致喪失新穎性，除非這些會議本身有保密約定。

3、他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的。

泄露發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容的人獲知一項發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容的方式有可能是合法的，也有可能是非法的。前一種情況包括：發(fā)明人或者設(shè)計人自己違反單位的規(guī)定公開了發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容，或者由發(fā)明人、設(shè)計人以及經(jīng)他們告知而獲悉發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容的任何其他人，出于技術(shù)轉(zhuǎn)讓、尋求技術(shù)試驗等目的，將發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容告知了第三人，該第三人不遵守明示的或者默示的保密信約而將該內(nèi)容發(fā)表出來。后一種情況包括：第三人用欺騙或者間諜手段從發(fā)明人、設(shè)計人或者經(jīng)他們告知而獲得發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容的任何其他人那里得到該內(nèi)容，進而將其發(fā)表出來。上述情況所導(dǎo)致的公開都違背了申請人的意愿，而且在實際中也是難于完全避免的。為了不影響申請人獲得專利權(quán)的正當(dāng)權(quán)利，有必要在專利法中給出一定的例外規(guī)定。

但是我國是先申請制國家，先申請專利制度的一個重要原則就是凡是在申請日之前已經(jīng)公知的技術(shù)，公眾均有自由予以應(yīng)用的權(quán)利。這種權(quán)利不容剝奪，否則就會破壞專利權(quán)人和社會公眾之間的利益平衡，而采用新穎性寬限期卻違背了這一原則，導(dǎo)致公眾即使通過正常途徑得知發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容，也無法確定知道在什么樣的范圍內(nèi)能夠予以應(yīng)用，從而增大了專利制度的不確定性。因此對該例外規(guī)定的適用與否關(guān)系到專利權(quán)人和社會公眾之間的利益平衡，應(yīng)當(dāng)掌握嚴(yán)格的條件以避免由此導(dǎo)致的失衡。本文旨在通過一個實際案例，對上述新穎性寬限期的法律條款規(guī)定進行深入的理解和探討。

二、基本案情

該案例的基本信息如下：申請?zhí)枮?013100246859、發(fā)明名稱是“一種條煙打碼姿態(tài)控制裝置”，申請日為2013年01月23日，公開日為2013年05月01日，申請人為：中國煙草總公司重慶市公司萬州分公司。

國家知識產(chǎn)權(quán)局于2014年07月15日發(fā)出第一次審查意見通知書，其中引用的對比文件1為發(fā)表在萬方學(xué)位論文庫中的于2012年11月30日發(fā)表的碩士學(xué)位論文《卷煙分揀系統(tǒng)打碼姿態(tài)控制機構(gòu)的設(shè)計與實現(xiàn)》，論文的作者為李虎；審查意見指出：權(quán)利要求1-3相對于對比文件1不具備創(chuàng)造性。

申請人于2014年11月14日提交的意見陳述書中，指出審查意見所引用的對比文件是是申請人中國煙草總公司重慶市公司萬州分公司（后簡稱煙草公司）委托重慶大學(xué)機械學(xué)院的張毅教授帶頭組織開發(fā)設(shè)計的技術(shù)，并且在委托時即有約定，該技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)是屬于煙草公司，在煙草公司未申請專利前，張毅教授一方不得以任何形式公開其技術(shù)內(nèi)容。而審查員找到的對比文件的作者張虎，是張毅教授的學(xué)生，該學(xué)生從張毅教授處得知了正在開發(fā)中的條煙打碼姿態(tài)控制技術(shù)的方案內(nèi)容，然后未經(jīng)過張教授以及煙草公司的同意，即于申請專利之前一個月，私自發(fā)表了學(xué)位論文，才導(dǎo)致技術(shù)在申請專利之前被公開。然后根據(jù)《審查指南》以及《專利法詳解》的解釋，此法條中規(guī)定的新穎性，應(yīng)該理解成為滿足法24條第3款規(guī)定的“他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容”的“不喪失新穎性的公開”的情況，不視為影響專利新穎性和創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)。所以申請人主張不能采用該對比文件1作為評判本申請創(chuàng)造性的現(xiàn)有文件。為證明上述陳述的真實，申請人在附件中附上相關(guān)證明文件以作證明。證明材料是由李虎簽字的私自發(fā)表論文的證明，在此基礎(chǔ)上請求享有寬限期。

三、案件審查具體步驟與要點

1.提出聲明時機

申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日（享有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日）以前六個月內(nèi)他人未經(jīng)申請人同意而泄露了其內(nèi)容，若申請人在申請日前已獲知，應(yīng)當(dāng)在提出專利申請時在請求書中聲明，申請人并未在請求書中提出聲明。

2.證明文件提交時機

若申請人在申請日前已獲知，應(yīng)在申請日起兩個月內(nèi)提交證明材料。若申請人在申請日以后得知的，應(yīng)當(dāng)在得知情況后兩個月內(nèi)提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明，并附具證明材料。