“商標(biāo)使用”制度的完善亮點(diǎn)及其體系思考

(華東政法大學(xué) 上海 200000)

一、問題的提出

我國(guó)2013年修訂的《商標(biāo)法》(以下簡(jiǎn)稱新《商標(biāo)法》)對(duì)“商標(biāo)使用”的規(guī)范進(jìn)行了完善，我們有必要進(jìn)一步認(rèn)識(shí)商標(biāo)使用在商標(biāo)確權(quán)、維持以及侵權(quán)上的作用。另外，有學(xué)者指出新《商標(biāo)法》不同條文中的“商標(biāo)使用”存在標(biāo)準(zhǔn)含義不統(tǒng)一，體系難自洽的問題①。因而該制度的體系協(xié)調(diào)也值得關(guān)注。

二、新《商標(biāo)法》關(guān)于“商標(biāo)使用”制度的完善之處

(一)界定本質(zhì)，新《商標(biāo)法》第48條明確“商標(biāo)使用”之概念

我國(guó)2002年《商標(biāo)法實(shí)施條例》于第3條對(duì)“商標(biāo)使用”作了明確規(guī)定，但僅明確了使用商標(biāo)的方式，未明確“商標(biāo)使用”的本質(zhì)。而新《商標(biāo)法》于第48條明確強(qiáng)調(diào)了商標(biāo)使用是“用于識(shí)別商品來源的行為”，點(diǎn)明了商標(biāo)使用本質(zhì)，這對(duì)司法實(shí)踐發(fā)揮了指導(dǎo)作用②。

(二)區(qū)分情形，明晰連續(xù)三年不使用注冊(cè)商標(biāo)之法律后果

新《商標(biāo)法》第49條將違法使用注冊(cè)商標(biāo)區(qū)分了情形，其中針對(duì)無正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用注冊(cè)商標(biāo)的情形，任何單位或者個(gè)人均可申請(qǐng)撤銷，這有助于效率利用商標(biāo)資源。

(三)合理賠償，確定注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年不使用不得請(qǐng)求賠償救濟(jì)

新《商標(biāo)法》在第64條商標(biāo)侵權(quán)糾紛免責(zé)情形中規(guī)定，若注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人請(qǐng)求賠償，被控侵權(quán)人提出對(duì)方“未實(shí)際使用”抗辯的，人民法院可要求商標(biāo)專用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實(shí)際使用的證據(jù)，如不能提供，亦不能證明因侵權(quán)行為造成其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任。

(四)突出保護(hù)，賦予在先使用人對(duì)惡意搶注的異議權(quán)與請(qǐng)求宣告無效

新《商標(biāo)法》第32條、第33條是關(guān)于禁止惡意搶注及其違反后果的規(guī)定，其賦予了在先權(quán)利人以注冊(cè)異議權(quán)，并可依據(jù)第35條、第44條、第45條的規(guī)定請(qǐng)求宣告注冊(cè)商標(biāo)無效。

三、“商標(biāo)使用”在商標(biāo)確權(quán)、維持與侵權(quán)中的地位

(一)商標(biāo)確權(quán)與維持意義上的商標(biāo)使用

商標(biāo)確權(quán)意義中的“商標(biāo)使用”突出體現(xiàn)在對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)上，即在確權(quán)程序中賦予未注冊(cè)商標(biāo)所有人提出異議和申請(qǐng)撤銷的權(quán)利以及先用權(quán)③。具言之，第13條第2款規(guī)定，在相同或是類似商品上的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，若易與在中國(guó)未注冊(cè)的馳名商標(biāo)造成混淆則不予注冊(cè)并禁止使用；第32條是對(duì)“已經(jīng)在先使用并有一定影響”的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)，未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人依據(jù)第33條、第44以及第45條可提出注冊(cè)異議和申請(qǐng)宣告注冊(cè)無效，以此對(duì)抗他人惡意搶注；第59條第3款“商標(biāo)先用權(quán)”的規(guī)定進(jìn)一步確認(rèn)了在先使用權(quán)人的利益，指出在后的商標(biāo)即使已獲得注冊(cè)，但后注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止先用權(quán)人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，僅可要求其附加適當(dāng)區(qū)分標(biāo)識(shí)。

在商標(biāo)維持上，使用人可通過對(duì)商標(biāo)進(jìn)行商標(biāo)法意義上的使用來維持已經(jīng)獲得的商標(biāo)權(quán)利。我國(guó)商標(biāo)取得采注冊(cè)模式，這導(dǎo)致惡意囤積商標(biāo)行為增多④。“囤積商標(biāo)，長(zhǎng)期擱置而不使用將無法發(fā)揮商標(biāo)的價(jià)值和功能，也會(huì)妨礙他人申請(qǐng)注冊(cè)與其相同或者近似的商標(biāo)⑤。”為規(guī)避此制度后果，新《商標(biāo)法》于第49條第2款規(guī)定了“連續(xù)三年不使用撤銷”制度，但撤銷不是目的，而僅是手段。在判斷商標(biāo)注冊(cè)人是否構(gòu)成“商標(biāo)使用”時(shí)，應(yīng)將其使用商標(biāo)的意圖或意思作為核心要素，通過外在的使用形式判斷其是否具有真實(shí)的使用意圖⑥。

(二)商標(biāo)侵權(quán)救濟(jì)意義上的商標(biāo)使用

關(guān)于商標(biāo)使用究否為商標(biāo)侵權(quán)的先決條件存在爭(zhēng)議。有學(xué)者認(rèn)為商標(biāo)使用是商標(biāo)侵權(quán)構(gòu)成的必要條件⑦。此種觀點(diǎn)在以最高人民法院為代表的司法裁判中亦有所體現(xiàn)，即在判斷商標(biāo)侵權(quán)時(shí)，只有被訴侵權(quán)標(biāo)志使用行為發(fā)揮了識(shí)別商品和服務(wù)來源的作用，符合商標(biāo)使用之本質(zhì)的，才需進(jìn)一步判斷“相似性”以及“混淆可能性”⑧。至于商標(biāo)侵權(quán)抗辯中的“商標(biāo)使用”則規(guī)定第64條第1款，表達(dá)了注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年不使用不得請(qǐng)求賠償救濟(jì)的理念。

四、新《商標(biāo)法》對(duì)“商標(biāo)使用”相關(guān)條文自洽協(xié)調(diào)之思考

(一)新《商標(biāo)法》第32條與第59條中的“一定影響”程度之辯

我國(guó)新《商標(biāo)法》第32條禁止以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有“一定影響”的商標(biāo)。新《商標(biāo)法》第59條第3款規(guī)定已經(jīng)使用并有“一定影響”的商標(biāo)具有先用權(quán)，后注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人需容忍在先使用人，在附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)的前提下，在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該注冊(cè)商標(biāo)。兩條文中的“一定影響”是否具有程度高低之分，存在不同的觀點(diǎn)。有學(xué)者認(rèn)為，對(duì)抗搶注中“一定影響”的程度應(yīng)高于商標(biāo)先用權(quán)中“一定影響”的程度，但此種解釋將導(dǎo)致第32條中的“一定影響”與《商標(biāo)法》第13條第2款所規(guī)定的未注冊(cè)馳名商標(biāo)應(yīng)為“相關(guān)公眾所知悉”之間難以區(qū)分，因?yàn)槿缫髮?duì)抗搶注的“一定影響”實(shí)質(zhì)上達(dá)到未注冊(cè)馳名商標(biāo)的顯著性標(biāo)準(zhǔn)，那么通過直接適用第13條第2款便可實(shí)現(xiàn)對(duì)抗搶注之目的，第32條后半句便不必繼續(xù)存在⑨?！币嘤袑W(xué)者認(rèn)為，因?qū)箵屪⒌臈l件除了要求在先使用的商標(biāo)具有“一定影響”之外，還要求采取“不正當(dāng)手段”，而第59條的商標(biāo)先用權(quán)抗辯則不要求，因此對(duì)抗搶注中“一定影響”的程度應(yīng)低于商標(biāo)先用權(quán)中“一定影響”的程度。

(二)商標(biāo)侵權(quán)制度體系中“商標(biāo)使用”之理解與協(xié)調(diào)

我國(guó)新《商標(biāo)法》第57條規(guī)定了7種商標(biāo)侵權(quán)行為。其中第1項(xiàng)、第2項(xiàng)、第3項(xiàng)、第5項(xiàng)以及第6項(xiàng)所規(guī)定的商標(biāo)侵權(quán)行為都以“商標(biāo)使用”作為商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的前置條件，但第4項(xiàng)關(guān)于偽造、擅自制造以及銷售以上商標(biāo)標(biāo)識(shí)的侵權(quán)行為則不要求“商標(biāo)使用”的要件，這違背了將“商標(biāo)使用”作為商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定前置性條件的基本原理，應(yīng)予刪除；而第7項(xiàng)為兜底條款，規(guī)定為“給他人的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的”。這一規(guī)定在將“商標(biāo)使用”作為商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的前置性條件后，將不再具有解釋空間。為此第57條第7項(xiàng)可予以刪除⑩?！?/p>

【注釋】

①劉鐵光.《商標(biāo)法》中“商標(biāo)使用”制度體系的解釋、檢討與改造.法學(xué)，2017年第5期.

②馮曉青.商標(biāo)法修正案(草案)評(píng)述及修改建議.知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2013年第2期.

③張玉敏.注冊(cè)商標(biāo)三年不使用撤銷制度體系化解讀.中國(guó)法學(xué)，2015年第1期.

④劉鐵光,吳玉寶.“商標(biāo)使用”類型化及其構(gòu)成標(biāo)準(zhǔn)的多元化.知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2015年第11期.

⑤卞耀武主編.中華人民共和國(guó)商標(biāo)法釋義.法律出版社，2002年版，第109頁.

⑥劉鐵光.《商標(biāo)法》中“商標(biāo)使用”制度體系的解釋、檢討與改造.法學(xué)，2017年第5期.

⑦王太平.論商標(biāo)使用在商標(biāo)侵權(quán)構(gòu)成中的地位.法學(xué)，2017年第8期.

⑧朱曉睿.商標(biāo)侵權(quán)中“商標(biāo)使用”的認(rèn)定.知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2017年第11期.

⑨杜穎.商標(biāo)先使用權(quán)解讀：《商標(biāo)法》第59條第3款的理解與適用.中外法學(xué)，2014年第5期.

⑩劉鐵光.《商標(biāo)法》中“商標(biāo)使用”制度體系的解釋、檢討與改造.法學(xué)，2017年第5期.