從各國案例看專利侵權(quán)訴訟中的禁止反悔原則

劉書芝

為了更好地保護(hù)專利權(quán)人的利益，在專利侵權(quán)訴訟時(shí)權(quán)利要求的保護(hù)范圍可以延伸到字面含義之外，這就是司法實(shí)踐中常常采用的等同原則。但如果等同原則被濫用，則會(huì)使專利權(quán)人獲得過多的保護(hù)范圍，損害公眾利益。因此，為了限制等同原則，又發(fā)展出了禁止反悔原則。

本文通過總結(jié)各國關(guān)于禁止反悔原則的案例，反映各國對(duì)禁止反悔原則的適用及其限制范圍。

一、禁止反悔的含義和目的

在專利審批和無效程序中，專利權(quán)人通常會(huì)進(jìn)行意見陳述或修改權(quán)利要求。專利權(quán)人通過陳述或修改明確放棄的內(nèi)容，在專利侵權(quán)訴訟中禁止再納入到權(quán)利要求保護(hù)范圍內(nèi)，這就是專利侵權(quán)訴訟中的“禁止反悔原則”。

禁止反悔是為了防止專利權(quán)人出爾反爾、兩頭討好，即專利權(quán)人在審查和無效程序中，對(duì)權(quán)利要求的范圍進(jìn)行縮限性陳述、解釋和修改，而在侵權(quán)訴訟時(shí)又對(duì)權(quán)利要求的范圍進(jìn)行擴(kuò)大解釋，將原本放棄的方案又重新作為權(quán)利要求涵蓋的范圍。德國律師Bernhard Geissie曾將這種策略比喻為“在無效宣告程序中的溫順小貓出了門就成了勇猛的老虎”。[1]

通常認(rèn)為專利禁止反悔原則來源于普通民法中的誠實(shí)信用原則，但不同于普通民法中的禁止反悔原則。為了與普通民法中的禁止反悔原則相區(qū)別，專利侵權(quán)訴訟中的禁止反悔原則在美國又稱為“專利檔案禁止反悔原則”（file wrapper estoppel）或“專利審批歷史禁止反悔原則”（patent prosecution history estoppel）。為方便起見，一般簡(jiǎn)稱為“禁止反悔原則”。

禁止反悔原則并不是我國現(xiàn)行《專利法》中所明文規(guī)定的法律原則，但卻是在專利侵權(quán)訴訟實(shí)踐和司法解釋中體現(xiàn)并在司法界得到普遍認(rèn)可的原則。

關(guān)于禁止反悔原則的理論基礎(chǔ)，法律界主要有以下幾種觀點(diǎn)：（1）合同法意義上的禁止反悔；（2）專利權(quán)人的權(quán)利放棄；（3）專利權(quán)人對(duì)行政救濟(jì)機(jī)會(huì)的權(quán)利用盡；（4）對(duì)侵權(quán)指控的抗辯手段；（5）權(quán)利要求的公示作用。[1]各國對(duì)禁止反悔原則理論基礎(chǔ)的側(cè)重不同，在美國，上述五種觀點(diǎn)均有各自的支持者，而在侵權(quán)訴訟案例中，第（2）～（5）種觀點(diǎn)也均有體現(xiàn)。北京市高級(jí)人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第64條規(guī)定：“禁止反悔的適用以被訴侵權(quán)人提出請(qǐng)求為前提，并由被訴侵權(quán)人提供專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人反悔的相應(yīng)證據(jù)?！庇纱丝梢?，在中國，主流觀點(diǎn)認(rèn)為禁止反悔原則是一種侵權(quán)指控的抗辯手段。

二、各國禁止反悔的案例及規(guī)定

1. 美國

美國聯(lián)邦最高法院在專利侵權(quán)訴訟中適用禁止反悔原則的先例，最早可追溯到1879年的Leggett v. Avery案。此后在專利侵權(quán)訴訟中，禁止反悔原則不斷發(fā)展并經(jīng)常出現(xiàn)。

在美國，禁止反悔分為意見陳述導(dǎo)致的禁止反悔和權(quán)利要求修改導(dǎo)致的禁止反悔。

在專利審批過程中，針對(duì)審查員發(fā)出的審查意見，申請(qǐng)人在意見陳述中若明確放棄了一些內(nèi)容，則適用禁止反悔原則，申請(qǐng)人在后續(xù)侵權(quán)訴訟中不得對(duì)已經(jīng)放棄的內(nèi)容主張權(quán)利，此即意見陳述導(dǎo)致的禁止反悔。

對(duì)等同侵權(quán)應(yīng)用最多的，也是最具有爭(zhēng)議性的，是修改導(dǎo)致的禁止反悔。在修改導(dǎo)致禁止反悔原則的適用條件和限制作用范圍方面，影響最大的、最重要的案例為1997年的Warner-Jenkinson v. Hilton案（簡(jiǎn)稱Warner-Jenkinson案或Hilton案）和2002年的Festo Corp. v. Shoketsu and SMC案（簡(jiǎn)稱Festo案）。

（1）禁止反悔原則的適用條件

美國聯(lián)邦最高法院在1997的Warner-Jenkinson案中指出了禁止反悔原則的適用條件。在該案中，上訴人Warner-Jenkinson認(rèn)為無論出于何種目的或原因，只要對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行了修改，都應(yīng)當(dāng)適用禁止反悔原則。但美國聯(lián)邦最高法院指出，只有當(dāng)修改出于“與可專利性相關(guān)的實(shí)質(zhì)性原因”時(shí)，才適用禁止反悔原則。同時(shí)，美國聯(lián)邦最高法院在該案中指出，如果通過專利申請(qǐng)檔案無法確定修改的原因，則推定修改是出于與可專利性相關(guān)的實(shí)質(zhì)性原因；但是，如果專利權(quán)人能夠舉證證明其修改不是出于與可專利性相關(guān)的實(shí)質(zhì)性原因，則可以推翻該推定。[2]

在Festo案中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）指出“與可專利性相關(guān)的實(shí)質(zhì)性原因”不僅包括為克服現(xiàn)有技術(shù)而修改權(quán)利要求，如新穎性（美國專利法第102條）、非顯而易見性（美國專利法第103條），而且包括專利法中其他授予專利權(quán)的規(guī)定，如關(guān)于可授權(quán)客體、實(shí)用性方面的規(guī)定（美國專利法第101條），說明書要對(duì)發(fā)明做出清楚完整的說明（美國專利法第112條第（1）款），權(quán)利要求應(yīng)以說明書為依據(jù)清楚地限定保護(hù)范圍（美國專利法第112條第（2）款）等。在Festo案中，CAFC明確了“與可專利性相關(guān)的實(shí)質(zhì)性原因”的含義，將禁止反悔原則的適用擴(kuò)展到任何與專利法授權(quán)條件相關(guān)的法條。[1，2]另外，CAFC進(jìn)一步指出，無論是申請(qǐng)人應(yīng)審查員要求所做的被動(dòng)修改，還是申請(qǐng)人的主動(dòng)修改，均可適用禁止反悔原則。

美國聯(lián)邦最高法院維持了CAFC關(guān)于禁止反悔原則的適用條件的結(jié)論，認(rèn)為“為滿足專利法的任何規(guī)定而縮限權(quán)利要求的修改，都可以導(dǎo)致適用禁止反悔原則”。

（2）禁止反悔原則的限制作用范圍

在Festo案之前，對(duì)于禁止反悔原則的限制作用范圍，美國聯(lián)邦最高法院沒有提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，CAFC在不同的案例中采用了兩種不同的規(guī)則。

一種是1983年在Hughes案中所采用的“彈性排除規(guī)則”（flexible bar）。根據(jù)“彈性排除規(guī)則”，禁止反悔原則對(duì)等同原則的適用具有有限的、彈性的限制作用，“范圍可大、可小、可為零”，即限制作用可以很大，即基本上排除等同原則，也可以為零，即基本上不影響等同原則。

另一種是1984年在Kinzenbow案中所采用的“完全排除規(guī)則”（complete bar）。根據(jù)“完全排除規(guī)則”，禁止反悔原則完全排除等同原則的適用。endprint

雖然在以往的案例中，CAFC絕大多數(shù)時(shí)候均采用“彈性排除規(guī)則”，但在Festo案中CAFC卻主張廢除“彈性排除規(guī)則”而采用“完全排除規(guī)則”。CAFC給出的主要理由是，專利保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)具有確定性，而“彈性排除規(guī)則”使得公眾、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、專利權(quán)人在法院判決之前無法確定專利權(quán)的保護(hù)范圍。[2]由于“完全排除規(guī)則”使得修改部分完全排除等同原則，對(duì)專利權(quán)人的利益損害巨大，CAFC的判決做出后掀起了軒然大波，并引發(fā)了業(yè)內(nèi)的激烈辯論。

美國聯(lián)邦最高法院在判決中推翻了CAFC采用的“完全排除規(guī)則”而主張適用“彈性排除規(guī)則”。但是，美國聯(lián)邦最高法院同時(shí)指出，當(dāng)無法確定修改目的時(shí)，則推定專利權(quán)人放棄了權(quán)利要求修改前較寬范圍與修改后較窄范圍之間所有的“領(lǐng)地”。同時(shí)，美國聯(lián)邦最高法院又規(guī)定了允許專利權(quán)人推翻該推定的三種例外情況：

① 在申請(qǐng)時(shí)專利權(quán)人無法預(yù)見該等同物；

② 專利權(quán)人修改的原因與所爭(zhēng)議的等同物之間僅存在擦邊的關(guān)系；

③ 因其他原因，專利權(quán)人在申請(qǐng)時(shí)根據(jù)合理預(yù)期無法描述所爭(zhēng)議的等同物。

由于三種例外情況非常難以舉證，雖然美國聯(lián)邦最高法院名義上仍然主張“彈性排除規(guī)則”，但實(shí)際采用的卻是“完全排除規(guī)則”，因此，有人將美國聯(lián)邦最高法院在Festo案中所建立的規(guī)則稱為居于“彈性排除規(guī)則”與“完全排除規(guī)則”之間的規(guī)則——“可預(yù)見性規(guī)則”。

總之，經(jīng)Festo案，美國聯(lián)邦最高法院不僅擴(kuò)大了禁止反悔原則的適用范圍，而且增強(qiáng)了禁止反悔原則對(duì)等同原則的限制作用。

2. 日本

1998年，日本在“無限折動(dòng)用滾珠花鍵軸承”案中第一次確定了等同原則。在該案中，日本最高法院確定了適用等同原則的五個(gè)要件，其中第五要件規(guī)定了禁止反悔原則：在專利申請(qǐng)過程中沒有諸如將被控侵權(quán)物從權(quán)利要求中有意識(shí)地排除之類的特別事由。對(duì)于意見陳述導(dǎo)致的禁止反悔，日本法院認(rèn)為，不論專利權(quán)人的目的如何，只要意見陳述表面上看具有對(duì)權(quán)利要求范圍限制的意思，就可以適用禁止反悔原則。對(duì)于權(quán)利要求修改導(dǎo)致的禁止反悔，專利權(quán)人為了避免被駁回、撤銷或無效，而對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行縮限修改，并通常會(huì)進(jìn)行解釋，如果權(quán)利要求字面上不涵蓋爭(zhēng)議等同物，則適用禁止反悔原則，認(rèn)為該等同物被有意識(shí)地從權(quán)利要求中排除。專利權(quán)人非為回避理由而進(jìn)行的主動(dòng)修改，通常也被認(rèn)為適用禁止反悔原則。另外，日本法院還認(rèn)為，如權(quán)利人在專利申請(qǐng)時(shí)沒有將容易包含在權(quán)利要求中的技術(shù)寫入權(quán)利要求，則該技術(shù)應(yīng)被視為從權(quán)利要求中有意識(shí)地排除的內(nèi)容，在此情況下，應(yīng)按照不符合等同原則的第五要件處理，適用禁止反悔原則。[3]

3. 英國

英國長(zhǎng)期不承認(rèn)專利審查檔案對(duì)專利權(quán)利要求保護(hù)范圍的限制作用。2017年7月12日，英國最高法院對(duì)Eli Lilly v. Actavis UK Ltd案（簡(jiǎn)稱Eli Lilly案）做出判決，首次明確接受等同原則和禁止反悔原則，這成為了英國近幾十年來最重要的專利侵權(quán)訴訟判決。在Eli Lilly案之前，英國法院一直拒絕適用等同原則和禁止反悔原則。

英國目前已加入了《歐洲專利公約》，英國專利保護(hù)范圍主要以《歐洲專利公約》及《歐洲專利公約第69條解釋議定書》（簡(jiǎn)稱“解釋議定書”）為依據(jù)。在制定《歐洲專利公約》和“解釋議定書”時(shí)，英國強(qiáng)烈反對(duì)草案中關(guān)于等同原則和禁止反悔原則的規(guī)定，使得最終通過的文件中刪除了等同原則和禁止反悔原則的相關(guān)內(nèi)容。根據(jù)《歐洲專利公約》，英國制定了《1977年英國專利法》。因在Eli Lilly案之前沒有采用等同原則，在《1977年英國專利法》頒布后，為了更好地保護(hù)專利權(quán)人的權(quán)益，突破權(quán)利要求字面含義的周邊限定原則的保護(hù)范圍，英國法院通過一系列的案例建立并完善了“目的解釋方法”。

在Eli Lilly案中英國最高法院提出了禁止反悔原則。在判決中，英國最高法院院長(zhǎng)Lord Neuberger認(rèn)為，應(yīng)謹(jǐn)慎對(duì)待參考專利審查檔案確定專利保護(hù)范圍的做法，應(yīng)基于專利文件本身而不是專利審查檔案來確定專利保護(hù)范圍；但另一方面，專利審查檔案是公開的內(nèi)容，有時(shí)參考專利審查檔案才能公平。同時(shí)，Neuberger法官指出，對(duì)參考專利審查檔案確定專利保護(hù)范圍的做法應(yīng)當(dāng)進(jìn)行限制，僅在兩種情況下才能參考專利審查檔案：（1）僅依靠權(quán)利要求書和說明書會(huì)導(dǎo)致專利權(quán)模糊，而專利審查檔案確能解決專利權(quán)模糊之處；（2）不考慮專利審查檔案會(huì)違背公共利益。對(duì)于第（2）種情況，Neuberger法官認(rèn)為，如果在專利審查過程中，申請(qǐng)人曾向歐洲專利局明確表示將某爭(zhēng)議等同物排除在專利保護(hù)范圍之外，則在侵權(quán)訴訟時(shí)不能主張將專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍擴(kuò)大到該等同物。[4]

4. 德國

德國也是《歐洲專利公約》的成員國。德國基本不承認(rèn)專利審批檔案禁止反悔原則，認(rèn)為在授權(quán)程序中的陳述和限制只有體現(xiàn)在說明書中，才能予以考慮；但與此同時(shí)也做出例外規(guī)定：如果專利權(quán)人在異議程序中進(jìn)行了限制性陳述，就不得在侵權(quán)訴訟中，在權(quán)利要求的范圍上對(duì)異議程序的相關(guān)人提出與該限制性陳述不一致的主張。顯然，德國在專利侵權(quán)訴訟中適用的禁止反悔原則的基礎(chǔ)是普通民法、合同法中的禁止反悔。因此，在德國侵權(quán)訴訟中，禁止反悔僅適用于異議程序的相關(guān)人，與異議程序無關(guān)者則不能主張禁止反悔。[5]

5. 中國

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號(hào)）第六條規(guī)定：

“專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對(duì)權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持?！?/p>

但對(duì)于禁止反悔原則的適用條件及限制作用的范圍，最高法院并未做出明確規(guī)定或說明。

一種觀點(diǎn)認(rèn)為，只要專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在審查或無效程序中對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行縮限性修改，就適用禁止反悔原則，而不用問縮小權(quán)利要求范圍是為了克服何種缺陷；放棄的保護(hù)范圍為通過修改或陳述而縮小其保護(hù)范圍所導(dǎo)致的變化，即“完全排除規(guī)則”。[1]endprint

但北京市高級(jí)人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第62條規(guī)定：

“專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人限制或者部分放棄的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)是基于克服缺乏新穎性或創(chuàng)造性、缺少必要技術(shù)特征和權(quán)利要求得不到說明書的支持以及說明書未充分公開等不能獲得授權(quán)的實(shí)質(zhì)性缺陷的需要。

權(quán)利人不能說明專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人修改專利文件原因的，可以推定其修改是為克服不能獲得授權(quán)的實(shí)質(zhì)性缺陷?！?/p>

由此可見，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，禁止反悔原則的適用條件為基于克服實(shí)質(zhì)性缺陷的需要，同時(shí)規(guī)定推定修改是為克服不能獲得授權(quán)的實(shí)質(zhì)性缺陷。

北京市高級(jí)人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第60條規(guī)定：

“對(duì)于發(fā)明權(quán)利要求中的非發(fā)明點(diǎn)技術(shù)特征、修改形成的技術(shù)特征或者實(shí)用新型權(quán)利要求中的技術(shù)特征，如果專利權(quán)人在專利申請(qǐng)或修改時(shí)明知或足以預(yù)見到存在替代性技術(shù)特征而未將其納入專利權(quán)的保護(hù)范圍，在侵權(quán)判定中，權(quán)利人以構(gòu)成等同特征為由主張將該替代性技術(shù)方案納入專利權(quán)的保護(hù)范圍的，不予支持。”

由此可見，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，對(duì)于修改導(dǎo)致的禁止反悔，適用“彈性排除規(guī)則”，因而其采用與美國和日本類似的“可預(yù)見性規(guī)則”。

從中國各地法院的侵權(quán)訴訟案例來看，有的地方法院采用“彈性排除規(guī)則”，而有的地方法院則采用“完全排除規(guī)則”?？磥?，在我國，關(guān)于禁止反悔原則的適用條件及限制作用的范圍，尚有待中國最高法院的進(jìn)一步規(guī)定或案例判決來規(guī)范和統(tǒng)一。

小結(jié)

綜上所述，前大多數(shù)國家為了保持專利權(quán)人與公眾之間的利益平衡，采用了等同原則和禁止反悔原則相互制衡、相輔相成的方式。但是，無論是中國還是美國、日本，對(duì)適用等同原則的限制正越來越嚴(yán)格，而適用禁止反悔原則的范圍也越來越大，且禁止反悔原則對(duì)等同原則的限制作用范圍也不斷增強(qiáng)，這表明各國目前正越來越傾向于保護(hù)公眾利益，強(qiáng)調(diào)權(quán)利要求的公示作用。

參考文獻(xiàn)

[1] 尹新天. 中國專利法詳解[M]. 北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011.

[2] 彭聲. 從Festo案看禁止反悔原則在美國的新發(fā)展[J]. 網(wǎng)絡(luò)法律評(píng)論，2003：347-357.

[3] 張曉都. 美國與日本專利侵權(quán)訴訟中的禁止反悔原則[J]. 中國發(fā)明與專利，2008（4）： 82-84.

[4] 閆文軍，羅志成. 英國專利侵權(quán)判斷中的等同原則和禁止反悔原則[J]. 科技與法律，2017（3）：1-9.

[5] 劉犟. 專利侵權(quán)判定中的等同原則及其限制【D】.中國優(yōu)秀碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫，2011，No. S1：G117-508-1.endprint