我國專利優(yōu)先權(quán)制度問題研究

朱艷　周小琳

摘 要 優(yōu)先權(quán)作為專利權(quán)的重要組成部分，是專利申請人所享有的重要權(quán)利之一，在我國應(yīng)用實(shí)踐中，卻存在國內(nèi)外申請人外觀設(shè)計專利權(quán)地位不對等、我國四法域之間專利優(yōu)先權(quán)產(chǎn)生沖突、在先申請與在后申請的沖突等問題。為化解專利優(yōu)先權(quán)在具體應(yīng)用方面與其他制度的矛盾，本文建議在《專利法》中增加外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)的規(guī)定，實(shí)現(xiàn)申請類型的合理轉(zhuǎn)化、采用《TRIPS協(xié)議》協(xié)調(diào)四法域優(yōu)先權(quán)制度的有關(guān)問題、給予本國優(yōu)先權(quán)在先申請視為撤回的寬限期，建立在先申請恢復(fù)規(guī)則等完善措施。

關(guān)鍵詞 專利 國際 優(yōu)先權(quán)

作者簡介：朱艷，中國科學(xué)院大學(xué)2014級民商法專業(yè)碩士研究生，研究方向：知識產(chǎn)權(quán)法；周小琳，公安部物證鑒定中心，研究方向：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

中圖分類號：D923.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.12.021

為突破專利地域性對先申請原則的束縛，1883年《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》首此引進(jìn)國際優(yōu)先權(quán)制度。 一百多年來，建立與運(yùn)用優(yōu)先權(quán)制度既是各國專利申請人平等互利的法律利器，又是專利制度國際化的重要路徑，在世界專利史上發(fā)揮了巨大的作用。 我國于1984 年在《專利法》中引入了優(yōu)先權(quán)原則，規(guī)定了以外國申請為基礎(chǔ)的國際優(yōu)先權(quán)，但對于以本國申請為基礎(chǔ)的國內(nèi)優(yōu)先權(quán)卻只字未提。國際競爭日趨激烈促進(jìn)了優(yōu)先權(quán)制度的發(fā)展，使現(xiàn)有優(yōu)先權(quán)制度的適用范圍不斷擴(kuò)大，與此同時，我國優(yōu)先權(quán)制度發(fā)展滯后問題也越來越突出，鑒于此，當(dāng)今理論界與實(shí)務(wù)界的學(xué)者均提出在我國設(shè)立本國優(yōu)先權(quán)這一舉措。1992年，我國《專利法》增加了本國優(yōu)先權(quán)的相關(guān)規(guī)定，形成國際優(yōu)先權(quán)和本國優(yōu)先權(quán)兩種基本形式。我國《專利法》對優(yōu)先權(quán)制度的規(guī)定，使得優(yōu)先權(quán)在保障公約成員國申請人在公約的框架下，在他國享受國民待遇、鼓勵發(fā)明創(chuàng)造者盡快申請專利、減輕申請人經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)、構(gòu)建專利申請類型轉(zhuǎn)換間的橋梁、完善專利申請，促進(jìn)發(fā)明人加快研究進(jìn)程等方面作用得到凸顯。 反思我國現(xiàn)有的專利優(yōu)先權(quán)制度，還存在諸如國內(nèi)外申請人外觀設(shè)計專利權(quán)地位不對等、我國四法域之間專利優(yōu)先權(quán)產(chǎn)生沖突、在先申請與在后申請產(chǎn)生沖突等問題。對這些問題的研究及解決，有利于進(jìn)一步推進(jìn)專利優(yōu)先權(quán)制度的完善和發(fā)展。

一、我國專利優(yōu)先權(quán)制度的功能價值

（一）確立國際優(yōu)先權(quán)的價值

世界上多數(shù)國家的專利法采取先申請原則，這成為《巴黎公約》確立優(yōu)先權(quán)原則的根本原因。按照該原則的精神，如果提交專利申請的內(nèi)容相同，則最先提出專利申請的人會被授以專利權(quán)。相對于專利權(quán)的地域性，競爭具有國際性，為獲取更多的經(jīng)濟(jì)利益，申請人需要同時向多個國家提出專利申請以求獲得更早的專利保護(hù)。否則，專利申請可能因各種原因喪失新穎性或者創(chuàng)造性而無法獲得授權(quán)。然而，一方面由于相關(guān)發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用價值尚不確定，導(dǎo)致向國外申請專利的必要性以及可行性也不確定；另一方面，即使要向國外申請專利，翻譯準(zhǔn)備申請材料和辦理申請手續(xù)也需耗費(fèi)大量的時間。 因此，盲目要求申請人同時在本國和其他國家提出專利申請不具有現(xiàn)實(shí)可操作性。為此，《巴黎公約》通過國際優(yōu)先權(quán)制度，為公約成員國申請人在公約的框架下在他國享受國民待遇提供方便，促進(jìn)了各國的技術(shù)交流。

（二）確立我國國內(nèi)優(yōu)先權(quán)的價值

1.鼓勵發(fā)明創(chuàng)造者盡快申請專利

根據(jù)之前專利法的規(guī)定，如果對專利進(jìn)行修改，則不能超越原說明書的范圍，一般情況下申請之后的修改改進(jìn)將會作為一項(xiàng)新的專利申請。若過早的提出專利申請，那么可能會存在某些技術(shù)問題還沒有解決的困境，若是過晚提出申請，則該項(xiàng)專利可能會被別人搶先注冊。因此，理智的申請人往往等到發(fā)明創(chuàng)造的相關(guān)技術(shù)趨于成熟之時才提出專利申請。這在一定程度上限制了發(fā)明創(chuàng)造者盡早的進(jìn)行專利申請。而本國優(yōu)先權(quán)制度則破解了這一困境，一方面給予專利申請人充分的時間去完成專利創(chuàng)作，另一方面又防止了他人搶先注冊的情形。

2.減輕申請人經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)

根據(jù)我國專利法的相關(guān)規(guī)定，申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的，其后一申請?zhí)岢鲋?，在先申請即視為撤回。如果我國專利法中沒有規(guī)定專利優(yōu)先權(quán)制度，實(shí)踐中會形成兩種關(guān)聯(lián)專利，后一專利是前一專利的改進(jìn)專利，專利權(quán)人為此需要支付兩件專利的費(fèi)用。本國優(yōu)先權(quán)制度的存在，申請人可在十二個月以內(nèi)將多項(xiàng)國內(nèi)優(yōu)先權(quán)申請合并為一個申請。既保護(hù)了專利又減輕了經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

3.構(gòu)建專利申請類型互相轉(zhuǎn)換的橋梁

根據(jù)我國《專利法實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，申請人要求本國優(yōu)先權(quán)，在相同主題的基礎(chǔ)上，在先申請為實(shí)用新型的，其在后申請可以是實(shí)用新型或者發(fā)明；在先申請是發(fā)明的，其在后申請可以是發(fā)明或者實(shí)用新型。當(dāng)申請人不能準(zhǔn)確把控其發(fā)明創(chuàng)造的專利創(chuàng)造性、新穎性時，可以根據(jù)專利法中本國優(yōu)先權(quán)制度的相關(guān)規(guī)定，先提交實(shí)用新型專利的申請，當(dāng)技術(shù)趨于成熟時再提交發(fā)明專利的申請。或者申請人之前提交了發(fā)明專利的申請，但卻發(fā)現(xiàn)該技術(shù)可能達(dá)不到發(fā)明專利的要求，那么可以在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)申請實(shí)用新型專利。以此構(gòu)建專利申請類型轉(zhuǎn)換的橋梁，實(shí)現(xiàn)發(fā)明與實(shí)用新型專利申請的相互轉(zhuǎn)化。

4.完善專利申請，促進(jìn)發(fā)明人加快研究進(jìn)程

根據(jù)我國專利法的規(guī)定，在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)和相同主題的前提下，申請人可以對在先申請增加新的要素或補(bǔ)充實(shí)施技術(shù)以完善在先申請。同時，本國優(yōu)先權(quán)的期限僅有12個月，激勵申請人第一次提出專利申請后，加快研究進(jìn)程在優(yōu)先權(quán)12個月以內(nèi)完善自己的專利技術(shù)，客觀上推動了科學(xué)技術(shù)的發(fā)展。

二、我國專利優(yōu)先權(quán)制度的現(xiàn)實(shí)困境

（一）國內(nèi)外申請人外觀設(shè)計專利權(quán)地位不對等

我國國內(nèi)優(yōu)先權(quán)僅包涵發(fā)明和實(shí)用新型專利，外觀設(shè)計優(yōu)先權(quán)被排除在外。此外，我國專利法的相關(guān)規(guī)定限制了本國優(yōu)先權(quán)的行使，即申請優(yōu)先權(quán)必須嚴(yán)格遵守《專利法實(shí)施細(xì)則》中第三十三條第二款的規(guī)定。外國申請人可以依據(jù)外國首次申請而享有外觀設(shè)計的國際優(yōu)先權(quán)，而國內(nèi)申請人卻不能享有外觀設(shè)計的優(yōu)先權(quán)。為改變這一現(xiàn)狀，我國在1993 年實(shí)施的專利法中取消了國際優(yōu)先權(quán)的主體必須為外國申請人的限制性規(guī)定。但相關(guān)學(xué)者的研究結(jié)果表明，先向保護(hù)外觀設(shè)計的其他巴黎公約成員提交外觀設(shè)計申請，之后再在國內(nèi)提出在后申請從而享有優(yōu)先權(quán)的做法在實(shí)踐過程中操作難度大。此外，據(jù)研究發(fā)現(xiàn)，美國、日本、韓國等大多數(shù)國家的本國優(yōu)先權(quán)制度也沒有涉及外觀設(shè)計，但卻通過設(shè)立比本國優(yōu)先權(quán)更為優(yōu)惠的其他制度來保障其本國申請人的利益。相比之下，我國并沒有設(shè)立類似的制度來保障國內(nèi)申請人的權(quán)利。

（二）“一國兩制”下我國四法域之間專利優(yōu)先權(quán)產(chǎn)生沖突

現(xiàn)今中國存在四個法域，即大陸、香港、澳門、臺灣，專利權(quán)的地域性導(dǎo)致各法域?qū)＠贫入y以統(tǒng)一，因此，優(yōu)先權(quán)沖突在所難免。

大陸、香港、澳門、臺灣地區(qū)四法域的專利制度對優(yōu)先權(quán)有不同的規(guī)定。第一，各法域中對于國際優(yōu)先權(quán)和本國優(yōu)先權(quán)所包括的專利類型不同， 大陸的本國優(yōu)先權(quán)不包括外觀設(shè)計，香港的港內(nèi)優(yōu)先權(quán)不包括標(biāo)準(zhǔn)專利， 而臺灣島內(nèi)外優(yōu)先權(quán)的專利類型相同；第二，各法域規(guī)定的國際優(yōu)先權(quán)期限一致， 但域內(nèi)優(yōu)先權(quán)期限存在不同。 此外，大陸專利法律制度既包括國際優(yōu)先權(quán)，又包括本國優(yōu)先權(quán)。而對于香港、澳門及臺灣地區(qū)的專利申請人在大陸申請專利時是否享有優(yōu)先權(quán)， 大陸則有不同規(guī)定。

（三）在先申請與在后申請的沖突

出于避免重復(fù)性授權(quán)和對同樣內(nèi)容的發(fā)明進(jìn)行重復(fù)審查的立法考量，我國法律規(guī)定“提出在后申請之日起首次申請視為撤回并不得請求恢復(fù)?！钡嚓P(guān)學(xué)者的研究表明，一則判斷是否重復(fù)授權(quán)的對象是權(quán)利要求，而對于優(yōu)先權(quán)來說則是在先申請的申請文件，包括權(quán)利要求書、說明書、說明書附圖，如果兩次申請的權(quán)利要求主題不同，那么就不存在重復(fù)授權(quán)的情況。二則一旦提出在后申請，將在先申請統(tǒng)統(tǒng)視為撤回會導(dǎo)致申請人的權(quán)益喪失。

三、我國專利優(yōu)先權(quán)制度的改革建議

（一）增加外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)的規(guī)定

增加外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)的規(guī)定，可以更好的銜接發(fā)明和實(shí)用新型專利，并參照這兩類國內(nèi)優(yōu)先權(quán)的操作，使得外觀設(shè)計國內(nèi)優(yōu)先權(quán)更具可操作性。 為此，筆者建議在《專利法》第二十九條第二款中增加本國優(yōu)先權(quán)外觀設(shè)計專利的相關(guān)規(guī)定，實(shí)現(xiàn)申請類型的合理轉(zhuǎn)化。此外，鑒于在我國要求本國優(yōu)先權(quán)僅能在發(fā)明和實(shí)用新型這兩種申請類型之間實(shí)行轉(zhuǎn)換的現(xiàn)實(shí)狀況，筆者建議，刪除《專利法實(shí)施細(xì)則》中第三十二條第二款第（二）項(xiàng)中“還未被專利局授予專利”的規(guī)定，增加發(fā)明和實(shí)用新型可以作為外觀設(shè)計優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的規(guī)定，以便在三種專利類型申請的轉(zhuǎn)換上提供橋梁。

（二）采用《TRIPS協(xié)議》協(xié)調(diào)四法域優(yōu)先權(quán)問題

我國四法域?qū)＠贫榷甲裱禩RIPS協(xié)議》，享有和履行《TRIPS協(xié)議》所規(guī)定的權(quán)利、義務(wù)。其規(guī)制了WTO知識產(chǎn)權(quán)國際保護(hù)體制，可在沖突的協(xié)調(diào)中起到重要的作用。每個多法域國家所追求的價值目標(biāo)是通過統(tǒng)一實(shí)體法來解決區(qū)際法律沖突。然而，“一國兩制”下我國四法域具有獨(dú)特性，涉及中央與特區(qū)的關(guān)系，涉及我國整體的法律傳統(tǒng)與體系，涉及立法、司法、行政三機(jī)關(guān)的關(guān)系，是一項(xiàng)極其復(fù)雜浩瀚的系統(tǒng)工程。為此，有學(xué)者提出由大陸、香港、澳門、臺灣地區(qū)四個區(qū)域?qū)＠ㄑ芯咳藛T組成一個協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，或成立如非官方組織，共同負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)完善四區(qū)域的專利法律制度。我們認(rèn)為該做法符合我國現(xiàn)實(shí)的需要，對于推進(jìn)實(shí)體法的統(tǒng)一是有利的。

（三）引入在先申請恢復(fù)規(guī)則

我國《專利法實(shí)施細(xì)則》第三十三條第三款規(guī)定的本國優(yōu)先權(quán)在先申請視為撤回的規(guī)定對申請人來說較為嚴(yán)格，一定程度上損害了專利申請人的利益。有學(xué)者指出，可以適當(dāng)借鑒日本的相關(guān)規(guī)定，將視為撤回的時間延后，在后申請?zhí)岢鲋螅瑧?yīng)當(dāng)給予在先申請視為撤回的寬限期，即申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的，如果在后申請與在先申請的保護(hù)范圍相同，那么在先申請視為撤回；在先申請自后一申請?zhí)岢鲋掌饾M三個月后，視為撤回。 我們認(rèn)為該方法具有一定的合理性，因此筆者建議在《專利法實(shí)施細(xì)則》或《專利審查指南》（2010 版）中細(xì)化在后申請的情形。具體而言，在后申請優(yōu)先權(quán)成立時，視為撤回的在先申請不得請求恢復(fù)；經(jīng)過調(diào)查核實(shí)，當(dāng)在后申請不能成立時，視為撤回的在先申請可以請求恢復(fù)。

四、結(jié)語

專利法相比我國其他實(shí)體法而言，是一個較為年輕的法律，立法者在制定專利法時，也借鑒了國外的相關(guān)法律，但就目前而言，專利法還存在諸多不完善之處。因此，專利法的成熟任重而道遠(yuǎn)，需要我們在借鑒的同時，總結(jié)本國經(jīng)驗(yàn)，制定一部適合中國特色的專利法，更好地為權(quán)利人提供保障。

注釋：

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