實(shí)用新型初步審查中主動(dòng)分案申請(qǐng)的案例探討

楊瑩

摘要：分案申請(qǐng)制度是克服原專利申請(qǐng)缺乏單一性而設(shè)立，既可以由申請(qǐng)人主動(dòng)提出，也可以根據(jù)審查員的審查意見(jiàn)被動(dòng)提出，其中主動(dòng)分案很多并非因申請(qǐng)內(nèi)容存在單一性缺陷，而是為實(shí)現(xiàn)其他目的而提出，導(dǎo)致分案申請(qǐng)與母案內(nèi)容相似。本文針對(duì)筆者在實(shí)用新型初步審查中遇到的非單一性缺陷而主動(dòng)提出的分案申請(qǐng)進(jìn)行討論，在分析本案不同處理方式的基礎(chǔ)上，給出了筆者的傾向性意見(jiàn)。進(jìn)而探討了出現(xiàn)此類(lèi)非正常分案申請(qǐng)的原因，并參考國(guó)外的相關(guān)規(guī)定，提出法律改進(jìn)的建議。

關(guān)鍵詞：分案申請(qǐng)；實(shí)用新型；非正常；單一性

我國(guó)專利法第三十一條第一款規(guī)定了專利申請(qǐng)的單一性：“一件發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型。屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明或者實(shí)用新型，可以作為一件申請(qǐng)?zhí)岢觥??！秾＠▽?shí)施細(xì)則》第四十二條第一款進(jìn)一步規(guī)定了分案申請(qǐng)：“一件專利申請(qǐng)包括兩項(xiàng)以上發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)的，申請(qǐng)人可以在本細(xì)則第五十四條第一款規(guī)定的期限屆滿前，向國(guó)務(wù)院專利行政部門(mén)提出分案申請(qǐng)；但是，專利申請(qǐng)已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請(qǐng)”。從專利法及實(shí)施細(xì)則的規(guī)定可以看出，分案申請(qǐng)制度是為解決一件申請(qǐng)中包含兩項(xiàng)以上的發(fā)明或者實(shí)用新型不具有單一性的問(wèn)題而設(shè)立的。

分案申請(qǐng)可以由申請(qǐng)人主動(dòng)提出，也可以應(yīng)審查員發(fā)出的不具有單一性的審查意見(jiàn)提出。在實(shí)際審查中，有些主動(dòng)提出的分案申請(qǐng)，母案本身并沒(méi)有單一性的問(wèn)題，而是申請(qǐng)人出于其他目的提出的，這些分案申請(qǐng)的權(quán)利要求通常是與母案完全相同或者相似的技術(shù)方案，對(duì)于此類(lèi)分案申請(qǐng)本文稱之為“非正常分案申請(qǐng)”。筆者結(jié)合一個(gè)實(shí)用新型審查中的實(shí)際案例談?wù)剬?duì)這種非正常分案申請(qǐng)的思考。

一、相關(guān)案例與分析

原申請(qǐng)（申請(qǐng)?zhí)枺?01620892604.6）的申請(qǐng)日為2016年8月17日，經(jīng)過(guò)初步審查符合實(shí)用新型專利授權(quán)條件，筆者于2016年12月5日發(fā)出授權(quán)通知書(shū)；在收到授權(quán)通知書(shū)之日起2個(gè)月內(nèi)的2016年12月16日，以原申請(qǐng)為母案提交了分案申請(qǐng)（申請(qǐng)?zhí)枮?01621387540.0），并同時(shí)提交了分案申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓證明，母案的申請(qǐng)人任延峰將分案的申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓給分案的申請(qǐng)人張祥林。分案申請(qǐng)的權(quán)利要求1是由母案的權(quán)利要求1-3合并而成，說(shuō)明書(shū)及其附圖與母案完全相同，由于母案的從屬權(quán)利要求2、3分別引用獨(dú)立權(quán)利要求1，因此，分案權(quán)利要求1的保護(hù)范圍與母案的權(quán)利要求均不相同。

該母案申請(qǐng)并不存在單一性缺陷，申請(qǐng)人在確定技術(shù)方案能夠獲得授權(quán)后，將分案申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人提出分案申請(qǐng)，根據(jù)母案所要求保護(hù)的技術(shù)方案重新撰寫(xiě)了新的權(quán)利要求，此案明顯屬于非正常分案申請(qǐng)。對(duì)于本分案申請(qǐng)的處理方式，存在以下兩種觀點(diǎn)。

觀點(diǎn)一：本分案申請(qǐng)?jiān)谠暾?qǐng)未結(jié)案之前提出符合分案時(shí)機(jī)，同時(shí)滿足分案內(nèi)容的要求，該分案申請(qǐng)的權(quán)利要求是對(duì)母案技術(shù)特征進(jìn)行的重新組合，其保護(hù)范圍與母案申請(qǐng)的權(quán)利要求不完全相同，不存在重復(fù)授權(quán)的問(wèn)題；分案申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)及其附圖與母案完全相同，權(quán)利要求的技術(shù)特征均記載在母案申請(qǐng)文件中，并且其權(quán)利要求的保護(hù)范圍小于母案，沒(méi)有擴(kuò)大保護(hù)范圍，該分案申請(qǐng)未超出母案記載的范圍。雖然本分案申請(qǐng)非針對(duì)單一性缺陷而提出的，與母案技術(shù)內(nèi)容相似，明顯缺乏創(chuàng)新，屬于濫用分案制度的非正常分案申請(qǐng)，但目前的專利法規(guī)中未明確規(guī)定不涉及單一性問(wèn)題而提出分案申請(qǐng)的情形是不允許的，因此由于沒(méi)有合適的法律條款能夠約束，該分案申請(qǐng)可以予以授權(quán)。

觀點(diǎn)二：按照專利法及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，設(shè)立分案申請(qǐng)是為克服原申請(qǐng)的單一性問(wèn)題而提出的，本案例的原申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)只包含一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容，權(quán)利要求也符合單一性要求，該分案申請(qǐng)明顯違背了分案制度設(shè)立的初衷，應(yīng)根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第四十二條第一款的規(guī)定，以不符合分案申請(qǐng)的條件為由駁回該分案請(qǐng)求。

在實(shí)用新型初步審查中經(jīng)常遇到主動(dòng)分案申請(qǐng)與母案具有單一性，屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思，申請(qǐng)人通過(guò)分案的方式提交與母案權(quán)利要求的保護(hù)范圍相互交叉或接近等同的專利申請(qǐng)，但對(duì)于此類(lèi)案件目前沒(méi)有統(tǒng)一的審查標(biāo)準(zhǔn)。雖然現(xiàn)有法律法規(guī)中未明確規(guī)定不涉及單一性問(wèn)題而提出分案申請(qǐng)的情形是不允許的，但從分案申請(qǐng)的立法本意出發(fā)，筆者傾向于第二種觀點(diǎn)，不能授予該分案申請(qǐng)專利權(quán)。分案的立法宗旨是為了使不具備單一性的申請(qǐng)得到救濟(jì)，本案例中的母案不存在單一性的缺陷，申請(qǐng)人在母案授權(quán)后分案并將分案的申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人，根據(jù)母案的保護(hù)范圍通過(guò)修改衍生出相關(guān)的權(quán)利要求提出分案申請(qǐng)，目的是基于一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造獲得更多的專利權(quán)，其違背了分案制度設(shè)立的宗旨。如果不對(duì)申請(qǐng)人這種濫用分案制度的行為進(jìn)行有效約束，申請(qǐng)人獲得不當(dāng)?shù)美厝粚?duì)社會(huì)公眾的利益造成損害，并且會(huì)出現(xiàn)大量技術(shù)方案相同或相似的非正常申請(qǐng)，擾亂專利市場(chǎng)秩序，無(wú)法起到鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造和促進(jìn)科技進(jìn)步的目的，另外，類(lèi)似技術(shù)方案進(jìn)行多次重復(fù)審查還會(huì)造成行政資源的浪費(fèi)。

本案例中的分案申請(qǐng)不存在其他不能授予專利權(quán)的實(shí)質(zhì)性缺陷，無(wú)法采用相應(yīng)的法條進(jìn)行約束，專利法實(shí)施細(xì)則第四十二條第一款雖然沒(méi)有明確規(guī)定不允許不涉及單一性問(wèn)題而提出分案申請(qǐng)，但其體現(xiàn)了母案權(quán)利要求書(shū)中包含不屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，不符合單一性是允許分案申請(qǐng)的要件，因此可以適用該條款不授予本分案申請(qǐng)專利權(quán)；但對(duì)于一般的分案申請(qǐng)，不是明顯為了其他目的提出的非正常分案，不建議采用該條款，例如母案的申請(qǐng)文件中包含多項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，權(quán)利要求中不存在單一性問(wèn)題，針對(duì)母案中未要求保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造提出的分案申請(qǐng)；如果此類(lèi)非正常分案申請(qǐng)同時(shí)存在修改超出母案范圍，或與母案構(gòu)成重復(fù)授權(quán)的問(wèn)題，由于申請(qǐng)人通過(guò)修改容易克服該缺陷，而無(wú)法作為約束手段將分案申請(qǐng)駁回，筆者認(rèn)為該情況下也可以直接采用專利法實(shí)施細(xì)則第四十二條第一款，以節(jié)約審查程序。

二、非正常分案申請(qǐng)的原因分析

出現(xiàn)上述非正常分案申請(qǐng)的根本原因在于，申請(qǐng)人基于一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造希望獲得多項(xiàng)專利權(quán)，以謀取不當(dāng)利益。目前，我國(guó)大部分地區(qū)都制定了專利資助政策，即給予專利申請(qǐng)人一定的資助和獎(jiǎng)勵(lì)，旨在鼓勵(lì)申請(qǐng)人進(jìn)行發(fā)明創(chuàng)造，資助獎(jiǎng)勵(lì)的數(shù)額與專利申請(qǐng)數(shù)量息息相關(guān)，部分申請(qǐng)人為了享受該政策，將一件專利申請(qǐng)的若干技術(shù)特征排列組合，通過(guò)分案形式拆分成多件專利申請(qǐng)，從而套取多份專利資助。endprint

大量非正常分案申請(qǐng)出現(xiàn)的另外一個(gè)重要原因是現(xiàn)有法律法規(guī)沒(méi)有有效的約束手段，雖然從法理上分案申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)是為了克服母案單一性缺陷而提出的，但專利法實(shí)施細(xì)則第四十二條第一款并未明確規(guī)定不允許不涉及單一性問(wèn)題而提出分案申請(qǐng)；《專利審查指南》第二部分第六章第三節(jié)規(guī)定了“分案以后的原申請(qǐng)與分案申請(qǐng)的權(quán)利要求書(shū)應(yīng)分別保護(hù)不同的發(fā)明”，但沒(méi)有對(duì)其中的“不同的發(fā)明”作出具體解釋，無(wú)法確定是指所要求保護(hù)的發(fā)明主題不同還是權(quán)利要求的保護(hù)范圍不完全相同，也未給出對(duì)違反該規(guī)定的情況如何處理的規(guī)定，因此，在實(shí)際操作中上述法律法規(guī)難以產(chǎn)生約束效力。

基于上述兩方面的原因，一些從同一個(gè)原申請(qǐng)中分出的內(nèi)容雷同或相似的分案申請(qǐng)獲得了授權(quán)，從而造成大量保護(hù)范圍相近或交叉重疊的專利申請(qǐng)。

三、約束非正常分案申請(qǐng)的建議

上文通過(guò)分析得到了產(chǎn)生非正常分案申請(qǐng)的主要原因，進(jìn)而可以針對(duì)上述兩方面原因分別從政策和法律層面進(jìn)行約束，以減少此類(lèi)非正常分案現(xiàn)象。

首先，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步完善地方政府的相關(guān)專利資助政策，對(duì)申請(qǐng)資助的專利申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格篩查，對(duì)于此類(lèi)非正常分案申請(qǐng)不予資助，并實(shí)施一定的懲罰措施，使得申請(qǐng)人無(wú)法通過(guò)分案的方式根據(jù)一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造獲得多項(xiàng)專利權(quán)，達(dá)到騙取資助的目的，從而根本上解決非正常分案申請(qǐng)的問(wèn)題。

其次，針對(duì)非正常分案申請(qǐng)?jiān)O(shè)立明確的法律規(guī)定，使其無(wú)法授權(quán)。美國(guó)、日本、歐洲專利局都明確要求母案申請(qǐng)與分案申請(qǐng)應(yīng)保護(hù)不同的主題，兩者應(yīng)能夠明確的區(qū)分；并且在形式方面，美國(guó)和日本專利局都需要提交初步修改表或修改標(biāo)記頁(yè)，以清楚顯示分案申請(qǐng)相對(duì)于母案修改的內(nèi)容。上述規(guī)定在一定程度上防止了申請(qǐng)人就同一發(fā)明創(chuàng)造重復(fù)進(jìn)行分案申請(qǐng)，而我國(guó)并沒(méi)有類(lèi)似的規(guī)定。因此，筆者建議在我國(guó)的法律法規(guī)中增加要求申請(qǐng)人提交相關(guān)證明材料明確分案目的的規(guī)定，證明材料包括分案申請(qǐng)相對(duì)于母案的修改標(biāo)記頁(yè)，以及說(shuō)明分案原因的意見(jiàn)陳述書(shū)。該證明材料能夠幫助審查員準(zhǔn)確判斷分案申請(qǐng)是否存在惡意，對(duì)于申請(qǐng)人無(wú)法給出分案的合理理由的惡意申請(qǐng)，審查員可以依據(jù)該規(guī)定駁回其分案申請(qǐng)，從而有效地遏制申請(qǐng)人惡意提出分案申請(qǐng)的行為。

四、結(jié)語(yǔ)

對(duì)于原申請(qǐng)不存在單一性問(wèn)題，申請(qǐng)人通過(guò)分案的方式提交與母案的保護(hù)范圍相似的專利申請(qǐng)，以獲得多項(xiàng)專利權(quán)，現(xiàn)行法律法規(guī)無(wú)法有效約束此類(lèi)非正常分案的行為。筆者認(rèn)為，可以根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第四十二條第一款的規(guī)定，以不符合分案申請(qǐng)的條件為由駁回該分案請(qǐng)求。但該條款僅限于此類(lèi)非正常申請(qǐng)，對(duì)于正常的分案申請(qǐng)，即使原申請(qǐng)不存在單一性問(wèn)題，也不能適用該條款。并且建議通過(guò)對(duì)相關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行修改，要求申請(qǐng)人提交說(shuō)明分案理由的證明材料，和完善地方政府的相關(guān)專利資助政策，以對(duì)非正常分案申請(qǐng)加以約束，從而避免審查資源的浪費(fèi)，維護(hù)社會(huì)公眾的利益和正常的市場(chǎng)秩序。

參考文獻(xiàn)：

[1]王勇，等，原申請(qǐng)未涉及單一性的分案申請(qǐng)的典型案例探討[J].審查實(shí)踐與研究，2012（11）

[2]王思悅，等.從初審角度看主動(dòng)分案[J].中國(guó)市場(chǎng)，2014（6）

[3]付懷，等.從實(shí)際專利申請(qǐng)案例探討對(duì)特殊分案申請(qǐng)的處理策略[J].審查實(shí)踐與研究.2014（1）

[4]傅琦.分案申請(qǐng)制度研究[J].科技與法律.2015（1）endprint