商標反向混淆問題的認定

王元慶,趙靚婷

(1.黑龍江省法學研究所，哈爾濱 150000； 2.哈爾濱工程大學 知識產權法研究所，哈爾濱 150001)

商標反向混淆問題的認定

王元慶1,趙靚婷2

(1.黑龍江省法學研究所，哈爾濱 150000； 2.哈爾濱工程大學 知識產權法研究所，哈爾濱 150001)

我國商標反向混淆爭議的司法實踐從未停息，立法尚未對其明確規(guī)定。商標反向混淆不同于傳統(tǒng)的混淆模式，權衡當事人之間的利益問題更顯棘手。如果僅依靠《商標法》判定停止侵權、賠償損失，就潛存忽略被侵權人潛在收益和侵權人投資資源折損等諸多風險。不妨從雙方當事人的主觀意圖出發(fā)，結合利益平衡與沖突，利用商標許可、轉讓等方式避免直接判定侵權帶來的系列社會損失，以期推進我國商標反向混淆認定制度的深度發(fā)展。

商標反向混淆;認定要素;公平競爭;過錯相抵原則

一、商標反向混淆概念的厘清

“反向混淆”最早來源于1918年美國霍姆斯大法官在International News Service v.Associated Press中的一次論述：“通常情況下是被告假冒了原告的產品為自己所用，而基于反向的錯誤認識也會產生同樣的損害后果，也就是說通過某種表述和介紹，使得人們會產生原告的產品是系被告所有的錯誤認識，只是這種侵害他人的行為更具有隱蔽性和靈活性,在我看來認定一種情形的原則也可以認定另一種情形”*International News Service v． Associated Press，248 U． S． 215(1918) at 247 ( Holmes，J． ，concurring)． See David Y． Gan，“MarchMadness”: An Examination of Dual Use TrademarkTerms and Reverse Confusion，50 Hastings L．J．223。。隨后我國理論界也開始關注這一概念，馮曉青教授作出了相關定義：“一些高知名度的大企業(yè)使用小公司的商標，通過宣傳營銷，使得消費者通常不會將商標與小公司商標相混淆，但卻可能認為小公司是大公司的子公司”[1]。該定義雖然經典概述了反向混淆的基本形態(tài)，但是對于反向混淆的主體限定偏窄，不妨以其最突出的特點即反向的混淆性來界定概念。本文認為，商標反向混淆是指商標后使用人(通常為一些大公司)使用了他人享有在先權利的商標，通過大規(guī)模的廣告宣傳和營銷手段提升了商標的知名度，導致相關公眾誤認為享有商標權的是后使用人，而權利人的產品也是出自后使用人之手或是與之有關。在這種情況下，后使用人其實已經在事實上取得了該商標，而商標權人卻喪失了對商標的控制，阻礙了其繼續(xù)拓展相關的市場領域。

二、判定商標反向混淆的要素

商標反向混淆相比其他的商標侵權案件會潛在更多問題，因此各國在判定是否構成反向混淆時都十分慎重，筆者結合美國第二巡回法院在審理Polaroid案件時作出的經典八要素標準，認為商標反向混淆的判定要素主要有五：

第一，商標的強度。商標的強弱是由商標標識與商品之間的聯(lián)系程度決定的，聯(lián)系程度越緊密，商標強度越大[2]。正向混淆中是先使用人即原告的商標知名度略高，因此其強度越大，保護的價值的也越大。而在反向混淆中，在先商標的整個知名度是普遍較弱的，所以更多地是考慮后使用人即被告商標的市場影響力和普通公眾對該商標的熟知程度，它的這種強勢風頭可能掩蓋在先使用的商標，可能讓消費者從此遺忘了在先商標。

第二，商標及商品的近似程度。商標和商品的近似度應當結合在一起考量，無論是正向混淆還是反向混淆在認定商標侵權時都會去比較商標是否相同或相近似，并且是否在相同或相類似的商品上使用了該商標。

商標的近似度主要從商標的音形義、色彩輪廓、排列組合以及外觀設計等方面來考察商標之間是否相同或相近似，通常以相關公眾的一般注意力為主要標準；商品的近似度則主要從商品的功能用途、主要原材料和受眾對象等來考慮是否一致或相似。除此之外，商品的推廣還要考慮銷售渠道、營銷策略等多方面因素，如果將商標同時使用在了相同領域內且具有競爭關系的兩類商品之上，就會加劇混淆的可能性。所以，判定商品近似度時，既要包括商品之間的關聯(lián)性也要包括銷售和營銷的同一性。

第三，商標在先使用人能否能跨越到后使用人的市場領域。由于商標反向混淆主要是保護商標權人的利益，為其以后能夠繼續(xù)拓展市場留出空間。因此判斷是否構成反向混淆就必須考慮商標權人是否能夠在日后擴大其市場范圍，是否與后使用人的市場領域重疊。“藍色風暴”案中藍野酒業(yè)在自己的啤酒上注冊了“藍色風暴”商標，可應用在包括啤酒、水(飲料)和可樂等第32類核準使用的商品上，原告也有意不止在啤酒上使用該商標而要將其擴大到飲料可樂等產品上，所以在先權利人存在著跨越被告百事公司市場領域的可能性*參見浙江省高級人民法院(2007)浙民三終字第74號民事判決書。。

如果先后使用人的商品類型相似程度不高，不會產生交叉重疊的競爭領域，商標權人除了原有商品的市場領域不會再進入到其他領域，此時不同領域的消費者自然就不會混淆，進行反向混淆保護的意義就會淡化。

第四，實際混淆的程度。無論是何種混淆，在判定商標侵權時都要進行實際混淆的判斷，這也是主張權利實現(xiàn)的一項重要證據。但是，究竟使多少消費者產生了混淆誤認才能夠稱之為發(fā)生了混淆？對此，美國法院作出了一項論斷：在11%～49%的范圍內都可以認為構成了大量的消費者混淆*See Humble Oil &Refining Co.v.American Oil Co.,405 F.2d 803,160 U.S.P.Q.289(8th Cir.1969),cert.denied,395 U.S.905(1969)。，有的還主張達到8.5%就能以此作為混淆可能的有力證據*See Grotrian,Helfferich,Schulz,Th.Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons,365 F. Supp. 707,180 U.S.P.Q. 506(S.D.N.Y.1973),modified, 523 F.2d 1331,186 U.S.P.Q. 436(2d Cir. 1975)。。本文認為，在考慮實際混淆程度時，只要通過基本的市場調查，調查出相關領域內的消費者是否產生誤認的事實即可，大可不必去計算出一個精準的數值，而這也不太現(xiàn)實。

第五，后使用者的意圖。后使用人的競爭實力較強，無意于要借助先使用人的商譽，使用他人商標也僅可能是因其符合市場運營的策略，所以要看后使用人是否存在要使市場飽和而覆蓋在先使用者名聲的意圖[3]。但是，美國法院一直對“使用意圖”存在不同的觀點，一種認為，判定反向混淆時后使用人的主觀意圖十分重要并應當作為一項認定標準；另一種認為，無須考慮其主觀意圖，只要后使用人實施了商標的使用行為導致了公眾混淆的事實，其本身就已經構成侵權。

三、商標反向混淆中雙方當事人的權益對峙

(一)商標反向混淆具有侵權性質——以商標權人為例

從商標權人的角度來看商標反向混淆，主要是側重在傳統(tǒng)知識產權對權利的保護和救濟層面。如果法律不及時地規(guī)制反向混淆，那么就相當于肯定了具有一定實力的大公司只要通過密集的宣傳，取得了消費者的知曉信賴后，就可以順理成章地去竊取小公司的商標專用權，將該商標據為己有，這無疑是“強盜式”的行為，與保護商標在先權的基本原則相悖，更違背了我國法制的價值標準。

1.商標反向混淆是一種商標侵權行為

首先，商標反向混淆違背了《商標法》的立法宗旨，其立法關鍵就是保護商標專用權。反向混淆中侵權人實力雄厚，商標權人不能與之抗衡。若不進行有效規(guī)制，無疑會降低權利人的商標價值，影響其商譽，最終連商標最基本的區(qū)分功能也會被削弱，喪失了商標原有的顯著性和獨特性，使得商標權人失去了對商標的實際控制，無法繼續(xù)開拓其市場新領域，也無法凝聚消費者的信賴?！胺钦\勿擾”案就是佐證，該案經歷了兩審判決，最終認定由于江蘇衛(wèi)視的強力宣傳，在客觀上已經淹沒了原告金阿歡的商標“非誠勿擾”，壓縮了法律給予商標權人未來的品牌運行空間，同時被告獲得了盈利，構成了商標侵權*參見深圳市中級人民法院(2015)深中法知民終字第927號民事判決書。。除此之外，宏觀上《商標法》還有穩(wěn)定市場秩序的目的，若任由反向混淆發(fā)生，大企業(yè)就不免會有壟斷行為之嫌，影響競爭秩序的健康發(fā)展。

其次，商標反向混淆行為符合商標侵權的認定標準。本文認為，商標侵權的認定標準應該是未取得商標專用權或未經商標權人授權許可，擅自在自己的商品或服務上使用了他人享有所有權的商標，并且造成了足以導致一般消費者產生混淆的狀態(tài)。因此，在反向混淆中，侵權人未經許可就在自己的商品或服務上使用了該商標，致使一般消費者造成了對商品連同商標權屬的混淆誤認，相比一般混淆的惡劣影響更甚。所以，商標反向混淆也是一種侵權行為。

2.商標反向混淆是一種不正當競爭行為

首先，商標反向混淆與我國《反不正當競爭法》的立法目的背道而馳。受反向混淆影響最大的就是合法經營者和消費者的權益，除此之外，也間接地擾亂了公平的市場競爭秩序。商標先后使用人在市場競爭中的地位差距懸殊，加上反向混淆現(xiàn)象的催化，兩者必將走向極端，強者愈強，弱者愈弱，破壞了對中小企業(yè)合法權益的有力保障[4]。同時該法第五條，也將商標混淆的侵權問題列為是一種不正當競爭行為。因此，反向混淆行為作為混淆侵權的一種模式，也應當是一種不正當競爭行為。

其次，商標反向混淆違反了《反不正當競爭法》的基本原則。我國《反不正當競爭法》第二條列明了自愿原則、公平原則以及誠實信用原則，反向混淆行為最明顯地就是違背了誠實信用原則。誠實信用原則要求市場上各方主體在進行經營活動時，都不得以損害他人利益來實現(xiàn)自身的權益，是市場活動的基本準則。而反向混淆的侵權人為實現(xiàn)自身利益，迫使商標權人日漸喪失其所有權，誘導消費者產生混淆，顯然違反了誠實信用原則。

3.禁止商標反向混淆的積極意義

第一，有助于貫徹商標注冊制度。我國注冊商標具有完全的排他性，用作區(qū)分商品和服務來源的標志，先注冊原則要求優(yōu)先保障在先權利人。如果放任或默許反向混淆現(xiàn)象的蔓延，后使用者可以肆意搶占在先權利人的商標，那么必將擾亂商標授予的邏輯順序，對維護《商標法》的一致性和權威性帶來嚴重損害。

第二，有助于保護消費者權益。在反向混淆中消費者在與先使用人進行交易時，往往會誤認為自己是在與后使用人進行商品交易，妨礙了消費者想要及時地購買到預期設想好的商品或服務，損害了消費者的利益。在此過程中，即便消費者意識到了市場上可能會存在兩種相同標志的商品或服務，其并不具備專業(yè)的商品辨識能力，也不應當承擔這種額外的搜索成本[5]，所以反向混淆對消費者更快速有效地購買商品或接受服務增設了人為障礙。

第三，有助于確保市場公平競爭。商標反向混淆的侵權人肆意掠奪小企業(yè)的在先商標，具有壟斷之嫌，可能會利用商標之爭打破正常的市場競爭秩序。為了讓每一個經營者無論其規(guī)模大小、實力如何，都能夠公正平等地享有權利并享受權利所帶來的利益，積極禁止商標反向混淆問題已經勢在必行。

(二)禁止商標反向混淆所潛在的風險——以后使用人為例

1.易誘發(fā)商標搶注現(xiàn)象大量涌現(xiàn)

商標反向混淆本身就是對商標取得制度的一種強化，任何一種過度的強加保護都會帶來一定的反彈[5]，不加認定地禁止反向混淆容易滋生商標搶注現(xiàn)象。我國目前的商標搶注行為已經產生了一項利益鏈條，即搶注、被迫賠償以及轉賣他人等一系列過程。

司法實踐中很有可能出現(xiàn)這種現(xiàn)象，即原告在境外發(fā)現(xiàn)了某商品或服務具有較大市場潛力，此時原告搶先將該商標在中國境內進行注冊，取得了所有權。等被告進軍中國市場并使用該商標時，原告會提起商標反向混淆訴訟。被告雖然已經在先使用了該商標，如果其為在中國申請注冊，一般就不能承認被告享有在先權利，這就尤其會給有待國際化的馳名商標帶來潛在損害。所以在反向混淆糅雜了商標搶注現(xiàn)象時，應當全面考慮原被告使用商標的程度以及影響力。

目前商標已成為了一種面向社會的公眾資源，知識產權最終的立法目的也是要福祉社會，不僅是對所有權人進行保護，還要保護公眾獲取資源的權利，維護知識產權市場的平衡。正所謂對一項制度的過度維護反而會滋生其他弊端，不利于社會的進步[5]。

2.引發(fā)小企業(yè)反向“搭便車”

客觀上，在大企業(yè)和小企業(yè)發(fā)生反向混淆時，先使用人也并非未收到任何利益，小企業(yè)不免會反向的利用大企業(yè)所打拼下來的商譽和市場資源去提升自己業(yè)績。通常權利人是無人問津的中小企業(yè)，甚至有的即將面臨破產，正因其目前的經濟實力有限，生產銷售的規(guī)模和能力都相對的不完備，不能給予消費者滿意的商品和服務質量，反而是后使用人即這些大企業(yè)能夠提供給消費者更高品質的產品和服務，獲得消費大眾的青睞。所以，一旦有大企業(yè)使用并宣傳了原本小企業(yè)的商標，使該商標重回消費大眾的視野，此時在先權利人就會像抓住了救命稻草，希望利用大企業(yè)雄厚的市場資源、廣告宣傳和這種混淆的現(xiàn)象，來提高自己的生產銷售業(yè)績。這就出現(xiàn)了反向“搭便車”和“傍名牌”的行為。

3.權利人為獲取高額賠償而怠于行使權利

商標反向混淆行為所涉及的兩方主體通常都會從自己利益的角度考慮，在后使用人通過宣傳來推廣提升該商標知名度時，在先權利人可能首先是放任，因為商標權人稍加留意就會知曉自己的商標已經受到了他人侵害，就應該及時地申請法律保護。但是，在先權利人可能并不會在第一時間內就及時地告知侵權人的侵權行為，不為自己的權利辯護，而是任由后使用人繼續(xù)開拓商標價值，等到該品牌在市場上已經飽和，到達了廣為人知的程度時才提起侵權訴訟，通過滋養(yǎng)這種侵權行為來獲取更大數額的賠償?；谏虡撕笫褂萌说纳a和銷售規(guī)模之大，范圍之廣，一旦觸碰到侵權時，勢必會給商標權人帶來數額巨大的損害賠償金。美國第七巡回法院就作出過類似判例，指出：“若后使用人并非惡意，那么通過合理的許可使用費就可以充當后使用人的不當得利或者賠償在先權利人因侵權所遭受的損失。所以，原告要么獲得合理使用費，要么就是取得被告利潤的10%～30%的賠償”*Joel R.Feldman , Reverse Confusion in Trademarks :Balancing the Interests of the Public, the Trademark Owner, and the Infrin-ger, 8 J.T ech .L.&Pol 'y 163。。面對如此的數額比例，對于籍籍無名的小企業(yè)來說無疑就是天降巨款，趨于利益誘惑，在先權利人可能怠于行使權利，等到后使用人做大做強時再通過訴訟來提出更高額的侵權賠償，所謂放水養(yǎng)魚。

鑒于商標反向混淆行為存在上述兩種權利的較量，法院在處理這類案件時應當十分慎重。在iPad案中，iPad商標本屬于唯冠科技公司，蘋果公司與唯冠公司因商標轉讓權屬糾紛而提起訴訟，最終這起商標反向混淆案件是蘋果公司支付給深圳唯冠6 000萬美元的高價，以和解方式解決*參見廣東省高級人民法院(2012)iPad商標案民事調解書。。值得思考的，一方是即將破產的公司，另一方是世界上屈指可數的公司，若法院僅依靠《商標法》所認定的造成了混淆事實來判定蘋果公司必須停止侵權，將侵權產品予以沒收或銷毀的話，就一定會造成其已經投產資源的浪費甚至是整個社會資源的浪費，同時也使消費者購買此產品時無所適從。但是，又不得不將后使用人的使用行為歸咎為侵權行為，給予其一定范圍內的懲罰，以維護法律的公平正義。所以是否能夠合理合法地處理該類案件，仍需尋找更為合理的解決路徑。

四、解決商標反向混淆問題的法律建議

(一)明晰商標反向混淆的侵權認定

在“藍色風暴”和“非誠勿擾”案中，一審法院都是按正向混淆的判定標準，以被告不會造成公眾混淆為由判決其不構成侵權；而兩案的二審法院最終都推翻了一審法院判決，認定造成了混淆。一、二審法院審理標準的不同，反映出面對反向混淆行為的發(fā)生，我國相關法律法規(guī)并未明確規(guī)制該如何解決。對此，本文認為應當在立法實踐中可以采用概括式來明晰商標反向混淆的概念特征，同時通過列舉式來確定其判定因素和構成要件，此外應明確侵權賠償范圍，必要時還可輔助于專業(yè)的評估機制。但應當注意將反向混淆與正向混淆予以區(qū)分，強調反向混淆的特殊性，以便更準確地規(guī)制各類商標侵權現(xiàn)象。

(二)最大效益性地平衡當事人利益

通常后使用人的主觀意圖并不影響反向混淆的認定，只是在判定如何承擔侵權責任時需要將其作為參考因素。一般來說，后使用人如果具有明顯的惡意，則必須責令其停止侵權，損害賠償標準也可采取嚴格主義，按權利人因侵權所受損失或被告在侵權期間所得利潤來計算賠償數額；反之同理，若商標權人存在怠于行使其權利或反向“搭便車”的主觀惡意時，由于過錯相抵原則，對后使用人的懲罰力度將會減小甚至不予處罰。

結合眾多的司法實例，最棘手的是如何解決后使用人出于過失或是根本不知道在先商標存在的商標反向混淆問題。所以，并不是所有的商標反向混淆案件都能一刀切地處理，必須要結合兩者利益的衡平原則以及公共利益原則作出公正合理的裁決。其中存在的第一種情形為，案件僅在剛發(fā)生初期，后使用人還只是在運作爭議商標未進行大肆地投資宣傳，消費者也未對該商標留下深刻印象，此時就應當優(yōu)先保護商標權人，及時地判令后使用人禁止使用該商標，避免繼續(xù)將商標影響力擴大至更大范圍，并且應對先權利人予以一定的損害賠償。體現(xiàn)了知識產權保護“在先權利”的基本原則，完全符合法律所確定的權利邊界，其他任何人未經權利人允許或法律的明文規(guī)定，都毫無例外地不得逾越出這個權利邊界[6]。從一定意義上看，這也是在保護和發(fā)展整個社會的創(chuàng)新能力。

但隨著后使用人對商標的持續(xù)性投資和使用，案件發(fā)生時該爭議商標已有較強的市場影響力，所帶來的價值也遠超過了該商標本身，根植于消費者心中。此時法院在審理案件時，如果僅單純地責令其停止侵權，禁止繼續(xù)使用該商標，那么對后使用人和消費大眾來說，都是極大的財產損失和資源浪費，也不符合經濟效益原則。此外，若此時在先權利人再將該商標許可給他人使用，無形當中就又增加了另外的第三人也來分享后使用人所苦心經營的成果，有失公平與正義。為了能更有效益地解決這類糾紛，可以引入“平衡原則”。后使用人究竟該承擔何種程度的侵權責任，應根據商標權人、后使用人和社會公眾之間的具體利益來判斷，使各方遭受的損失都降到最低。

基于利益平衡原則，本文認為解決這類糾紛最好的辦法就是法院充當一個調解者的身份，以期幫助案件當事人獲取最大利益。其實雙方當事人都十分清楚自身的利益所在，合則共贏，分則具損。雙方可以在平等協(xié)商的過程中達成一種交易，通過商標許可或是商標轉讓的方式合作解決爭端，在先權人既得到了相應的補償和報酬，后使用人又可繼續(xù)使用商標，實現(xiàn)了資源的整合和有效配置。但對于商標許可的方式還應作嚴格規(guī)范，為了防止在先權人反向“搭便車”和出于對公眾利益的考慮，應作出類似于獨占許可的方式來規(guī)避風險。此外關于許可和轉讓費，是否可以考慮因后使用人無主觀惡意，可以嘗試按照被告獲利的情況擬制出多個利潤區(qū)間，輔助專業(yè)的評估機制根據“重補償輕賠償”原則，在每個區(qū)間內明確標準的許可或轉讓費用額度，這樣，既平衡了利益又可防止權利人的漫天要價。只要雙方達成了一致的合理合法的意思表示，就是最具效率的解決路徑，也符合最大效益原則。以使原本被告的違法行為矯正成為了一種合法的許可和轉讓交易，達到了互利雙贏的效果，同時也有效避免了社會財富的連鎖流失。

如果調解后雙方仍未達成一致協(xié)議，在先權利人不肯轉讓其商標也不同意許可的，即便最后真的判定了后使用人不得再繼續(xù)使用該商標，此時在消費者的心理上該商標的權屬也已經發(fā)生了變化，一旦消費者的認知發(fā)生了轉變，那么再公正的判決也挽回不了其損失。對此，不妨可以引用“商標共存”的做法，通過判決賦予后使用人僅次于所有權的專屬權利，可以獲得因商標升值所帶來的一切附屬增值價值；而先使用人雖可保留其商標權，卻只能在其原有的地域范圍內運營該商標，不得超出其地域性。但作為實施的前提一定是后使用人有證據證明其確實付出了相當大的努力，并使該商標產生了絕對的品牌價值。出于反向混淆的特殊性和復合性，該做法不失可行性，值得進一步商榷。

顯然，在我國《商標法》中肯定并運用商標反向混淆理論能夠使案件處理得有據可依，維護法律的公正合理。同時如何效益最大化的解決商標反向混淆問題，應以雙方當事人的主觀意圖為出發(fā)點，結合過錯相抵原則平衡先后使用人以及消費者之間的利益，在三者之間尋求一條最高效的處理措施，為品牌建設提供良好的法律保障，也是對商標財產價值的極大豐富。

[1]馮曉青.商標法第三次修改若干問題探討[M].北京:中國大百科全書出版社，2010.

[2]杜穎.商標反向混淆構成要件理論及其適用[J].法學，2008,(10).

[3]夏朝羨.美國商標反向混淆理論與實踐及對我國的借鑒[J].中華商標，2011,(1).

[4]王蕊.論商標的反向混淆行為[D].合肥：安徽大學，2014.

[5]羅斌.論商標的反向混淆理論——以iPad案為視角探討反向混淆的規(guī)制[J].河北學刊，2012,(6).

[6]王海英.商標侵權中的反向混淆[J].福建師范大學學報，2008,(6).

[責任編輯:范禹寧]

2017-03-10

國家社科基金項目“知識產權運營商業(yè)化視閾下的發(fā)展權研究”階段性研究成果(15BFX101)

王元慶(1962-)，男，黑龍江綏化人，所長，研究員；趙靚婷(1994-)，女，河北清苑人，2016級民商法學專業(yè)碩士研究生。

D913.4

A

1008-7966(2017)03-0052-04