構(gòu)建我國《商標(biāo)法》中商標(biāo)共存制度的法律思考

姚愔怡??

摘要：2013年《商標(biāo)法》的修改，第57條增加了“容易導(dǎo)致混淆”的表述，改變了商標(biāo)侵權(quán)判定的標(biāo)準(zhǔn)。第59條第3款確立了學(xué)術(shù)界討論已久的商標(biāo)先用權(quán)制度。這兩處修改都為商標(biāo)共存理論在我國的適用創(chuàng)造了一定的條件。本文在闡述商標(biāo)共存內(nèi)涵的同時，探討了商標(biāo)共存的正當(dāng)性，分析研究了我國商標(biāo)共存規(guī)制的現(xiàn)狀及存在的問題，以期在我國建立商標(biāo)共存制度。

關(guān)鍵詞：商標(biāo)法商標(biāo)共存混淆可能性商標(biāo)共存協(xié)議

商標(biāo)共存是指兩個或兩個以上的市場主體，在相同或類似的商品或服務(wù)上，善意使用相同或近似的商標(biāo)而不具有混淆可能性的情形?；诓煌膶ο螅虡?biāo)共存可分為注冊商標(biāo)之間的共存、未注冊商標(biāo)之間的共存以及注冊商標(biāo)和未注冊商標(biāo)之間的共存。而基于不同的前提，商標(biāo)共存可分為法定共存和約定共存。前者是因法律規(guī)定而產(chǎn)生的商標(biāo)法定共存，后者是因共存協(xié)議而產(chǎn)生的商標(biāo)約定共存。

一、商標(biāo)共存的正當(dāng)性原則

（一） 符合私權(quán)自由處分原則

商標(biāo)權(quán)具有私權(quán)屬性，根據(jù)私權(quán)自由處分的原則，很多國家為了避免商標(biāo)糾紛或?qū)崿F(xiàn)其他合法目的，允許市場主體對相似但不會引起消費者混淆的商標(biāo)，達(dá)成相關(guān)約定使得商標(biāo)能和平共存而簽訂共存協(xié)議，不過，違反社會公共利益的協(xié)議除外。

（二）符合利益平衡原則

《商標(biāo)法》不僅要保障商標(biāo)權(quán)人利益，還要保障社會公共的利益。所以，可以在不引起消費者混淆的前提下，允許相同或近似商標(biāo)使用在相同或類似商品或服務(wù)上，這樣可以最大程度地實現(xiàn)商標(biāo)資源的利用，最終實現(xiàn)利益的平衡。

（三）符合公平原則

《商標(biāo)法》源于市場競爭，最終也應(yīng)歸于市場競爭，維護(hù)市場公平競爭是商標(biāo)法的應(yīng)有之義，理當(dāng)明確。[1]如果商標(biāo)權(quán)人在使用商標(biāo)的一開始就是符合現(xiàn)有法律規(guī)定和市場秩序的，而且這種市場秩序被消費者所識別，那么法律就應(yīng)該保護(hù)這樣的既存秩序和正當(dāng)?shù)睦妫虡?biāo)共存就是對正當(dāng)利益和秩序的一種保護(hù)。

二、我國商標(biāo)共存規(guī)制現(xiàn)狀及問題

2013年以前，我國《商標(biāo)法》沒有關(guān)于商標(biāo)共存的直接規(guī)定，但是隨著《商標(biāo)法》的修改，其中有兩處新增的規(guī)定，為商標(biāo)共存理論在我國的適用提供了法律上的依據(jù)。除此之外，《商標(biāo)法》上的一些規(guī)定為構(gòu)建商標(biāo)共存制度提供了一定的空間。

（一）商標(biāo)侵權(quán)判定的改變

根據(jù)原《商標(biāo)法》第52條的規(guī)定可知，我國原先認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)是“商品類似、商標(biāo)近似?！倍隆渡虡?biāo)法》第57條的規(guī)定增加了“容易導(dǎo)致混淆”的表述，即“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的” 屬侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)。不再是傳統(tǒng)意義上的“近似即混淆，近似即侵權(quán)”，這對我國以往的侵權(quán)判定理論是不小的沖擊。《商標(biāo)法》修改后，除了“在相同商品上使用相同商標(biāo)”這樣的情況還是直接認(rèn)定侵權(quán)外，只有容易導(dǎo)致混淆才構(gòu)成侵權(quán)。這樣修改有利于保護(hù)沒有造成混淆的相同或近似的在先使用未注冊商標(biāo)，使其與注冊商標(biāo)的共存有了法律上的規(guī)制。新法表明我國已明確規(guī)定以混淆可能性作為判定商標(biāo)侵權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)，但是混淆可能性該如何認(rèn)定卻沒有規(guī)定，故還需進(jìn)一步明晰認(rèn)定混淆可能性的考慮因素。

（二）商標(biāo)先用權(quán)制度的確立

新《商標(biāo)法》中確定了在我國商標(biāo)法學(xué)界討論了許久的商標(biāo)先用權(quán)制度，即59條第3款中規(guī)定“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。”這一重大的立法修改體現(xiàn)出了我國對于“在先使用”是予以保護(hù)的，使得在先使用的未注冊商標(biāo)與注冊商標(biāo)的共存現(xiàn)象有了法律上的依據(jù)。

但是新《商標(biāo)法》第59條第 3 款的規(guī)定比較抽象，法條中存在著一些彈性較大的內(nèi)容，比如：“有一定影響的商標(biāo)”，“原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用”等問題如何判斷。而這些規(guī)定的較為模糊的內(nèi)容與司法實踐密切相關(guān)，故應(yīng)該對這些問題進(jìn)行進(jìn)一步的規(guī)定。

（三）商標(biāo)撤銷制度的不完善

新《商標(biāo)法》關(guān)于商標(biāo)撤銷的規(guī)定基本延續(xù)了之前法律的相關(guān)規(guī)定，即賦予了在先權(quán)利人和利害關(guān)系人對已注冊商標(biāo)的撤銷權(quán)，同時限制了權(quán)利行使的期限為五年，其中惡意注冊的馳名商標(biāo)所有人不受五年的時間限制。按照此規(guī)定，如果超過五年的期限，那么相關(guān)權(quán)利人就無權(quán)再次提起注冊商標(biāo)的撤銷申請，這樣就會導(dǎo)致注冊商標(biāo)與在先相同或近似的注冊商標(biāo)或未注冊商標(biāo)的共存。

但是我國新舊《商標(biāo)法》都沒有明確撤銷期限消滅后的法律后果，商標(biāo)能否共存也沒有任何規(guī)定。

（四）商標(biāo)共存協(xié)議制度的缺失

國際商標(biāo)協(xié)會（“INTA”）將共存協(xié)議定義為兩個或兩個以上的市場主體就相似但不會引起混淆的商標(biāo)，達(dá)成相關(guān)規(guī)定使得該商標(biāo)能和平共存而簽訂的協(xié)議。[2]并且可以以“同意協(xié)議”，“同意書”，“商標(biāo)糾紛調(diào)解”或“和解協(xié)議”等形式存在。[3]商標(biāo)共存協(xié)議作為當(dāng)事人意思自治的表現(xiàn)，能夠維護(hù)商標(biāo)的私權(quán)屬性，預(yù)防和減少糾紛，所以世界上很多國家都承認(rèn)并重視共存協(xié)議在理論與實踐中的地位。

但是，我國《商標(biāo)法》一直未規(guī)定商標(biāo)共存協(xié)議的效力，《商標(biāo)法》修改后的第60條的內(nèi)容實際上就是原《商標(biāo)法》第53條的內(nèi)容，即修改后第60條規(guī)定“有本法第57條所列侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)行為之一，引起糾紛的，由當(dāng)事人協(xié)商解決；不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的，商標(biāo)注冊人或者利害關(guān)系人可以向人民法院起訴，也可以請求工商行政管理部門處理?！睋Q言之，我國《商標(biāo)法》沒有規(guī)定商標(biāo)共存協(xié)議的效力，只是給予了共存協(xié)議存在的空間。但是，商標(biāo)共存協(xié)議制度的缺失是不符合商標(biāo)權(quán)私權(quán)屬性的理論基礎(chǔ)的，也沒有跟上經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實踐需要，我國應(yīng)盡快明確共存協(xié)議的效力。

三、完善我國商標(biāo)共存制度建立的構(gòu)想

（一）明晰混淆可能性的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

我國新《商標(biāo)法》第57條的規(guī)定增加了“容易導(dǎo)致混淆”的表述，表明我國已明確規(guī)定以混淆可能性作為判定商標(biāo)侵權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)，在此情況下還需進(jìn)一步明晰認(rèn)定混淆可能性的考量因素。而判定混淆可能性的考慮因素因為其認(rèn)定較為復(fù)雜，世界各國的立法大多是從消極方面對其進(jìn)行規(guī)定。比如：美國1938年《侵權(quán)法重述》第729條提出了判定混淆可能性的四個因素：“（1）商標(biāo)之間在外觀、發(fā)音、含義和指示上的相似程度；（2）行為人使用有關(guān)商標(biāo)的意圖；（3）商品或服務(wù)使用與銷售之間的關(guān)系；（4）消費者的謹(jǐn)慎程度?！?同時，第729條的評論還進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)：“一般而言，本條所列舉的要素在判定混淆可能性問題中非常重要。但是所列舉的要素并不是組成了排他性的清單，在一些特定案件中還有一些要素也很重要，不能被忽視?！盵4]

立足我國國情，吸收、借鑒世界其他國家關(guān)于混淆可能性認(rèn)定因素的相關(guān)規(guī)定，本文建議認(rèn)定因素可以包括以下內(nèi)容：商標(biāo)的近似度、商標(biāo)的知名度和影響力、商品的類似度、商品的銷售渠道、客觀形成的市場格局、商標(biāo)使用者的主觀意圖、消費者的群體和謹(jǐn)慎程度等因素。在實踐中，很多商標(biāo)糾紛都有其特定的歷史淵源，所以在認(rèn)定混淆可能性時還應(yīng)該對商標(biāo)在歷史上的使用情況進(jìn)行考察。在考量具體案件時，并不要求一定要將每個因素到考慮到，而各個要素在不同的案件中的重要性也不盡相同。綜上可知，應(yīng)該根據(jù)具體案件來認(rèn)定混淆可能性的因素以及各因素的作用，進(jìn)行綜合的考量。

（二）完善商標(biāo)先用權(quán)制度

我國新《商標(biāo)法》第59條第3款的規(guī)定確定了商標(biāo)先用權(quán)制度，具有十分重要的意義。然而，就目前剛確立的商標(biāo)先用權(quán)制度來說，無論是在立法上還是在適用的過程中，在諸多方面都還有待完善。

1增加在先商標(biāo)“持續(xù)使用”的規(guī)定。商標(biāo)先用人在商標(biāo)注冊人之前使用商標(biāo)，并且在持續(xù)使用商標(biāo)的過程中形成了商譽(yù)，這種商譽(yù)是商標(biāo)先用人在消費者當(dāng)中形成的良好信譽(yù)。由此可知，“持續(xù)使用”所具有的重要意義，而正是出于對在先使用人利益的保護(hù)，《商標(biāo)法》才賦予在先使用人繼續(xù)使用商標(biāo)的權(quán)利。而我國修改后的《商標(biāo)法》只是規(guī)定了商標(biāo)的在先使用，并沒有規(guī)定“持續(xù)使用”， 建議增加“持續(xù)使用”的表述以平衡商標(biāo)先用權(quán)人和商標(biāo)權(quán)人之間的利益。

2增加在先使用人主觀心態(tài)的規(guī)定。雖然在先使用人比商標(biāo)注冊人使用商標(biāo)的時間要早，但這無法說明在先使用人的主觀心態(tài)，無法排除在先使用人可能侵害他人權(quán)利，出于不正當(dāng)競爭的目的使用商標(biāo)等。所以在商標(biāo)先用權(quán)制度中應(yīng)增加在先使用人主觀心態(tài)的規(guī)定，在先使用人使用商標(biāo)在主觀上應(yīng)是善意的。關(guān)于善意的表述，可借鑒日本商標(biāo)先用權(quán)當(dāng)中的規(guī)定，即“非以不正當(dāng)競爭為目的”。在此表述下，如果在先使用人不知道或者不應(yīng)當(dāng)知道其在先使用的行為會造成不正當(dāng)競爭的結(jié)果，那么就推定在先使用人主觀上為善意，除非商標(biāo)權(quán)人能夠證明先使用人確有不正當(dāng)競爭之目的。

3增加對“原有范圍”的界定。新《商標(biāo)法》以“原使用范圍”這一表述對先用權(quán)進(jìn)行了限制，然而該表述過于寬泛。對“原使用范圍”的限制應(yīng)有以下幾點：首先，限于原有商品或者服務(wù)上，不得擴(kuò)大使用在類似的商品或者服務(wù)上。因為在類似商品或服務(wù)上先使用人并沒有予以保護(hù)的利益存在，所以必須對先使用人就商品或服務(wù)的范圍作出限定，讓其換取繼續(xù)使用商標(biāo)的權(quán)利；其次，限于原地域范圍內(nèi)使用，不得拓展市場規(guī)模和使用地域，否則會擠壓并侵占商標(biāo)權(quán)人的利益。在實踐中，考慮到現(xiàn)如今電子商務(wù)的普及與發(fā)展，很難對這樣的銷售區(qū)域加以控制，所以對于原地域范圍，在采用“不得突破地域限制”的基礎(chǔ)上，對比較復(fù)雜的情況，還應(yīng)具體情況具體認(rèn)定。

4對未注冊商標(biāo)知名度“有一定影響”的表述需斟酌。新《商標(biāo)法》對未注冊商標(biāo)知名度的表述為“有一定影響”，這種規(guī)定限制了未注冊商標(biāo)行使和保護(hù)的空間，過度地保護(hù)了注冊商標(biāo)權(quán)，不符合《商標(biāo)法》設(shè)立商標(biāo)先用權(quán)的立法目的。在先使用人是首次使用該商標(biāo)的人，沒有以不正當(dāng)競爭為目的利用在后注冊人的聲譽(yù)，其產(chǎn)生的事實狀態(tài)是使用自己的商標(biāo)，同時因商標(biāo)而產(chǎn)生了相關(guān)商品或服務(wù)的識別功能。但是，注冊本身只是一種對在后申請者權(quán)利的確認(rèn)。法律不僅要維護(hù)自然形成的秩序，還應(yīng)該尊重在先使用人的勞動成果。在堅持注冊原則的情況下，也應(yīng)注意到商標(biāo)在先使用人和在后注冊人之間的利益平衡，不能對先用權(quán)人過于苛求，要求其使用的商標(biāo)必須有知名度。[5]新《商標(biāo)法》中關(guān)于未注冊商標(biāo)知名度的條款對在先商標(biāo)繼續(xù)使用的要求過于苛刻，應(yīng)取消對于在先使用商標(biāo)“有一定影響”的要求。

（三）明確商標(biāo)共存協(xié)議的效力

我國《商標(biāo)法》未規(guī)定商標(biāo)共存協(xié)議的效力，只是給予了商標(biāo)共存協(xié)議存在的空間，建議應(yīng)明確商標(biāo)共存協(xié)議的效力。

1商標(biāo)共存協(xié)議的內(nèi)容。我國《商標(biāo)法》應(yīng)明確規(guī)定，允許市場主體之間通過簽訂商標(biāo)共存協(xié)議來實現(xiàn)商標(biāo)共存。目前，商標(biāo)共存協(xié)議還不為我國公眾所熟知，商標(biāo)局應(yīng)制定并發(fā)布商標(biāo)共存協(xié)議的示范文本，對簽訂商標(biāo)共存協(xié)議時應(yīng)該注意的事項進(jìn)行提示和說明，鼓勵和引導(dǎo)各市場主體通過簽訂商標(biāo)共存協(xié)議以平和、高效的方式實現(xiàn)商標(biāo)的合法共存。

商標(biāo)共存協(xié)議作為合同的一種類型，必須要滿足合同的基本條件和必要內(nèi)容，具體到共存協(xié)議上來，其一，對相同或類似的商品或服務(wù)以及相同或近似的商標(biāo)的具體描述介紹；其二，雙方所享有的權(quán)利，如各自可以在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)繼續(xù)使用近似商標(biāo)等；其三，雙方所應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，如雙方應(yīng)附加必要的區(qū)別標(biāo)識或其他有效措施防止產(chǎn)生混淆、雙方對對方合法合理的注冊和使用不得提起異議、撤銷、訴訟的承諾等；其四，爭議的解決辦法等相關(guān)內(nèi)容。[6]

2商標(biāo)共存協(xié)議的效力。首先，作為合同的一種類型，共存協(xié)議應(yīng)符合《合同法》關(guān)于合同成立和生效的相關(guān)規(guī)定，滿足合法性的要求。其次，關(guān)于在商標(biāo)注冊程序、異議程序或撤銷程序中的效力，建議采取美國的做法，即商標(biāo)共存協(xié)議雖不能絕對地使近似商標(biāo)獲得注冊，但在證明近似商標(biāo)不存在混淆可能性方面具有重要的意義。除非能夠明確確認(rèn)混淆可能性的存在，商標(biāo)共存協(xié)議一般能夠使近似商標(biāo)獲得注冊。[7]這樣認(rèn)定共存協(xié)議效力的原因有二：首先，商標(biāo)權(quán)人作為利益的直接相關(guān)方，對是否存在混淆的判斷具有重要的參考價值。共存協(xié)議也能表明在后商標(biāo)申請人的主觀善意狀態(tài)，即表明在后商標(biāo)申請人不具有利用在先商標(biāo)權(quán)人的意圖，而是具有謹(jǐn)慎使用商標(biāo)，避免消費者混淆的善意。其次，《商標(biāo)法》一直以來都保護(hù)消費者的利益，所以即使有共存協(xié)議，商標(biāo)主管機(jī)關(guān)也應(yīng)堅持對混淆可能性進(jìn)行認(rèn)定，如果發(fā)現(xiàn)容易導(dǎo)致消費者產(chǎn)生混淆，主管機(jī)關(guān)就應(yīng)該否定共存協(xié)議的效力，駁回商標(biāo)注冊的申請或撤銷該商標(biāo)的注冊。

3商標(biāo)共存協(xié)議的合法性審查。商標(biāo)共存協(xié)議雖由當(dāng)事人雙方自行簽訂，但是也應(yīng)受到商標(biāo)主管機(jī)關(guān)和法院的監(jiān)督和審查。在形式審查方面，我國可借鑒國外大多數(shù)國家的規(guī)定，以擬制的市場主體為判斷標(biāo)準(zhǔn)對商標(biāo)共存協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行實質(zhì)性審查。在內(nèi)容審查方面，主要審查的是商標(biāo)共存協(xié)議的合法性，以防止其損害公共利益，其中應(yīng)包括兩個方面：一是商標(biāo)共存協(xié)議是否會引起消費者的混淆；二是商標(biāo)共存協(xié)議是否會限制市場競爭、造成壟斷。因此，如果商標(biāo)主管機(jī)關(guān)和法院審查發(fā)現(xiàn)共存協(xié)議不具有合法性，那么就應(yīng)判決共存協(xié)議部分或全部無效。在審查機(jī)關(guān)方面，為了保證商標(biāo)共存協(xié)議能夠在不損害公共利益的前提下實現(xiàn)合法的商標(biāo)共存，商標(biāo)共存協(xié)議的制定和實施均應(yīng)處于多個主體的監(jiān)督之下。一是商標(biāo)局應(yīng)審查商標(biāo)共存協(xié)議的內(nèi)容，對不符合法律規(guī)定的予以指導(dǎo)更正，對于符合規(guī)定的予以備案登記。二是消費者應(yīng)被賦予向工商局舉報具有混淆可能性的近似商標(biāo)的權(quán)利，商標(biāo)局在查明雙方達(dá)成商標(biāo)共存協(xié)議的情況下，可要求雙方采取相應(yīng)的措施以避免引起消費者的混淆。三是商標(biāo)共存協(xié)議的當(dāng)事人可向法院提起訴訟請求確定共存協(xié)議無效；也可就對方違約的商標(biāo)使用行為提起侵權(quán)訴訟。

（四）完善商標(biāo)撤銷制度

商標(biāo)撤銷期屆滿會導(dǎo)致商標(biāo)的法定共存，而針對我國商標(biāo)撤銷制度的不完善，本文建議應(yīng)當(dāng)明確商標(biāo)撤銷期間經(jīng)過后的法律后果，即法定撤銷期限屆滿后，在先權(quán)利人不得再次對在后的相同或者近似商標(biāo)提出撤銷商標(biāo)的申請，也不得對在后注冊商標(biāo)的正當(dāng)使用提起侵權(quán)訴訟。雙方均有權(quán)利繼續(xù)使用各自商標(biāo)，同時也都有義務(wù)采取積極有效的措施將彼此商標(biāo)加以區(qū)別，以防止造成公眾的混淆。此外，法院和商標(biāo)局也應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)和督促注冊商標(biāo)權(quán)人履行此義務(wù)。

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（姚愔怡，北京化工大學(xué)文法學(xué)院。）