商標駁回之應(yīng)變策略：分割、放棄和清除引證商標障礙

侯玉靜

根據(jù)商標局、商評委聯(lián)合發(fā)布的《中國商標戰(zhàn)略年度發(fā)展報告》，2014年商標注冊申請總量為228.54萬件，其中駁回480550件、部分駁回398871件，駁回或部分駁回的商標注冊申請總量是879421件，駁回率高達38.5%；2015年商標注冊申請量為287.60萬件，同年駁回或部分駁回商標注冊申請883650件，駁回率略有下降，約為30.7%?？梢姡暾埳虡吮获g回的幾率是相當大的。

在商標申請之前，進行充分的查詢檢索，對在先商標了然于胸，從而增加設(shè)計要素或提前“繞路”而行，當然是一種實用的法律策略；但是，對很多商標申請人來說，決定申請的商標，或者出于商業(yè)號召力的考慮，或者出于國際品牌形象統(tǒng)一、既有品牌歷史沿革等考慮，“避讓”并不是一個合適的商業(yè)策略。筆者提供了幾種商標被駁回的應(yīng)對方法，供商標申請人斟酌參考。

一、提出分割申請

這種應(yīng)對方法適用于商標被部分駁回的情況。根據(jù)《商標法實施細則》第22條的規(guī)定，商標被部分駁回后，申請人在15日內(nèi)，可以將已經(jīng)初步審定的部分申請分割成另一件申請，分割后的申請生成一個新的申請?zhí)?，但保留原申請的申請日期?/p>

如果初步審定的部分與申請人意圖從事的商品或服務(wù)項目關(guān)聯(lián)度較大，分割申請值得推薦，因為初步審定的部分若無他人提出異議，將較快地獲得商標注冊；當然，如果初步審定的部分與申請人意圖從事的商品或服務(wù)項目關(guān)聯(lián)度很小，而被駁回的部分項目才是申請人指定的核心商品或服務(wù)，那么分割申請的意義就不大了。

二、放棄部分商標或服務(wù)項目

在多數(shù)情況下，引證商標不止一個，有的多達五六個。引證商標的情況各有不同：有的與申請商標近似度高一些，有的則近似度低一些；有的有惡意搶注的嫌疑或其他瑕疵、可能被宣告無效，有的則屬善意注冊、難以爭議；有的已經(jīng)實際投入使用，有的則明顯沒有投入使用、可能被撤銷。在這種情況下，就要對引證商標進行具體分析，如果那些近似度高、屬于善意注冊且已經(jīng)投入使用的引證商標（筆者簡稱其為“強引證商標”），并非覆蓋所有被駁回商品或服務(wù)項目，那么可以果斷放棄被“強引證商標”覆蓋的項目；放棄之后，“強引證商標”將不再被視為申請商標獲得注冊的障礙，那么申請人就可以集中精力根據(jù)“弱引證商標”（引證商標在法律上并無強弱之分，此處引號代表筆者使用的特定稱謂）的具體情況，進行商標不近似、商品不類似抗辯，提出爭議或撤銷申請，甚至談判協(xié)商商標轉(zhuǎn)讓等各種方法，排除該注冊障礙。

值得注意的是，放棄部分商品或服務(wù)項目，不僅可以在商標局駁回審查階段提出，還可以在商評委駁回復(fù)審階段提出；甚至在后續(xù)的行政訴訟過程中（參考“2016京73行初1812號”關(guān)于1204115號“WESTLAKE”商標駁回復(fù)審行政訴訟），法院仍然會接受商標申請人主動放棄部分商品或服務(wù)項目，從而排除部分引證商標。

三、清除引證商標障礙與情勢變更原則

清除引證商標障礙的手段，無外乎針對引證商標提出“撤三”申請（主張引證商標連續(xù)三年停止使用，亦稱“撤銷”申請）、宣告無效申請或者協(xié)商購買；清除引證商標障礙的手段并非本文擬討論的主要問題，本文關(guān)注的是，商標申請人需要在多長時間內(nèi)清除引證商標障礙，清除引證商標障礙的時間要素到底有多重要？下文中，筆者將根據(jù)商評委評審時、兩審法院判決時、最高院再審期間三個時間節(jié)點逐一介紹。

通常情況下，商標局做出駁回決定之時，申請商標都面臨哪些引證商標阻礙其注冊之路就已經(jīng)確定；申請人如若決意清除引證商標，此時就該馬上采取相應(yīng)手段。根據(jù)《商標評審規(guī)則》第二十七條第（一）項，僅涉及商標法第三十條和第三十一條所指在先商標權(quán)利沖突的案件，如評審時權(quán)利沖突已消除的，商評委將根據(jù)評審時的事實狀態(tài)進行評審；換句話說，如果此時引證商標已經(jīng)被不予核準注冊、無效、撤銷或者轉(zhuǎn)讓，申請商標將獲得初審公告。但是，商評委評審駁回復(fù)審的審理期限只有9-12個月，引證商標的異議、爭議、撤銷或轉(zhuǎn)讓程序在前述審理期限之內(nèi)是很難完成的。

《商標評審規(guī)則》第三十一條，規(guī)定了商評委可以“暫緩審理”商標評審案件的情形，主要是針對商標異議、無效宣告案件中，“在先權(quán)利的確定必須以人民法院正在審理或者行政機關(guān)正在處理的另一案件的結(jié)果為依據(jù)的”情形，并未規(guī)定適用于駁回復(fù)審案件。因此，實踐中，商評委基本上不接受商標申請人提出的引證商標已經(jīng)被提出異議、爭議、撤銷甚至轉(zhuǎn)讓，從而希望暫緩審理的請求。

那么對商標申請人來講，如果想要申請商標在后續(xù)程序中“起死回生”，就必須提起行政訴訟。2011年之前，引證商標已經(jīng)被不予核準注冊、宣告無效、撤銷或轉(zhuǎn)讓的情況下，申請商標是否可以獲得初審公告，并沒有明確規(guī)定；法院通常根據(jù)行政訴訟主要審查被訴裁定合法性的原則，維持商評委的裁定。但是，這種情況在2011年11月24日最高人民法院作出關(guān)于“第4953637號“ADVENT”商標駁回復(fù)審決定書”的《行政判決書》（案號為：最高人民法院“（2011）行提字第14號”）后發(fā)生了徹底變化。在前述《行政判決書》中，最高人民法院認為，“在商標評審委員會作出第12733號決定的事實依據(jù)已經(jīng)發(fā)生了變化的情形下，如一味考慮在行政訴訟中，人民法院僅針對行政機關(guān)的具體行政行為進行合法性審查，而忽視已經(jīng)發(fā)生變化了的客觀事實，判決維持商標評審委員會的上述決定.顯然對商標申請人不公平，也不符合商標權(quán)利是一種民事權(quán)利的屬性，以及商標法保護商標權(quán)人利益的立法宗旨。且商標駁回復(fù)審案件本身又具有特殊性，在商標駁回復(fù)審后續(xù)的訴訟期間，商標的注冊程序并未完成。因此，在商標駁回復(fù)審行政糾紛案件中，如果引證商標在訴訟程序中因三年連續(xù)不使用而被商標局予以撤銷，鑒于申請商標尚未完成注冊，人民法院應(yīng)根據(jù)情勢變更原則，依據(jù)變化了的事實依法作出裁決。故本案在艾德文特公司明確主張引證商標權(quán)利已經(jīng)消失、其申請商標應(yīng)予注冊的情況下，二審法院沒有考慮相應(yīng)的事實依據(jù)已經(jīng)發(fā)生變化的情形，維持商標評審委員會的第12733號決定以及一審判決顯屬不當，本院予以糾正”，這就是商標授權(quán)確權(quán)行政案件中“情勢變更原則”的由來。

在2011年之后，原北京市第一中級人民法院、北京知識產(chǎn)權(quán)法院、北京市高級人民法院作出了一系列根據(jù)“情勢變更原則”撤銷商評委裁定的案件，主要依據(jù)就是引證商標在法院判決作出之時，已經(jīng)不再是申請商標獲得注冊的障礙。

前述一系列判決把商標申請人清除引證商標障礙的時間界限，推遲到二審判決作出之時。那么，二審判決作出之后，引證商標障礙才被排除，在這種情況下，商標申請人是否可以通過再審程序，讓申請商標“起死回生”呢？2015年4月28日，最高人民法院做出的關(guān)于“第7298588號“AIRFORCE1”商標駁回復(fù)審行政訴訟”判決書（案號為：最高人民法院“（2015）行提字第4號”）中，最高人民法院認為，“本案中，引證商標二在二審判決作出前尚為有效的注冊商標，且與申請商標構(gòu)成核定使用在相同或類似商品上的近似商標，商標評審委員會、一審及二審法院依據(jù)決定或判決作出時引證商標二的權(quán)利狀態(tài)，對申請商標的注冊申請予以駁回的作法并無不妥。但是，在二審判決作出后，即2014年4月11日，本案中唯一的引證商標即引證商標二，已經(jīng)被商標局以連續(xù)三年停止使用為由予以撤銷，且因各方當事人均未對撤銷決定啟動后續(xù)行政及司法審查程序，使引證商標二基于撤銷決定的生效而產(chǎn)生了喪失注冊商標專用權(quán)的法律后果。由于本案為商標駁回復(fù)審行政訴訟，申請商標的注冊程序尚未完結(jié)，在這一過程中，由于申請商標是否應(yīng)予核準注冊的事實基礎(chǔ)發(fā)生根本性變化，即本案中唯一的權(quán)利障礙已經(jīng)消失，若仍以二審判決作出時的事實狀態(tài)為基礎(chǔ)去考量申請商標是否應(yīng)予核準注冊，將導(dǎo)致顯失公平的結(jié)果，故本院對第13352號決定、一審及二審判決的結(jié)論予以糾正?！?/p>

最高人民法院關(guān)于“AIRFORCE1”一案的判決，把商標申請人排除引證商標的最后期限，推遲到了再審期間；但是，該判決又對引證商標是否最終喪失注冊商標專用權(quán)，增加了一項限制性條件。那么，將來在商標駁回復(fù)審行政訴訟中，各級法院是否不僅要審查引證商標是否被商標局決定不予核準注冊、撤銷，或被商評委裁定宣告無效，還要審查這些裁定是否通過后續(xù)行政程序或司法程序，已經(jīng)確定生效，我們拭目以待。筆者個人意見認為，沒有必要增加這項限制性條件，因為即使申請商標被審定公告后，被裁定不予核準注冊、撤銷或宣告無效的引證商標在后續(xù)程序中又被核準注冊或維持有效了，意味著新的商標權(quán)利沖突又產(chǎn)生了，那么引證商標的權(quán)利人仍然有權(quán)對申請商標提出異議或者爭議，并沒有不恰當?shù)亍⒔K局性地限制或剝奪引證商標權(quán)利人的合法權(quán)益。

四、關(guān)于引證商標進入確權(quán)程序是否導(dǎo)致駁回復(fù)審行政訴訟中止的法律探討

從上文的介紹和分析中，駁回復(fù)審行政訴訟中的申請商標，最終能否獲得初審公告，取決于能否在最遲再審審理期間，排除引證商標障礙。駁回復(fù)審行政訴訟和引證商標的確權(quán)程序，實際上是在進行一場“時間競賽”，駁回復(fù)審案件的最終結(jié)果，不僅和引證商標的確權(quán)結(jié)果有關(guān)，還和確權(quán)程序進展的快慢有關(guān)，這大大增加了裁判結(jié)果的不確定性。

商評委基于審限的壓力，不愿意在引證商標確權(quán)程序啟動后，“暫緩審理”駁回復(fù)審案件，當然有其合理的因素；但是，主導(dǎo)確權(quán)程序司法審查的法院，是否有必要快速了結(jié)駁回復(fù)審行政案件，甚至專門針對駁回復(fù)審行政案件安排一個“速審”程序？在引證商標已經(jīng)進入異議、無效宣告、撤銷等確權(quán)行政程序的情況下，是否應(yīng)當中止駁回復(fù)審行政訴訟？這是一個關(guān)系著每年80多萬件駁回復(fù)審商標申請人實體和程序權(quán)利的重大問題。

2016年8月20日，北京知識產(chǎn)權(quán)法院在關(guān)于“第1204115號“WESTLAKE”商標駁回復(fù)審決定”《行政裁定書》（案號為：北京知識產(chǎn)權(quán)法院“（2016）京73行初1812號”）中，類推適用《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十條關(guān)于“本案必須以另一案的審理結(jié)果為依據(jù)，而另一案尚未審結(jié)的，中止訴訟”之規(guī)定，認為，“本案中，針對引證商標的商標撤銷案件之審理結(jié)果對本案的審理具有實質(zhì)性影響，在其尚未審結(jié)的情況下，應(yīng)中止本案訴訟”，遂裁定本案中止訴訟。2016年12月26日，北京知識產(chǎn)權(quán)法院關(guān)于前述案件的【（2016）京73行初1812號】《行政判決書》，鑒于構(gòu)成申請商標在先權(quán)利障礙的唯一一個引證商標已被商標局決定撤銷，根據(jù)情勢變更原則，法院撤銷了商評委的駁回復(fù)審決定，并責(zé)令其重新作出決定。

筆者認為，上述《行政裁定書》的審理方式在很大程度上，可以減少駁回復(fù)審行政案件的結(jié)果不確定性，也避免大量駁回復(fù)審案件，因為單純?yōu)橐C商標確權(quán)程序“拖時間”的目的，進入二審程序甚至再審程序，造成大量的行政、司法資源浪費。筆者撰寫此文的目的，除了為商標申請人提供商標被駁回的應(yīng)對之策，也同時希望法院能推廣適用“WESTLAKE”案的裁判規(guī)則，在引證商標確權(quán)程序已經(jīng)啟動的情況下，中止駁回復(fù)審行政訴訟的審理。