《商標(biāo)法》第三十二條“惡意搶注”認(rèn)定研究
——兼評“捕魚達(dá)人”案

馮曉青

（中國政法大學(xué) 民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院，北京 100088）

《商標(biāo)法》第三十二條“惡意搶注”認(rèn)定研究
——兼評“捕魚達(dá)人”案

馮曉青

（中國政法大學(xué) 民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院，北京 100088）

《商標(biāo)法》第三十二條惡意搶注的規(guī)定適用具有嚴(yán)格的條件。惡意搶注的構(gòu)成不僅要求有在先使用商標(biāo)人實(shí)際使用商標(biāo)并形成一定影響這一客觀事實(shí)，還應(yīng)當(dāng)從商標(biāo)注冊申請人之以不正當(dāng)手段搶先注冊之主觀惡意進(jìn)行分析。以“捕魚達(dá)人”案為典型代表的相關(guān)案件中，惡意搶注條款的適用具有較大的爭議。對于惡意搶注的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持保護(hù)未注冊商標(biāo)使用帶來的商譽(yù)，保護(hù)業(yè)已形成的因商標(biāo)使用帶來的市場競爭秩序，維護(hù)誠實(shí)信用原則。對惡意搶注應(yīng)結(jié)合對商品（服務(wù)）類似性、未注冊商標(biāo)在實(shí)際中使用情況綜合判斷，確保商標(biāo)法對未注冊商標(biāo)商譽(yù)的公平保護(hù)，注重對社會(huì)公共利益的維護(hù)。對于《商標(biāo)法》第三十二條惡意搶注之商品與服務(wù)類別的類似之判斷，應(yīng)當(dāng)以分類表為參考、以商標(biāo)在先使用范圍事實(shí)為依據(jù)、以常識(shí)為準(zhǔn)繩，警惕突破常識(shí)后對法律規(guī)定理解之曲解給市場經(jīng)濟(jì)帶來的消極影響和對公平正義精神之損害。

商標(biāo)使用；未注冊商標(biāo)；惡意搶注；公共利益；“捕魚達(dá)人”案

現(xiàn)行《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)?！痹摋l款被稱為保護(hù)在先權(quán)利和禁止惡意搶注條款。我國商標(biāo)法雖然以注冊制為原則，但其核心仍然在于通過積極推崇對商標(biāo)進(jìn)行使用分配商標(biāo)資源，如針對在商標(biāo)注冊后不使用的，《商標(biāo)法》規(guī)定了三年不使用撤銷制度。在積極鼓勵(lì)使用商標(biāo)的表象之下，是通過商標(biāo)法鼓勵(lì)社會(huì)商標(biāo)資源的充分利用，避免因商標(biāo)注冊制度帶來注冊之后不使用反而“占用”商標(biāo)資源的現(xiàn)象。《商標(biāo)法》第三十二條后半句被稱為是對未注冊商標(biāo)的保護(hù)。此處未注冊商標(biāo)指的是，雖然不享有注冊商標(biāo)專用權(quán)，但經(jīng)過生產(chǎn)經(jīng)營者在商業(yè)中的實(shí)際使用，已經(jīng)具有識(shí)別和區(qū)分不同生產(chǎn)經(jīng)營者的商品來源的標(biāo)志[1]214-215。在某些情況下，在先使用商標(biāo)人雖然未注冊商標(biāo)，但是通過實(shí)際的使用，使得該標(biāo)志達(dá)到了一定的影響，并在商品上獲得了一定的標(biāo)識(shí)來源的作用，對于這種通過使用獲得商譽(yù)、建立穩(wěn)定的市場秩序的行為，應(yīng)當(dāng)予以保護(hù)。主張對之不予以保護(hù)，不僅是對我國商標(biāo)注冊制的誤解，更是對我國商標(biāo)法精神實(shí)質(zhì)的曲解。另外，為了貫徹落實(shí)商標(biāo)法上誠實(shí)信用原則，更應(yīng)當(dāng)對惡意搶注行為予以抵制，避免通過惡意注冊商標(biāo)搭便車的行為。只有如此，才有可能實(shí)現(xiàn)商標(biāo)法的立法目的，即“加強(qiáng)商標(biāo)管理，保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)，促使生產(chǎn)、經(jīng)營者保證商品和服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)商標(biāo)信譽(yù)，以保障消費(fèi)者和生產(chǎn)、經(jīng)營者的利益，促進(jìn)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展”①。

一、“捕魚達(dá)人”案簡介

在“捕魚達(dá)人”案②中，原告希力公司2009年即進(jìn)行了計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記，從2009年開始在計(jì)算機(jī)軟件等商品上實(shí)際使用了“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，并大規(guī)模銷售“捕魚達(dá)人”單機(jī)版游戲，相關(guān)行業(yè)雜志對其產(chǎn)品進(jìn)行了宣傳報(bào)道，使得其“捕魚達(dá)人”商標(biāo)在行業(yè)內(nèi)具有了一定的知名度。千貝公司作為第三人，也提供證據(jù)，證明其從2010年開始推廣網(wǎng)頁版的“捕魚達(dá)人”游戲，并具有了一定的知名度。波克公司于2011年3月29日在“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新”等類別上申請注冊“捕魚達(dá)人”商標(biāo)。

在法定期限內(nèi)，希力公司和千貝公司針對被異議商標(biāo)的注冊申請向商標(biāo)局提出異議。商標(biāo)局認(rèn)為希力公司和千貝公司提出的證據(jù)材料不足以證明其已經(jīng)在先使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)并使之具有一定影響，于2013年6月裁定被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。

希力公司和千貝公司不服商標(biāo)局的裁定，向商標(biāo)評審委員會(huì)提起異議復(fù)審申請，主要理由為：希力公司和千貝公司在網(wǎng)絡(luò)游戲領(lǐng)域具有較高的知名度和影響力，“捕魚達(dá)人”游戲系由希力公司和千貝公司獨(dú)創(chuàng)并在先使用，并且進(jìn)行了著作權(quán)登記，在相關(guān)公眾中具有較高的知名度。被異議商標(biāo)的申請注冊是對兩公司在先使用并有一定影響的“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的惡意搶注。商標(biāo)評審委員會(huì)于2014年4月作出裁定，認(rèn)為，千貝公司和希力公司取得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書的時(shí)間和使用“捕魚達(dá)人”日期均在波克公司之前，并且千貝公司和希力公司在“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新”等相同或類似服務(wù)商在先使用了“捕魚達(dá)人”商標(biāo)并使之具有了一定知名度，所以在“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新”服務(wù)項(xiàng)目上，被異議商標(biāo)的注冊申請構(gòu)成《商標(biāo)法》（2001年）第三十一條所指的以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)之情形。但是希力公司和千貝公司提供的證據(jù)不足以證明在被異議商標(biāo)申請注冊前，千貝公司和希力公司在被異議商標(biāo)指定使用的“技術(shù)研究、包裝設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)、書畫刻印藝術(shù)設(shè)計(jì)、無形資產(chǎn)評估、氣象信息、質(zhì)量體系認(rèn)證”服務(wù)相同或類似服務(wù)上在先使用了“捕魚達(dá)人”商標(biāo)并使之具有了一定知名度。因此，在“技術(shù)研究、包裝設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)、書畫刻印藝術(shù)設(shè)計(jì)、無形資產(chǎn)評估、氣象信息、質(zhì)量體系認(rèn)證”服務(wù)上，被異議商標(biāo)的注冊申請不違反《商標(biāo)法》（2001年）第三十一條。

波克公司提起行政訴訟。一審法院北京市第一中級法院認(rèn)為，作為同行業(yè)經(jīng)營者的波克公司，應(yīng)當(dāng)知道希力公司和千貝公司對“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的實(shí)際使用情況，波克公司在本案中提交的計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書及相關(guān)使用證據(jù)均晚于希力公司和千貝公司的使用時(shí)間，在此情況下波克公司于2011年3月在“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新”等商品上申請注冊“捕魚達(dá)人”商標(biāo)難謂正當(dāng)，故駁回波克公司的起訴。

波克公司提起上訴，二審法院北京市高級人民法院從以下幾個(gè)方面認(rèn)為波克公司不屬于《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定的惡意搶注：（1）雖然希力公司提供的證據(jù)能夠證明其“捕魚達(dá)人”游戲產(chǎn)品在被異議商標(biāo)申請注冊日前進(jìn)行了一定的使用，并曾獲得中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)游戲軟件分會(huì)頒發(fā)的相關(guān)榮譽(yù)，希力捕魚達(dá)人游戲軟件在被異議商標(biāo)申請注冊日前有一定規(guī)模的銷售，與希力公司具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的力港公司也曾進(jìn)行過相關(guān)游戲的宣傳推廣，包括《澳門國際電玩》等雜志上也曾有希力公司“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)的廣告宣傳，但是：第一，希力公司的上述證據(jù)主要涉及的是計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品及相關(guān)游戲機(jī)的銷售情況，與被異議商標(biāo)指定使用的“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新”服務(wù)存在明顯區(qū)別；第二，希力公司相關(guān)游戲軟件的銷售對象除與其具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的威康公司外，主要是中山市金龍游樂設(shè)備有限公司，其他地區(qū)的銷售對象數(shù)量極為有限，而包括《澳門國際電玩》在內(nèi)的相關(guān)雜志亦不屬于中國大陸地區(qū)相關(guān)公眾常見的刊物，在上述雜志上宣傳報(bào)道不能作為相關(guān)商標(biāo)在中國大陸地區(qū)進(jìn)行使用并具有一定影響的證據(jù)；第三，即使不考慮與希力公司具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的力港公司從事相關(guān)游戲經(jīng)營活動(dòng)是否符合行政管理方面的有關(guān)規(guī)定，以及力港公司2012年9月才成為希力公司子公司的實(shí)際情況，僅從使用時(shí)間上看，其對“捕魚達(dá)人”的使用也未明顯早于被異議商標(biāo)的申請注冊日，甚至晚于與波克公司具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的長絡(luò)公司、幻奇公司使用“捕魚達(dá)人”的時(shí)間。因此，綜合以上證據(jù)，商標(biāo)評審委員會(huì)和原審法院關(guān)于希力公司在與復(fù)審服務(wù)相同或者類似的商品或者服務(wù)上使用了“捕魚達(dá)人”商標(biāo)并具有一定知名度的認(rèn)定缺乏充分的事實(shí)依據(jù)。（2）千貝公司提供的證據(jù)彼此之間缺乏緊密的聯(lián)系，且其真實(shí)性難以認(rèn)定，尚不足以證明千貝公司在被異議商標(biāo)申請注冊日前已在與復(fù)審服務(wù)相同或者類似的商品或者服務(wù)上使用了“捕魚達(dá)人”商標(biāo)并具有一定知名度。商標(biāo)評審委員會(huì)和原審法院的相關(guān)認(rèn)定亦缺乏充分的事實(shí)依據(jù)。（3）波克公司與長絡(luò)公司、幻奇公司之間具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，基于長絡(luò)公司、幻奇公司之前對“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的使用行為，波克公司就被異議商標(biāo)提出注冊申請，并不具有搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)的主觀故意，不屬于以不正當(dāng)手段搶注他人商標(biāo)的行為，不屬于《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)制的行為。商標(biāo)評審委員會(huì)和原審法院在法律適用上亦有不妥，依法應(yīng)予糾正。故二審法院判決撤銷一審判決及商評委的裁定，商評委對“捕魚達(dá)人”商標(biāo)提出的異議申請重新做出裁定。

針對波克公司是否構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十二條的惡意搶注，筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)著重從以下幾個(gè)方面來分析：第一，希力公司在先使用“捕魚達(dá)人”的行為是否屬于在先使用并具有一定影響的商標(biāo)；第二，波克公司是否存在搶先注冊的惡意。

二、《商標(biāo)法》第三十二條“他人在先使用并有一定影響”的認(rèn)定

“他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)”是判斷惡意搶注的前提條件，是指在中國已經(jīng)在先使用并為一定范圍內(nèi)相關(guān)公眾所知曉的未注冊商標(biāo)③。主要可以從以下要素進(jìn)行判斷。

（一）“他人已經(jīng)使用”的認(rèn)定

商標(biāo)使用是混淆標(biāo)準(zhǔn)適用的“安全閥”④。他人已經(jīng)使用，指他人在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中實(shí)際使用過的商標(biāo)，其中“使用”為實(shí)際使用，“商標(biāo)”則指在商品中能夠起到區(qū)別商品來源的功能并實(shí)際使用于商品的標(biāo)志⑤。只有作為商標(biāo)予以使用，才屬于商標(biāo)法意義上的未注冊“商標(biāo)”。否則，如果將相關(guān)標(biāo)志作為產(chǎn)品名稱等使用，即不屬于本條的未注冊商標(biāo)保護(hù)范圍。因此，判斷是否屬于“他人已經(jīng)使用”的主要判斷點(diǎn)在于，他人是否有商標(biāo)性使用的行為。

《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定：“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來源的行為?！北緱l規(guī)定是在2013年《商標(biāo)法》修改時(shí)，在2002年《商標(biāo)法實(shí)施條例》第三條的基礎(chǔ)上增加“用于識(shí)別商品來源的行為”之商標(biāo)功能的描述而形成的法律層面對“商標(biāo)的使用”的明確規(guī)定。此處的商標(biāo)性使用包括兩個(gè)要點(diǎn)：需要在商業(yè)活動(dòng)中使用商標(biāo)；使用目的在于識(shí)別商品來源。這也就引發(fā)出一個(gè)問題，即被動(dòng)使用是否屬于《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定的（商標(biāo)性）使用。在此需要明確，《商標(biāo)法》第三十二條中商標(biāo)性使用的判定與商標(biāo)法中商標(biāo)侵權(quán)判定中對“被動(dòng)使用”的態(tài)度應(yīng)當(dāng)保持一致。商標(biāo)法鼓勵(lì)的是商標(biāo)擁有人通過對商標(biāo)的使用，使得商標(biāo)獲得一種識(shí)別商品來源的功能。商標(biāo)法并不鼓勵(lì)相關(guān)人通過商標(biāo)被動(dòng)使用“不勞而獲”的行為。商標(biāo)被動(dòng)使用不應(yīng)當(dāng)作為惡意搶注的前提，因?yàn)楝F(xiàn)行商標(biāo)法有足夠的制度資源為之提供救濟(jì)[2]。因此，商標(biāo)注冊申請人構(gòu)成惡意搶注的前提之一是，在先使用標(biāo)識(shí)的主體提供其在商業(yè)活動(dòng)中真實(shí)有效的使用了特定的商標(biāo)并使該商標(biāo)在消費(fèi)者中發(fā)揮了指示商品來源作用的證據(jù)。單一的被動(dòng)使用不能構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十二條要求的商標(biāo)使用，但是在先使用人如果提供證據(jù)證明其存在一定的主動(dòng)使用行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定這種使用為商標(biāo)性使用。而且，認(rèn)定《商標(biāo)法》第三十二條中的商標(biāo)性使用應(yīng)當(dāng)作比商標(biāo)侵權(quán)制度更為狹義的理解，對于未注冊商標(biāo)而言，應(yīng)當(dāng)要求使用者將商標(biāo)貼附于商品上并使之進(jìn)入流通領(lǐng)域，因?yàn)橹挥腥绱瞬拍軌蛟诮?jīng)營者與消費(fèi)者之間傳遞有關(guān)商品來源的信息[3]，也只有基于經(jīng)營者的此種使用方可獲得一定的影響。

綜上，未注冊商標(biāo)得到經(jīng)營者的主動(dòng)使用，是“在先未注冊商標(biāo)”對抗惡意搶注的先決條件?！安遏~達(dá)人”案中，希力公司自2009年開始就在游戲機(jī)等相關(guān)產(chǎn)品上使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，是希力公司的主動(dòng)使用行為。希力公司通過授權(quán)給與其具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的力港公司在相關(guān)游戲機(jī)及網(wǎng)絡(luò)游戲上使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，亦是一種主動(dòng)使用行為。通過希力公司的宣傳推廣，“捕魚達(dá)人”商標(biāo)已經(jīng)獲得了市場的高度認(rèn)可，希力公司在相關(guān)產(chǎn)品上獲得了多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)及榮譽(yù)，在“捕魚達(dá)人”商標(biāo)上積累了較多的商譽(yù)，是《商標(biāo)法》第三十二條后半句保護(hù)的對象。希力公司在相關(guān)產(chǎn)品上對“捕魚達(dá)人”的宣傳是一種符合商標(biāo)法鼓勵(lì)“使用”精神的行為，屬于《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定的“他人已經(jīng)使用”的情形。

（二）“有一定影響”的認(rèn)定

“并有一定影響”，也即通過商標(biāo)性使用使得未注冊商標(biāo)獲得了一定的影響。“一定影響”作為一個(gè)相對概念，不宜要求過高或絕對化，在相關(guān)行業(yè)或一定地域范圍，為本領(lǐng)域的相關(guān)公眾知曉即可，無需要求較大范圍內(nèi)相關(guān)公眾普遍知曉[4]126。《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十三條第二款規(guī)定：“在先使用人舉證證明其在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時(shí)間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，人民法院可以認(rèn)定為有一定影響?！蔽醋陨虡?biāo)只有經(jīng)過持續(xù)使用方可發(fā)揮其標(biāo)識(shí)來源的作用，在市場上建立商標(biāo)與經(jīng)營者之間的穩(wěn)定聯(lián)系，基于此才可能發(fā)生惡意搶注可能帶來的混淆和誤認(rèn)之可能性。但是，使用時(shí)間長短并不一定決定影響力的大小，如有的使用時(shí)間雖短但是因使用者對該商標(biāo)進(jìn)行了大量的宣傳、具有較大的銷售量，此時(shí)仍然認(rèn)定其具有一定的影響，特別是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達(dá)的當(dāng)今時(shí)代更是如此。使用時(shí)間長短是判斷產(chǎn)生影響大小的因素之一，但并不是決定性因素，核心還是應(yīng)當(dāng)以實(shí)際產(chǎn)生的影響為準(zhǔn)。在“捕魚達(dá)人”案中，希力公司通過開發(fā)“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)及網(wǎng)絡(luò)游戲，短時(shí)間內(nèi)在市場上引起了較大的反響，且考慮到其在相關(guān)領(lǐng)域具有的銷售量及獲得的相關(guān)榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，已經(jīng)可知其獲得的影響力之大。

在“捕魚達(dá)人”案二審中，法院認(rèn)為“包括《澳門國際電玩》在內(nèi)的相關(guān)雜志亦不屬于中國大陸地區(qū)相關(guān)公眾常見的刊物，在上述雜志上宣傳報(bào)道不能作為相關(guān)商標(biāo)在中國大陸地區(qū)進(jìn)行使用并具有一定影響的證據(jù)”是對影響力成因的誤解。根據(jù)《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》“3.2證明商標(biāo)具有一定影響，可以提供下列證據(jù)材料”相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)生一定的影響范圍判斷標(biāo)準(zhǔn)限于中國地區(qū)范圍內(nèi)，但若當(dāng)事人提交的域外證據(jù)材料，能夠證明該商標(biāo)為中國相關(guān)公眾所知曉的，也能夠作為證據(jù)證明商標(biāo)性使用給國內(nèi)相關(guān)公眾帶來的影響。也即，域外證據(jù)并未被明確排除，實(shí)質(zhì)上還被《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》強(qiáng)調(diào)。另外，在“捕魚達(dá)人”一案中，《澳門國際電玩》在內(nèi)的相關(guān)雜志上宣傳的內(nèi)容并不是希力公司使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)及具有一定影響的單一證據(jù)，希力公司還提供了大量使用的如銷售、所獲榮譽(yù)等證據(jù)，與《澳門國際電玩》在內(nèi)的相關(guān)雜志上宣傳的內(nèi)容共同形成了較為完整的證據(jù)鏈。

二審法院認(rèn)為“希力公司相關(guān)游戲軟件的銷售對象除與其具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的威康公司外，主要是中山市金龍游樂設(shè)備有限公司，其他地區(qū)的銷售對象數(shù)量極為有限”。首先，游戲軟件的銷售是游戲軟件被消費(fèi)者使用的前提，即便是有一家買家，如果這家買家有足夠影響力或者這款游戲軟件較具吸引力，游戲軟件的玩家數(shù)量也可能難以估量。其次，中山市金龍游樂設(shè)備有限公司被認(rèn)為是“亞洲規(guī)模最大、產(chǎn)品種類最多的著名游樂設(shè)備現(xiàn)代化集團(tuán)公司”，其在游戲行業(yè)具有較大的影響力，其作為希力公司“捕魚達(dá)人”游戲軟件的買家，已經(jīng)顯示了希力公司“捕魚達(dá)人”軟件的實(shí)力和影響力。最后，除了列明的游戲買家之外，還有其他地區(qū)的銷售對象，即便是銷售對象極為有限，但仍屬具有一定規(guī)模的銷售。因此，對于游戲軟件銷售數(shù)量帶來的影響力而言，與其說是銷售數(shù)量帶來的影響力，不如說是銷售對象帶來的影響力和銷售對象的市場經(jīng)營能力帶來的影響力。顯然在“捕魚達(dá)人”一案中，在波克公司申請注冊“捕魚達(dá)人”商標(biāo)前，希力公司在銷售數(shù)量上已經(jīng)具有一定的規(guī)模⑥。

另外還需要明確的是，“一定影響”的判斷基礎(chǔ)應(yīng)當(dāng)是使得相關(guān)公眾知曉，知曉的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)是商標(biāo)，而非該標(biāo)志作為如商號(hào)、著作權(quán)等非商標(biāo)等方面的使用影響。判斷某標(biāo)志是否是未注冊商標(biāo)，不僅要看使用人的主觀使用意圖，關(guān)鍵的是應(yīng)以相關(guān)公眾的眼光來看待其是否具備了商標(biāo)的功能[1]215。因?yàn)橹挥凶鳛樯虡?biāo)角色的標(biāo)志，方可建立起經(jīng)營者與商標(biāo)之間的穩(wěn)定聯(lián)系，使得商標(biāo)在市場上因一定的影響力而具有一定的識(shí)別度。如果是非商標(biāo)性的使用，則可通過商標(biāo)法中在先權(quán)利保護(hù)條款予以保護(hù)。如果針對相關(guān)標(biāo)志的使用性質(zhì)難以界定是商號(hào)的使用或者是商標(biāo)性使用，則應(yīng)當(dāng)結(jié)合使用人提供的使用證據(jù)以實(shí)際使用方式為準(zhǔn)予以判斷。當(dāng)然，以商標(biāo)方式使用某標(biāo)志，并不排除以商號(hào)、著作權(quán)方式使用該標(biāo)志。在同時(shí)使用的情形下，積累的商譽(yù)可能包含非商標(biāo)性使用帶來的商譽(yù)部分，此部分無法通過科學(xué)的方式予以剝離，基于均為商標(biāo)使用人的使用行為帶來的商業(yè)信譽(yù)，因此應(yīng)當(dāng)一并作為該商標(biāo)影響力的來源?！安遏~達(dá)人”案中，希力公司不僅將“捕魚達(dá)人”作為商標(biāo)進(jìn)行使用，還對“捕魚達(dá)人”進(jìn)行了美術(shù)作品及外觀設(shè)計(jì)專利方面的登記和申請，這種對“捕魚達(dá)人”的知識(shí)產(chǎn)權(quán)全方位保護(hù)意識(shí)是經(jīng)營“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的一種體現(xiàn)，通過相關(guān)使用行為積累了大量商譽(yù)，形成了較大的市場知名度和穩(wěn)定的市場識(shí)別度。

（三）商品功能與“一定影響”的關(guān)系

有觀點(diǎn)認(rèn)為，“捕魚達(dá)人”一案中，波克公司提交的（2014）安岳刑初字第 224號(hào)、（2013）浙溫刑終字第100號(hào)等判決，能夠證明希力公司生產(chǎn)銷售的捕魚達(dá)人游戲機(jī)已被生效刑事判決認(rèn)定為“賭博機(jī)”⑦。但（2014）安岳刑初字第224號(hào)、（2013）浙溫刑終字第100號(hào)等判決中，均是開設(shè)賭場的行為人因其以營利為目的、利用賭博機(jī)開設(shè)賭場吸引他人進(jìn)行賭博活動(dòng)、情節(jié)嚴(yán)重，才被認(rèn)定為開設(shè)賭場罪?！蹲罡呷嗣穹ㄔ骸⒆罡呷嗣駲z察院、公安部關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開設(shè)賭場案件適用法律若干問題的意見》第七條規(guī)定：“辦理利用賭博機(jī)開設(shè)賭場的案件，應(yīng)當(dāng)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，重點(diǎn)打擊賭場的出資者、經(jīng)營者。對受雇傭?yàn)橘€場從事接送參賭人員、望風(fēng)看場、發(fā)牌坐莊、兌換籌碼等活動(dòng)的人員，除參與賭場利潤分成或者領(lǐng)取高額固定工資的以外，一般不追究刑事責(zé)任，可由公安機(jī)關(guān)依法給予治安管理處罰。對設(shè)置游戲機(jī)，單次換取少量獎(jiǎng)品的娛樂活動(dòng)，不以違法犯罪論處?！睆脑撘?guī)定可以看出：首先，相關(guān)刑事責(zé)任的規(guī)定主要為開設(shè)賭場的行為人，與游戲機(jī)及游戲機(jī)的提供者并無任何聯(lián)系⑧。其次，即便是對于設(shè)置游戲機(jī)的行為人，如果僅僅是單次換取少量獎(jiǎng)品的娛樂活動(dòng)，也不以犯罪論處?？梢?，此處的判決主要是針對游戲機(jī)的經(jīng)營者，“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)即便被用于賭博，也并非法律意義上的賭博機(jī)。因?yàn)橐粋€(gè)商品可能具有多種功能，其功能應(yīng)當(dāng)與其本身的性質(zhì)相區(qū)分。某一功能在該商品使用中，商品使用者可能使用任意一種功能，也可以對相關(guān)功能進(jìn)行改造用于其經(jīng)營活動(dòng)。在“捕魚達(dá)人”案中，不能僅僅因?yàn)橄Ａ镜摹安遏~達(dá)人”游戲機(jī)具有退幣退彩票功能就認(rèn)為其是賭博機(jī)[5]。在法院未對“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)的退幣退彩票功能是否就是非法功能、將“捕魚達(dá)人”使用在游戲機(jī)上是否是非法使用進(jìn)行判定之前，有多個(gè)觀點(diǎn)⑨直接在希力公司非法、違法使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)這一虛假事實(shí)基礎(chǔ)之上得出一定的結(jié)論，這些論斷不僅是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋憩F(xiàn)，更是混淆是非、缺乏邏輯的錯(cuò)誤結(jié)論。

《與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議》（Trips協(xié)議）第十五條第四款規(guī)定：商標(biāo)擬使用商品或服務(wù)的性質(zhì)，在任何情況下都不應(yīng)構(gòu)成商標(biāo)注冊的障礙。包括商標(biāo)法在內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法是私法,調(diào)整的是平等主體之間的法律關(guān)系。以《商標(biāo)法》第三十二條后半句為代表的商標(biāo)法制度，涉及的也是私權(quán)（益）。商標(biāo)法中商標(biāo)使用帶來的商譽(yù)是多種形式的，不能因商標(biāo)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品可能被用于非法用途就認(rèn)為這種商標(biāo)性使用不是產(chǎn)生一定影響的來源，這種使用行為建立的聯(lián)系不是聯(lián)系，進(jìn)而錯(cuò)誤認(rèn)為這種使用行為阻礙“一定影響”的產(chǎn)生。退一步講，即便某一商標(biāo)被用于違法用途，也能夠產(chǎn)生一定的標(biāo)識(shí)商品來源的作用。因?yàn)椋虡?biāo)使用產(chǎn)生影響不一定全是積累良性商譽(yù)才能夠產(chǎn)生一定影響，《商標(biāo)法》第三十二條一定影響的判斷以該未注冊商標(biāo)經(jīng)過使用產(chǎn)生一定的商品來源標(biāo)識(shí)作用為關(guān)鍵，而未強(qiáng)調(diào)其銷售之后被使用者使用的合法與否。此外，雖然商標(biāo)法保護(hù)的是商品背后所積累的商譽(yù)，但是商標(biāo)畢竟與商譽(yù)具有一定的區(qū)別。有觀點(diǎn)認(rèn)為，“商標(biāo)使用帶來的負(fù)面評價(jià)本身是一種消極影響，即使企業(yè)因此獲得了許多收益，但給公共利益或他人利益造成的負(fù)面影響同樣使這種私權(quán)不能獲得保護(hù)”⑩。這一觀點(diǎn)值得質(zhì)疑，作者混同了商標(biāo)的使用產(chǎn)生的影響與良好商譽(yù)。即便按照此種觀點(diǎn)，希力公司“捕魚達(dá)人”游戲也曾多次獲得獎(jiǎng)勵(lì)及榮譽(yù)，在“捕魚達(dá)人”上通過使用積累了良好的商譽(yù)，是波克公司等企業(yè)所不能及的。

希力公司不僅在游戲機(jī)上使用了“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，還通過一定的宣傳活動(dòng)及準(zhǔn)備生產(chǎn)活動(dòng)，在網(wǎng)絡(luò)游戲上使用了“捕魚達(dá)人”商標(biāo)。即，希力公司通過使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)產(chǎn)生的影響力，不僅包括游戲機(jī)上的使用，更包括涉及游戲機(jī)、游戲計(jì)算機(jī)軟件、計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)服務(wù)、計(jì)算機(jī)軟件升級服務(wù)等方面使用了“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，不能僅僅因游戲機(jī)的某些功能就否認(rèn)希力公司通過辛勤經(jīng)營“捕魚達(dá)人”商標(biāo)所產(chǎn)生的影響力。這種影響力對社會(huì)公眾來講就是一種識(shí)別商品來源的功能，這種商標(biāo)帶來的市場經(jīng)濟(jì)秩序的促進(jìn)應(yīng)當(dāng)?shù)玫缴虡?biāo)法的保護(hù)。商標(biāo)法保護(hù)的公共利益也更傾向于此種市場競爭秩序?yàn)橹鞯墓怖妗Ｖ劣谟杏^點(diǎn)提及的賭博等公共利益，如果在“捕魚達(dá)人”案中有涉及，也應(yīng)當(dāng)由相關(guān)公法來維持公法秩序下的“公共利益”。

因此，“捕魚達(dá)人”案中，希力公司“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)具有的功能應(yīng)當(dāng)與其商標(biāo)使用本質(zhì)相區(qū)別，希力公司提供的游戲機(jī)所具有的退幣退彩票功能不是“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)的本質(zhì)功能和主要功能，也并非刑法意義上的“賭博”功能。因?yàn)槌送藥磐瞬势惫δ苤猓饕怯糜趭蕵沸蓍e，不能排除該娛樂休閑用途獲得商譽(yù)的可能性11。希力公司除了在“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)上標(biāo)識(shí)“捕魚達(dá)人”這種方式使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)外，還有多種使用行為，這些使用行為均是“捕魚達(dá)人”商標(biāo)產(chǎn)生一定影響的來源，希力公司“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)上標(biāo)識(shí)“捕魚達(dá)人”商標(biāo)僅僅是該商標(biāo)產(chǎn)生的影響力的一部分成因。

此外，基于商標(biāo)法中公共利益體現(xiàn)為確保消費(fèi)者利益和促進(jìn)有效公平競爭從而增進(jìn)公共利益這一源頭出發(fā)[6]，游戲機(jī)是否具有賭博功能、其賭博功能所產(chǎn)生的公共利益理應(yīng)由商標(biāo)法之外的法律規(guī)制，與商標(biāo)法之私法屬性這一本質(zhì)應(yīng)當(dāng)保持統(tǒng)一。因此從商標(biāo)法意義上來看，本案中，“捕魚達(dá)人”商標(biāo)使用在“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)上的性質(zhì)，不應(yīng)當(dāng)影響希力公司通過使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)所產(chǎn)生的影響。

最后，從市場經(jīng)濟(jì)效率角度來看，如果保護(hù)在先使用者的在先商標(biāo)權(quán)益以商品合法使用為前提，商標(biāo)標(biāo)識(shí)的商品被非法使用將給商標(biāo)在先使用者對商標(biāo)的使用行為及使用效果帶來全盤否定之影響，那么勢必是對商標(biāo)使用者苛以了過重的責(zé)任。市場交易中，產(chǎn)品流通經(jīng)過多個(gè)環(huán)節(jié)，特別是在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，商品經(jīng)過首次銷售之后的交易使用等活動(dòng)，均不受商品生產(chǎn)者的控制，如果苛以其對后續(xù)商品使用違法與否承擔(dān)責(zé)任，未免將對市場經(jīng)濟(jì)經(jīng)營者帶來巨大的打擊。商標(biāo)使用者對商標(biāo)的使用應(yīng)當(dāng)有一定的界限，對其承擔(dān)的責(zé)任應(yīng)當(dāng)以公平為原則，不應(yīng)將屬于其他法律規(guī)制的其他市場主體的責(zé)任以“公共利益”為噱頭不當(dāng)“轉(zhuǎn)嫁”給商標(biāo)在先使用者。因此，“捕魚達(dá)人”案中，對于游戲廳經(jīng)營者對游戲機(jī)的一些使用行為的責(zé)任，不應(yīng)當(dāng)影響到希力公司對“捕魚達(dá)人”商標(biāo)使用所帶來的一定影響的判斷。

（四）時(shí)間點(diǎn)的把握

判斷在先未注冊商標(biāo)的使用及產(chǎn)生一定影響的效果，均應(yīng)以商標(biāo)注冊申請日為準(zhǔn)。只有未注冊商標(biāo)在先使用人在商標(biāo)注冊申請日之前的使用效果，才能夠?qū)顾说膼阂庾孕袨椤Ｈ粼谏虡?biāo)注冊申請日前未通過商標(biāo)性使用獲得一定影響，在商標(biāo)注冊申請日后的使用即便積累了一定的影響力，也不能夠?qū)顾说纳虡?biāo)注冊行為。因?yàn)槲覈虡?biāo)注冊制度以在先注冊為原則，商標(biāo)注冊制度容易通過公示獲得對抗第三人的正當(dāng)性。自該公示申請日起，應(yīng)當(dāng)對申請人的這種期待利益予以保護(hù)。因此，一定影響的產(chǎn)生只有產(chǎn)生于商標(biāo)申請日之前方可對抗他人對該標(biāo)識(shí)的注冊申請。

在“捕魚達(dá)人”一案中，在案證據(jù)顯示，希力公司自2009年開始使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，波克公司成立的時(shí)間為2010年4月8日、波克公司申請注冊“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的時(shí)間為2011年3月29日。希力公司使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于波克公司申請注冊“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的時(shí)間，甚至早于波克公司成立的時(shí)間。在涉案商評委的答辯中波克公司也自認(rèn)了希力公司在先使用了“捕魚達(dá)人”商標(biāo)這一事實(shí)。希力公司通過在2011年3月29日前對“捕魚達(dá)人”的使用已經(jīng)獲得了一定的市場識(shí)別度，在游戲行業(yè)相關(guān)市場內(nèi)在“捕魚達(dá)人”商標(biāo)上積累了大量的商譽(yù)。二審法院認(rèn)為，“希力公司對‘捕魚達(dá)人’的使用未明顯早于被異議商標(biāo)的申請注冊日，甚至晚于與波克公司具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的長絡(luò)公司、幻奇公司使用‘捕魚達(dá)人’的時(shí)間?！笔紫?，根據(jù)我國商標(biāo)法及相關(guān)規(guī)定可知，《商標(biāo)法》第三十二條并未要求未注冊商標(biāo)的在先使用行為“明顯”早于被異議商標(biāo)申請注冊日，判斷是否惡意搶注的實(shí)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不在于時(shí)間，而在于在被異議商標(biāo)申請注冊日之前未注冊商標(biāo)的影響。因此，二審法院在此對在先使用日期的理解過于苛刻，并存在一定的曲解。其次，與波克公司具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的長絡(luò)公司、幻奇公司使用“捕魚達(dá)人”與波克公司使用“捕魚達(dá)人”是否具有同一效力值得質(zhì)疑。我國《公司法》第二百一十六條第一款第（四）項(xiàng)規(guī)定，“關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系”。關(guān)聯(lián)公司之間在無人格混同的情況下，具有獨(dú)立的法人資格、獨(dú)立對外承擔(dān)責(zé)任[7]。然而人格混同是公司正常經(jīng)營的一種例外，在“捕魚達(dá)人”一案中波克公司并未舉證證明其與長絡(luò)公司、幻奇公司之間具有人格混同，因此即便長絡(luò)公司與幻奇公司有使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的情形亦不自然認(rèn)為等同于波克公司對“捕魚達(dá)人”的使用，更遑論在“捕魚達(dá)人”案中，本身無充分證據(jù)證明長絡(luò)公司、幻奇公司對“捕魚達(dá)人”具有商標(biāo)意義上的使用行為12。因此，綜合以上因素及法律條文的解釋，希力公司在被異議商標(biāo)注冊申請日前已經(jīng)對“捕魚達(dá)人”進(jìn)行了使用并已經(jīng)形成了一定的影響，二審法院的認(rèn)定存在對法條實(shí)質(zhì)認(rèn)識(shí)的曲解。

三、《商標(biāo)法》第三十二條“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊”的認(rèn)定

“以不正當(dāng)手段搶先注冊”是指，損害特定權(quán)利人權(quán)益的不當(dāng)注冊行為，系通常所說的申請人在申請注冊時(shí)具有惡意。所謂“惡意”，主要是指在明知或應(yīng)知某一商標(biāo)已為他人在先使用，并已經(jīng)產(chǎn)生一定影響的情況下，仍然出于不正當(dāng)競爭的目的進(jìn)行注冊[4]126。《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第二十三條第一款規(guī)定：“在先使用人主張商標(biāo)申請人以不正當(dāng)手段搶先注冊其在先使用并有一定影響的商標(biāo)的，如果在先使用商標(biāo)已經(jīng)有一定影響，而商標(biāo)申請人明知或者應(yīng)知該商標(biāo)，即可推定其構(gòu)成‘以不正當(dāng)手段搶先注冊’。但商標(biāo)申請人舉證證明其沒有利用在先使用商標(biāo)商譽(yù)的惡意的除外?！?/p>

明知或應(yīng)知的判斷應(yīng)當(dāng)以普通社會(huì)公眾的認(rèn)知標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，不應(yīng)當(dāng)期待商標(biāo)注冊申請人具有過高的明知或應(yīng)知能力。根據(jù)《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中對“搶注他人已經(jīng)使用并具有一定影響商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)”的規(guī)定，可綜合考慮多種因素，如在先使用商標(biāo)是否具有較高知名度或較強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性，系爭商標(biāo)與之是否高度近似而又無合理的解釋，使用中是否存在對在先商標(biāo)的刻意攀附模仿，系爭商標(biāo)申請人與在先使用人所處的地理位置、銷售區(qū)域或廣告宣傳覆蓋范圍遠(yuǎn)近，雙方有無經(jīng)貿(mào)往來人員內(nèi)部往來或其他糾紛，系爭商標(biāo)注冊后是否存在誤導(dǎo)宣傳、脅迫交易、索要高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可使用費(fèi)或侵權(quán)賠償金等不正當(dāng)行為，均可以作為判定系爭商標(biāo)申請人是否明知或應(yīng)知的參考要素[4]126。之所以要將明知或應(yīng)知作為判斷惡意搶注的前提條件，因?yàn)槊髦驊?yīng)知他人已經(jīng)使用并具有一定影響的商標(biāo)而予以注冊的情況下，商標(biāo)注冊申請人具有一定的不正當(dāng)競爭目的，這種不正當(dāng)競爭目的是為了通過注冊商標(biāo)獲得他人在先積累的商業(yè)信譽(yù)，具有不正當(dāng)轉(zhuǎn)移商業(yè)信譽(yù)的可能性，是違反誠實(shí)信用原則的體現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)予以禁止。

惡意搶注的另外一個(gè)主觀判斷要件為出于不正當(dāng)競爭目的。根據(jù)我國《反不正當(dāng)競爭法》第二條第二款規(guī)定，不正當(dāng)競爭是指經(jīng)營者違反反不正當(dāng)競爭法的規(guī)定，損害其他經(jīng)營者的合法權(quán)益，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的行為。因此，只有經(jīng)營相同或類似的業(yè)務(wù)才具有不正當(dāng)競爭的可能性。是否具有同一經(jīng)營范圍或類似經(jīng)營范圍可作為是否明知或應(yīng)知的參考因素。

“捕魚達(dá)人”一案中，波克公司于2011年3月申請注冊“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，希力公司從2009年開始就已經(jīng)在游戲機(jī)、游戲軟件及相關(guān)產(chǎn)品上大量使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，并多次獲得全國范圍內(nèi)頗具影響力的榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)，其影響力可以說在行業(yè)內(nèi)是家喻戶曉。而波克公司作為游戲產(chǎn)品研發(fā)商與運(yùn)營商，其與希力公司共同為中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員，對希力公司在游戲機(jī)、游戲軟件等產(chǎn)品上使用、宣傳“捕魚達(dá)人”的情況屬于明知、應(yīng)知范圍，特別是考慮到希力公司在“捕魚達(dá)人”游戲上作出優(yōu)秀成績并獲得多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)及榮譽(yù)這一事實(shí)，波克公司更應(yīng)是對希力公司“捕魚達(dá)人”商標(biāo)使用獲得知名度及影響力的情況知曉。作為同行業(yè)競爭者，其不顧希力公司對“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的在先宣傳使用獲得的影響，在“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新”類別上申請注冊“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，主觀上是否具有不正當(dāng)競爭目的，是否屬于搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)的主觀惡意，被異議商標(biāo)的申請注冊是否屬于以不正當(dāng)手段搶注他人商標(biāo)的行為，確實(shí)值得深思。

四、“惡意搶注”認(rèn)定中對商品類別的要求

我國商標(biāo)法對商標(biāo)權(quán)的保護(hù)以不跨類保護(hù)為原則。對在先使用并具有一定影響的商標(biāo)的保護(hù)范圍，原則上按照相同近似商標(biāo)的審理標(biāo)準(zhǔn)，在相同或類似的商品或服務(wù)范圍內(nèi)予以保護(hù)，在相同類別商品的基礎(chǔ)上綜合相關(guān)因素適當(dāng)擴(kuò)展至密切相關(guān)的關(guān)聯(lián)商品及服務(wù)上[4]127。《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十三條第三款規(guī)定“在先使用人主張商標(biāo)申請人在與其不相類似的商品上申請注冊其在先使用并有一定影響的商標(biāo)，違反《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定的，人民法院不予支持。”因此，要構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十二條的搶注，需要在判定商標(biāo)申請人注冊的商品類別與在先使用人使用商品的類別是否相類似。因?yàn)橹挥猩唐奉悇e相同或類似，才可能使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)；也只有商品類別相同或類似，才可能具有“不正當(dāng)競爭”之目的和實(shí)際不正當(dāng)競爭實(shí)現(xiàn)的可能。因此，對惡意搶注應(yīng)當(dāng)以商標(biāo)注冊申請人申請注冊類別與在先使用商標(biāo)的商品類別相同或類似為要件。

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一條的規(guī)定“類似商品，是指在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費(fèi)對象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認(rèn)為其存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的商品。類似服務(wù)，是指在服務(wù)的目的、內(nèi)容、方式、對象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認(rèn)為存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的服務(wù)。商品與服務(wù)類似，是指商品和服務(wù)之間存在特定聯(lián)系，容易使相關(guān)公眾混淆?！钡谑l規(guī)定“人民法院依據(jù)《商標(biāo)法》第五十二條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，認(rèn)定商品或者服務(wù)是否類似，應(yīng)當(dāng)以相關(guān)公眾對商品或者服務(wù)的一般認(rèn)識(shí)綜合判斷；《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類表》《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》可以作為判斷類似商品或者服務(wù)的參考?！贬槍ι唐奉悇e相同的判斷應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格以分類表為依據(jù)，因分類表對服務(wù)難以做到精確界定，對“相同服務(wù)”應(yīng)采取嚴(yán)格解釋；對于商品類別類似的判斷應(yīng)當(dāng)綜合在先商標(biāo)的顯著性和知名度等相關(guān)因素，以分類表為參考，綜合判定[8]。

雖然《商標(biāo)法》第三十二條中的商品類別類似的判定與商標(biāo)法侵權(quán)判定中的商品類似的判定標(biāo)準(zhǔn)相同，但是在判斷思路上有差異。商標(biāo)侵權(quán)中判定商品類似，是以某一涉嫌侵權(quán)的使用行為作為判斷對象，是針對某一行為的判斷。而在商標(biāo)法三十二條的商品類別類似的判斷上，需要判斷的是商標(biāo)申請注冊類別（一般是多個(gè)類別）是否與某在先使用類別相類似。因此，在《商標(biāo)法》第三十二條中類似商品的判定中，應(yīng)當(dāng)將商標(biāo)注冊申請類別一一與在先使用商品類別進(jìn)行比對，只有與在先使用商品類別相類似的方可不予注冊，對于不相類似的類別應(yīng)當(dāng)予以核準(zhǔn)注冊，避免“一攬子”式的對待。

在“捕魚達(dá)人”一案中，二審法院認(rèn)為，廣州希力提供的證據(jù)主要涉及的是計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品及相關(guān)游戲機(jī)的銷售情況,與被異議商標(biāo)指定使用的“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新”服務(wù)存在明顯區(qū)別。對二審法院的觀點(diǎn)，筆者不敢茍同。首先，眾所周知，作為游戲計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)生產(chǎn)者及服務(wù)提供者，勢必包括計(jì)算機(jī)軟件的設(shè)計(jì)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟件的更新服務(wù)。若承認(rèn)希力公司提供了“捕魚達(dá)人”游戲計(jì)算機(jī)軟件而否認(rèn)其提供了計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)和更新服務(wù)，就難以理解希力公司的“捕魚達(dá)人”游戲軟件的開發(fā)。若否認(rèn)希力公司提供了游戲計(jì)算機(jī)軟件更新服務(wù)，如何解釋希力公司“捕魚達(dá)人”游戲獲得社會(huì)的高度認(rèn)可并獲得多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù)？希力公司在提供游戲軟件更新服務(wù)的基礎(chǔ)上，才能夠保證相關(guān)產(chǎn)品的功能獲得持續(xù)進(jìn)步，以取得消費(fèi)者的青睞。如果認(rèn)為希力公司僅提供游戲計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品和相關(guān)游戲機(jī)產(chǎn)品，但否認(rèn)其提供計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)和更新服務(wù)，是一種對事實(shí)及市場經(jīng)營習(xí)慣的置若罔聞，可謂“皮之不存毛將焉附”。因此，從事實(shí)來看，希力公司的證據(jù)足以證明其提供了計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)和計(jì)算機(jī)軟件更新服務(wù)，波克公司在“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)”“計(jì)算機(jī)軟件更新”服務(wù)類別上注冊“捕魚達(dá)人”商標(biāo)實(shí)際上與希力公司使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的服務(wù)類別屬于相同類別。

其次，即便忽略希力公司提供計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新服務(wù)這一事實(shí)，波克公司申請注冊“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)”“計(jì)算機(jī)軟件更新”服務(wù)也與希力公司的計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品和游戲機(jī)產(chǎn)品屬于服務(wù)與商品的類似，也屬于不予注冊的類別。計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品在《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》分別屬于第9類0901電子計(jì)算機(jī)及其外部設(shè)備類群，游戲機(jī)屬于第28類2801娛樂器械、娛樂物品類群?！坝?jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)”“計(jì)算機(jī)軟件更新”服務(wù)在《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中屬于第42類4220“計(jì)算機(jī)編程及相關(guān)服務(wù)”類群。服務(wù)與商品是否類似，應(yīng)當(dāng)綜合考慮服務(wù)與商品之間聯(lián)系的緊密程度、用途、用戶、通常效用、銷售渠道、銷售習(xí)慣等方面的一致性等各項(xiàng)因素。如果服務(wù)的目的在于提供特定商品的銷售、裝置或維修，此服務(wù)與這種特定商品應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為服務(wù)與商品類似[9]。計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)與計(jì)算機(jī)軟件更新服務(wù)依附于計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品，其離開計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品即失去存在的意義和價(jià)值；計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品離開計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟件更新服務(wù)，其市場壽命也將受到負(fù)面影響；兩者之間相互依附，具有非常緊密的聯(lián)系。從用途來講，游戲計(jì)算機(jī)軟件、游戲機(jī)與計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)和更新服務(wù)具有相同的市場受眾，在銷售渠道上也具有非常大的同一性，非常容易引起以消費(fèi)者和相關(guān)經(jīng)營者為主的相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)?；谝陨戏治隹芍斯旧暾堊浴安遏~達(dá)人”商標(biāo)的“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)”“計(jì)算機(jī)軟件更新”服務(wù)類別與希力公司的計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品和游戲機(jī)產(chǎn)品類別屬于服務(wù)與商品的類似。

綜上，波克公司在“計(jì)算機(jī)產(chǎn)品及相關(guān)游戲機(jī)的銷售”與“計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新服務(wù)”上申請注冊“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，其服務(wù)類別與希力公司“捕魚達(dá)人”相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)，既是服務(wù)與商品的類似，又是服務(wù)與服務(wù)的相同。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十三條第三款等相關(guān)規(guī)定，對于在先使用人主張商標(biāo)申請人在與其不相類似的商品上申請注冊其在先使用并有一定影響的商標(biāo)，違反《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定的，人民法院不予支持。但在本案中，由于波克公司在“計(jì)算機(jī)產(chǎn)品及相關(guān)游戲機(jī)的銷售”與“計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新服務(wù)”既是服務(wù)與商品的類似，又是服務(wù)與服務(wù)的相同，因此其在“計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新服務(wù)”上申請注冊“捕魚達(dá)人”商標(biāo)存在法律障礙。

結(jié) 論

通過以上分析可知，《商標(biāo)法》第三十二條惡意搶注的規(guī)定適用具有嚴(yán)格的條件。惡意搶注的構(gòu)成不僅要求有在先使用商標(biāo)人實(shí)際使用商標(biāo)并形成一定影響這一客觀事實(shí)，還應(yīng)當(dāng)從商標(biāo)注冊申請人之“以不正當(dāng)手段搶先注冊”之主觀惡意進(jìn)行分析。商標(biāo)法是私法，商標(biāo)權(quán)（益）也是私權(quán)（益），并非所有的公共利益均應(yīng)當(dāng)由商標(biāo)法規(guī)制，商標(biāo)法上的公共利益具有特殊所指。對于不屬于商標(biāo)法規(guī)制的公法范疇的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)由商標(biāo)法之外的其他法律規(guī)制?！渡虡?biāo)法》第三十二條中一定影響的判斷強(qiáng)調(diào)的是通過商標(biāo)性使用獲得一定的標(biāo)識(shí)商品來源的功能，其中蘊(yùn)含的是以消費(fèi)者利益和公平的競爭秩序?yàn)榇淼墓怖嬷w現(xiàn)，無關(guān)商品功能。對于《商標(biāo)法》第三十二條惡意搶注之商品與服務(wù)類別的類似之判斷，應(yīng)當(dāng)以分類表為參考、以商標(biāo)在先使用范圍事實(shí)為依據(jù)、以常識(shí)為準(zhǔn)繩，警惕突破常識(shí)后對法律規(guī)定之曲解給市場經(jīng)濟(jì)帶來的消極影響和對公平正義精神之損害?；谙嚓P(guān)事實(shí)及法律分析，在“捕魚達(dá)人”案中，可以認(rèn)為波克公司在“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)”“計(jì)算機(jī)軟件升級”服務(wù)類別上注冊“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，會(huì)對希力公司相類似商品上在先使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)產(chǎn)生一定影響，屬于《商標(biāo)法》第三十二條“申請商標(biāo)注冊……不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的規(guī)制范圍。

注 釋：

①參見《商標(biāo)法》第一條。

②相關(guān)資料可參考：商標(biāo)評審委員會(huì)商評字[2014]第058749號(hào)裁定書，商評字[2014]第058754號(hào)裁定書，北京市第一中級人民法院（2014）一中行（知）初字第 9066號(hào)判決書、（2014）一中行（知）初字第9065號(hào)判決書，北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第 2074號(hào)判決書、（2015）高行（知）終字第 2075號(hào)判決書。

③參見《商標(biāo)審查及審理指南》中“五、搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)”的規(guī)定。

④參見姚鶴輝《商標(biāo)法基本問題研究》第337頁，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2015年版。

⑤參見中國法制出版社編《中華人民共和國商標(biāo)法：案例注釋版》第35頁，中國法制出版社2016年版。

⑥相關(guān)證據(jù)顯示，2009至2010年，希力公司共銷售“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)2 067臺(tái)，銷售額超過1 000萬元；“捕魚達(dá)人”游戲在游戲機(jī)廳月人流量達(dá)到600～900萬人次。

⑦如黃洵《就“捕魚達(dá)人案”看在先使用商標(biāo)的保護(hù)》，參見https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NTUxNjk2MA==&mid=2650665867&idx=1&sn=0e83fe4d940585fff411de195ed64d08，2017年 5月 18日最后訪問。

⑧《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開設(shè)賭場案件適用法律若干問題的意見》第一條規(guī)定：設(shè)置具有退幣、退分、退鋼珠等賭博功能的電子游戲設(shè)施設(shè)備，并以現(xiàn)金、有價(jià)證券等貴重款物作為獎(jiǎng)品，或者以回購獎(jiǎng)品方式給予他人現(xiàn)金、有價(jià)證券等貴重款物（以下簡稱設(shè)置賭博機(jī)）組織賭博活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“開設(shè)賭場”行為。由此可知，對于開設(shè)賭場行為的認(rèn)定不僅應(yīng)當(dāng)有相關(guān)的電子游戲設(shè)施設(shè)備，還應(yīng)當(dāng)組織賭博活動(dòng)，兩個(gè)要件缺一不可，因此，這里規(guī)制的是賭博游戲機(jī)賭博活動(dòng)的經(jīng)營者，而非游戲機(jī)的生產(chǎn)者。

⑨如孫遠(yuǎn)釗《在先使用如果違法是否可以阻卻商標(biāo)注冊？》、張偉君《在法律禁止流通的商品上使用的商業(yè)標(biāo)識(shí)是否產(chǎn)生在先的商標(biāo)權(quán)益》等，皆來源于知產(chǎn)力網(wǎng)，http://news.zhichanli.com/article/3546.html，2017年5月18日最終訪問。

⑩何雨菁《“違法使用”的商標(biāo)不受在先使用制度保護(hù)》，載《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)》2017年4月14日第8版。

11黃武雙《在先使用于具有賭博功能游戲機(jī)的標(biāo)識(shí)能否對抗他人的商標(biāo)注冊？》，參見http://s23519445.fashion.artxun.com/，2017年5月18日最后訪問。

12“捕魚達(dá)人”案中，波克公司提供了其與長絡(luò)公司、幻奇公司之間的合同復(fù)印件用于證明其間存在涉案被異議商標(biāo)商業(yè)推廣關(guān)系，僅為一個(gè)推廣合同，不能夠證明進(jìn)行了自己的推廣宣傳活動(dòng)，且這里的推廣即便有真實(shí)的推廣行為也應(yīng)當(dāng)視為長絡(luò)公司、幻奇公司的推廣行為，基于關(guān)聯(lián)公司的相互獨(dú)立性也不能當(dāng)然認(rèn)為是波克公司的推廣活動(dòng)。而且，該推廣的時(shí)間也在希力公司使用捕魚達(dá)人之后。

[1]文學(xué).商標(biāo)使用與商標(biāo)保護(hù)研究[M].法律出版社，2008.

[2]黃匯，謝申文.駁商標(biāo)被動(dòng)保護(hù)論 [J].知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2012（7）：85-94.

[3]馮曉青，羅曉霞.在先使用有一定影響的未注冊商標(biāo)的保護(hù)研究[J].學(xué)海，2012（5）：139-146.

[4]國家工商行政管理總局商標(biāo)局，商標(biāo)評審委員會(huì).商標(biāo)法理解與適用[M].北京：工商出版社，2014.

[5]馮曉青.由“捕魚達(dá)人”案看商品功能與商標(biāo)權(quán)益的保護(hù)[J].中華商標(biāo)，2017（4）：41-44.

[6]馮曉青.知識(shí)產(chǎn)權(quán)法利益平衡論理論[M].北京：中國政法大學(xué)出版社，2006：346.

[7]樊紀(jì)偉.關(guān)聯(lián)公司擴(kuò)張適用公司人格否認(rèn)之檢討——兼評最高法院指導(dǎo)案例15號(hào)[J].湖南大學(xué)學(xué)報(bào)：社會(huì)科學(xué)版，2016（3）：138-143.

[8]王遷.論“相同或類似商品（服務(wù)）”的認(rèn)定——兼評“非誠勿擾案”[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2016（1）：22-28.

[9]段曉梅.商標(biāo)評審案件中類似商品或服務(wù)的審理實(shí)踐（上）[J].中華商標(biāo)，2015（4）：63-69.

（責(zé)任編輯：沈紅宇）

D923.4

A

1674-9014（2017）05-0047-10

2017-06-15

國家社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目“中國特色知識(shí)產(chǎn)權(quán)理論體系研究”（11AZD047）。

馮曉青，男，湖南長沙人，中國政法大學(xué)民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院教授，博士，博士生導(dǎo)師，研究方向?yàn)橹R(shí)產(chǎn)權(quán)法。