商標惡意搶注的法律規(guī)制研究

吳賀霞

摘要：〖HJ1.65mm〗隨著市場經(jīng)濟的進一步發(fā)展，用于區(qū)別和標記商品來源的商標在市場經(jīng)濟發(fā)展過程中發(fā)揮著越來越重要的作用，伴隨著經(jīng)濟全球化速度的加快，市場主體之間的競爭日益激烈，惡意搶注商標的現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生，商標的惡意搶注往往給被搶注人帶來巨大的經(jīng)濟損失，同時嚴重損害商標權人的利益；在知識產(chǎn)權經(jīng)濟日益受到重視的今天，對商標的惡意搶注行為必須給予足夠的重視，尋求更好的法律規(guī)制途徑。

關鍵詞：惡意搶注；判定標準；法律規(guī)制

中圖分類號：D923.43；D922.294文獻標識碼：A文章編號：2095-4379-（2017）02-0084-03

“搶注商標”有兩種基本的含義，一是指搶先于他人注冊未被他人使用過的商標；另一種含義是指，搶先注冊他人已經(jīng)使用過的商標。對于第一種含義，在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，國家鼓勵市場經(jīng)濟的健康發(fā)展，搶先注冊他人未使用的商標，更能凸激發(fā)市場的競爭性。而后一種含義下，搶先注冊他人已經(jīng)使用并具有一定影響力但未注冊的商標，侵害了被搶注人的正當利益。根據(jù)我國《商標法》第三十二條規(guī)定，申請注冊商標不得損害他人的在先權利，不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并具有一定影響力的商標。后一種含義即是本文將要討論的“商標的惡意搶注”。

根據(jù)我國《商標法》的規(guī)定，我國商標專用權的取得以“注冊取得”為標準，并且需遵循“在先申請”原則，這樣就導致了“搶注商標”這種行為的產(chǎn)生，這種行為如果不加以制止，惡意搶注商標的行為將泛濫成災，市場秩序?qū)呌谖蓙y。

一、商標的惡意搶注的現(xiàn)狀

商標的惡意搶注在《商標法》頒布以前就一直存在，最近若干年有愈演愈烈之勢，從早期的“海信”到“王致和訴德國歐凱公司案”，再到深圳市博朗文科技開發(fā)有限公司對“三槍”、“森達”、“今麥郎”、“狗不理”等眾多內(nèi)地馳名、著名和知名商標在香港進行集體注冊一案，越來越多的境內(nèi)知名商標在境外被搶注。據(jù)統(tǒng)計，我國目前有超過80個商標在韓國遭到搶注，有近200個商標在日本遭搶注。尤其是來自境外的惡意搶注已經(jīng)嚴重影響到了我國傳統(tǒng)民族商業(yè)品牌的信譽，給我國民族企業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的損失。

二、商標的惡意搶注的成因與危害

（一）商標的惡意搶注的成因

商標的惡意搶注的成因可以從商標和商標使用者兩個方面分析。

首先，市場經(jīng)濟條件下趨利避害，追求經(jīng)濟利益是商標的惡意搶注發(fā)生的基本原因。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，市場主體以獲得最大的經(jīng)濟利益為直接目的，而商標本身所具有的巨大經(jīng)濟價值必然是市場主體所追求的。在這種利益的驅(qū)使下，市場主體違背誠實信用原則，以不正當手段惡意搶注他人已經(jīng)使用并具有一定影響力的商標也就不足為奇了。針對商標的域外搶注而言，主要是由于商標權具有地域性，不具有域外效力，除非兩國共同加入相關國際條約或者存在雙邊互惠協(xié)定，否則，在一個國家申請注冊的商標在另外一個國家是不當然享有商標權的，另一國家沒有保護的義務，如果此商標想要獲得某個國家的保護，必須到該國申請注冊，由此也就催生了商標的域外搶注行為的發(fā)生。

其次，商標使用人權利意識淡薄也是商標的惡意搶注行為發(fā)生的一大原因。商標使用人權利意識淡薄也是商標被惡意搶注的重要原因，很多商標使用人誤以為只要使用商標就可以獲得商標專用權，其實并非這樣，根據(jù)我國《商標法》的規(guī)定，原則上只保護注冊商標，對于未注冊的馳名商標或者有一定影響力的商標也給予保護。其次，對未注冊商標的保護力度顯然低于已經(jīng)注冊的商標。商標使用權人由于沒有及時注冊商標，從而使搶注者抓住機會。如果商標所有人能夠及時申請商標的注冊就不會出現(xiàn)商標的惡意搶注行為了。

（二）商標的惡意搶注的危害

首先，商標的惡意搶注給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟損失。商標作為一種商業(yè)符號，是區(qū)別商品來源的標記，是商品質(zhì)量和商業(yè)信譽的載體，是企業(yè)的無形資產(chǎn)，商標一旦被搶注，企業(yè)將會遭受巨大的經(jīng)濟損失，特別是域外搶注，將嚴重阻礙企業(yè)進入國際社會的步伐，甚至可能阻礙整個行業(yè)的發(fā)展。

其次，耗費大量的審查和司法資源，危害商標注冊和使用秩序。由于惡意搶注商標行為大行其道，包括侵犯他人權益、占用社會公共資源，以及沒有真實意圖的商標注冊申請，致使本來已經(jīng)不堪重負的商標審查人員和司法人員壓力更大，嚴重降低了商標審查和訴訟效率。據(jù)有關資料顯示，我國商標的申請量和保有量已經(jīng)連續(xù)十年位居世界第一位，目前仍以每年超過10%的速度增長。由于商標審查期限長，在先的商標障礙多，致使正常的商標申請變得更加困難，由此影響到正常商標秩序的建立。

再次，阻礙民族企業(yè)的國際化發(fā)展道路。商標的域外搶注使得我國企業(yè)需要通過支付高昂的費用以換取被搶注的商標的專用權，甚至有些時候需要花費巨大的精力去國外維權，在維權不成功的情況下很有可能被排擠出國際市場，阻斷了民族企業(yè)進入國際市場的道路，使得民族工業(yè)的振興變得日益困難。

三、商標的惡意搶注的判定標準

2013年修訂的《商標法》第32條對商標的惡意搶注做出了基本規(guī)定：“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”。關于商標的惡意搶注的具體判斷標準，不同的人有不同的看法，筆者認為商標的惡意搶注需要滿足以下三個條件。

（一）被搶注人已經(jīng)在先使用該商標

被搶注人已經(jīng)使用該商標是商標的惡意搶注的基本條件。搶注人與被搶注人常常因為誰在先使用發(fā)生爭議，但是關于何謂“使用”，不同的學者有不同的看法。黃暉博士則認為《商標法》第31條中的“使用”，應該有3項特性。一是具體性，不能抽象。商標是商標標志、使用人、商品三位一體的產(chǎn)物，缺一不可。必須是使用人將商標標志用于商品之上，才真正體現(xiàn)了商標的意義。第二要有公開性，這樣的根本目的也是為了保護公眾利益。正是因為公眾對某一商品的依賴轉(zhuǎn)化成為對其商標的依賴才有保護的必要。廣告是可以達到這種公開性的，但是對這種公開也有要求，這種要求就是持續(xù)性。對于“使用”二字的含義，2013年修訂的《商標法》第四十八條認為“將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為”均屬于“使用”?？梢?，《商標法》對“使用”的范圍規(guī)定的相對比較寬泛，這顯然是傾向于保護商標使用人的權益。

（二）被搶注的商標是具有一定影響力的商標

盡管未注冊的商標也能受到法律保護，但是并非所有的未注冊商標都是如此。通常情況下只有具有“一定影響力”的商標才能成為搶注的對象。當企業(yè)的商品或者服務投入到市場之后，由于廣告以及商品流通的作用，使得商品或者服務逐漸在一定地域范圍內(nèi)的一定消費者心中形成了“影響力”，但是，這種“影響力”必須達到“一定”的程度。根據(jù)《商標法》第三十二條的規(guī)定，法律保護的是具有“一定影響力”的商標，但是“一定影響力”的具體判定標準是什么呢？一般來說，可以考慮以下幾個方面：

第一，商品的投放市場。特定的商品往往只在一定的地域范圍內(nèi)投放，因此，商品的投放市場是考慮某一商標是否具有“一定影響力”的首要因素，某一商品只有之前已經(jīng)在某一地域范圍內(nèi)投放，才有可能在該地的消費者心中產(chǎn)生一定的影響，但這并不是絕對的，尤其是在當今經(jīng)濟全球化的時代，商品的生產(chǎn)者、銷售者往往通過互聯(lián)網(wǎng)、電視廣告等各種媒介大量投放廣告，使得某一商品尚未在某一地域銷售之前，該地域的潛在的消費者已經(jīng)通過以上渠道了解到了該商品和商標的相關信息，即“未見其人，先聞其聲”。因此，在考慮商品的投放市場對商標的聞名程度的影響方面，應當注意把握這一可能的情況。

第二，商品的市場占有率。除此之外，還需要結合商品的投放廣告、銷售額、市場占有率、消費者的知悉狀態(tài)等方面進行考慮。

（三）搶注人在主觀上具有惡意

搶注人主觀上是否具有惡意屬于行為人的內(nèi)心狀態(tài)，我們很難深入行為人的內(nèi)心去洞察其是否具有惡意，因此只能通過其外部行為進行判斷。有學者主張從以下幾個方面作出判斷：“一是看他們注冊成功后是否自己使用，用在自己的產(chǎn)品上，這種產(chǎn)品是否和被搶注人的產(chǎn)品屬同類或近似產(chǎn)品；二是看是否對被搶注人高價轉(zhuǎn)讓或高價許可使用該商標；三看是否直接控告被搶注人侵權，并提出賠償請求”。

筆者認為，要判斷行為人在主觀上是否具有惡意，應以行為人是否“明知”為標準。是否明知，一般情況下需要考慮以下因素：

第一，搶注人與被搶注人是否為同行關系。根據(jù)一般的邏輯推理和常識，往往同行之間存在競爭關系，往往對彼此的商品、商標、市場范圍，經(jīng)營特點和策略更為了解，因此，商標的惡意搶注在很多情況下都發(fā)生在同行之間。

第二，搶注人與被搶注人是否有合作經(jīng)歷。如上所述，同行之間的相互了解是商標的惡意搶注發(fā)生的一種常態(tài)，此外，搶注人與被搶注人是否曾經(jīng)有合作經(jīng)歷也是應當考慮的一個因素，在很多搶注案件中，正是因為雙方之前的合作經(jīng)歷，使得搶注人對被搶注人的各方面的信息十分了解，甚至預先知道被搶注人的某些信息，也因此使得搶注變得更加簡單。

第三，搶注人是否屬于一定范圍內(nèi)的知情人。一定范圍內(nèi)的知情人通常是指通過其他途徑預先知道被搶注人正在使用未注冊的商標的基本情況的人，例如，通過新聞媒體進行采訪的記者，先期進入公司中途退出的股東等等，都有可能成為搶注人。

四、商標的惡意搶注的法律規(guī)制

（一）完善商標所有權的取得制度

我國《商標法》規(guī)定商標專用權的取得方式為“注冊取得”，即只有申請并核準注冊的商標才能取得專用權，與部分國家實行的“使用取得”有所不同，在這些國家，提交在先使用的證明是獲得商標專用權的申請注冊的前提條件。他的合理性在于，商標只有通過運用于商業(yè)活動才獲得價值，商標只能依附于商品，沒有流通的商品就沒有商標。那么我們國家是否也應當在商標權專用權的取得方面做出一定的變革呢？

2013年修訂的《商標法》第四條規(guī)定：“自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標注冊?！?，探究此條文的立法本意，應當是：申請商標注冊應當有真實的使用目的。而我國目前商標申請中的種種亂象，例如，申請成功后即高價轉(zhuǎn)讓牟利。

現(xiàn)行《商標法》中無關于“無真實使用目的”的商標申請不予核準的相應規(guī)定，出現(xiàn)了大量“無真實使用目的”的商標注冊申請?！渡虡朔ā返谒氖艞l第二款中有關于注冊商標連續(xù)三年未使用，任何人均可以申請撤銷的規(guī)定，可以看做是對“無真實使用目的”的惡意商標注冊行為的一種規(guī)制。但是仔細探究之后可以看出如下問題：第一：這里規(guī)定的“三年”是否時間太長？第二：要求“連續(xù)”三年未使用是否要求太低？根據(jù)《商標法》第四十八條“將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為”均屬于“使用”的規(guī)定，可依推測，由于注冊商標三年未使用而被撤銷的例子是很少的，也就使得第四十九條第二款的規(guī)定在制止惡意搶注商標方面并未發(fā)揮多大作用。

因此，在《商標法》的再次修改過程中，是否可以考慮適當引入其他國家的“使用取得”制度，以“真實使用目的”作為申請商標注冊的前提條件，那么必將使得商標的注冊申請行為的得到規(guī)范。

（二）擴大商標的保護范圍，提高惡意搶注的違法成本

在我國，“注冊商標”一直是《商標法》的主要保護對象，未注冊商標中只有具有“一定影響力”的商標，尤其是“馳名商標”才能獲得《商標法》的保護，這樣的規(guī)定是否合理呢？筆者認為，根據(jù)一般原理，商標與商品和市場之間的聯(lián)系才是商標值得保護的法理依據(jù)。因此，嚴格依照“注冊取得”制度核準商標專用權并非合理，一部分國家實行“使用取得”制度，即商業(yè)主體只要在商業(yè)活動中有“使用”行為即可自動取得商標專用權，而無需注冊，這種制度的規(guī)定固然有其不合理之處，但是對于防止商標的惡意搶注是非常好的解決辦法。

（三）在《商標法》的再修改中引入誠實信用原則

誠實信用原則同時具有道德原則和法律原則的雙重作用，誠實信用原則活動來源于羅馬法中信守自己的許諾，即在民事活動交往過程中，善意和誠實信用是締結有效契約的必備條件，該原則在現(xiàn)代市場經(jīng)濟中正發(fā)揮著不可替代的作用，從《商標法》的層面來看，商標的惡意搶注行為無疑是違反誠實信用原則的行為，同時對破壞了市場經(jīng)濟秩序。

誠實信用原則的目的在于規(guī)制那些不誠實的、惡意的行為，維護商品經(jīng)濟秩序的穩(wěn)定。因此，可以考慮在《商標法》的在修改中適當引入該原則來規(guī)制商標的惡意搶注行為。

五、結語

商標的惡意搶注行為已經(jīng)成為了現(xiàn)代社會知識產(chǎn)權領域?qū)τ谏虡藱嗟囊淮髧乐厍趾π袨?，對商標惡意搶注行為的關注和規(guī)制已經(jīng)成了知識產(chǎn)權尤其是商標權保護的一個重要方面，因此，完善商標法的規(guī)定，擴大商標的保護范圍，提高惡意搶注的違法成本、引入誠實信用原則進行規(guī)制是防止商標惡意搶注的有效途徑。

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