從復(fù)審案例淺談技術(shù)問題在創(chuàng)造性判斷中的作用

梁麗超+劉瑞賢

關(guān)鍵詞 創(chuàng)造性 技術(shù)問題 技術(shù)啟示

根據(jù)專利法第二十二條第一款的規(guī)定，授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性。其中創(chuàng)造性是指同申請(qǐng)日以前已有的技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。由此可見，發(fā)明滿足創(chuàng)造性要求滿足兩個(gè)條件，即“具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”和“顯著的進(jìn)步”。

在審查指南第二部分第四章進(jìn)一步明確了什么是“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”和“顯著的進(jìn)步”以及如何對(duì)此進(jìn)行判斷。發(fā)明具有顯著的進(jìn)步性是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果，評(píng)價(jià)發(fā)明是否具有顯著的進(jìn)步相對(duì)而言比較容易，因此，實(shí)際上在判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性時(shí)，重點(diǎn)和難點(diǎn)在于判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

具體而言，判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的常用方法為三步法：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和基于該區(qū)別技術(shù)特征發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。

對(duì)于第三步，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見，判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決發(fā)明實(shí)際提出的技術(shù)問題的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。

本文通過對(duì)一件復(fù)審案例的介紹和評(píng)析，對(duì)發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)中的第三步的判斷進(jìn)行深入探討，并希望借此能給業(yè)內(nèi)人士和同行們提供一些有益的啟示。

案情介紹

本文涉及到的申請(qǐng)?jiān)趪抑R(shí)產(chǎn)權(quán)局審查部門作出駁回決定后，向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（以下簡稱“復(fù)審委”）提出了復(fù)審請(qǐng)求，復(fù)審委最終作出的復(fù)審審查決定撤銷了國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)本申請(qǐng)作出的駁回決定。

該復(fù)審審查決定針對(duì)的獨(dú)立權(quán)利要求1如下：

“一種壓控振蕩器，包括：保持電路，接收輸入/輸出參考電壓信號(hào)并由此提供電源信號(hào)；以及振蕩電路，以核心電路元件實(shí)現(xiàn)，用以響應(yīng)于所述電源信號(hào)提供振蕩信號(hào)，其中所述振蕩信號(hào)的振幅由所述輸入/輸出參考電壓信號(hào)的電平所決定，其中，所述輸入/輸出參考電壓信號(hào)的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”。

上述“其中，所述輸入/輸出參考電壓信號(hào)的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”是在提出復(fù)審請(qǐng)求時(shí)增加的技術(shù)特征。

國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局原審查部門對(duì)復(fù)審請(qǐng)求進(jìn)行了前置審查后，堅(jiān)持認(rèn)為本申請(qǐng)的權(quán)利要求1不符合專利法第22條第3款的規(guī)定，并認(rèn)為新增技術(shù)特征“其中，所述輸入/輸出參考電壓信號(hào)的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)實(shí)際需要所做出的常規(guī)選擇，因此堅(jiān)持原駁回決定。

復(fù)審委組成合議組對(duì)本案進(jìn)行審理后，作出復(fù)審決定，撤銷了國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出的駁回決定。該復(fù)審決定的要點(diǎn)在于：本案的權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1的區(qū)別技術(shù)特征之一在于“其中，所述輸入/輸出參考電壓信號(hào)的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”，對(duì)比文件1公開的壓控振蕩器雖然客觀上能夠?qū)崿F(xiàn)該區(qū)別技術(shù)特征“其中，所述輸入/輸出參考電壓信號(hào)的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”，但對(duì)比文件1所要解決的技術(shù)問題是提供一種具有小電流、區(qū)域高效、閃變?cè)肼曅〉钠肅MOS壓控振蕩器，換言之，對(duì)比文件1并不涉及“如何在核心供電電壓下降的情況下提供具有質(zhì)量優(yōu)良時(shí)鐘信號(hào)的壓控振蕩器”的技術(shù)問題，因此，在對(duì)比文件1公開的內(nèi)容的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動(dòng)機(jī)將所述輸入/輸出參考電壓信號(hào)的電平設(shè)置為高于核心電路元件具有的耐壓能力，即對(duì)比文件1并未給出將技術(shù)特征“其中，所述輸入/輸出參考電壓信號(hào)的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”用于對(duì)比文件1以解決“如何在核心供電電壓下降的情況下提供具有質(zhì)量優(yōu)良時(shí)鐘信號(hào)的壓控振蕩器”的技術(shù)問題的技術(shù)啟示，并且上述技術(shù)特征的引入給本申請(qǐng)帶來了有益的技術(shù)效果，使得壓控振蕩器具有可響應(yīng)于電平比傳統(tǒng)的輸入/輸出供電電壓高來進(jìn)行振蕩操作以及可產(chǎn)生質(zhì)量較佳的時(shí)鐘信號(hào)，因此，權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1和本領(lǐng)域公知常識(shí)的結(jié)合具有專利法第22.3規(guī)定的創(chuàng)造性。

案件評(píng)析

對(duì)于此案，在實(shí)際審查過程中，審查員會(huì)因?yàn)閷?duì)比文件1能夠客觀實(shí)現(xiàn)本申請(qǐng)權(quán)利要求1的技術(shù)特征“其中，所述輸入/輸出參考電壓信號(hào)的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”，而指出對(duì)比文件1已經(jīng)隱含公開了該技術(shù)特征，從而權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1不具有新穎性。

因此，筆者認(rèn)為，在判斷權(quán)利要求相對(duì)于對(duì)比文件是否具有新穎性時(shí)，不僅要考慮本申請(qǐng)的權(quán)利要求限定的技術(shù)方案與對(duì)比文件1公開的技術(shù)方案是否實(shí)質(zhì)上相同，而且還要考慮本申請(qǐng)與對(duì)比文件1所屬的技術(shù)領(lǐng)域是否相同，本申請(qǐng)所要解決的技術(shù)問題與對(duì)比文件1所要解決的技術(shù)問題是否相同，以及本申請(qǐng)達(dá)到的技術(shù)效果與對(duì)比文件1達(dá)到的技術(shù)效果是否相同。如果本申請(qǐng)和對(duì)比文件的技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)方案、技術(shù)問題和技術(shù)效果都相同，才能認(rèn)定為不具有新穎性；如果有其中的任一項(xiàng)不相同，都不能認(rèn)定為不具備新穎性，例如，如果二者所要解決的技術(shù)問題不同，則可判斷權(quán)利要求相對(duì)于對(duì)比文件具有新穎性。

另外，審查意見可能認(rèn)為本申請(qǐng)的權(quán)利要求與對(duì)比文件的區(qū)別技術(shù)特征屬于“常規(guī)選擇，常規(guī)技術(shù)手段”，從而認(rèn)為本申請(qǐng)的權(quán)利要求相對(duì)于對(duì)比文件不具有創(chuàng)造性，或者審查意見中可能提出在對(duì)比文件的基礎(chǔ)上結(jié)合邏輯推理分析，本申請(qǐng)的獨(dú)立權(quán)利要求相對(duì)于對(duì)比文件不具有創(chuàng)造性。

針對(duì)此情形，筆者認(rèn)為，需要仔細(xì)分析對(duì)比文件所要解決的技術(shù)問題以及本申請(qǐng)與對(duì)比文件的區(qū)別技術(shù)特征所要解決的技術(shù)問題，如果對(duì)比文件所要解決的技術(shù)問題與本申請(qǐng)所要解決的技術(shù)問題完全不同或不相關(guān)，則可以推斷本領(lǐng)域技術(shù)人員也沒有必要、沒有動(dòng)機(jī)在對(duì)比文件所述的技術(shù)方案中引入這樣的區(qū)別技術(shù)特征。

什么是本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題呢？是不是就是申請(qǐng)文件中所記載的問題呢？從“技術(shù)問題”這個(gè)詞來看，其強(qiáng)調(diào)的是“技術(shù)”一詞，因此技術(shù)問題應(yīng)該是技術(shù)特征所能夠解決的問題。如果一個(gè)技術(shù)特征僅能解決一個(gè)技術(shù)問題，那么無論申請(qǐng)文件中是否記載該技術(shù)問題，該技術(shù)問題都是可以唯一確定的。一個(gè)技術(shù)特征如果可以解決多個(gè)技術(shù)問題，那么在審查時(shí)應(yīng)考慮記載在申請(qǐng)文件中的技術(shù)問題。例如，一個(gè)雙層的水杯可能解決的兩個(gè)技術(shù)問題，第一，可以使水杯更加固，第二，可以使水杯更保溫；那么本申請(qǐng)所要解決的技術(shù)問題究竟是哪個(gè)，是需要從申請(qǐng)文件中記載的內(nèi)容確定的。

對(duì)于上述的復(fù)審案例來說，對(duì)比文件中的技術(shù)特征能夠解決的問題是多個(gè)，前置審查員認(rèn)為：雖然本申請(qǐng)要解決的技術(shù)問題在對(duì)比文件中是沒有記載的，但是從技術(shù)特征本身來看是能夠解決本申請(qǐng)要解決的技術(shù)問題的，所以堅(jiān)持認(rèn)為本申請(qǐng)的權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。但是，合議組從其對(duì)比文件記載的內(nèi)容來看，對(duì)比文件的申請(qǐng)人并沒有意識(shí)到可以解決本發(fā)明所要解決的問題。這就是合議組與前置審查員的得出不同結(jié)論的原因。

因此，最終歸結(jié)到技術(shù)啟示方面，可以認(rèn)為由于本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)面對(duì)本申請(qǐng)?zhí)岬降募夹g(shù)問題，進(jìn)而沒有動(dòng)機(jī)改進(jìn)對(duì)比文件的技術(shù)方案，因此現(xiàn)有技術(shù)也就沒有給出將所述區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用于最接近現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)啟示，所以本申請(qǐng)相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的，即具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

啟示

通過以上關(guān)于案情介紹和案件評(píng)析的詳細(xì)描述和探討，可以從該復(fù)審案中至少得到以下啟示：

1.代理人收到關(guān)于新穎性或關(guān)于創(chuàng)造性的審查意見中涉及“該技術(shù)特征已經(jīng)被對(duì)比文件隱含公開或者該技術(shù)特征屬于本領(lǐng)域的常規(guī)選擇或者通過合理的推斷對(duì)比文件能夠?qū)崿F(xiàn)這樣的區(qū)別技術(shù)特征”時(shí)，不要急于認(rèn)同審查員的觀點(diǎn)而立即縮小權(quán)利要求的保護(hù)范圍，而應(yīng)根據(jù)本申請(qǐng)要解決的技術(shù)問題和對(duì)比文件要解決的技術(shù)問題，認(rèn)真分析面對(duì)本申請(qǐng)所提出的技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于對(duì)比文件的教導(dǎo)是否有動(dòng)機(jī)對(duì)對(duì)比文件進(jìn)行改進(jìn)而得到本申請(qǐng)權(quán)利要求的技術(shù)方案。如果本申請(qǐng)要解決的技術(shù)問題和對(duì)比文件要解決的技術(shù)問題并不相同，在答復(fù)審查意見時(shí)可結(jié)合說明書中公開的技術(shù)問題、技術(shù)效果據(jù)理力爭，以盡量為申請(qǐng)人爭取一個(gè)較寬的保護(hù)范圍。

2.在撰寫說明書時(shí)，在詳細(xì)描述具體實(shí)施例的同時(shí)，說明書中應(yīng)記載利用相應(yīng)的技術(shù)特征能夠解決的技術(shù)問題以及所能夠?qū)崿F(xiàn)的有益效果，這對(duì)發(fā)明專利申請(qǐng)最終能否獲得專利權(quán)以及獲得專利權(quán)的保護(hù)范圍具有重要的影響作用。所要解決的技術(shù)問題以及所能夠?qū)崿F(xiàn)的有益效果不僅能夠幫助公眾理解發(fā)明的構(gòu)思和發(fā)明的內(nèi)容，還能夠作為針對(duì)審查員提出的不具有新穎性或創(chuàng)造性的審查意見提出抗辯理由的依據(jù)。

結(jié)語

本文通過上述復(fù)審案件的介紹和評(píng)析，對(duì)專利法第22.3款的審查基準(zhǔn)、當(dāng)前審查實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了探討，并結(jié)合自身體會(huì)給出了筆者的觀點(diǎn)和見解，希望借此能為業(yè)界同行在撰寫申請(qǐng)文件、答復(fù)審查意見等時(shí)提供一些有益的啟示，并引發(fā)業(yè)內(nèi)人士的進(jìn)一步探討和交流。