專利行政案件中公知常識認(rèn)定現(xiàn)狀分析及建議

卓銳

關(guān)鍵詞 舉證不積極 依賴技術(shù)調(diào)查官 公知常識認(rèn)定規(guī)則

公知常識是專利授權(quán)確權(quán)行政案件中的一個常用概念。某項技術(shù)在其所屬領(lǐng)域基于申請日（或優(yōu)先權(quán)日）前的該領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展水平及該領(lǐng)域技術(shù)人員的知識水平，已經(jīng)被廣泛地接受并應(yīng)用，以至于該技術(shù)在該領(lǐng)域已經(jīng)到達了“公知化”的程度，就應(yīng)被認(rèn)定為公知常識。但我國現(xiàn)行的專利法律法規(guī)中，沒有對公知常識這一概念進行明確的定義。同時，對公知常識的判斷主體，即所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員這一擬制的“人”的認(rèn)知水平和判斷能力，并沒有一個客觀明晰的界定。因此，在專利行政案件審判中，當(dāng)事人、專利復(fù)審委員會以及法院對公知常識的問題認(rèn)定時常產(chǎn)生分歧。為此，本文以北京知識產(chǎn)權(quán)法院成立以來的專利行政案件中涉及公知常識認(rèn)定的64份判決書為研究對象，力圖通過分析專利行政案件中有關(guān)公知常識認(rèn)定的情況，找出各方分歧的原因，并有針對性地提出相關(guān)建議。

一、專利法律法規(guī)中有關(guān)公知常識的規(guī)定

我國《專利法》和《專利法實施細(xì)則》中均沒有公知常識的相關(guān)規(guī)定，有關(guān)公知常識的規(guī)定均體現(xiàn)在《專利審查指南》中。

《專利審查指南》第二部分第八章4.10.2.2規(guī)定，審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明。

《專利審查指南》第四部分第二章3.3規(guī)定，對駁回決定和前置審查意見中主張的公知常識補充相應(yīng)的技術(shù)詞典、技術(shù)手冊、教科書等所屬技術(shù)領(lǐng)域中的公知常識性證據(jù)。

《專利審查指南》第四部分第二章4.1規(guī)定，在合議審查中，合議組可以引入所屬技術(shù)領(lǐng)域的公知常識，或者補充相應(yīng)的技術(shù)詞典、技術(shù)手冊、教科書等所屬技術(shù)領(lǐng)域的公知常識性證據(jù)。

《專利審查指南》第四部分第二章4.3.3規(guī)定，主張某技術(shù)手段是本領(lǐng)域公知常識的當(dāng)事人，對其主張承擔(dān)舉證責(zé)任。該當(dāng)事人未能舉證證明或者未能充分說明該技術(shù)手段是本領(lǐng)域公知常識，并且對方當(dāng)事人不予認(rèn)可的，合議組對該技術(shù)手段是本領(lǐng)域公知常識的主張不予支持。當(dāng)事人可以通過教科書或者技術(shù)詞典、技術(shù)手冊等工具書記載的技術(shù)內(nèi)容來證明某項技術(shù)手段是本領(lǐng)域的公知常識。

二、北京知識產(chǎn)權(quán)法院專利行政判決中涉及公知常識認(rèn)定的情況

第一，根據(jù)認(rèn)定公知常識的方式不同，通過對上述64份判決的分析，可以將其分為以下三類。

1.以審查證據(jù)的方式認(rèn)定某項技術(shù)是否為公知常識的情形

在上述64份判決中，涉及證據(jù)審查的判決共有9份。這其中，有5份判決中涉及的公知常識性證據(jù)為教科書或?qū)I(yè)辭典。另外4份涉及證據(jù)審查的判決情況如下：

（2014）京知行初字第179號判決根據(jù)北京市高級人民法院的生效判決中的相關(guān)認(rèn)定，確定相關(guān)技術(shù)特征為所屬領(lǐng)域公知常識。

（2015）京知行初字第275號判決根據(jù)當(dāng)事人提交的涉案專利申請日前已經(jīng)實施的自攻螺釘用螺紋的國家標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)定涉案專利權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征屬于機械領(lǐng)域的公知常識。

（2014）京知行初字第78號判決和（2015）京知行初字第3495號判決經(jīng)過分析3GPP標(biāo)準(zhǔn)文檔的形成過程及其法律性質(zhì)，均認(rèn)定上述標(biāo)準(zhǔn)文檔不能單獨證明某一技術(shù)特征為通信領(lǐng)域的公知常識。

2.以說理的方式認(rèn)定某項技術(shù)是否為公知常識的情形

在上述64份判決中，有36份判決對公知常識的認(rèn)定進行了說理，其中大部分是相對較為簡單的說理，如（2014）京知行初字第110號判決認(rèn)定：“對比文件2中公開了非金屬絕緣層可為塑料層，考慮到塑料材質(zhì)可為透明或者半透明性質(zhì)的材料，并可采用局部透明的方式，因此這屬于公知常識”。

在上述36份判決中，有4份判決對公知常識認(rèn)定問題進行了詳細(xì)的說理，分別是涉及中醫(yī)藥領(lǐng)域的（2015）京知行初字第3438號判決、涉及通信電子領(lǐng)域的（2015）京知行初字第58號判決、（2015）京知行初字第3495號判決以及（2015）京知行初字第2227號判決。

3.一筆帶過的情形

上述64份判決中，有19份判決是以如“本專利權(quán)利要求X相對于對比文件結(jié)合本領(lǐng)域公知常識不具備《專利法》第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性”之類的評述簡單帶過。

第二，從認(rèn)定結(jié)果方面進行分類，在上述64份判決中，絕大多數(shù)判決均確認(rèn)專利復(fù)審委員會對于公知常識的認(rèn)定正確，僅有以下3份判決改變了專利復(fù)審委員會有關(guān)公知常識認(rèn)定的結(jié)論：

（2015）京知行初字第591號判決認(rèn)定在煙葉的存儲后期需要采取措施抑制醇化屬于本領(lǐng)域的公知常識，并撤銷了被訴決定。

（2015）京知行初字第2227號判決認(rèn)定涉案專利相對于對比文件的區(qū)別技術(shù)特征2并非所屬領(lǐng)域公知常識，并撤銷了被訴決定。

（2015）京知行初字第3495號判決認(rèn)定專利復(fù)審委員會在申請人已經(jīng)提出異議的情況下，并未舉出公知常識性證據(jù)，亦未進行充分說理，在被訴決定中直接認(rèn)定區(qū)別特征1、2均為本領(lǐng)域公知常識，屬于認(rèn)定事實錯誤，并據(jù)此撤銷了被訴決定。

通過對上述64份判決的統(tǒng)計分析可見，在北京知識產(chǎn)權(quán)法院目前的專利行政案件審理中，有關(guān)公知常識認(rèn)定的問題存在以下幾個突出的特點：1.涉及公知常識性證據(jù)的判決很少，64份判決中僅有9份；2.進行詳細(xì)說理的很少，64份判決中僅有4份；3.與專利復(fù)審委員會認(rèn)定不同的很少，64份判決中僅有3份。

三、審判實踐中進行公知常識認(rèn)定時存在的問題及原因

通過對上述64份判決的分析，結(jié)合筆者的審判實踐，筆者認(rèn)為北京知識產(chǎn)權(quán)法院目前的專利行政案件審理中對公知常識進行認(rèn)定時存在的問題及其產(chǎn)生的原因如下：

1.當(dāng)事人舉證不積極

在進行公知常識認(rèn)定時，當(dāng)事人提交公知常識性證據(jù)以支持其主張無疑是一種理想的狀態(tài)。但目前審判實踐中這種理想狀態(tài)往往難以出現(xiàn)，當(dāng)事人提交證據(jù)證明某項現(xiàn)有技術(shù)屬于公知常識的積極性很低。出現(xiàn)這種情況的原因有以下幾點：第一，專利行政案件中，有一些現(xiàn)有技術(shù)雖然沒有被收錄入教科書、技術(shù)手冊、技術(shù)詞典，但其的確已經(jīng)在涉案專利申請日時被所屬領(lǐng)域技術(shù)人員廣泛接受和應(yīng)用，已經(jīng)成為公知常識，甚至有一些實際上屬于生活的常識。在此情況下，當(dāng)事人提交公知常識性證據(jù)是有相當(dāng)難度的。第二，某些技術(shù)領(lǐng)域有其獨有的特性，以通信領(lǐng)域為例，該領(lǐng)域的技術(shù)更新速度很快，許多新出現(xiàn)的技術(shù)迅速在行業(yè)中大量應(yīng)用，很可能未等到該項技術(shù)被教科書、技術(shù)手冊、技術(shù)詞典收錄，該項現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)被通信領(lǐng)域的技術(shù)人員廣泛接受并應(yīng)用，進而成為本領(lǐng)域的公知常識。在此情況下，要求當(dāng)事人舉出公知常識性證據(jù)顯然過于苛刻。第三，當(dāng)事人往往將用以證明某項技術(shù)為所屬領(lǐng)域公知常識的證據(jù)局限于《專利審查指南》列舉的三種形式。但實際上，除了上述幾種公知常識性證據(jù)，當(dāng)事人是可以提交其他的證據(jù)用以說明某項技術(shù)在某一時間節(jié)點上已經(jīng)被所屬領(lǐng)域技術(shù)人員廣泛應(yīng)用，已經(jīng)達到“公知化”的程度。

2.法官過于依賴技術(shù)調(diào)查官

審判實踐中經(jīng)常出現(xiàn)的情況是，審查員在被訴決定中未進行充分說理就將某一技術(shù)特征認(rèn)定為所屬領(lǐng)域公知常識，法官對上述認(rèn)定存有疑惑但無法形成內(nèi)心的確信。面對這樣的困境，法官不可避免地對技術(shù)調(diào)查官的技術(shù)支持產(chǎn)生一定程度的依賴。

由于審理專利行政案件的法官并非所屬領(lǐng)域技術(shù)人員，加之在審判實踐中，判斷是否屬于公知常識的時間點往往早于案件審理之時，因此，要求法官在審理此類案件時準(zhǔn)確地界定數(shù)年之前的所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的認(rèn)知水平和判斷能力具有相當(dāng)?shù)碾y度，而在生物、化學(xué)、醫(yī)藥、電子、通信等領(lǐng)域，相關(guān)技術(shù)問題造成的障礙更是法官在短時間內(nèi)難以克服的。由此，法官對所涉案件技術(shù)事實的認(rèn)知水平和判斷能力，尤其對某一技術(shù)特征是否已經(jīng)為所屬領(lǐng)域技術(shù)人員公知這一問題的界定，相對于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員尚存差距。

反觀專利復(fù)審委員會的審查員，其往往具有相關(guān)領(lǐng)域的碩士甚至博士學(xué)位，其從事的審查工作也往往與其專業(yè)背景相吻合。而且審查員在日常工作中每天會接觸大量相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)方案，這也使得審查員在技術(shù)問題的判斷上具備了豐富的經(jīng)驗。因此，審查員對所涉案件技術(shù)事實的認(rèn)知水平通常高于從事專利行政案件審判的法官。也正是因為法官與審查員對技術(shù)事實的認(rèn)知水平存在相當(dāng)差距，才會導(dǎo)致法官自覺不自覺地對技術(shù)調(diào)查官的技術(shù)支持產(chǎn)生依賴。

3.判決說理不充分

通過對上述64份判決的分析不難看出，北京知識產(chǎn)權(quán)法院在專利行政案件審理過程中，對公知常識的認(rèn)定存在說理不夠充分的問題。出現(xiàn)這種情況的原因是多方面的：首先，對公知常識認(rèn)定問題說理是否詳細(xì)充分與所涉的技術(shù)領(lǐng)域以及所涉技術(shù)本身存在一定關(guān)系，一些根據(jù)生活常識或基本科學(xué)知識即可判斷屬于公知常識的技術(shù)客觀上并不需要詳細(xì)說理。其次，審判實踐中，在當(dāng)事人并未提交公知常識性證據(jù)，需要法院對某項技術(shù)是否屬于公知常識進行說理論證時，確實存在“越公知越難以說明”的情況。

四、有關(guān)公知常識認(rèn)定問題的思考和建議

審判實踐中，公知常識的認(rèn)定給法官帶來不小的困擾，當(dāng)事人對此也爭議很大。針對審判實踐中的現(xiàn)狀，為有效解決前文所述的問題，筆者建議如下：

第一，在審判實踐中形成鼓勵當(dāng)事人對公知常識進行舉證的導(dǎo)向

《專利審查指南》對公知常識性證據(jù)進行了列舉，即教科書、技術(shù)手冊、技術(shù)詞典三種形式。一般而言，如果某項技術(shù)已經(jīng)被載入上述文獻，就可以認(rèn)定該項技術(shù)屬于公知常識。此外，審判實踐中還有依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)或者在先生效判決進行公知常識認(rèn)定的先例?？梢姡松鲜鑫墨I，當(dāng)事人還可以提交其他形式的證據(jù)用以說明某項技術(shù)在某一時間節(jié)點上已經(jīng)被所屬領(lǐng)域技術(shù)人員廣泛應(yīng)用，達到“公知化”的程度。

證明某項技術(shù)為所屬領(lǐng)域的公知常識，最有力、最直接的方法就是提供證據(jù)。一方面，證據(jù)能夠明確地顯示時間，從而有效地避免法官以案件審理時所屬領(lǐng)域的公知常識判斷涉案專利在其申請日時的創(chuàng)造性；另一方面，一方當(dāng)事人提交證據(jù)，為另外一方或兩方當(dāng)事人對證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性以及證明力等方面充分發(fā)表意見提供了機會，法院在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上作出裁判，不僅能使裁判更大程度地接近事實，更有利于增強裁判的說服力，使當(dāng)事人信服。因此，鼓勵和引導(dǎo)當(dāng)事人提交證據(jù)以證明其有關(guān)某項技術(shù)屬于公知常識的主張不失為一個有益的嘗試。而這種鼓勵和引導(dǎo)最有效的方式就是在判決中充分評述相關(guān)證據(jù)進而作出裁判，不僅讓當(dāng)事人意識到提交證據(jù)的現(xiàn)實意義，也可以讓當(dāng)事人對何種證明程度可以被法院采信形成合理的預(yù)期。

第二，結(jié)合涉案公知常識本身的技術(shù)特征及其所屬技術(shù)領(lǐng)域的特性有針對性地加強裁判文書說理

在審判實踐中，很多情況下對公知常識的認(rèn)定只能通過說明理由的方式進行。但如何才算說理充分，必須結(jié)合公知常識本身的技術(shù)特征及其所屬技術(shù)領(lǐng)域的特性進行判斷。

1.對于諸如“相對于機動車道路，人行道路和非機動車道路均屬于慢行道路?！薄緟⒁姡?015）京知行初字第61號判決】之類的“公知常識”，究其本質(zhì)，其實際屬于最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》（2001年）第九條所指的當(dāng)事人無需舉證證明的“眾所周知的事實”。對于此類“公知常識”，當(dāng)事人無需舉證，法院也無需說理，徑行認(rèn)定即可。

2.對于諸如“加強筋能夠提高構(gòu)件的強度和剛度。”【參見（2014）京知行初字第46號判決】之類的“公知常識”，基于基本的科學(xué)知識即可判斷其在所屬領(lǐng)域已經(jīng)屬于公知常識的，其也無需法官過多地說明理由。

3.對于其他當(dāng)事人沒有舉證或者囿于所屬領(lǐng)域的特性難以舉證，且無法根據(jù)基本的科學(xué)知識直接判斷的“公知常識”，法官應(yīng)當(dāng)結(jié)合涉案專利申請日時所屬領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展水平以及該領(lǐng)域技術(shù)人員對某一技術(shù)特征的接受和應(yīng)用程度，在充分論理的基礎(chǔ)上進行認(rèn)定。

第三，合理運用技術(shù)調(diào)查官制度，形成司法主導(dǎo)的公知常識認(rèn)定規(guī)則

審查員有專業(yè)技術(shù)背景，其以中立裁判者的身份作出的審查決定理應(yīng)得到法官足夠的尊重，而法官尋求技術(shù)調(diào)查官支持以厘清技術(shù)事實也是合理運用技術(shù)調(diào)查官制度的應(yīng)有之義。但如果過分相信審查員的認(rèn)定或過分依賴技術(shù)調(diào)查官的技術(shù)支持，在沒有形成足夠的內(nèi)心確信的情況下作出判斷，不僅有損裁判的說服力，還會有讓渡司法審判權(quán)之虞。

公知常識的認(rèn)定雖然必定要以技術(shù)事實的確定為基礎(chǔ)，但從技術(shù)事實的確定到達最終的法律認(rèn)定有賴于法官運用法律知識和法律思維完成?？梢?，公知常識的認(rèn)定歸根結(jié)底并非技術(shù)問題而是法律問題。而法官通過研習(xí)法律、審理案件所積累的法律知識、法律思維以及實務(wù)經(jīng)驗使得法官在解決法律問題上具有不可替代的優(yōu)勢，這既是法官最擅長的工作，也是法官應(yīng)當(dāng)擔(dān)負(fù)的職責(zé)。因此，法官在公知常識認(rèn)定的問題上理應(yīng)更加自信，發(fā)揮更加積極的作用。具體而言，法官應(yīng)該在尊重審查員中立專業(yè)判斷的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)各方當(dāng)事人對公知常識問題充分發(fā)表意見，合理運用技術(shù)調(diào)查官制度，讓技術(shù)調(diào)查官做好法官的“技術(shù)翻譯”。從而使法官能夠更客觀更充分地理解技術(shù)問題，厘清技術(shù)事實，夯實法律判斷的基礎(chǔ)，并最終作出有說服力的裁判。

此外，法官對于公知常識的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格掌握，不宜輕易認(rèn)定某項技術(shù)為公知常識。筆者提出這一建議系基于以下理由：公知常識必定屬于現(xiàn)有技術(shù)，即便某一技術(shù)特征難以被證明是公知常識，但證明其為現(xiàn)有技術(shù)在很多情況下是可以通過充分的檢索實現(xiàn)的。法官嚴(yán)格掌握公知常識的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，能有效地推動當(dāng)事人或?qū)彶閱T更積極地進行現(xiàn)有技術(shù)的檢索，以多項現(xiàn)有技術(shù)相結(jié)合的方式評價涉案專利的創(chuàng)造性。這固然可能增加當(dāng)事人與審查員的工作強度，但并不會對專利權(quán)人或者無效宣告請求人的權(quán)益造成任何損害，而且還能夠為涉案專利創(chuàng)造性的判斷提供更為客觀的依據(jù)，進而可以有效地防止“公知常識”被濫用，保障當(dāng)事人的利益。