司法解釋第24條有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)專利 停止侵權(quán)的內(nèi)涵和外延的思考

畢春麗

標(biāo)準(zhǔn)專利不是一個新問題，從美國的RAMBUS案子到此次引起智能終端廣泛關(guān)注的蘋果三星案、微軟摩托羅拉案等，都是圍繞標(biāo)準(zhǔn)專利的披露、FRAND的內(nèi)涵，以及禁令的適用等問題展開，由于爭議雙方背景和實力的不斷變化，一些公司在這些老的問題上的態(tài)度也在悄然發(fā)生變化。與此同時，隨著在我國境內(nèi)高通起訴魅族、華為與三星的專利訴訟的升溫，大家對標(biāo)準(zhǔn)專利的關(guān)注逐漸從國外轉(zhuǎn)向我國，那么2016年我國最高人民法院發(fā)布實施的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第二十四條對標(biāo)準(zhǔn)專利的規(guī)定就恰逢其時，給專利權(quán)人和被訴侵權(quán)人明晰了一般做法，本文站在第三方的、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來思考第24條有關(guān)禁令的適用，并謹(jǐn)代表個人觀點(diǎn)。

移動智能終端引發(fā)了ICT產(chǎn)業(yè)巨大的變革與商業(yè)模式創(chuàng)新，同時也帶來了大量的知識產(chǎn)權(quán)糾紛，包括很多涉及標(biāo)準(zhǔn)專利的案件，在美國每年大約有幾十起。標(biāo)準(zhǔn)專利爭議頻發(fā)的原因，一方面在于標(biāo)準(zhǔn)專利所遵循的FRAND（公平、合理與無歧視）原則本身存在模糊性，在各國的法律適用中面臨很大的不確定性；另一方面在于產(chǎn)業(yè)正處于新舊勢力交替、新的市場格局和主導(dǎo)力量迅速形成并不斷更迭的過程中，標(biāo)準(zhǔn)專利許可雙方對市場控制力的爭奪更為激烈，導(dǎo)致糾紛也更為頻發(fā)。

從標(biāo)準(zhǔn)專利涉及的糾紛來看，爭議焦點(diǎn)主要集中在標(biāo)準(zhǔn)專利FRAND費(fèi)率如何確定、權(quán)利人能否以標(biāo)準(zhǔn)專利提出禁令申請等，在我國法律語境下，“臨時禁令”相當(dāng)于我國的“訴前停止侵權(quán)行為”，“永久禁令”相當(dāng)于我國的“停止侵害”1。禁令往往是專利權(quán)人獲取理想費(fèi)率的手段，但其實施的效果又會反過來影響合理費(fèi)率的達(dá)成，一方面，專利權(quán)利人的禁令申請會迫使專利使用人支付過高的專利費(fèi)。根據(jù)最近經(jīng)濟(jì)報告的研究，對于中性風(fēng)險的被許可人來說，為了避免即使在訴訟中存在很小的失敗風(fēng)險，也會愿意對標(biāo)準(zhǔn)專利權(quán)利人支付三倍于標(biāo)準(zhǔn)專利本身合理的FRAND費(fèi)率2。另一方面，鑒于實踐中也存在被許可人怠于協(xié)商、不愿意支付專利使用費(fèi)等損害專利權(quán)人權(quán)利的行為，權(quán)利人申請禁令對其利益進(jìn)行救濟(jì)具有正當(dāng)性和合理性。因此應(yīng)從平衡角度來看待這個問題。

正是有鑒于此，2016年最高人民法院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱“司法解釋”）的第二十四條首次對標(biāo)準(zhǔn)必要專利停止侵權(quán)的法律適用問題作出規(guī)定。

一、司法解釋第24條的內(nèi)涵

第24條對禁令相關(guān)的規(guī)定是這樣的：“推薦性國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)明示所涉必要專利的信息，專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人協(xié)商該專利的實施許可條件時，專利權(quán)人故意違反其在標(biāo)準(zhǔn)制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務(wù)，導(dǎo)致無法達(dá)成專利實施許可合同，且被訴侵權(quán)人在協(xié)商中無明顯過錯的，對于權(quán)利人請求停止標(biāo)準(zhǔn)實施行為的主張，人民法院一般不予支持?！睆脑摋l的規(guī)定中，我們可以看出對停止侵權(quán)具有以下涵義：

1.明確一種不給予禁令的條件

在該條款中法院不給予禁令需要滿足三個條件：

（1）第一個條件是“適用于推薦性國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)中“明示”了標(biāo)準(zhǔn)必要專利信息的情形”。因此，“明示”是適用該規(guī)定的一個前提條件。當(dāng)然，目前大家對什么是明示以及發(fā)起禁令請求是否必須進(jìn)行明示也有一些爭議，比如在標(biāo)準(zhǔn)組織披露的時候一般有通用的模板和具體專利信息披露的模板，在通用的模板中不會描述具體的專利信息，那么明示的內(nèi)容的粗細(xì)程度是否需要界定，如何界定？如果標(biāo)準(zhǔn)專利權(quán)人為第三方，沒有參加過標(biāo)準(zhǔn)組織活動，不了解標(biāo)準(zhǔn)制定進(jìn)展，是否能適用本條？如果適用，如何滿足明示的專利信息，以及已做過FRAND承諾？如果不適用，必然對同一個標(biāo)準(zhǔn)中的不同的標(biāo)準(zhǔn)專利適用的法律標(biāo)準(zhǔn)不一樣。

（2）第二個條件是“專利權(quán)人故意違反其在標(biāo)準(zhǔn)制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務(wù)，導(dǎo)致無法達(dá)成專利實施許可合同”。該條件是對專利權(quán)利人提出相應(yīng)的約束，即不能違反公平、合理、無歧視的許可義務(wù)，但是并沒有對“故意違反”進(jìn)行詳細(xì)的說明，這需要在具體的司法實踐中進(jìn)行個案判斷，比如在華為與IDC的案子中原告就認(rèn)為被告在進(jìn)行許可談判時向法院申請禁令是故意違反FRAND原則。

（3）第三個條件是“被訴侵權(quán)人在協(xié)商中無明顯過錯的”。這是對被訴侵權(quán)人提出相應(yīng)的義務(wù)，當(dāng)然“無明顯過錯”也是需要在個案中進(jìn)行充實，在國內(nèi)外的一些案例中，有明顯過錯可能包含對專利權(quán)人發(fā)出的要約置之不理、法院已經(jīng)判決的結(jié)果拒不執(zhí)行等。

2. 標(biāo)準(zhǔn)專利的案子并不必然排除禁令

第24條并沒有對滿足何種條件才能適用禁令給予直接的描述，但從其限定的范圍看，還是要從專利權(quán)人和被訴侵權(quán)人的權(quán)利和義務(wù)的平衡性來判斷，也就意味著標(biāo)準(zhǔn)專利的案子并不必然排除禁令，絕對排除禁令反而還會造成“反向劫持”現(xiàn)象，這將不利于標(biāo)準(zhǔn)體系的建立，加大專利權(quán)人的法律風(fēng)險。因此，標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)利人做出FRAND承諾并不必然排除標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)利人提起禁令申請的權(quán)利。

二、司法解釋第24條對未考量因素的思考

在該條中只是對權(quán)利人和被訴侵權(quán)人的一種情形進(jìn)行了規(guī)定，對于沒有規(guī)定的情形如何來適用？比如專利權(quán)人沒有違背FRAND原則，不管被訴侵權(quán)人是否有明顯過錯其實在這一條里面都沒有明確說明是否能適用禁令，這是后續(xù)司法實踐中需要根據(jù)不同的情形去判斷的事情，本文結(jié)合國內(nèi)外的案例對需要考慮的因素做了一些思考：

1.當(dāng)事人之間的關(guān)系

如果雙方是同一市場上的直接競爭對手，被訴侵權(quán)人又不愿意支付專利許可費(fèi)，則由于其不用創(chuàng)新，成本低廉，就會遏制專利權(quán)人的市場發(fā)展，影響專利權(quán)人的再創(chuàng)新投入，因此在這種條件下法院應(yīng)更傾向給予禁令。如果雙方之間為間接競爭關(guān)系或者上下游的合作關(guān)系，尤其是當(dāng)許可雙方此前或正在進(jìn)行許可談判，這表明權(quán)利人的損失是可以用金錢來進(jìn)行補(bǔ)償?shù)?，則禁令的頒發(fā)需更為謹(jǐn)慎些，需要進(jìn)一步判斷雙方是否都是基于善意來談判。對當(dāng)事人的市場行為進(jìn)行判斷主要是遏制NPE的禁令申請，在美國eBay案之前法院同等對待NPE和實體企業(yè)，但eBay案之后地區(qū)法院認(rèn)為由于NPE是一種特殊的訴訟主體，所以不傾向于對NPE發(fā)起的訴訟頒布禁令，取而代之的是合理費(fèi)率及許可條件的裁決。據(jù)統(tǒng)計，eBay 案后，當(dāng)專利持有人與侵權(quán)人沒有競爭關(guān)系時，案件中有九分之五的禁令申請被否定。eBay案對NPE禁令申請產(chǎn)生了至關(guān)重要的影響。由于美國法院基本上是在專利法的框架下，運(yùn)用衡平法規(guī)制的靈活性去應(yīng)對標(biāo)準(zhǔn)專利禁令適用問題的特殊性，并未對標(biāo)準(zhǔn)專利禁令適用專門創(chuàng)設(shè)出特殊規(guī)則，因而標(biāo)準(zhǔn)專利的案件也同樣適用eBay案中的四要素判定，同時我們也考慮到目前NPE公司索取高額的授權(quán)費(fèi)用以及越來越多的專利侵權(quán)訴訟，讓中國企業(yè)疲于應(yīng)付，無法集中精力于創(chuàng)新，因此對雙方市場關(guān)系的考量也可作為我國司法界考量的因素之一。

2.雙方權(quán)利義務(wù)的對等性

目前不管是在一些標(biāo)準(zhǔn)組織的知識產(chǎn)權(quán)政策中，還是在司法判決中，都是立圖從平衡的角度來規(guī)制專利權(quán)人和標(biāo)準(zhǔn)實施者的權(quán)利和義務(wù)，但由于對雙方的舉證責(zé)任不同而又造成事實上的不平衡，從國內(nèi)外的判例來看，對于標(biāo)準(zhǔn)專利禁令的適用都限制在很小的范圍之內(nèi)。實踐中可以借鑒歐盟法院關(guān)于華為/中興糾紛案的相關(guān)判決，加大權(quán)利人的舉證責(zé)任和對許可談判雙方的行為引導(dǎo)，確定當(dāng)滿足一些前提條件時，權(quán)利人才可針對標(biāo)準(zhǔn)專利申請禁令，其條件是：（1）提起訴訟之前，權(quán)利人應(yīng)首先通過書面方式向潛在被許可人指明其所侵犯的具體專利以及侵權(quán)方式；（2）當(dāng)潛在被許可人明確表示愿意和權(quán)利人達(dá)成FRAND許可條款的意愿時，權(quán)利人應(yīng)予以回應(yīng)，并向潛在被許可人提供明確的、書面的、易于被接受的FRAND要約（其中要約應(yīng)明確專利許可費(fèi)的計算依據(jù)、方式及具體費(fèi)率）；（3）合理的談判周期內(nèi)，潛在被許可人違反誠實信用原則和公認(rèn)的商業(yè)慣例，未向權(quán)利人提出合理的反要約或承諾；或者當(dāng)法院或仲裁機(jī)構(gòu)基于FRAND原則做出裁決時，潛在被許可人明確表示不愿意或沒有能力執(zhí)行時。華為和中興的案子判決后，大家對雙方權(quán)利和義務(wù)的對等性有了更多的認(rèn)識，同時也對專利權(quán)人和標(biāo)準(zhǔn)實施者如何表現(xiàn)善意進(jìn)行操作上的指引，因此雙方權(quán)利義務(wù)的對等性也可作為是否適用禁令的條件之一，當(dāng)然還有一些更具體的細(xì)節(jié)需要在個案應(yīng)用中進(jìn)行詮釋。

3.是否更有利于標(biāo)準(zhǔn)的實施或產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

標(biāo)準(zhǔn)是標(biāo)準(zhǔn)專利的載體，如果由于標(biāo)準(zhǔn)專利權(quán)人的高額費(fèi)率或禁令的威脅對實施者產(chǎn)生強(qiáng)大的負(fù)擔(dān)，那么標(biāo)準(zhǔn)實施者就沒有動力去推動標(biāo)準(zhǔn)的實施，比如3G標(biāo)準(zhǔn)之一CDMA2000之后無法繼續(xù)演進(jìn)就是原因之一。同時我們也要看到，皮之不存毛將焉附？盡管標(biāo)準(zhǔn)專利搭載在標(biāo)準(zhǔn)上獲得了更大的市場優(yōu)勢地位，但標(biāo)準(zhǔn)專利權(quán)人也對創(chuàng)新付出了巨大的投入，他也理應(yīng)收到相應(yīng)的回報，如果因為大量的專利被訴侵權(quán)人不愿意支付相應(yīng)的專利許可費(fèi)使得專利權(quán)人沒有資金進(jìn)行下一步創(chuàng)新也是不利于標(biāo)準(zhǔn)的推動和發(fā)展，因此也應(yīng)該保留一定的救濟(jì)措施。具體到如何判定是否有利于標(biāo)準(zhǔn)實施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，可以從許可費(fèi)率的合理性、附加許可條件的合理性、以及專利密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)等進(jìn)行判斷。

4.適當(dāng)考量公共利益

公共利益并沒有一個清晰明確的內(nèi)涵與外延，實踐中應(yīng)注意的是嚴(yán)格限制公共利益解釋，不能無限擴(kuò)大，在三星訴蘋果關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)專利的案件中，國際貿(mào)易委員會對蘋果部分舊款iPad和iPhone實施了銷售禁令3。國際貿(mào)易委員會并未接受蘋果提出的FRAND原則下的抗辯，指出即使將公共利益納入是否頒發(fā)禁令的考量因素，也并不排除已作出FRAND承諾權(quán)利人的此項救濟(jì)4。但奧巴馬總統(tǒng)不同意ITC的觀點(diǎn)，否決了該案中排除令，理由是該排除令并未充分考察相關(guān)公共利益，這是26年以來第一次由總統(tǒng)否決ITC頒布的排除令。自此案之后，ITC在案件審理中會著重考慮禁令的頒布對公眾利益造成的影響。另外在目前標(biāo)準(zhǔn)專利適用的eBay四要素分析中也明確需要對公共利益的考量，在2013年1月份美國司法部與專利商標(biāo)局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于F/RAND原則標(biāo)準(zhǔn)必要專利救濟(jì)方式的政策聲明》中也指出需要符合公共利益，但如何考量公共利益并沒有一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，比如美國ITC在調(diào)查的近千件案件中只有六起是基于公共利益考慮而沒有頒布禁令，因此在使用中需要謹(jǐn)慎。

三、結(jié)語

從歐美的相關(guān)司法判決來看，對標(biāo)準(zhǔn)專利是否實施禁令都從單純的“一刀切”推斷轉(zhuǎn)向?qū)€案具體事實進(jìn)行判定，我國今年頒布的專利司法解釋的第24條其實就從一定程度上對專利權(quán)人和被訴侵權(quán)人的權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行了一定程度的平衡，避免“專利劫持”和“反向?qū)＠俪帧钡某霈F(xiàn)，但還有很多細(xì)節(jié)問題需要通過個案來不斷細(xì)化和充實。